(商標 善意先使用)司法院106年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第4號

會議次別：	司法院 106 年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果 第 4 號
會議日期：	民國 106 年 05 月 08 日
座談機關：	司法院
相關資料：	法條(2)‧司法判解(2)‧行政函釋(1)‧法學論著(0)‧附　　件(0)
問題要旨：	關於商標法第 36 條第 1 項第 3 款規定之善意使用情形，其善意先使 用之人，是否能將該善意先使用商標之法律上利益授權予他人使用？
法律議題：商標法第 36 條第 1 項第 3 款所稱善意使用，該善意先使用之人，能 否將其善意先使用商標之法律上利益授權他人使用？ 討論意見：甲說：肯定說 （一）商標法第 36 條第 1 項第 3 款規定既未就地理區域及營業規 模明文限制，自不宜擴張解釋而過度限制善意先使用者之權利， 且商標權人並得透過要求附加適當區別標示來維繫自身利益。是 以商標之善意先使用作為一種法律上利益，並不具一身專屬性。 （二）進一步言，善意先使用人能在原有之社會關係，享有其應受保護 之利益。故除得增加提供商品或服務之店家數目，並開設分店外 ，亦可基於加盟經營關係，繼續使用其原本商標之權利，不應受 經營規模、地區或加盟之限制。商標權人僅得視實際交易需求， 有權要求善意先使用人附加適當之標示，以區別商標權人之商標 （智慧財產法院 104 年度民著上字第 12 號民事判決意旨參照 ）。是以善意先使用之利益不僅可為他人所繼受，亦應得授權他 人使用該商標，不受與之衝突的註冊商標效力所及。 乙說：否定說 （一）依商標法第 2 條規定：「欲取得商標權、證明標章權、團體標 章權或團體商標權者，應依本法申請註冊。」此為我國商標法採 取「註冊保護原則」之具體明文。商標或標章申請註冊之目的係 為了取得專屬及排他權之效力，而在無侵害已註冊商標權或標章 權之前提下，任何人可於交易市場自由使用其商標或標章，並不 以就該商標或標章取得註冊為必要。換言之，一旦經他人選擇特 定標識，作為商標指定使用於特定商品或服務範圍，經申請核准 註冊後，即產生專屬及排他的權利。因此，商標法中例外允許先 使用商標繼續使用，不受商標權效力所拘束之規定，係為避免申 請註冊之商標（或標章）與先使用於市場的商標（或標章）產生 衝突，以尊重市場上已有先使用商標之事實，作為採行註冊保護 原則之衡平措施。 （二）善意先使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，之 所以得於他人取得註冊商標後繼續使用該商標，係考量善意先使 用人基於不知他人申請商標註冊之故，即已於市場有持續使用之 事實，縱在他人註冊取得商標權後，善意先使用者的利益，仍應 受到保障。惟自商標法第 36 條第 1 項本文及同條項第 3 款 規定之內容以觀，商標使用行為符合善意先使用之要件者，其法 律效果為不受他人商標權之效力所拘束。換言之，他人的商標權 依然存在，善意先使用人僅係得以其在先實際使用商標之事實作 為抗辯，且該抗辯係依附於善意先使用人始於他人商標註冊申請 日前善意且持續使用之事實而存在，該先使用事實與其原事業之 經營不可分離，自非屬可獨立授權之標的。 （三）參照最高法院 97 年度台上字第 2731 號民事判決之意旨，商標 圖樣之使用具有商業上價值，應認屬資產之部分。而商標善意先 使用之事實，具有得對抗商標權人之法律利益，具有財產上之價 值，應認為商標善意先使用之事實，屬於得為後手繼受之法律上 利益。104 年度「智慧財產法律座談會」民事訴訟類相關議題提 案及研討結果第 2 號之結論亦採相同之見解。惟均僅肯認商標 善意先使用之事實，具有得對抗商標權人之法律利益及財產價值 ，屬得為後手繼受之法律上利益，並僅能透過附隨營業讓與之方 式為之，而未肯認該法律上利益能夠單獨被讓與甚為明確。 （四）符合善意先使用規定者，僅為不侵權之抗辯事由，並非是一項權 利，若謂符合善意先使用規定者於第三人依法取得商標註冊後， 仍能透過授權方式讓他人亦得享有善意先使用之法律上利益，顯 與商標法第 36 條第 1 項第 3 款規定之對象「在他人商標註 冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或 服務者」彼此扞格，逾越了立法原意僅係為維護先使用行為既有 的事實狀態或商標秩序之旨。又容許善意先使用人可以透過加盟 授權方式，讓任何人均可任意使用與註冊商標相同或近似之商標 ，無疑是創造另一與註冊商標相抗衡的商標權利，並不符合文義 解釋與目的論解釋等法律解釋方法，且超過該規定保護先使用行 為所形成之事實狀態或社會關係之本旨。 （五）主張善意先使用者，本應持續使用且以合理可期待之方式為之， 並以原使用之商品或服務為限。而法條所謂「以原使用之商品或 服務為限」一語，固非限制善意先使用人僅得以原產銷規模繼續 使用商標，但本規定既為註冊保護之例外，基於例外從嚴之法理 ，侵權之抗辯僅限於原事業之範圍，無由恣意授權他人使用而擴 充適用，致影響商標權人之註冊權益，削弱註冊保護主義之立法 意旨。商標法中本無善意先使用之法律上利益可得授權他人之明 文，制度上如果容許透過授權之方式讓他人亦得享有善意先使用 之法律上利益，即便商標權人可要求附加適當區別標示，被授權 人之商標使用行為若未經授權人加以實質監督，將可能損及商標 權人之利益，使商標權人之利益遭受不測之風險與過度之侵害， 有失衡平，不符合商標法第 36 條第 1 項第 3 款規定調和善 意先使用人及商標權人間之利益的立法初衷，自非可採。 丙說：折衷說 該善意先使用之人在原有事業範圍內得授權他人。 初步研討結果： 多數採乙說（甲說：3 票；乙說：9 票）。 大會研討結果： 增列丙說折衷說。 多數採乙說（經付大會表決結果：參與表決人數 28 人，採甲說 1 票， 採乙說 18 票，採丙說 5 票）。 相關法條：商標法第 36 條第 1 項第 3 款： 　　 下列情形，不受他人商標權之效力所拘束： 三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似 之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求 其附加適當之區別標示。 參考資料： 1.智慧財產法院 104 年度民著上字第 12 號判決要旨： 因善意先使用人能在原有之社會關係，享有其應受保護之利益。故善意先使用者除 得增加提供商品或服務之店家數目，並於不同地理區域開設分店外，亦可基於加盟 經營關係，繼續使用其原本商標之權利，不應受經營規模、地區或加盟之限制。商 標權人僅得視實際交易需求，有權要求善意先使用人附加適當之標示，以區別商標 權人之商標。查「熊手包」、「熊食」字型，均屬未經設計之簡單字體與線條， 並未彰顯作者創作之獨特性及其欲表達之意涵，不符合原創性之要件，非著作權所 保護之標的。況系爭協議書內容未確認究竟何類型創作、何種設計為何人所有。再 者，被上訴人使用系爭商標符合善意先使用之要件，其有權利授權加盟店在原使用 之服務範圍，使用系爭商標，自不受系爭商標權之效力所及。職是，被上訴人公司 之士林夜市加盟店縱使於臉書社群網站，上傳有關「熊手包」、「熊食」及「誰 說魚與熊掌不可兼得」之說明、價格、招牌及宣傳單等資訊，均無法證明被上訴人 違反系爭協議書之約定，不成立侵害系爭著作與系爭商標。 2.智慧財產局（97）智商 0390 字第 09780071160 號函要旨： 善意先使用僅係事實行為，並非由法律規範以一定權利義務為內容，因商標法第 36 條第 1 項第 3 款未創設任何法律關係，僅於被告因侵權涉訟，被追訴侵權 責任時，始得引據為免責之抗辯事由，故善意先使用人應以原先使用商品或服務為 限，並無取得任意授權或擴大其使用範圍之權利，否則即與經合法註冊所取得排除 他人使用之商標權益相衝突。準此，善意先使用僅存在於自身，故無法藉由授權之 方式而使他人援用該抗辯事由。