娛樂法(著作權 詞曲 音樂著作 集管團體)音樂著作財產權人（MUST）至KTV點歌蒐證，法院通常認為此蒐證方法無法證明其他顧客有「公開演出」行為，且此項蒐證上的困難，應由音樂著作權人透過設計電腦伴唱機紀錄點播歌曲的時間和次數加以克服。

智慧財產法院103年度刑智上易字第71號刑事判決(2014.10.30)

上訴人 臺灣臺北地方法院檢察署檢察官

被告 京華首部曲有限公司

事實及理由

（一）按「公開演出：指以演技、舞蹈、歌唱、彈奏樂器或其他方法向現場之公眾傳達著作內容。以擴音器或其他器材，將原播送之聲音或影像向公眾傳達者，亦屬之」，著作權法第3條第1項第9款定有明文。是KTV營業場所之經營者，在營業場所設置電腦伴唱機，供消費者點歌演唱之行為，係使消費者得以現場演唱之方法，向公眾傳達音樂著作內容之行為，即屬於以「公開演出」之方法利用著作之行為，自應得著作權人之同意始得為之。

又著作權法第92條並未處罰預備犯、未遂犯或過失犯，是以本條犯罪構成要件之該當，除須行為人於主觀上有犯罪故意之外，尚須客觀上確有行為人或第三人以「演技、舞蹈、歌唱、彈奏樂器或其他方法向現場之公眾傳達著作內容，或以擴音器或其他器材，將原播送之聲音或影像向公眾傳達」之行為，始足當之。

（二）本案告訴人社團法人中華音樂著作權協會（下稱中華音樂 著作權協會）於99年8 月2 日晚間9 時許、告訴人社團法人臺灣音樂著作權協會（下稱臺灣音樂著作權協會）於99 年11月23日晚間10時許，雖均曾派員至被告京華首部曲有 限公司KTV 消費查訪，並點播「鬼迷心竅」、「愛那麼重 」、「太傻」、「手放開」、「你那麼愛她」、「我只在 乎你」、「城裡的月光」、「陪我看日出」、「別問」、 「咖啡」、「我記得你眼裡的依戀」、「猜心」、「沒那 麼簡單」、「愛我的人和愛的人」、「我愛過」、「惜別 的海岸」、「請你麥擱卡」、「風中的蠟燭」、「感情到 最後」、「行船人的純情曲」等20首歌曲（下稱系爭歌曲 ）等情，業據告訴代理人宋○○於警訊中證述明確，並有現場蒐證 相片、光碟在卷可佐，

然告訴人公司指派之查證人員在被告京華公司KTV 內點唱系爭歌曲之行為， 係基於蒐證目的所為，應認係事前已經告訴人之同意或授權，其行為難謂侵害告訴人著作財產權。

檢察官上訴意旨雖謂上開蒐證人員係以客人身分入內繳費及點播歌曲，並無免費使用之特權或授權等語，惟上開蒐證人員付費點播歌曲既係因告訴人授意為蒐證目的所為，而非為自己消費目的而點播演唱，則其公開演出之行為自屬已受告訴人之同意或授權，此外，上開證據並未顯示有其他顧客公開演 出系爭歌曲，被告當無侵害告訴人之著作財產權可言。

 （三）檢察官上訴意旨雖謂：將音樂著作置於消費者可得點播之 狀態下，即構成公開演出，否則著作權人蒐證困難，無法 達到著作權法立法本旨等語。

然查，著作權法第92條並未處罰預備犯、未遂犯或過失犯，是客觀上須有公開演出之行為始足當之，業如前述，若謂縱無人點播歌曲演唱，僅於電腦伴唱機內單純收錄該音樂著作即構成公開演出行為 ，此無異實質上處罰著作權法第92條之預備犯或未遂犯， 顯非適法。

至於音樂著作財產權人欲當場查獲他人利用電 腦伴唱機為「公開演出」之行為，雖有其現實之困難性， 然此困難非不可設計電腦伴唱機紀錄點播歌曲之時間及次 數予以克服，尚難以告訴人蒐證困難而違反無罪推定之人權保障基本原則。

(著作權 負責人 過失)被告抄襲「玫瑰四物飲」「青木瓜四物飲」產品包裝，訴訟中與告訴人達成和解，賠償220萬元及登報道歉，法院判決緩刑及向公庫支付80萬元。

本案另外一個值得注意的地方是，

掛名的負責人雖然因為不管事而無從介入公司經營管理而得知有抄襲情事，

但仍有可能仍有一定注意義務而可能有民事上的「過失」責任。

智慧財產法院103年度刑智上訴字第26號刑事判決(103.12.25)

   「被告顏○得掛名富士康公司董事長並領有津貼，
    理論上固應就公司營運同負責任，惟實際負責人既為被告張
    ○圖，實難期待被告顏○得能介入公司之經營管理，則被告
    張展圖製造、行銷上揭「玫瑰四物飲」、「青木瓜四物飲」
    飲品，並使用近似告訴人之佳格四物飲一、二之包裝，雖被
    告顏老得對於公司之營運，應盡其注意義務，以免自身權益
    受損，其捨此不為，而無法知悉富士康公司代銷上揭飲品，
    並為相關防免之決策而有過失，惟著作權法第91條第2 項、」 

(著作權)將「步步驚心」以「嵌入式語法」嵌入網站，而得在網站上播放youtube影片檔，不構成「公開傳輸」行為，亦不會與上傳影片者構成共同正犯或幫助犯。

智慧財產法院103年度刑智上易字第93號刑事判決(103.12.31)

「      (1)被告未為公開傳輸行為：
        經查，被告於其所架設之「酷酷eTV 」上係以嵌入式語
        法將YouTube 網站上之系爭著作連結於網頁上，而得以
        在「酷酷eTV 」之網站上逕予播放YouTube 影音平台上
        之系爭著作等情，業據被告坦承不諱，並有證人即承辦
        本案之內政部警政署保安警第二總隊第一大隊第一中隊
        警員周志洋於原審審理時證述：伊在被告的網站上看到
        「步步驚心」連續劇影片的畫面，有影像圖可以點選連
        結觀賞，有分好每一集集數，按集數編排，點進去後在
        該網頁就直接播放，畫面會顯示YouTube 的網址連結等
        語明確（見原審卷第94頁），核與蒐證之擷取畫面上顯
        示「酷酷eTV 」網站上播放系爭著作時右下角出現YouT
        ube 之圖示等情相符，此有該擷取畫面1 紙在卷可憑（
        見偵卷第26頁），復參以卷附YouTube 嵌入影片與播放
        清單說明及Wibibi網頁設計教學百科網站就HTML ifram
        e 框架說明列印資料（見原審卷第127 至128 頁），可
        知YouTube 網站係提供以網頁語法，以方便使用者得以
        內置框架或內聯框架之方式，在該網頁內嵌入（embed
        ）YouTube 之網頁，而得逕於該網頁上點選後連結而播
        放該YouTube 網頁上指定之影片。準此，所謂「嵌入式
        語法（embed ）」與「超連結（hyperlink ）」之來源
        均屬一致，均是將網友送往特定影音網站網頁，藉由該
        影音網站之平台為影片之播放，即由該特定影音網站網
        頁向該公眾「提供或傳達著作內容」，至提供「嵌入式
        語法」之人並未「向公眾提供或傳達著作內容」，從而
        ，揆諸前揭著作權法所規定「公開傳輸」及經濟部智慧
        財產局就「嵌入式語法」之解釋，被告之行為既屬使用
        「嵌入式語法」而為YouTube 網站之連結，自與「公開
        傳輸」有違，自不該當於公開傳輸之要件。
      (2)被告並非公開傳輸之共同正犯或幫助犯：
        經查被告在其網站以嵌入式連結YouTube 網站上系爭
          著作，並編排系爭製作集數、製作連結（見偵查卷第
          24至25頁），其網站上張貼系爭著作檔案超連結網址
          ，該超連結網址末端區域碼為「.com」（即「YouTub
          e 」網站）乃位於美國（見偵查卷第30至31頁），連
          結後侵害系爭著作之電影播放電腦程式（即連結至Yo
          uTube 網站上所使用之網路播放程式）也位於美國，
          二者均不在我國領域內，又依刑法第7 條規定：「本
          法於中華民國人民在中華民國領域外犯前二條以外之
          罪，而其最輕本刑為三年以上有期徒刑者，適用之。
          但依犯罪地之法律不罰者，不在此限。」，是若屬在
          我國領域外犯罪，應需最輕本刑3 年以上有期徒刑者
          ，我國之刑罰權方能加以行使，惟查著作權法第92條
          並非最輕本刑為3 年以上有期徒刑之罪；再者究係何
          人將系爭著作置放於YouTube 網站上，致不特定人得
          以使用，該提供者是否屬於本國人民，其是否於我國
          領域內置放，依卷附證據，均屬不明，且檢察官就此
          亦未舉證證明。是本案之正犯是否屬於我國刑罰權之
          處罰對象，正犯係何人，亦皆有疑義，且檢察官亦未
          證明被告究與何人有何行為分擔或犯意聯絡情形，自
          難認被告應成立共同正犯罪責，又本於幫助犯從屬性
          原則，被告亦無由另行成立幫助犯。
        又「刑法第二十八條之共同正犯，以實施犯罪行為者
          有共同故意為必要，若二人以上共犯過失罪，縱應就
          其過失行為共同負責，並無適用該條之餘地。」、「
          刑法之幫助犯，非但行為之外形可認為幫助，且必須
          與正犯有犯意之聯絡。若幫助之人，誤信為正當行為
          ，並無違法之認識，則其行為縱予正犯以助力，尚難
          遽令負幫助之罪責。」（最高法院27年附字第934 號
          及20年上字第1828號分別著有判例可參），經查被告
          所幫助之人為進入其網站並點選連結之人，並非於Yo
          uTube 置放盜版影片之人，而何人進入被告網站並點
          選連結，且是否有人進入被告網站並點選連結，檢察
          官亦均未提出證據以資證明。次查系爭著作是否係經
          有著作財產權者放置於「YouTube 網站」上或經授權
          ，檢察官並未證明該「YouTube 網站」之系爭著作為
          非法檔案，且該「YouTube 網站」並未予以告知或標
          示，有卷附系爭著作播放畫面可參（見偵查卷第31
          頁），是本案並無證據證明被告已知悉嵌入之內容或
          連結的網站內容係屬未經他人授權之非法檔案，仍透
          過超連結的方式提供在其網站上時，而成為上傳非法
          檔案的人侵害著作權（公開傳輸權）之共同正犯或幫
          助犯。再者被告雖於其網站置放連結系爭著作之連結
          點，惟其確實難以知悉於「YouTube 網站」之系爭著
          作是否經有著作財產權人或其授權之人放置，被告究
          非「YouTube 網站」之管理者，其對於「YouTube 網
          站」網站管理之注意義務不應如同「YouTube 網站」
          建置或管理者之注意義務高，且被告前開所辯其以為
          「YouTube 」網站上之檔案應可以信賴其有版權，不
          知這樣分享是違法等語，對照卷內資料並無不可採信
          之處，被告誤信其分享為正當行為，並無違法之認識
          ，則其行為縱予正犯以助力，亦難認被告有幫助公開
          傳輸之故意。」 

(著作權)離職員工另行成立公司，使用自己在前公司所編輯的SPSS電腦軟體講義，構成著作權侵害。要求該員工簽署「不侵權聲明」而為其出版的出版社，則無責任。

本案涉及多起爭點，包括如編輯著作的認定、被告的故意過失如何認定。
出版社為降低侵權風險，應與作者事前簽署契約。。

智慧財產法院101年度民著訴字第41號民事判決(103.11.28)

「被告於任職原告期間，所完成之四份講義是否為著作權保護之標的？...依據編輯者個人之知識、經驗，將既存散見於各處之資料予以整理、分類、歸納為一份完整之資料，其選擇、編排已含有個人之創意、智慧之表達，即具一定之創作性，且該創作性應就著作整體為判斷，不得將著作割裂為數個零散的部分分別論斷。...

被告在原告公司任職期間所編寫之授課講義，主要以文字敘述，搭配Amos軟體相關操作介面、資料輔以說明，該文字敘述中，包含有使用問題、使用準則、時機、狀況之判斷、分析步驟及配合相關的SEM 模型（圖形），四本講義有各自的主題、獨特的內容敘述及配合課程內容深淺，進行資料之編排及表述，該四本課程講義顯係被告依個人之意見、想法，將相關資料選擇、編排所完成，足以表現一定程度之創意及作者之個性，具有原創性，為著作權法所保護之編輯著作。...

被告於編寫課程講義之過程，必先經過蒐集、閱讀、消化、摘錄重點之後，再依其專業知識，依照課程內容之深淺，選擇適當之資料加以編排，而作成基礎篇、進階篇、應用篇等不同之講義，其內容分有使用問題、使用原則、時機和方法、狀況之判斷、分析步驟等等，係被告參考許多書籍透過蒐集、選擇、編排而成，是以被告張偉豪編寫系爭四本講義，乃經過理解、吸收及轉化之過程，在資料及選擇及編排上，具有原創性無疑。被告將講義之內容割裂為多個零散之部分分別觀察，並主張講義內容為通用圖形、符號、公式、他人著作、公開資料，不具原創性，非著作權法所保護之著作云云，不足採信。」

「被告陳○○本於尊重智慧財產權立場，於出版或使用任何著作物前，皆會與作者簽約，要求作者為「智慧財產權不侵權聲明」，本件被告鼎○出版社與被告張○豪亦有簽署「出版發行權授與契約書」，被告張○豪聲明無侵犯他人智慧財產權之情事，被告鼎○公司及陳○桐並無侵權之故意過失等語。經查，被告張○豪於刑事違反著作權法案件證稱：「（問：陳○○是否知道你的講義跟你之前在告訴人公司任職相似？）他不知道，因為這個課程很專業，他應該看不懂，講義都是我提供給他的，他就幫我印。」又查，被告張○豪與被告鼎○公司於98年9 月1 日簽署「出版發行權授與契約書」（授權期間98年9 月1 日至103年8 月30日），依該契約書第5 條約定：「甲方（即被告張○豪）擔保著作物及研討會活動舉辦時，甲方提供之上課講義為自行創作，為著作物之著作人，享有完整之著作權，絕無非法抄襲或侵害第三人之著作權、商標權或專利權及其相關法上權利等不法事；倘前述情形，甲方應自行負法律責任」。本院審酌出版社所出版之書籍涉及眾多專業領域，且出版之書籍數量龐大（被告鼎○公司提出其100 年3 月份行銷目錄即將近千本著作，實難期待出版社有足夠之專業能力及資源逐一查證、判斷所出版之書籍是否涉有侵害他人智慧財產權之情事，被告鼎○出版社與被告張○豪訂立「出版發行權授與契約書」，要求作者出具「智慧財產權不侵權之聲明」，係出版界普遍採行的務實作法，並無不當，原告並未舉證證明被告鼎○公司或其法定代理人陳○○有何法律上之查證義務，空言被告鼎○公司與被告張○豪簽訂「出版發行授權與契約書」，自應知悉被告張偉豪所提供之講義有侵犯原告著作財產權之虞，卻未加查證而逕自使用，顯有過失云云，尚非可採。」

(專利歸屬)雙方公司進行技術合作時，關於原權利以及未來可能出現的權利，其權利人的歸屬，應在契約當中明確約定。簽約的對象也應注意。

A公司提供支援技術予B公司，約定支援技術之IP為A公司所有，但依據支援技術開發的新IP為B公司所有。
雙方簽約前由A公司構思、撰寫申請之專利，究竟屬於誰的專利，雙方當事人間發生了爭議，法院認為依約屬A公司之IP。

智慧財產法院103年度民專上字第24號民事判決（104.1.22）

「      (1)系爭合約約首記載：「本技術支援合約（以下簡稱「本

        合約」係於民國100 年9 月1 日由下列當事人簽署：」
        此即系爭合約之有效期。又第2 條約定：「技術支援及
        使用範圍」第1 項約定：「甲方（即被上訴人公司）同
        意提供如附件二所示之技術內容（以下稱「支援技術」
        ），供乙方（即上訴人）用於開發雷射關鍵技術及製造
        自動化雷射機台之用。」第3 條約定：「
        1.甲方（即被上訴人公司）為支援技術著作權、專利權
          、專門技術（Know-How）、營業秘密及其他智慧財產
          權之所有權人。
        2.甲方同意於本合約有效期間內授與乙方（即上訴人）
          專屬之使用權（合約期間外為非專屬授權），得使用
          甲方所提供支援技術之相關智慧財產權。乙方利用甲
          方支援技術所開發、修改、變更、刪減、改良、合併
          或與其他技術結合或一併使用所產生之一切智慧財產
          權，不論其得否申請專利或註冊，均應歸乙方所有，
          甲方應配合使乙方取得該些智慧財產權，並配合辦理
          相關智慧財產權之登記，雙方同意智慧財產權之權利
          、使用授權如下：
          (1) 甲方同意終身授權（非專屬授權）乙方甲方提供
              支援技術之相關智慧財產權，因甲方已於此專案
              規劃中獲得合理報酬。（本專案相關智慧財產權
              詳如附件二）
          (2) 除下列甲方所提供技術支援之相關智慧財產權之
              權利繼續屬於甲方外，其餘智慧財產權，包括但
              不侷限於著作權、專利權、專門技術（Know-How
              ）、營業秘密皆歸乙方所有：
            A.所有甲方於合約有效期前擁有之著作權、專利權
              、專門技術（Know-How）、營業秘密及其他所有
              智慧財產。
            B.所有甲方於合約有效期前已申請但尚未核准之專
              利。
            C.甲方新招募員工所有於合約有效期前擁有之著作
              權、專利權、專門技術（Know-How）、營業秘密
              及其他所有智慧財產。
            除上列A 至C 項應屬甲方外，其餘應屬於乙方，並
            且甲方同意全力協助乙方完成並配合辦理相關智慧
            財產權之登記。」（原審卷第12、13、151 、152
            頁）
      (2)依上揭約定，被上訴人公司提供相關支援技術予上訴人
        開發雷射關鍵技術及製造自動化雷射機台，各該支援技
        術之智慧財產權本為被上訴人公司所有，上訴人依約得
        使用被上訴人公司之支援技術，以支援技術為基礎，其
        後「所開發、修改、變更、刪減、改良、合併或與其他
        技術結合或一併使用所產生之一切智慧財產權」，即上
        訴人因利用被上訴人公司之支援技術所生之智慧財產權
        始歸上訴人所有，被上訴人公司並協助配合辦理智慧財
        產權之登記。故被上訴人辯稱其乃「提供上訴人相關技
        術支援」，並非「交付移轉自己或第三人之技術予上訴
        人」等語，即屬可信。
    3.系爭專利之權利歸屬：
      (1)系爭合約之約首記載：「為提升乙方（即上訴人）先進
        工業雷射製程最佳化及關鍵技術之開發及自動化雷射機
        台之製造、促進雙方當事人間之合作、及創造產業優勢
        ，甲方（即被上訴人公司）同意與乙方共同合作有關雷
        射製程最佳化及關鍵技術開發之計畫，並同意提供相關
        技術支援。」而系爭專利係為改良習知雷射加工技術所
        產生之粉塵、因加工誤差而須行電性量測或視覺比對後
        修補再定位而有耗費製程時間等問題，系爭專利係一種
        雷射加工機台，包含腔體、雷射系統、至少一加工平台
        及至少一上運動平台。雷射系統設置於腔體內部下方，
        用以輸出一雷射光。且雷射光之行進方向與重力方向相
        反。加工平台設置於腔體內部上方，加工平台包含相對
        之吸附面及連接面。且吸附面位於連接面之下方。其中
        ，吸附面用以吸附加工件。上運動平台設置於腔體內部
        上方，對應連接於加工平台之連接面，用以運動加工平
        台（本院卷第115 、117 至118 頁之系爭專利說明書第
        1 、3 至4 頁【中文新型摘要】【先前技術】），堪認
        被上訴人辯稱系爭專利即為被上訴人公司依系爭合約所
        提供之支援技術等語，應堪採信。而系爭專利係於100
        年7 月13日向智慧財產局申請，乃於系爭合約有效期（
        同年9 月1 日）前已申請但尚未核准之專利，依被證9
        之系爭合約第3 條第2 項第(2) 款第B 目約定，本歸被
        上訴人公司所有，而非上訴人所得主張者。
      (2)縱認上訴人所稱雙方約定系爭合約自100 年7 月1 日起
        即生效云云為可採，然查：
        被上訴人李○豪自同年3 月19日起構思系爭專利之技
          術內容，於同年4 月16日著手系爭專利之撰寫，於同
          年6 月16日將系爭專利之撰寫資料寄交廣流智權事務
          所，委請其協助規劃申請，廣流智權事務所乃於同年
          月27日提出專利檢索報告等情，此有被上訴人李俊豪
          與美商艾羅德克公司之往來電子郵件、系爭專利草稿
          資料、李○豪與廣流智權事務所往來之電子郵件等可
          參（原審卷第63至150 頁之被證1 至8 ）。是以系爭
          專利之技術內容於上訴人所指同年7 月1 日簽訂原證
          1 之合約前，已由被上訴人李俊豪創作完成並著手進
          行申請專利，顯屬被上訴人李俊豪所創作之雷射加工
          機台技術，斯時尚未授權予上訴人利用於開發雷射關
          鍵技術及製造自動化雷射機台之用，自無從以系爭專
          利為基礎進行任何開發或技術結合而產生智慧財產權
          。上訴人主張依系爭合約第3 第2 項第(2) 款本文約
          定，系爭專利之專利申請權為其所有云云，僅以系爭
          專利之申請日在同年7 月1 日之後，遽認此歸上訴人
          所有，而未舉證上訴人就系爭專利之技術有任何「開
          發、修改、變更、刪減、改良、合併或與其他技術結

          合或一併使用」之情事，洵無可取。」

「    4.系爭合約係由上訴人與被上訴人公司所簽署，基於債之相

      對性原則，無由拘束被上訴人李○豪，上訴人無從持原證
      1 或被證9 之合約對被上訴人李俊豪為任何權利主張，亦
      即被上訴人李○豪並無依系爭合約而負有任何給付義務。
      上訴人徒以被上訴人公司僅是紙上公司，實際簽約者為被

      上訴人李○豪為由，自屬無據。」

(專利歸屬)在專利權歸屬的案件當中，法院會就原告提出的實驗記錄簿與專利申請專利範圍中的技術比對是否實質相同，以認定發明人為何人。

A公司員工離職後成立一B公司並申請專利，A公司與B公司就專利歸屬發生糾紛。

A公司在訴訟上提出實驗工作記錄簿，先位請求確認專利權屬於A公司，被位請求確認B公司對專利權之權利不存在。

法院將A公司提出之實驗記錄簿與申請專利範圍逐項比對後發現，二者並未實質相同，認為A公司無法證明該專利為其所發明。而B公司也無法提出發明歷程的說明，故法院認為該專利亦不屬於B公司。

智慧財產法院民事判決102年度民專上字第9號（103.5.15）

「  次查本件專利權歸屬之爭執，應就上訴人所提證據所顯示

    的創作內容與系爭專利權範圍是否實質相同加以判斷。所謂
    實質相同，於發明或新型專利，指系爭專利申請專利範圍中
    所載之技術與證據所揭露之技術無實質差異，只要系爭專利
    申請專利範圍中所載之技術未逸脫證據之創作構思、技術手
    段及功效即足，兩者之文字及圖式形式不必相同。因此，判
    斷系爭專利權是否為上訴人所有，應就系爭專利之申請專利
    範圍與上訴人實驗工作紀錄簿所顯示之相關創作內容作比較
    。
(三)又查系爭專利經核准之申請專利範圍共21項，申請專利之發
    明包括「一種用於基因轉形之勝任細胞液」（第1 至8 項）
    、「一種用於DH5 α大腸桿菌勝任細胞之轉形緩衝液」（第
    9 至12項）、「一種用於DH5 α大腸桿菌勝任細胞之基因轉
    形試劑」（第13至20項）及「一種大腸桿菌基因轉形方法」
    （第21項），其共同之技術特徵在於轉形液中二甲亞（
    DMSO）之比例為10%~15% 。上訴人雖主張系爭專利各請求項
    之「大腸桿菌勝任細胞」、「細胞培養基」、「待轉型基因
    」、「抗凍劑」、「無須熱休克」等均為習知技藝，其技術
    特徵僅在於DMSO之配方及其比例，已揭示於上訴人之實驗紀
    錄簿云云，惟判斷系爭專利之申請專利範圍與證據所顯示之
    創作是否實質相同，仍應就申請專利範圍之整體技術內容加
    以比對，而非僅就部分技術特徵加以比對。茲將系爭專利請
    求項1 與上訴人實驗工作紀錄簿之比較分析系爭專利之請求
    項1 ，可拆解出以下技術特徵：
    1.特徵編號1-1：一種用於基因轉形之勝任細胞液，包括：
    2.特徵編號1-2：DH5α大腸桿菌勝任細胞；
    3.特徵編號1-3 ：一細胞培養基，係選自於由SOC 、SOB 及
      LB培養基所構成之群組之一細胞培養基，以維持該DH5 α
      大腸桿菌勝任細胞轉形前後之菌株生長；
    4.特徵編號1-4 ：一待轉形基因，其藉由至少一載體而被植
      入該DH5 α大腸桿菌勝任細胞內以形成一轉形株；
    5.特徵編號1-5 ：10%~15% 之DMSO；
    6.特徵編號1-6 ：一生理緩衝液，係選自於由Pipies緩衝液
      、Tris緩衝液及PBS 緩衝液所構成之群組之一緩衝液；
    7.特徵編號1-7 ：至少一抗凍劑；以及
    8.特徵編號1-8 ：一二價金屬鹽溶液；
    9.特徵編號1-9 ：其中，該勝任細胞液使該轉形株無須熱休
      克便能維持1.3x10的 7 至9 次方之轉形效率力價。
    上述10%~15% 之DMSO，未指明為重量百分比或體積百分比，
    亦未載明該比例之計量基準，而參酌說明書第11頁第1 段第
    3 行記載：「該DMSO比例佔轉形緩衝液重量百分比10%~15%
    ，尤其以12% 為佳。」，所述比例似應為重量百分比，惟此
    重量百分比並無法由系爭專利說明書表2 之配方獲得支持。
    被上訴人雖於本院103 年2 月12日行準備程序時稱：「我們
    真正在使用時是上面這些使用量即說明書表2 ，加在一起是
    6.7ml ，再用DMSO的0.7 去除以6.7 換算出來的，換算出來
    是百分之14點多」（正確應為10.4% ）（見本院卷一第329
    頁），所為證詞符合申請專利範圍所界定之10%~15% ，故所
    述DMSO之比例應為「體積百分比」而非「重量百分比」（系
    爭專利說明書上揭段落文字顯有誤記）。另被上訴人稱：「
    我們在使用表2 的配方時，是將這些溶液與細胞做混合，因
    為每次培養完後的細胞，其溶液殘留量的狀況不一致，所以
    全部混合加水至10ml，而在每次計算配方濃度時，我們只能
    以表2 裡面的配方來計算。」（見本院卷一第329 頁背面）
    。可知10%~15% DMSO體積百分比之計算基準為表2 轉形緩衝
    液之配方，亦即由pipes 緩衝液、RbCl、MgCl2 、glycerol
    、polyethylene glycol 及DMSO之體積總合為計算基準（比
    對表見附表二）。
(四)雖上訴人所提之實驗紀錄內容可認與系爭專利有關，且其中
    與系爭專利於轉形過程中使用10% ~15%之DMSO之技術特徵有
    關者，應為上訴人所稱之A8配方，惟根據上訴人提供之證據
    顯示，A8整體組成記載於2 處，分別為簿號003 第30頁（見
    本院卷一第108 頁）及簿號13第15頁（見本院卷一第110 頁
    ）。於簿號003 第30頁中，A8配方係由MgCl2(1M ) 5ml、
    RbCl (1M) 10ml、PEG 30% 5ml 、DMSO 3.5ml、dd H2O 26.
    5ml 所組成，其體積合計為50ml，惟此A8配方之組成與系爭
    專利之表2 所示之轉形緩衝液之組成應不相同，不僅在使用
    量上不同，亦缺少Pipes 緩衝液及50% Glycerol兩種成分，
    至於簿號13第15頁所記載之A8，係由A 1ml，B 2ml ，C 1ml
    ，D 1ml ，50% glycerol 1ml、DMSO 0.7ml、遮蔽成分0.4
    ml、H2O 2.9ml 所組成，將其與系爭專利表2 配方比較，僅
    50% glycerol 1ml及DMSO 0.7ml相同，至於A 、B 、C 及D
    成分，被上訴人表示不知其成分為何，而上訴人亦無法提出
    證據足以證明系爭專利之發明人官振群知悉A 、B 、C 及D
    成分即為pipes 緩衝液、RbCl、MgCl2 及30%PEG，至另一種
    成分Trehalose （見102 年11月18日民事準備三狀附件附表
    6 第3 頁) ，雖上訴人稱「該項目僅為增加勝任細胞轉型緩
    衝液之保存期限，與系爭專利特徵係為達成免除勝任細胞熱
    休克及加速轉型效率無關，故芮寶公司在專利申請書中並未
    揭露」云云，惟查該成分依簿號012 第37頁（見本院卷一第
    109 頁）花薇妮之實驗結果之推論：「A8配方中有加7%DMSO
    、遮蔽成分及5% glycerol 較佳」，可知該遮蔽成分並非如
    上訴人所云對勝任細胞轉形效率無影響的成分，故難謂上訴

    人之實驗工作紀錄簿已揭示系爭專利請求項1 之內容。」

「依據

    系爭專利說明書第13頁記載「如表2 所示，本發明不同於習
    知轉形方法之特點，係在該勝任細胞轉形以前，進一步加入
    預先溶解之DMSO，其中，該DMSO比例佔轉形緩衝液重量百分
    比10%~15% ，尤其以12% 為佳。在勝任細胞清洗緩衝液中加
    入DMSO，可使勝任細胞在低溫下，無須經過熱休克(non －
    heatshock)處理，並達到5x10的6 次方轉形菌落數／微克質
    體DNA 或更高之轉形效率。」，可知被上訴人就系爭專利所
    請發明之技術特徵應經實驗驗證，且被上訴人亦自承本發明
    需要做實驗（見本院卷一第329 頁），故被上訴人應提出發
    明歷程以證明系爭專利確實存在於被上訴人。惟本院請被上
    訴人提出發明歷程時，被上訴人辯稱因為公司搬家且專利事
    務所也搬家，所有資料都無法尋得，因此無法提供發明資料
    等語云云，然查以現今資訊科技之發達，實無法想像倘被上
    訴人確實有進行實驗，何以無法提出任何資料或各項證據以
    證明其確實經過實驗，且本件係與配方及方法有關之專利，
    必須要經過實驗始能得出研發成果，被上訴人卻無法提供任
    何發明歷程之資料以供審酌，則系爭專利申請權或專利權是
    否存在於被上訴人，確實有疑。而掛名系爭專利發明人之一
    且為本件訴訟代理人即被上訴人公司副總經理之官振群於本
    院審理曾以證人身分證稱：「芮寶生醫股份有限公司前身叫
    真得公司，在真得公司快結束前就已經開始在做了，實際上
    時間點是在那個時候，那時資料我們就無法取得了，員工無
    法進去，那時我們跟股東的關係發生問題，公司無預警就鎖
    起來了，所以後來成立芮寶生醫股份有限公司後，憑著過去
    相關實驗的數據資料及引用的文獻在哪裡，資料都是公開的
    ，到了芮寶生醫股份有限公司後已經有了基礎就去申請專利
    ，最起始的時間點是在真得那裡就開始。」（見本院卷一第
    289 頁），且被上訴人公司成立於95年2 月（見原審卷第38
    頁），系爭專利則係於95年10月即提出申請，然被上訴人卻
    無法提供被上訴人公司在95 年 成立前後之實驗室照片，則
    被上訴人在提出系爭專利申請前有無依據其實際從事之實驗
    所得結果撰寫說明書，不無疑義，而此由說明書第15頁表4
    「本發明勝任細胞基因轉形法與傳統轉形法對轉形效率之影
    響」，對於本發明competent cell轉形效率無法記載正確之
    轉形效率數值，僅能記載數值範圍過於廣泛之「1.3x10的7
    至9 次方」，可見一斑。另官振群在回答協助本件審理之技
    術審查官詢問系爭專利申請專利範圍之主要技術特徵「10~
    15﹪DMSO」所憑為何時稱：「我們真正在使用時是上面這些
    使用量即說明書表2 ，加在一起是6.7ml ，再用DMSO的0.7
    去除以6.7 換算出來的，換算出來是百分之14點多。」；及
    「要做實驗，在做實驗的過程中，我們會調整說明書表2 裡
    面各個不同成份的使用量，然後去計算轉形的效率，以最好
    的轉形效率做為我們最後的使用量。」，惟上述說法對照系
    爭專利說明書之表2 及表4 ，其表4 中並未能記載實際轉形
    效率之數值，更遑論依最好的轉形效率得出表2 成份的使用
    量，進而決定系爭專利之技術特徵：「該DMSO比例佔轉形緩
    衝液重量百分比10%~ 15%」。此外，說明書實施例通常為實
    施方式之最佳結果，官振群稱：「因為在做DMSO實驗的過程
    中，會測試許多不同的濃度，最好的濃度會寫在說明書裡，
    但一般的實驗範例都是在範圍中的其中一項，至於記載為百
    分之10~15 是根據我們做實驗的結果。」，則依據系爭專利
    說明書之記載，表2 配方中DMSO之使用量應為系爭專利實施
    方式之最佳結果，該使用量依被上訴人所承之計算方式，其
    比例為10.4% ，其與系爭專利所述最佳範圍「尤其以12% 為
    佳」已有差距，實無法認為系爭專利之技術特徵係經官振群
    等之研發活動所獲致的結果。再者，被上訴人亦自承勝任細
    胞製備流程中所使用「TB buffer （轉形緩衝液）之組成」
    、「Glycerol」、「DMSO」、「H2O 」、「MgCl2 」等成分
    ，早已於系爭專利發明前即已發表於文獻，而屬習知技藝（
    見本院卷一第311 、312 頁），官振群甚至稱：「（本件）
    是習知的組合，我本來以為是不會准的。」，顯見上訴人主
    張系爭專利申請權及專利權並不存在於被上訴人，非不可採

    。」

(商標 立體商標 顏色商標 先天識別性 後天識別性)「雪肌精藍白瓶身 」立體商標，智慧財產法院認為具有「先天識別性」。市場調查報告可證明具有「後天識別性」。應予註冊。

智慧財產法院103年度行商訴字第83號行政判決(103.11.6)

「訴願決定及原處分均撤銷。

被告對於申請第100066697 號「雪肌精(3D mark) 」商標註冊申

請案，應依本判決之法律見解另為處分。」

「(二)主要爭執事項：

    本件當事人主要爭點厥在（見本院卷二第211 至212 頁）：
    1.系爭申請註冊商標之藍白配色瓶身立體形狀，是否得申請
    專用，其涉及先天識別性？2.系爭市場調查報告得否證明系
    爭申請註冊商標取得後天識別性？3.系爭申請註冊商標是否
    包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，而

    原告未於核駁審定前聲明不專用，致有應不准註冊之事由？」

「三、系爭申請註冊商標有先天識別性：

(一)立體形狀與顏色識別性之判斷基準：
    按商標為任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、
    顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組
    成。所謂識別性，係指足以使商品或服務之相關消費者認識
    為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者
    ，商標法第18條定有明文。職是，商標應具備指示商品或服
    務來源之功能，始能取得註冊保護，非傳統商標之識別性判
    斷的標準亦同。而顏色、立體形狀、動態、全像圖或聲音等
    非傳統商標，相關消費者較不會在開始接觸時，立即將之視
    為指示商品或服務來源之標識（見本院卷一第58至64頁之原
    證3 之智慧局101 年7 月1 日頒布生效之非傳統商標審查基
    準）。申言之：1.立體形狀為相關業者所通常採用，該立體
    形狀雖不具有區別來源之功能。然商品包裝容器之形狀比較
    可能具有先天識別性，倘包裝容器形狀顯著異於普通常見之
    形狀，使相關消費者印象深刻，並將之作為識別來源之標識
    ，其具有識別性（參照非傳統商標審查基準第3.2.3 ）。2.
    顏色組合商標為二種以上顏色之組合，倘在顏色之選擇或比
    例之分配等項目，有獨特性，具先天識別性之可能性較單一
    顏色為高，故顏色組合具有先天識別性，足使相關消費者辨
    別商品或服務來源者，不待舉證取得後天識別性，即可獲准
    註冊（參照非傳統商標審查基準第4.2.3 ）。原告主張系爭
    申請註冊商標之藍白配色瓶身立體形狀，具有識別性等語。
    被告抗辯稱藍白配色瓶身立體形狀不得申請專用云云。職是
    ，本院自應審究系爭申請註冊商標為聯合式商標，是否有先
    天識別性（參照本院整理當事人爭執事項1 ）。
(二)系爭申請註冊商標為具有識別性之聯合式商標：
  1.系爭申請註冊商標之「藥用」與「MEDICATED 」為指定使用
    商品之說明性文字，原告已聲明不專用。商標圖樣之中文「
    雪肌精」、外文「SEKKISEI」與「KOSE」等商標圖樣，均與
    指定商品功能、用途及品質無關，亦非習用或普通名詞，為
    原告自創文字，具有先天識別性。參諸系爭申請註冊商標之
    立體形狀與顏色，所顯示之正、背面呈扁平狀、左右兩側呈
    橢圓弧狀、4 個約150 度角度之柱狀體立體形狀與白色瓶蓋
    鑲以銀色鏡面圈頂，深藍琉璃並略帶透光性瓶身之藍、白、
    銀顏色組合之設計，具有視覺之美感，外觀賦予相關消費者
    特殊之感覺，有足資與他人商品區別之識別性。
  2.系爭申請註冊商標以「雪肌精」之「雪」為形象概念，雪白
    瓶蓋鑲有銀色鏡面增加雪般之冷冽質感，瓶身設色採用深藍
    琉璃色，並有透光效果，在光線下產生寶藍色，瓶面白色字
    體配置相應「雪」之設計意象。系爭申請註冊商標之立體形
    狀與顏色組合等設計，象徵藍天雪地之方及皎潔明月之圓，
    結合白色字體與深藍琉璃色背景，透光時轉為耀眼寶藍色之
    配色，可認具有獨特之設計。相較同業產品包裝多使用圓柱
    形、橢圓柱形、圓錐形、橢圓錐形之包裝形狀（見本院卷一
    第65至69頁之原證4 ）。足認系爭申請註冊商標之立體形狀
    與顏色組合之包裝容器，不同於普通業者所使用之包裝，使
    相關消費者印象深刻，將之作為識別來源之標識，具有先天
    識別性。職是，系爭申請註冊商標如附圖所示，該文字、圖
    形、顏色及立體形狀等組合之聯合式商標，整體而言具有特
    殊，足使相關消費者據以辨識商品來源，為有先天識別性之
    商標。
四、系爭申請註冊商標有後天識別性：
    有前項第1 款之僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、
    原料、產地或相關特性之說明所構成者；或第3 款之僅由其
    他不具識別性之標識所構成者。倘經申請人使用且在交易上
    已成為申請人商品或服務之識別標示者，得註冊之。商標法
    第29條第2 項定有明文。審查後天識別性之因素如後：(一)商
    標之使用方式、時間長短及同業使用情形。(二)銷售量、營業
    額及市場占有率。(三)廣告量、廣告費用及促銷活動之資料。
    (四) 銷售區域、市場分布、販賣據點或展覽陳列處所之範圍
    。(五)各國註冊之證明。(六)市場調查報告。(七)其他得據為認定
    有後天識別性之證據。判斷申請商標是否取得後天識別性，
    應將申請人提出之證據資料，就指定使用商品或服務特性之
    差異，暨其各項可能影響判斷結果之因素，衡酌個案實際交
    易市場之相關事實加以綜合審查。倘證據顯示申請商標確實
    作為指示及區別商品或服務來源之標識使用，且應有相當數
    量之相關消費者以該商標作為識別商品或服務來源之標識，
    即可核准註冊（見本院卷一第70至77頁之原證5 號智慧局10
    1 年7 月1 日發布生效之商標識別性審查基準）。關於聯合
    式非傳統商標之識別性及功能性，可就其組成部分進行審查
    ，聯合式商標整體具識別性者，即具備指示商品或服務來源
    之功能（見本院卷一第64頁之原證3 之非傳統商標審查基準
    第9點）。原告主張系爭申請註冊商標有後天識別性等語。
    被告否認上情。準此，職是，本院自應探討系爭申請註冊商
    標是否有先天識別性（參照本院整理當事人爭執事項2 ）。
(一)系爭申請註冊商標經原告長期與廣泛地使用：
    原告身為日本三大化妝品廠商之一，前於1984 年以主品牌
    「KOSE／高絲」進入臺灣市場後，即以系爭申請註冊商標圖
    樣行銷商品歷經30年均未改易，此有雪肌精產品廣告在卷為
    證（見本院卷一第78至129 頁之原證6 ）。相較同業之包裝
    設計（見本院卷一第65至69頁之原證4 ），多採用圓柱形、
    橢圓柱形、圓錐形或橢圓錐形之瓶身設計，未有如系爭申請
    商標正、背面呈扁平狀、左右兩側呈橢圓弧狀、4 個約150
    度角度之柱狀體立體形狀。再參諸白色瓶蓋鑲以銀色鏡面圈
    頂，深藍琉璃並略帶透光性瓶身之藍、白、銀顏色組合之包
    裝，益徵系爭申請註冊商標之立體形狀與顏色組合設計有獨
    特性。
(二)系爭申請註冊商標之商品銷售甚鉅：
    系爭申請註冊商標之美白化妝水商品，年銷售量逾3億元之
    佳績，榮獲2010年8 月號之美人誌雜誌報導為臺灣基礎保養
    品熱銷TOP5（見本院卷一第134 頁之原證8 ），並榮登mari
    -e claire 雜誌2010年及2011年雙年度百大美妝暢銷排行榜
    美白類第一名（見本院卷一第135 至138 頁之原證9 ）。準
    此，該等媒體之評選統計結果，顯見系爭申請註冊商標之商
    品在女性保養品市場排名地位甚高，媒體評選乳液商品為同
    類第二名。
(三)系爭申請註冊商標商品有長期廣告與從事促銷活動：
    原告30年來持續廣告宣傳系爭申請註冊商標，致力提升商標
    之知名度與曝光率。茲說明系爭申請註冊商標商品之長期廣
    告與從事促銷活動如後：
  1.原告每年重金禮聘形象清麗優質、具高度群眾親和力與號召
    力之當紅人氣明星，如日本天后級女星○○○○○、○○○
    ○及臺灣女星○○○、香港女星○○○，作為品牌代言人（
    見本院卷第139 至144 頁之原證10）。而原告為行銷系爭申
    請註冊商標，分別在臺灣台視、中視、華視、民視等四大無
    線電視台，暨東森、TVBS、年代、三立、八大、緯來、中天
    、非凡家族等眾有線電視台，播放電視廣告（見本院卷一第
    145至149 頁之原證11）。
  2.原告在柯夢波丹、Vogue 時尚、marie claire美麗佳人、Ba
    -zaar 、with、Mina、Ray 瑞麗美人、'ef 、vivi、Bella
    儂儂、i-Girl愛女生、Choc恰女生、Beauty大美人、薇薇、
    時報週刊、壹週刊等媒體密集刊登廣告（見本院卷一第150
    至157 頁之原證12）。原告並在臺北之捷運站及信義區、東
    區等大商圈承租大型廣告看板，廣告系爭申請註冊商標（見
    本院卷一第158 至159 頁之原證13）；原告在臺灣各地舉辦
    產品講座，向相關消費者介紹推廣商品（見本院卷一160 至
    162 頁之原證14）。
  3.系爭申請註冊商標自2007年起至2011年電視及雜誌之臺灣廣
    告費用高達3 千萬元（見本院卷一第163 至167 頁之原證15
    ）。綜上所述，經由電視台、平面廣告及活動場地佈置，系
    爭申請註冊商標位於醒目與突出之主要位置或單獨出現在畫
    面，進入臺灣市場近30年，持續與反覆出現於相關消費者前
    ，已於相關消費者心中留下深刻之印象。
(四)系爭申請註冊商標有廣大銷售據點：
    原告於全臺各大百貨公司，如SOGO、新光三越、遠東、大葉
    高島屋、京華城、明曜、美麗華、環球購物、中友、大統、
    大立伊勢丹、漢神、統一阪急、誠品等；百貨商場，如三商
    、美華泰、名佳美、佳瑪、寶雅、A+1 、大樂等；暨藥妝商
    店，如屈臣氏（見本院卷一第168 至173 頁之原證16）。準
    此，原告設置諸多專櫃，銷售系爭申請註冊商標商品，市場
    分布遍及臺灣各地與離島澎湖。
(五)系爭申請註冊商標在各國註冊之證明：
    系爭申請註冊商標前於1999年於日本取得國際分類第3 類「
    藥用化妝水」商品之專用權（見本院卷一第174 頁之原證17
    ）。原告嗣於2011年、2012年間分別在重要之海外市場，如
    中國大陸、韓國、香港、新加坡等處申請立體商標註冊，由
    於系爭申請註冊商標具有極高知名度，業於該等國家與地區
    ，准予註冊立體商標在案（見本院卷二第276 至281 頁之原
    證56至59）。觀諸該等註冊樣態，幾與系爭申請註冊商標相
    同，僅因各國化妝品法規規定之不同，而有是否加上「藥用
    」文字之區別，其餘部分均與系爭申請註冊商標相同。
(六)相關化妝品事業與消費者之認定：
    系爭申請註冊商標圖樣，包括文字、圖形、產品包裝之立體
    形狀與顏色組合，已成為來自原告暢銷之美白化妝品之代稱
    。茲說明媒體報導、相關消費者分享文章、網路檢索、商品
    推薦及廣告如後：
  1.依據媒體報導及相關消費者分享文章，在描述原告之化妝品
    與系爭商標時，會提及其瓶身，如自由時報2010年4 月新聞
    提及藍色瓶身之雪肌精，相信臺灣女性一定不陌生，暨2012
    年2 月新聞提及藍色瓶身的雪肌精，成為風靡亞洲之經典保
    養品；痞客幫網站新品介紹之搭配既存雪肌精品牌特定使用
    之藍色；消費者部落格分享文說到高絲之明星商品，水水心
    裡直覺想的，應均是藍色瓶身之雪肌精，暨瓶身整體很有雪
    肌精慣有之風格、藍色之瓶身，鏡面之瓶蓋（見本院卷一第
    226 至230 頁之原證19）。
  2.就網路檢索結果而言，相關消費者於搜尋高絲品牌商品時，
    鍵入數最高之關鍵字為雪肌精，為雪肌精品牌商品近30年不
    變之經典瓶身（見本院卷一第231 至235 頁之原證20）；暨
    由iswii 美妝新聞台舉辦之25大品牌經典商品票選，系爭申
    請註冊商標獲選為原告之經典商品（見本院卷一第236 至
    237 頁之原證21）。而系爭申請註冊商標商品在業界之地位
    ，僅要提起及美白，就會有人推薦系爭申請註冊商標商品的
    程度。如以保養成精著稱、自稱美容大王之藝人○○○○○
    ，曾於書名為美容大王中，推薦系爭申請註冊商標商品（見
    本院卷一第238 頁之原證22）。
  3.系爭申請註冊商標商品之美白功能在相關消費者心目中印象
    深刻，臺灣知名食品大廠佳格食品股份有限公司（下稱佳格
    公司）於2010年推出「○○○○○」商品時，將系爭申請註
    冊商標圖樣照片置於廣告醒目處，並以「你的100%自然底妝
    」作為廣告詞，影射飲用其商品即可達到使用原告商品之美
    白保養品之功效（見本院卷一第239頁之原證23）。
(七)市場調查報告具有專業性與公信性：
    參諸公平交易委員會「處理當事人所提供市場調查報告之評
    估要項」可知，具有可採信之市場調查應具備如後要件，其
    證明力依具體個案情況進行判斷：1.市場調查公司之公信力
    ：市場調查報告應附有市調公司之背景資料，至少應包含從
    事市場調查業務之期間、營業量數、曾進行之調查報告等，
    藉以評斷其是否為可信賴之市調主體。2.調查方式：應列明
    調查期間、調查方法、調查地區範圍、調查對象、抽樣方法
    、母體及樣本數等，是否為一般大眾可接受之方法，且應具
    有合理性與合目的性。3.基本資料：有無檢附受調查者之基
    本資料，倘有基本調查資料者，原卷是否有保留，俾利嗣後
    可能之調查。4.問卷內容之設計：是否針對預定達成之目標
    而設計。申言之，市調報告所設計之調查內容，應符合其目
    的性。5.內容與結論之關聯性：調查內容與調查所得之結果
    或結論，應具備演繹推論上之合理性與關聯性。6.結論與待
    證事實之因果關係：市調結論與所預定之目標間，在客觀上
    與受理案件之待證事實應有相當因果關係，始可認為該市調
    結論具有證據力。所謂相當因果關係，係指符合前述要件之
    調查均可演繹推論出待證事實。7.誤差或信賴水準之說明：
    有關市調報告之統計量誤差及信賴區間，應由提出該市調報
    告之主體說明之。8.洽詢學者專家意見：爭議當事人均提出
    市調報告而內容不一致，或因案件性質之需要者，得先洽詢
    相關領域之學者專家意見（見本院卷一第75至76頁之商標識
    別性審查基準第5.1 點、第240 至256 頁之原證24之本院10
    2 年度行商訴字第23號行政判決、第257 至258 頁之原證25
    之公平交易委員會處理當事人所提供市場調查報告之評估要
    項）。原告主張市場調查報告可證系爭申請註冊商標有後天
    識別性等語。被告否認上情。準此，職是，本院自應審查市
    場調查報告可否證明系爭申請註冊商標有先天識別性（參照
    本院整理當事人爭執事項2 ）。
  1.製作瓶身辨識度調查報告之尼爾森公司，係全世界知名之市
    場調查公司權威，其有逾100 年之市調經驗，對全世界超過
    1 千萬名相關消費者進行研究，客戶遍布全世界100 個以上
    國家。其於1981年進入臺灣，每年執行超過300 個以上專案
    、訪問超過10萬名受訪者，在臺灣有服務諸多世界級客戶等
    大型企業（見本院卷一第202 至206 頁）。足認尼爾森公司
    就消費者調查之研究與分析，具有高度專業性與公信力。
  2.調查目的在於瞭解系爭申請註冊商標「雪肌精」瓶身之認知
    度，評估瓶身是否廣為相關消費者認識而擁有高度之辨識性
    。有鑑於系爭商標指定使用商品為化妝品，其相關消費者多
    為20歲至69歲之都會區女性。準此，瓶身辨識度調查之調查
    方式，係以20歲至69歲女性為調查對象、調查地區分布在大
    臺北、大臺中與大高雄等大都會區，以面對面訪問之方式，
    調查期間自102 年10月31日起至同年11月22日止（參照原證
    18之第5 、6 、13頁、原證27之尼爾森公司出具之市場調查
    補充說明）。職是，市場調查報告之調查方式，具有合理性
    與合目的性。
  3.瓶身辨識度調查之有效樣本數達1,002 份，其在統計學上推
    論出相當準確之比例，1,000 份樣本是目前實務上所執行面
    訪之幾近最大規模的市場調查，故瓶身辨識度調查之樣本數
    可達到正確與客觀之結論。申言之：(1)基於勞費之考量，一
    般面訪之市場調查最多製作300 、500 份，1,000 份是調查
    報告多半之上限，因再增加更多樣本數對結果幾無影響，本
    件樣本母體為全國20至69歲女性約832 萬人（見本院卷一第
    315 頁之原證29之內政部戶政司資料、2013年人口金字塔）
    。(2)依國立中興大學行銷學系副教授黃文仙女士製作之講義
   （ 見本院卷一第309 至314 頁之原證28），是樣本數達1,00
    0 份後，樣本數之樣本誤差就會變極小，縱使樣本增加至2,
    000 份或更多，樣本正確性誤差亦不會有太大差距。準此，
    大型統計調查採樣到1,000 份者，即可得出相當客觀與正確
    之結果。本件市場調查報告母體為臺灣女性20至69歲人口約
    832 萬人，縱認832 萬人均為本件相關消費者，設定信心水
    準在99% ，而樣本誤差在4.07% ，母體人數為832 萬人，計
    算出所需樣本數為1,004 份（參照原證38），故調查報告實
    際進行樣本數1,002 份進行調查，相差無幾。以樣本數1,00
    2 份進行調查，抽樣誤差係為4.08% 。可見調查報告之抽樣
    人數，係有統計學堅實基礎支持，能獲得正確與客觀之結果
    。
  4.樣本之篩選，有其必要性。因系爭申請註冊商標指定使用商
    品為化妝品，其實際或潛在之消費者有範圍，倘不分老少、
    性別或職業等，而對全體消費者進行調查，將無法獲得客觀
    與正確之結果。本件調查過程中，在街頭隨機接觸共計2,92
    6 位民眾，排除1,924 位無效樣本後，獲得1,002 份有效樣
    本（見本院卷一第276 至308 頁之原證27）。申言之：(1)所
    有樣本均設置年齡與地區之樣本數配額，以確保樣本組成趨
    近母體長相，符合母體代表性。尼爾森公司分別就年齡20至
    69歲、北中南○區○○○○路等項目，進行抽樣配額。其中
    年齡與地區配額係依據實際人口樣本分佈設定比例，購買通
    路各佔一半比例，俾於方便取得客觀與正確之調查結果。(2)
    該等受訪者長期接觸美妝品牌或商品，或熟悉媒體或市場調
    查運作，較相關消費者知悉、甚至熟知系爭申請註冊商標商
    品，為維持調查結果之客觀性與真實性，予以排除。(3)為提
    高調查結果有效性，將受訪者限於明確之相關消費者範疇內
    ，因不關心產品資訊者，將會降低調查有效性。(4)近6 個月
    擔任過市調受訪者之民眾，已有經驗可能會有既定印象或產
    生偏頗之虞，其答案可能欠缺公正及客觀性，故將之排除。
    (5)系爭申請註冊商標商品可能有敵意之實際或潛在消費者，
    該等受訪者會因主觀喜惡偏好，其主導調查結果，影響結果
    客觀性，故可能具有敵意調查對象排除，以免有亂回答之情
    況，干擾結果正確、客觀性。
  5.市場調查在於反映市場真實情形，必須作出效度(validity)
    與信度(reliability) 。瓶身辨識度調查問卷內容為避免引
    導性發問，首先就樣本之母體代表性、結果有效性，設計必
    要之過濾問題；並就相關消費者之認知程度，設計漸進式之
    主要問題；末就兩款同性質競品瓶身進行調查，以對照方式
    使市場實際交易情形之輪廓，更為立體易懂。再者，為避免
    干擾變數干擾問卷之有效性，心理學會設下關卡，藉由題目
    之過濾，淘汰不認真回答之消費者。除求答案精確、詢問是
    否符合需要之受訪者條件，最後有受訪意願與符合條件之受
    訪者，會進入主要問卷作答。且為避免消費者自行猜測問卷
    設計者意圖，致作出不客觀之答案，故挑選兩件競品，以排
    除社會期許(social desirability) 偏誤所造成之偏差（見
    本院卷一第365 至366 頁之原證34）。
  6.瓶身辨識度調查係以出示沒有任何字樣之瓶身包裝予消費者
    觀看，避免誘導消費者答案，繼而透過多層問題（參照原證
    35），評量受訪者對於該瓶身之認知度。除有比較之基準外
    ，亦也避免消費者猜測報告之意圖，反而作出不客觀之回答
    ，故調查加入兩個其他品牌之瓶身調查，選出普及率與原告
    較接近之主流專櫃品牌公司，且有瓶狀化妝品等屬性相近之
    產品者（參照原證18之第9、10頁）作為測試，分別是佳麗
    寶馥蘭皙兒美白系列(Blanchir Superior) 之潤白角質液、
    SKII基礎保養系列之亮采化妝水。受訪者會分別針對3 個瓶
    身產品回答是否能夠辨識，在分析結果時可將3 個產品之辨
    識度作相對應之比較。申言之：(1)不提示品類，僅出示瓶身
    包裝，詢問受訪者是否知悉為何種個人用品之瓶身。針對知
    道為臉部保養品之受訪者，詢問是何種品牌與是何種產品系
    列之瓶身。詢問過程不出示任何選項卡片，可正確回答為雪
    肌精者，代表對於該瓶身極為熟悉。(2)就無法正確回答品類
    之受訪者，增加說明此為「臉部保養品」，再次詢問是否知
    悉是何種品牌及是何種產品系列之瓶身。可正確回答為雪肌
    精者，代表對於瓶身亦相當熟悉，得不需要提示品牌選項，
    即可完整正確之回答。(3)倘受訪者均無法回答為雪肌精，則
    以出示品牌選項卡片，包含市場之主流產品計45個品牌（參
    照原證18之36至37頁附錄三），請受訪者選擇。倘受訪者選
    擇雪肌精者，代表受訪者可正確認知此瓶身來自原告，此瓶
    身對於此群受訪者，仍具高度的辨識度。職是，在上開之三
    層詢問，可正確回答為雪肌精者，合計為正確辨識的受訪者
    。故問卷之主要問題為三項：是否看過調查標的、是否知道
    品牌、從何得知，符合調查系爭申請註冊商標是否具識別性
    之目的。
  7.從調查報告結果顯示，在全體1,002 位受訪者，有高達75%
    之受訪者看過系爭商標之瓶身，顯示系爭申請註冊商標之立
    體形狀與顏色組合，在75% 之相關消費者留下深刻印象。而
    在全體1,002 位受訪者，系爭申請註冊商標之瓶身之整體辨
    識度為69% ，質言之：(1)51% 之受訪者在訪員不提示選項前
    ，可自行回答是雪肌精瓶身。(2)6%之受訪者在訪員提示品牌
    選項後，可正確回答是雪肌精瓶身。(3)12% 之受訪者得知為
    原告產品後，可答出為雪肌精瓶身。繼而詢問受訪者是從何
    處辨識為雪肌精品牌商品瓶身，88% 表示為瓶身顏色，35 %
    表示為瓶蓋顏色，44% 表示為瓶身形狀，、17% 表示為瓶身
    高度，17% 表示為稜角形狀。準此，足證有近70% 之相關消
    費者已將系爭商標之立體形狀與顏色組合與來自原告「雪肌
    精」產品間產生正確連結，能夠藉瓶身區辨特定品牌，不會
    誤認為其他品牌瓶身。
  8.參諸尼爾森公司進行之市場調查報告（見本院卷一第175 至
    225 頁之原證18之保養品瓶身包裝辨識度調查報告書）。相
    關消費者對於系爭申請註冊商標之立體形狀與藍、白、銀顏
    色組合之瓶身，其識別性高達69% ，相關消費者得據系爭申
    請註冊商標之立體形狀與藍、白、銀三色顏色組合辨識商品
    來源，其已取得後天識別性。尼爾森公司就系爭申請註冊商
    標之瓶身部分，不含文字部分，進行盲樣測試，並選擇價格
    相仿之兩樣競品進行比較。市場調查結果，未含文字或圖形
    之系爭申請註冊商標整體辨識度有69% ，其中不提示與提示
    品牌選項情況，有57% 可正確認知品牌。
  9.綜上所論，原告提出之市場調查報告，為經公正與專業公司
    之結果，本院審究其內容包含從事市場調查業務之期間、營
    業數量、調查報告之經驗、調查期間、調查方法、調查人員
    之素質、調查技巧、調查地區範圍、調查對象、抽樣方法、
    母體及樣本數、問卷種類、題目類型、題目區分、基本原則
    、結構安排、目標設計、因果關係等事項。職是，整體受訪
    者有69% 知道系爭申請商標註冊為雪肌精商品瓶身，甚至有
    51% 不須任何產品類別之提示，僅憑瓶身即可說出品牌全名
    ，高於競品佳麗寶為13% 、SKII為57% 。從調查公司之公信
    力、調查方式、問卷內容之設計、調查地區、樣本數、問卷
    內容之設計與表達方式、調查所得與結論之演繹推論關係，
    暨誤差與信賴水準之說明，均能客觀與符合邏輯呈現市場調
    查之結論。故市場調查報告足證相關消費者，依系爭申請註
    冊商標之立體形狀與顏色組合辨識商品來源。足證除「雪肌
    精」、「SEKKISEI」、「KOSE」等本有先天識別性外，系爭
    申請註冊商標之立體形狀與顏色組合，已取得後天識別性。
五、系爭申請註冊商標未違反聲明不在專用：
    按商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生
    疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用
    之聲明者，不得註冊，商標法第29條第3 項定有明文。被告
    雖抗辯稱系爭申請註冊商標包含不具識別性部分，且有致商
    標權範圍產生疑義之虞，而原告未於核駁審定前聲明不專用
    ，致有應不准註冊之事由云云（參照本院整理當事人爭執事
    項3 ）。然查
(一)系爭申請註冊商標之立體形狀與顏色組合有識別性：
    系爭申請註冊商標為立體形狀與顏色組合設計之特殊，相較
    於同業的包裝設計，多採用圓柱形、橢圓柱形、圓錐形、橢
    圓錐形之瓶身設計，未有如系爭商標之正、背面呈扁平狀、
    左右兩側呈橢圓弧狀、4 個150 度柱狀體設計，此為最大區
    別，系爭申請註冊商標與同業慣用之瓶身形狀有差異性。而
    同業雖有使用近似之藍色瓶身，然與系爭商標之白色瓶蓋鑲
    以銀色鏡面圈頂與深藍琉璃色之組合有別。至於原處分所舉
    之歐舒丹蠟菊，觀其瓶身均為慣用之圓形，瓶蓋顏色不等，
    正面有色菱形圖案設計，無論瓶身形狀、整體顏色或字體配
    置均不同。嬌蘭產品雖有各式瓶身，然未有何款產品相同於
    系爭註冊商標瓶身形狀，且其瓶蓋慣用金色，視覺效果與系
    爭商標不同。而雅芳產品僅部分係藍色系瓶身，自與系爭申
    請註冊商標不同。
(二)商標為整體不可分之識別標識：
  1.原告就系爭申請註冊商標之定位，是以表彰商品來源而長期
    行銷，同業則少以產品包裝作為表彰商品來源之用途，縱使
    系爭申請註冊商標取得註冊，僅要同業是以非表彰商品來源
    而使用藍色瓶身為產品包裝者，自得依據商標法第36條第1
    項第1 款普通使用之規定，不受系爭商標權之拘束。況商標
    為整體不可分之識別標識，具有普通知識經驗之相關消費者
    ，其於購買時施以普通之注意，對商標寓目印象係整體文字
    圖樣，而非商標各別割裂部分。商標是否有混淆誤認之近似
    ，應以整體觀察，故系爭申請註冊商標取得註冊，判斷兩商
    標是否成立近似性，應將文字、圖形、立體形狀及顏色組合
    一併考量，非謂同用藍色瓶身與銀白瓶蓋，即認屬近似商標
    （見本院卷二第24至30頁之原證45）。職是，系爭申請註冊
    商標之立體形狀與顏色組合，具有識別性，不致使商標權範
    圍產生疑義之虞，原告毋庸聲明該部分不在專用之列。
  2.系爭申請註冊商標之立體形狀與顏色組合，因長期廣泛使用
    而取得後天識別性，佳格公司以完全相同於系爭申請註冊商
    標之立體形狀與顏色組合之容器，促銷其「○○○○○」商
    品，藉以暗示其商品，有如為相關消費者知悉之系爭申請註
    冊商標商品之美白功能，係有攀附系爭商標商譽之顯失公平
    之嫌。可知系爭申請註冊商標之立體形狀與顏色組
    合，足以表彰來自原告具有美白功能之化妝品，該等商品包
    裝引起非相關事業之覬覦而意圖攀附之知名度。佳格公司未
    經同意而使用完全相同於系爭申請註冊商標之立體形狀與顏
    色組合之容器，原告自無容忍之義務而採取正當之措施維護
    權益。被告竟將原告正當之維權行動，誤解為藉系爭申請註
    冊商標意圖壟斷藍色產品包裝，即屬不當。
六、原處分不符行政自我拘束原則：
    按行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇，行政程序法
    第6 條定有明文。此為憲法第7 條所揭示之平等原則，要求
    行政機關對於事物本質上相同之事件作相同處理，乃形成行
    政自我拘束。平等原則亦導出禁止恣意原則，意指在行政領
    域內，行政機關於作成決定之際，僅能依事理之觀點為行為
    ，且其所作成之一切處置，均應與其所擬規制之實際狀態相
    當。所謂恣意者，係指任性、專斷毫無標準，且隨個人好惡
    之決定。即行政行為欠缺適當、充分事理之理由。禁止恣意
    原則，不僅禁止故意之恣意行為，復禁止任何客觀上違反憲
    法基本精神及事物本質行為。查立體商標為非傳統商標，現
    實市場交易中，難以完全捨棄文字及圖形商標而僅以立體商
    標行銷，相關消費者熟悉系爭申請註冊商標之聯合式，且系
    爭申請註冊商標瓶身之有高度知名度，無法僅以使用資料均
    有文字或圖樣商標為由，逕認該非傳統的立體或顏色商標無
    識別性。參諸現實市場交易，立體商標行銷時會與文字及圖
    形商標一同使用行銷。被告前所准許註冊之第1234979 號可
    口可樂瓶、第1461700 號MINUTE MAID 瓶、註冊第1159333
    號三得利角瓶三件（見本院卷二第269 至273 頁之原證55）
    ，雖均以後天識別性之規定取得註冊，然其實際行銷樣態亦
    與文字及圖形商標一同行銷。職是，原處分駁回系爭申請商
    標註冊之申請，不符行政自我拘束原則。
七、本判決結論：
(一)撤銷原處分與訴願決定：
    綜上所述，訴願決定與原處分認系爭申請註冊商標圖樣之瓶
    身立體形狀及顏色，係業界經常使用之包裝容器形狀及顏色
    ，指定使用於前揭商品，不具識別性，且有致商標權範圍產
    生疑義之虞，應聲明不專用，容有誤會。其認定系爭申請註
    冊商標違反現行商標法第29條第3 項規定，而作成不得註冊
    ，應予核駁之行政處分，其於法尚有未洽。訴願決定未加指
    摘而予維持，並僅以被告認定之相同因素，認定系爭申請註
    冊商標圖樣不具識別性部分應聲明不專用，而原告未為前述
    聲明，故駁回原告之訴願，即非妥適，而原處分及訴願決定
    就上開違誤處，均未見其表明之。職是，原告據此請求撤銷
    訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。
(二)被告有第一次判斷權：
    因系爭申請註冊商標是否有包含其他不具識別性之部分，原
    告應聲明不專用而未為之情事，或有無其他不應准予註冊之
    理由，仍待被告審查之，況被告是否應受先前行政處分之見
    解拘束，亦成為被告審酌系爭申請註冊商標是否准予註冊之
    重要因素，故本件未達本院可為特定行政處分內容。參諸憲
    法上權力分立原則，核准或核駁系爭申請註冊商標之註冊申
    請，應由被告先為第一次判斷，藉由行政之自我控制，作為
    司法審查前之先行程序。是本件事證未臻明確，有待發回審
    查，俟被告依本院上揭之法律見解，再為審查裁量，本院不
    得遽予為之。準此，原告請求被告應就系爭申請註冊商標之

　　　　　　　　　　智慧財產法院第一庭
　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　陳忠行
　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　李維心
  　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林洲富