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2015年2月4日 星期三

(專利歸屬)雙方公司進行技術合作時,關於原權利以及未來可能出現的權利,其權利人的歸屬,應在契約當中明確約定。簽約的對象也應注意。

A公司提供支援技術予B公司,約定支援技術之IP為A公司所有,但依據支援技術開發的新IP為B公司所有。
雙方簽約前由A公司構思、撰寫申請之專利,究竟屬於誰的專利,雙方當事人間發生了爭議,法院認為依約屬A公司之IP。



智慧財產法院103年度民專上字第24號民事判決(104.1.22)

「      (1)系爭合約約首記載:「本技術支援合約(以下簡稱「本
        合約」係於民國100 年9 月1 日由下列當事人簽署:」
        此即系爭合約之有效期。又第2 條約定:「技術支援及
        使用範圍」第1 項約定:「甲方(即被上訴人公司)同
        意提供如附件二所示之技術內容(以下稱「支援技術」
        ),供乙方(即上訴人)用於開發雷射關鍵技術及製造
        自動化雷射機台之用。」第3 條約定:「
        1.甲方(即被上訴人公司)為支援技術著作權、專利權
          、專門技術(Know-How)、營業秘密及其他智慧財產
          權之所有權人。
        2.甲方同意於本合約有效期間內授與乙方(即上訴人)
          專屬之使用權(合約期間外為非專屬授權),得使用
          甲方所提供支援技術之相關智慧財產權。乙方利用甲
          方支援技術所開發、修改、變更、刪減、改良、合併
          或與其他技術結合或一併使用所產生之一切智慧財產
          權,不論其得否申請專利或註冊,均應歸乙方所有,
          甲方應配合使乙方取得該些智慧財產權,並配合辦理
          相關智慧財產權之登記,雙方同意智慧財產權之權利
          、使用授權如下:
          (1) 甲方同意終身授權(非專屬授權)乙方甲方提供
              支援技術之相關智慧財產權,因甲方已於此專案
              規劃中獲得合理報酬。(本專案相關智慧財產權
              詳如附件二)
          (2) 除下列甲方所提供技術支援之相關智慧財產權之
              權利繼續屬於甲方外,其餘智慧財產權,包括但
              不侷限於著作權、專利權、專門技術(Know-How
              )、營業秘密皆歸乙方所有:
            A.所有甲方於合約有效期前擁有之著作權、專利權
              、專門技術(Know-How)、營業秘密及其他所有
              智慧財產。
            B.所有甲方於合約有效期前已申請但尚未核准之專
              利。
            C.甲方新招募員工所有於合約有效期前擁有之著作
              權、專利權、專門技術(Know-How)、營業秘密
              及其他所有智慧財產。
            除上列A 至C 項應屬甲方外,其餘應屬於乙方,並
            且甲方同意全力協助乙方完成並配合辦理相關智慧
            財產權之登記。」(原審卷第12、13、151 、152
            頁)
      (2)依上揭約定,被上訴人公司提供相關支援技術予上訴人
        開發雷射關鍵技術及製造自動化雷射機台,各該支援技
        術之智慧財產權本為被上訴人公司所有,上訴人依約得
        使用被上訴人公司之支援技術,以支援技術為基礎,其
        後「所開發、修改、變更、刪減、改良、合併或與其他
        技術結合或一併使用所產生之一切智慧財產權」,即上
        訴人因利用被上訴人公司之支援技術所生之智慧財產權
        始歸上訴人所有,被上訴人公司並協助配合辦理智慧財
        產權之登記。故被上訴人辯稱其乃「提供上訴人相關技
        術支援」,並非「交付移轉自己或第三人之技術予上訴
        人」等語,即屬可信。
    3.系爭專利之權利歸屬:
      (1)系爭合約之約首記載:「為提升乙方(即上訴人)先進
        工業雷射製程最佳化及關鍵技術之開發及自動化雷射機
        台之製造、促進雙方當事人間之合作、及創造產業優勢
        ,甲方(即被上訴人公司)同意與乙方共同合作有關雷
        射製程最佳化及關鍵技術開發之計畫,並同意提供相關
        技術支援。」而系爭專利係為改良習知雷射加工技術所
        產生之粉塵、因加工誤差而須行電性量測或視覺比對後
        修補再定位而有耗費製程時間等問題,系爭專利係一種
        雷射加工機台,包含腔體、雷射系統、至少一加工平台
        及至少一上運動平台。雷射系統設置於腔體內部下方,
        用以輸出一雷射光。且雷射光之行進方向與重力方向相
        反。加工平台設置於腔體內部上方,加工平台包含相對
        之吸附面及連接面。且吸附面位於連接面之下方。其中
        ,吸附面用以吸附加工件。上運動平台設置於腔體內部
        上方,對應連接於加工平台之連接面,用以運動加工平
        台(本院卷第115 、117 至118 頁之系爭專利說明書第
        1 、3 至4 頁【中文新型摘要】【先前技術】),堪認
        被上訴人辯稱系爭專利即為被上訴人公司依系爭合約所
        提供之支援技術等語,應堪採信。而系爭專利係於100
        年7 月13日向智慧財產局申請,乃於系爭合約有效期(
        同年9 月1 日)前已申請但尚未核准之專利,依被證9
        之系爭合約第3 條第2 項第(2) 款第B 目約定,本歸被
        上訴人公司所有,而非上訴人所得主張者。
      (2)縱認上訴人所稱雙方約定系爭合約自100 年7 月1 日起
        即生效云云為可採,然查:
         被上訴人李豪自同年3 月19日起構思系爭專利之技
          術內容,於同年4 月16日著手系爭專利之撰寫,於同
          年6 月16日將系爭專利之撰寫資料寄交廣流智權事務
          所,委請其協助規劃申請,廣流智權事務所乃於同年
          月27日提出專利檢索報告等情,此有被上訴人李俊豪
          與美商艾羅德克公司之往來電子郵件、系爭專利草稿
          資料、李豪與廣流智權事務所往來之電子郵件等可
          參(原審卷第63至150 頁之被證1 至8 )。是以系爭
          專利之技術內容於上訴人所指同年7 月1 日簽訂原證
          1 之合約前,已由被上訴人李俊豪創作完成並著手進
          行申請專利,顯屬被上訴人李俊豪所創作之雷射加工
          機台技術,斯時尚未授權予上訴人利用於開發雷射關
          鍵技術及製造自動化雷射機台之用,自無從以系爭專
          利為基礎進行任何開發或技術結合而產生智慧財產權
          。上訴人主張依系爭合約第3 第2 項第(2) 款本文約
          定,系爭專利之專利申請權為其所有云云,僅以系爭
          專利之申請日在同年7 月1 日之後,遽認此歸上訴人
          所有,而未舉證上訴人就系爭專利之技術有任何「開
          發、修改、變更、刪減、改良、合併或與其他技術結
          合或一併使用」之情事,洵無可取。」

「    4.系爭合約係由上訴人與被上訴人公司所簽署,基於債之相
      對性原則,無由拘束被上訴人李○豪,上訴人無從持原證
      1 或被證9 之合約對被上訴人李俊豪為任何權利主張,亦
      即被上訴人李○豪並無依系爭合約而負有任何給付義務。
      上訴人徒以被上訴人公司僅是紙上公司,實際簽約者為被
      上訴人李○豪為由,自屬無據。」
                                  

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