雙方簽約前由A公司構思、撰寫申請之專利,究竟屬於誰的專利,雙方當事人間發生了爭議,法院認為依約屬A公司之IP。
智慧財產法院103年度民專上字第24號民事判決(104.1.22)
「 (1)系爭合約約首記載:「本技術支援合約(以下簡稱「本
合約」係於民國100 年9 月1 日由下列當事人簽署:」 此即系爭合約之有效期。又第2 條約定:「技術支援及 使用範圍」第1 項約定:「甲方(即被上訴人公司)同 意提供如附件二所示之技術內容(以下稱「支援技術」 ),供乙方(即上訴人)用於開發雷射關鍵技術及製造 自動化雷射機台之用。」第3 條約定:「 1.甲方(即被上訴人公司)為支援技術著作權、專利權 、專門技術(Know-How)、營業秘密及其他智慧財產 權之所有權人。 2.甲方同意於本合約有效期間內授與乙方(即上訴人) 專屬之使用權(合約期間外為非專屬授權),得使用 甲方所提供支援技術之相關智慧財產權。乙方利用甲 方支援技術所開發、修改、變更、刪減、改良、合併 或與其他技術結合或一併使用所產生之一切智慧財產 權,不論其得否申請專利或註冊,均應歸乙方所有, 甲方應配合使乙方取得該些智慧財產權,並配合辦理 相關智慧財產權之登記,雙方同意智慧財產權之權利 、使用授權如下: (1) 甲方同意終身授權(非專屬授權)乙方甲方提供 支援技術之相關智慧財產權,因甲方已於此專案 規劃中獲得合理報酬。(本專案相關智慧財產權 詳如附件二) (2) 除下列甲方所提供技術支援之相關智慧財產權之 權利繼續屬於甲方外,其餘智慧財產權,包括但 不侷限於著作權、專利權、專門技術(Know-How )、營業秘密皆歸乙方所有: A.所有甲方於合約有效期前擁有之著作權、專利權 、專門技術(Know-How)、營業秘密及其他所有 智慧財產。 B.所有甲方於合約有效期前已申請但尚未核准之專 利。 C.甲方新招募員工所有於合約有效期前擁有之著作 權、專利權、專門技術(Know-How)、營業秘密 及其他所有智慧財產。 除上列A 至C 項應屬甲方外,其餘應屬於乙方,並 且甲方同意全力協助乙方完成並配合辦理相關智慧 財產權之登記。」(原審卷第12、13、151 、152 頁) (2)依上揭約定,被上訴人公司提供相關支援技術予上訴人 開發雷射關鍵技術及製造自動化雷射機台,各該支援技 術之智慧財產權本為被上訴人公司所有,上訴人依約得 使用被上訴人公司之支援技術,以支援技術為基礎,其 後「所開發、修改、變更、刪減、改良、合併或與其他 技術結合或一併使用所產生之一切智慧財產權」,即上 訴人因利用被上訴人公司之支援技術所生之智慧財產權 始歸上訴人所有,被上訴人公司並協助配合辦理智慧財 產權之登記。故被上訴人辯稱其乃「提供上訴人相關技 術支援」,並非「交付移轉自己或第三人之技術予上訴 人」等語,即屬可信。 3.系爭專利之權利歸屬: (1)系爭合約之約首記載:「為提升乙方(即上訴人)先進 工業雷射製程最佳化及關鍵技術之開發及自動化雷射機 台之製造、促進雙方當事人間之合作、及創造產業優勢 ,甲方(即被上訴人公司)同意與乙方共同合作有關雷 射製程最佳化及關鍵技術開發之計畫,並同意提供相關 技術支援。」而系爭專利係為改良習知雷射加工技術所 產生之粉塵、因加工誤差而須行電性量測或視覺比對後 修補再定位而有耗費製程時間等問題,系爭專利係一種 雷射加工機台,包含腔體、雷射系統、至少一加工平台 及至少一上運動平台。雷射系統設置於腔體內部下方, 用以輸出一雷射光。且雷射光之行進方向與重力方向相 反。加工平台設置於腔體內部上方,加工平台包含相對 之吸附面及連接面。且吸附面位於連接面之下方。其中 ,吸附面用以吸附加工件。上運動平台設置於腔體內部 上方,對應連接於加工平台之連接面,用以運動加工平 台(本院卷第115 、117 至118 頁之系爭專利說明書第 1 、3 至4 頁【中文新型摘要】【先前技術】),堪認 被上訴人辯稱系爭專利即為被上訴人公司依系爭合約所 提供之支援技術等語,應堪採信。而系爭專利係於100 年7 月13日向智慧財產局申請,乃於系爭合約有效期( 同年9 月1 日)前已申請但尚未核准之專利,依被證9 之系爭合約第3 條第2 項第(2) 款第B 目約定,本歸被 上訴人公司所有,而非上訴人所得主張者。 (2)縱認上訴人所稱雙方約定系爭合約自100 年7 月1 日起 即生效云云為可採,然查: 被上訴人李○豪自同年3 月19日起構思系爭專利之技 術內容,於同年4 月16日著手系爭專利之撰寫,於同 年6 月16日將系爭專利之撰寫資料寄交廣流智權事務 所,委請其協助規劃申請,廣流智權事務所乃於同年 月27日提出專利檢索報告等情,此有被上訴人李俊豪 與美商艾羅德克公司之往來電子郵件、系爭專利草稿 資料、李○豪與廣流智權事務所往來之電子郵件等可 參(原審卷第63至150 頁之被證1 至8 )。是以系爭 專利之技術內容於上訴人所指同年7 月1 日簽訂原證 1 之合約前,已由被上訴人李俊豪創作完成並著手進 行申請專利,顯屬被上訴人李俊豪所創作之雷射加工 機台技術,斯時尚未授權予上訴人利用於開發雷射關 鍵技術及製造自動化雷射機台之用,自無從以系爭專 利為基礎進行任何開發或技術結合而產生智慧財產權 。上訴人主張依系爭合約第3 第2 項第(2) 款本文約 定,系爭專利之專利申請權為其所有云云,僅以系爭 專利之申請日在同年7 月1 日之後,遽認此歸上訴人 所有,而未舉證上訴人就系爭專利之技術有任何「開 發、修改、變更、刪減、改良、合併或與其他技術結
合或一併使用」之情事,洵無可取。」
「 4.系爭合約係由上訴人與被上訴人公司所簽署,基於債之相
對性原則,無由拘束被上訴人李○豪,上訴人無從持原證 1 或被證9 之合約對被上訴人李俊豪為任何權利主張,亦 即被上訴人李○豪並無依系爭合約而負有任何給付義務。 上訴人徒以被上訴人公司僅是紙上公司,實際簽約者為被
上訴人李○豪為由,自屬無據。」
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