A公司在訴訟上提出實驗工作記錄簿，先位請求確認專利權屬於A公司，被位請求確認B公司對專利權之權利不存在。
法院將A公司提出之實驗記錄簿與申請專利範圍逐項比對後發現，二者並未實質相同，認為A公司無法證明該專利為其所發明。而B公司也無法提出發明歷程的說明，故法院認為該專利亦不屬於B公司。
智慧財產法院民事判決102年度民專上字第9號（103.5.15）
「 次查本件專利權歸屬之爭執，應就上訴人所提證據所顯示
的創作內容與系爭專利權範圍是否實質相同加以判斷。所謂
實質相同，於發明或新型專利，指系爭專利申請專利範圍中
所載之技術與證據所揭露之技術無實質差異，只要系爭專利
申請專利範圍中所載之技術未逸脫證據之創作構思、技術手
段及功效即足，兩者之文字及圖式形式不必相同。因此，判
斷系爭專利權是否為上訴人所有，應就系爭專利之申請專利
範圍與上訴人實驗工作紀錄簿所顯示之相關創作內容作比較
。
(三)又查系爭專利經核准之申請專利範圍共21項，申請專利之發
明包括「一種用於基因轉形之勝任細胞液」（第1 至8 項）
、「一種用於DH5 α大腸桿菌勝任細胞之轉形緩衝液」（第
9 至12項）、「一種用於DH5 α大腸桿菌勝任細胞之基因轉
形試劑」（第13至20項）及「一種大腸桿菌基因轉形方法」
（第21項），其共同之技術特徵在於轉形液中二甲亞
（
DMSO）之比例為10%~15% 。上訴人雖主張系爭專利各請求項
之「大腸桿菌勝任細胞」、「細胞培養基」、「待轉型基因
」、「抗凍劑」、「無須熱休克」等均為習知技藝，其技術
特徵僅在於DMSO之配方及其比例，已揭示於上訴人之實驗紀
錄簿云云，惟判斷系爭專利之申請專利範圍與證據所顯示之
創作是否實質相同，仍應就申請專利範圍之整體技術內容加
以比對，而非僅就部分技術特徵加以比對。茲將系爭專利請
求項1 與上訴人實驗工作紀錄簿之比較分析系爭專利之請求
項1 ，可拆解出以下技術特徵：
1.特徵編號1-1：一種用於基因轉形之勝任細胞液，包括：
2.特徵編號1-2：DH5α大腸桿菌勝任細胞；
3.特徵編號1-3 ：一細胞培養基，係選自於由SOC 、SOB 及
LB培養基所構成之群組之一細胞培養基，以維持該DH5 α
大腸桿菌勝任細胞轉形前後之菌株生長；
4.特徵編號1-4 ：一待轉形基因，其藉由至少一載體而被植
入該DH5 α大腸桿菌勝任細胞內以形成一轉形株；
5.特徵編號1-5 ：10%~15% 之DMSO；
6.特徵編號1-6 ：一生理緩衝液，係選自於由Pipies緩衝液
、Tris緩衝液及PBS 緩衝液所構成之群組之一緩衝液；
7.特徵編號1-7 ：至少一抗凍劑；以及
8.特徵編號1-8 ：一二價金屬鹽溶液；
9.特徵編號1-9 ：其中，該勝任細胞液使該轉形株無須熱休
克便能維持1.3x10的 7 至9 次方之轉形效率力價。
上述10%~15% 之DMSO，未指明為重量百分比或體積百分比，
亦未載明該比例之計量基準，而參酌說明書第11頁第1 段第
3 行記載：「該DMSO比例佔轉形緩衝液重量百分比10%~15%
，尤其以12% 為佳。」，所述比例似應為重量百分比，惟此
重量百分比並無法由系爭專利說明書表2 之配方獲得支持。
被上訴人雖於本院103 年2 月12日行準備程序時稱：「我們
真正在使用時是上面這些使用量即說明書表2 ，加在一起是
6.7ml ，再用DMSO的0.7 去除以6.7 換算出來的，換算出來
是百分之14點多」（正確應為10.4% ）（見本院卷一第329
頁），所為證詞符合申請專利範圍所界定之10%~15% ，故所
述DMSO之比例應為「體積百分比」而非「重量百分比」（系
爭專利說明書上揭段落文字顯有誤記）。另被上訴人稱：「
我們在使用表2 的配方時，是將這些溶液與細胞做混合，因
為每次培養完後的細胞，其溶液殘留量的狀況不一致，所以
全部混合加水至10ml，而在每次計算配方濃度時，我們只能
以表2 裡面的配方來計算。」（見本院卷一第329 頁背面）
。可知10%~15% DMSO體積百分比之計算基準為表2 轉形緩衝
液之配方，亦即由pipes 緩衝液、RbCl、MgCl2 、glycerol
、polyethylene glycol 及DMSO之體積總合為計算基準（比
對表見附表二）。
(四)雖上訴人所提之實驗紀錄內容可認與系爭專利有關，且其中
與系爭專利於轉形過程中使用10% ~15%之DMSO之技術特徵有
關者，應為上訴人所稱之A8配方，惟根據上訴人提供之證據
顯示，A8整體組成記載於2 處，分別為簿號003 第30頁（見
本院卷一第108 頁）及簿號13第15頁（見本院卷一第110 頁
）。於簿號003 第30頁中，A8配方係由MgCl2(1M ) 5ml、
RbCl (1M) 10ml、PEG 30% 5ml 、DMSO 3.5ml、dd H2O 26.
5ml 所組成，其體積合計為50ml，惟此A8配方之組成與系爭
專利之表2 所示之轉形緩衝液之組成應不相同，不僅在使用
量上不同，亦缺少Pipes 緩衝液及50% Glycerol兩種成分，
至於簿號13第15頁所記載之A8，係由A 1ml，B 2ml ，C 1ml
，D 1ml ，50% glycerol 1ml、DMSO 0.7ml、遮蔽成分0.4
ml、H2O 2.9ml 所組成，將其與系爭專利表2 配方比較，僅
50% glycerol 1ml及DMSO 0.7ml相同，至於A 、B 、C 及D
成分，被上訴人表示不知其成分為何，而上訴人亦無法提出
證據足以證明系爭專利之發明人官振群知悉A 、B 、C 及D
成分即為pipes 緩衝液、RbCl、MgCl2 及30%PEG，至另一種
成分Trehalose （見102 年11月18日民事準備三狀附件附表
6 第3 頁) ，雖上訴人稱「該項目僅為增加勝任細胞轉型緩
衝液之保存期限，與系爭專利特徵係為達成免除勝任細胞熱
休克及加速轉型效率無關，故芮寶公司在專利申請書中並未
揭露」云云，惟查該成分依簿號012 第37頁（見本院卷一第
109 頁）花薇妮之實驗結果之推論：「A8配方中有加7%DMSO
、遮蔽成分及5% glycerol 較佳」，可知該遮蔽成分並非如
上訴人所云對勝任細胞轉形效率無影響的成分，故難謂上訴
人之實驗工作紀錄簿已揭示系爭專利請求項1 之內容。」
「依據
系爭專利說明書第13頁記載「如表2 所示，本發明不同於習
知轉形方法之特點，係在該勝任細胞轉形以前，進一步加入
預先溶解之DMSO，其中，該DMSO比例佔轉形緩衝液重量百分
比10%~15% ，尤其以12% 為佳。在勝任細胞清洗緩衝液中加
入DMSO，可使勝任細胞在低溫下，無須經過熱休克(non －
heatshock)處理，並達到5x10的6 次方轉形菌落數／微克質
體DNA 或更高之轉形效率。」，可知被上訴人就系爭專利所
請發明之技術特徵應經實驗驗證，且被上訴人亦自承本發明
需要做實驗（見本院卷一第329 頁），故被上訴人應提出發
明歷程以證明系爭專利確實存在於被上訴人。惟本院請被上
訴人提出發明歷程時，被上訴人辯稱因為公司搬家且專利事
務所也搬家，所有資料都無法尋得，因此無法提供發明資料
等語云云，然查以現今資訊科技之發達，實無法想像倘被上
訴人確實有進行實驗，何以無法提出任何資料或各項證據以
證明其確實經過實驗，且本件係與配方及方法有關之專利，
必須要經過實驗始能得出研發成果，被上訴人卻無法提供任
何發明歷程之資料以供審酌，則系爭專利申請權或專利權是
否存在於被上訴人，確實有疑。而掛名系爭專利發明人之一
且為本件訴訟代理人即被上訴人公司副總經理之官振群於本
院審理曾以證人身分證稱：「芮寶生醫股份有限公司前身叫
真得公司，在真得公司快結束前就已經開始在做了，實際上
時間點是在那個時候，那時資料我們就無法取得了，員工無
法進去，那時我們跟股東的關係發生問題，公司無預警就鎖
起來了，所以後來成立芮寶生醫股份有限公司後，憑著過去
相關實驗的數據資料及引用的文獻在哪裡，資料都是公開的
，到了芮寶生醫股份有限公司後已經有了基礎就去申請專利
，最起始的時間點是在真得那裡就開始。」（見本院卷一第
289 頁），且被上訴人公司成立於95年2 月（見原審卷第38
頁），系爭專利則係於95年10月即提出申請，然被上訴人卻
無法提供被上訴人公司在95 年 成立前後之實驗室照片，則
被上訴人在提出系爭專利申請前有無依據其實際從事之實驗
所得結果撰寫說明書，不無疑義，而此由說明書第15頁表4
「本發明勝任細胞基因轉形法與傳統轉形法對轉形效率之影
響」，對於本發明competent cell轉形效率無法記載正確之
轉形效率數值，僅能記載數值範圍過於廣泛之「1.3x10的7
至9 次方」，可見一斑。另官振群在回答協助本件審理之技
術審查官詢問系爭專利申請專利範圍之主要技術特徵「10~
15﹪DMSO」所憑為何時稱：「我們真正在使用時是上面這些
使用量即說明書表2 ，加在一起是6.7ml ，再用DMSO的0.7
去除以6.7 換算出來的，換算出來是百分之14點多。」；及
「要做實驗，在做實驗的過程中，我們會調整說明書表2 裡
面各個不同成份的使用量，然後去計算轉形的效率，以最好
的轉形效率做為我們最後的使用量。」，惟上述說法對照系
爭專利說明書之表2 及表4 ，其表4 中並未能記載實際轉形
效率之數值，更遑論依最好的轉形效率得出表2 成份的使用
量，進而決定系爭專利之技術特徵：「該DMSO比例佔轉形緩
衝液重量百分比10%~ 15%」。此外，說明書實施例通常為實
施方式之最佳結果，官振群稱：「因為在做DMSO實驗的過程
中，會測試許多不同的濃度，最好的濃度會寫在說明書裡，
但一般的實驗範例都是在範圍中的其中一項，至於記載為百
分之10~15 是根據我們做實驗的結果。」，則依據系爭專利
說明書之記載，表2 配方中DMSO之使用量應為系爭專利實施
方式之最佳結果，該使用量依被上訴人所承之計算方式，其
比例為10.4% ，其與系爭專利所述最佳範圍「尤其以12% 為
佳」已有差距，實無法認為系爭專利之技術特徵係經官振群
等之研發活動所獲致的結果。再者，被上訴人亦自承勝任細
胞製備流程中所使用「TB buffer （轉形緩衝液）之組成」
、「Glycerol」、「DMSO」、「H2O 」、「MgCl2 」等成分
，早已於系爭專利發明前即已發表於文獻，而屬習知技藝（
見本院卷一第311 、312 頁），官振群甚至稱：「（本件）
是習知的組合，我本來以為是不會准的。」，顯見上訴人主
張系爭專利申請權及專利權並不存在於被上訴人，非不可採
。」
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