智慧財產法院109年度民商訴字第12號民事判決(2020.10.20)
原 告 凹凸廣告攝影有限公司
被 告 奧多廣告股份有限公司
主 文
原告之訴駁回。
三、雙方不爭執的事實：
（一）原告為系爭商標之商標權人，系爭商標於97年4 月16日經核准註冊，其指定使用於商品或服務類別及專用期限均如附圖一所示。
（二）被告奧多公司於107年3、4 月間，在臺中市威秀戲院有使用如原證4、7、8、13影前廣告、如原證5、14之Google網頁顯示名稱、如原證6 被告奧多公司官方網站網頁名稱、如原證10之招牌名稱（詳如附圖二所示）。
（三）原告於107年5月10日委由事務所寄發如原證11之存證信函予被告奧多公司，經被告奧多公司於107年5月18日以原證12函覆在案。
（四）原告以被告林O生違反商標法提起之刑事告訴，經臺灣臺北地方檢察署檢察官作成108年度偵字第16659號不起訴處分，原告不服提起再議，經臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署108年度上聲議字第474號駁回再議，原告嗣提起交付審判，業經臺灣臺北地方法院108年度聲判字第341號駁回聲請在案。
四、本件爭點如下：
（一）被告奧多公司是否有將「OTTO」字樣做為商標使用？...
五、本院判斷如下：
（一）被告於影前廣告、Google網頁、官方網站及公司招牌使用或出現「OTTO」字樣之行為，非屬商標使用，並不受系爭商標權之拘束：
1.按商標之使用，指為行銷之目的，而將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告，並足以使相關消費者認識其為商標；而以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同，商標法第5條第1項第4款、第2項定有明文。是以商標法第5 條所定之商標使用，可歸納有三要件：⑴使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用；⑵需有標示商標之積極行為；⑶需足以使相關消費者認識其為商標。而所稱「需足以使相關消費者認識其為商標」，意指不論該條第1項或第2項之情形，客觀上均足以使相關消費者認識其為商標，始具有商標之識別功能，達到商標使用之目的。
2.次按商標法第36條第1項第1款規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。」，此即為「描述性合理使用」，意指第三人以他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等，此種方式之使用，並非利用他人商標指示商品或服務來源之功能，純粹作為第三人商品或服務本身之說明，商標權人取得之權利，係排除第三人將其商標作為第三人指示自己商品或服務來源之使用，則第三人所為之使用既非用以指示來源，即非屬商標權效力拘束範圍。
至於實際上判斷是否作為商標使用，自應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨使用目的是否具有影射或攀附他人商譽之意圖等相關證據綜合判斷。如行為人於交易服務過程中，以行銷為目的將他人商標用以辨識商品之來源，即屬商標使用，反之，如僅係將他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等用途，而非利用他人商標指示商品或服務之來源，即非屬商標之使用，尚非一經標示於網站、招牌或出現於網頁搜尋結果、廣告內容上，即當然構成商標之使用。
3.原告主張被告奧多公司有使用系爭商標之行為，無非係以其分別於影前廣告、官方網站及招牌均使用或標示「OTTO」字樣，及於Google搜尋網頁結果，被告奧多公司中文名稱前出現與系爭商標完全相同「OTTO」文字（參附圖二所示使用方式）等等，然查：
⑴被告奧多公司自87年成立起開始使用「OTTO」作為公司之英文拼音名稱，此有被告所提公司信箱截圖影本、被告與Family Station Inc .公司簽署之契約影本、英文收據及發票影本、被告公司電腦螢幕截圖、被告奧多公司員工洪O甸的名片上方印有「奧多廣告股份有限公司OTTO ADVERTISING CO.,LTD」文字、被告使用「www.ottoad.com.tw」網域查詢資料及業務簡介影本為證，且為原告所不爭執，堪認屬實。
又以英文「OTTO」作為公司名稱者，除了被告之外，國內尚有多家公司，亦有經濟部商業司商工登記公示資料可參，可見使用「OTTO」文字當作公司名稱者，並非僅被告奧多公司，實非屬罕見之名稱。
⑵被告奧多公司前曾委請賴芙鮑爾公司設計影前廣告之形象影片，依該影片內容雖顯示上方為「OTTO」及下方為「ADVERTISING」金色立體文字（如附圖二第1頁），其中上方「OTTO」文字雖與系爭商標之外文「OTTO」相同。
⑵被告奧多公司前曾委請賴芙鮑爾公司設計影前廣告之形象影片，依該影片內容雖顯示上方為「OTTO」及下方為「ADVERTISING」金色立體文字（如附圖二第1頁），其中上方「OTTO」文字雖與系爭商標之外文「OTTO」相同。
惟從該形象影片從頭至尾播放觀之，初始畫面顯示上方為「OTTO」立體文字、下方為「ADVERTISING 」立體文字之畫面出現後，同影片6至8秒間之畫面則出現為「BEST」、「奧多廣告影前廣告、有最佳的影音媒介」，於影片12秒至19秒均為被告奧多公司包括影音媒介、全台分布據點、圖樣等平台之宣傳，於23秒再度出現上述顯示「OTTO」立體文字、下方為「ADVERTISING 」之立體文字，並於25至29秒之持續4 秒時間，顯示「我的平台‧你的商機」、「奧多廣告影前托播」及聯絡電話等情，有該影前廣告之內容截圖照片可稽，此經本院調取上開不起訴處分卷宗核閱無誤。
由此可見，被告奧多公司委託製作影前廣告形象影片之目的，實係在推銷被告奧多公司本身即自己之知名度，亦即被告奧多公司在影前廣告中使用「OTTO」文字，係以該外文用來描述被告奧多公司之英文名稱為「OTTO ADVERTISING」，並非積極標示系爭商標之行為；再從影前廣告之整體設計畫面並非僅單純顯示「OTTO」立體文字，而係搭配下方「ADVERTISING 」立體文字，雖上方「OTTO」文字有較下方「ADVERTISING 」文字大，然觀諸該立體造型之上下組合文字既未特別將「OTTO」單獨呈現，且緊接該畫面之後隨即出現「奧多廣告影前廣告、有最佳的影音媒介」等文字，已足供觀看之消費者得以藉此認識該「OTTO」係指示被告奧多公司，消費者亦僅會將該「OTTO」文字理解成被告奧多公司之英文名稱，而非商品或服務來源之標示，並無使消費者於辨識商品或服務來源時，有影射或攀附原告公司商譽之意圖，自難認屬原告所主張之商標使用。
⑶被告奧多公司雖有於其官方網站及招牌上標示有「OTTO」文字，然被告奧多公司之英文名稱既為「OTTO ADVERTISING CO.,LTD」，則被告奧多公司於其官網上顯示「OTTO ADVERTISING CO.,LTD」或「About otto」字樣，或於公司招牌上標示「OTTO ADVERTISING CO.,LTD」字樣，依一般商業慣例可知，該「OTTO」文字乃用以描述被告奧多公司之外文名稱，此種文字記載方式，既僅係單純在官方網頁或招牌上顯示公司外文名稱，且參以被告奧多公司無論於其官方網站或招牌上，均有同時標明中文「奧多廣告」等字樣，一般消費者見上開使用方式，應僅會以「OTTO」字樣為被告奧多公司之外文名稱，並不會感受到「OTTO」字樣是作為商標使用，尚難以被告奧多公司之外文名稱中有「OTTO」字樣，即遽認為被告奧多公司係將「OTTO」作為商標使用。
⑷至原告主張於Google搜尋被告奧多公司時，會出現與系爭商標完全相同之「OTTO」文字。然而，觀諸該搜尋結果均為「OTTO- 奧多廣告」，並非單獨呈現「OTTO」字樣，實與前揭該「OTTO」文字係用以描述被告奧多公司之外文名稱，並無不同，亦難認係商標之使用。
（二）被告使用「OTTO」字樣與系爭商標縱然構成近似，然既非屬商標使用，且無致相關消費者混淆誤認之虞，並未侵害原告系爭商標權：
原告主張被告奧多公司使用與系爭商標「OTTO」相同之字樣，且兩家公司均從事廣告服務業，顯有致相關消費者混淆誤認之虞等等，惟查：
1.商標法第68條第3 款規定：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」。然而侵害商標權，既係以「使用」商標之行為為規範對象，自應符合商標使用之定義而構成商標使用行為，始有侵害他人商標權可言。
本件被告奧多公司係以該「OTTO」文字用以描述其公司之外文名稱，並非屬商標使用，業如前述，則原告主張被告奧多公司使用「OTTO」字樣與系爭商標構成近似，有致相關消費者混淆誤認之虞，而侵害系爭商標權，已屬無據。
2.又所謂商標有致相關消費者「混淆誤認之虞」，係指商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言，亦即商標予消費者之印象可能致使相關消費者混淆而誤認來自不同來源之商品或服務以為來自同一來源，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。而依曾擔任原告公司廣告模特兒之證人蔡○○雖於本院證述：伊看到被告奧多公司之招牌上「OTTO」，還以為是伊朋友的原告公司等語，然證人蔡○○亦證述：招牌上「OTTO」後面有寫被告奧多公司名稱，如果用系爭商標全部的圖，包含「凹凸」中文字和圖形設計部分去比對的話，當然會覺得系爭商標與被告奧多公司之招牌不一樣等語，參以證人蔡○○既曾為原告公司之廣告模特兒，對於原告公司名稱當較一般人熟悉，自難僅憑證人蔡○○個人覺得會誤認被告奧多公司招牌上「OTTO」係表彰原告之意，即遽認已致相關消費者有混淆誤認之虞。
3.況參酌證人即賴芙鮑爾公司員工林○○於刑事案件偵查中證稱：當時不知道「OTTO」為原告註冊之系爭商標，被告奧多公司之知名度較大等語、證人即賴芙鮑爾公司員工常○○亦於該案偵查中證述：伊不知道有原告公司，廣告上的「OTTO」不是拿來當商標等語。則依賴芙鮑爾公司從事廣告服務業、主要負責設計製作影前廣告影片之人員，衡情應屬該製作過程最能查知影片狀況之人，然渠等均證稱不知道原告公司，自難認有原告所指已造成相關消費者混淆誤認被告奧多公司為原告之情事。...
（四）原告依商標法第36條第1項第3款但書請求被告附加適當之區別標示，並無理由：
1.按「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示」，商標法第36條第1項第3款定有明文。
⑶被告奧多公司雖有於其官方網站及招牌上標示有「OTTO」文字，然被告奧多公司之英文名稱既為「OTTO ADVERTISING CO.,LTD」，則被告奧多公司於其官網上顯示「OTTO ADVERTISING CO.,LTD」或「About otto」字樣，或於公司招牌上標示「OTTO ADVERTISING CO.,LTD」字樣，依一般商業慣例可知，該「OTTO」文字乃用以描述被告奧多公司之外文名稱，此種文字記載方式，既僅係單純在官方網頁或招牌上顯示公司外文名稱，且參以被告奧多公司無論於其官方網站或招牌上，均有同時標明中文「奧多廣告」等字樣，一般消費者見上開使用方式，應僅會以「OTTO」字樣為被告奧多公司之外文名稱，並不會感受到「OTTO」字樣是作為商標使用，尚難以被告奧多公司之外文名稱中有「OTTO」字樣，即遽認為被告奧多公司係將「OTTO」作為商標使用。
⑷至原告主張於Google搜尋被告奧多公司時，會出現與系爭商標完全相同之「OTTO」文字。然而，觀諸該搜尋結果均為「OTTO- 奧多廣告」，並非單獨呈現「OTTO」字樣，實與前揭該「OTTO」文字係用以描述被告奧多公司之外文名稱，並無不同，亦難認係商標之使用。
（二）被告使用「OTTO」字樣與系爭商標縱然構成近似，然既非屬商標使用，且無致相關消費者混淆誤認之虞，並未侵害原告系爭商標權：
原告主張被告奧多公司使用與系爭商標「OTTO」相同之字樣，且兩家公司均從事廣告服務業，顯有致相關消費者混淆誤認之虞等等，惟查：
1.商標法第68條第3 款規定：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」。然而侵害商標權，既係以「使用」商標之行為為規範對象，自應符合商標使用之定義而構成商標使用行為，始有侵害他人商標權可言。
本件被告奧多公司係以該「OTTO」文字用以描述其公司之外文名稱，並非屬商標使用，業如前述，則原告主張被告奧多公司使用「OTTO」字樣與系爭商標構成近似，有致相關消費者混淆誤認之虞，而侵害系爭商標權，已屬無據。
2.又所謂商標有致相關消費者「混淆誤認之虞」，係指商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言，亦即商標予消費者之印象可能致使相關消費者混淆而誤認來自不同來源之商品或服務以為來自同一來源，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。而依曾擔任原告公司廣告模特兒之證人蔡○○雖於本院證述：伊看到被告奧多公司之招牌上「OTTO」，還以為是伊朋友的原告公司等語，然證人蔡○○亦證述：招牌上「OTTO」後面有寫被告奧多公司名稱，如果用系爭商標全部的圖，包含「凹凸」中文字和圖形設計部分去比對的話，當然會覺得系爭商標與被告奧多公司之招牌不一樣等語，參以證人蔡○○既曾為原告公司之廣告模特兒，對於原告公司名稱當較一般人熟悉，自難僅憑證人蔡○○個人覺得會誤認被告奧多公司招牌上「OTTO」係表彰原告之意，即遽認已致相關消費者有混淆誤認之虞。
3.況參酌證人即賴芙鮑爾公司員工林○○於刑事案件偵查中證稱：當時不知道「OTTO」為原告註冊之系爭商標，被告奧多公司之知名度較大等語、證人即賴芙鮑爾公司員工常○○亦於該案偵查中證述：伊不知道有原告公司，廣告上的「OTTO」不是拿來當商標等語。則依賴芙鮑爾公司從事廣告服務業、主要負責設計製作影前廣告影片之人員，衡情應屬該製作過程最能查知影片狀況之人，然渠等均證稱不知道原告公司，自難認有原告所指已造成相關消費者混淆誤認被告奧多公司為原告之情事。...
（四）原告依商標法第36條第1項第3款但書請求被告附加適當之區別標示，並無理由：
1.按「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示」，商標法第36條第1項第3款定有明文。
此即「善意先使用」之抗辯，該但書雖有商標權人得要求善意先使用商標之人應附加適當區別標示之規定，然上開規定本係以「商標使用」為前提要件，因本院認為被告奧多公司使用「OTTO」字樣係用以描述其公司外文名稱，非屬商標使用，已如前述，故原告依上開但書規定，請求被告於其原使用之網頁或其他任何表徵商標之行為時，應於「OTTO」字樣下方以同一比例同一版面附加與系爭商標均無任何關係之文字，即屬無據。
2.況且，觀諸原告所舉被告如附圖二所示使用「OTTO」字樣方式，均有同時標示「奧多廣告」或「OTTO ADVERTISING CO., LTD」等字樣，並無單獨使用「OTTO」文字，應不致於使相關消費者混淆誤認，自無再依商標法第36條第1 項第3 款但書規定，再要求被告附加適當之區別標示之必要。
智慧財產法院第三庭
法 官 吳俊龍
沒有留言:
張貼留言