(商標 商品服務類似)最高法院認為，據爭商標重在「智能控制電器用品」，而系爭商標用於「網路購物」及「電器用品零售批發」，兩造商品服務可能存有類似關係。

最高行政法院109年度上字第512號判決(2021.7.8)

上　訴　人　法商上維行動股份有限公司（「SOMFY」）
 
被 上訴 人　經濟部智慧財產局

參　加　人　蔡O哲（「simFY」in 35類）                                

上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國109年2月12日智慧財產法院108年度行商訴字第84號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

　　主  文
原判決廢棄，發回智慧財產及商業法院。

　　理  由

一、事實概要：

參加人於民國106年6月2日以「simFY」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第35類之「廣告宣傳；代理進出口服務；工商管理協助；拍賣；為工商企業籌備商展服務；網路購物；衣服零售批發；婦嬰用品零售批發；電器用品零售批發；化粧品零售批發；文教用品零售批發」服務，向被上訴人申請註冊，經被上訴人審查，核准列為註冊第1881381號商標（下稱系爭商標）。

嗣上訴人認系爭商標近似於其類似商品或服務之註冊第1218608號「SOMFY」（下稱據爭商標1）、第1763393號「sOmfy」等商標（下稱據爭商標2，與據爭商標1下合稱據爭商標），有致相關消費者混淆誤認之虞，而有核准時即現行商標法（105年11月30日公布，同年12月15日施行）第30條第1項第10款本文規定不准註冊之事由，對之提起異議。經被上訴人審查，以108年1月3日中臺異字第G01070101號商標異議審定書為異議不成立處分（下稱原處分）。

上訴人循序提起行政訴訟，訴請撤銷訴願決定及原處分、被上訴人應作成系爭商標註冊應予撤銷之處分。經智慧財產法院(110年7月1日更名為智慧財產及商業法院，下稱原審法院)108年度行商訴字第84號行政判決（下稱原判決）駁回其訴後，提起本件上訴。
 
三、原判決駁回上訴人之訴，係略以：

㈠據爭商標1係著重於電器用品之「智能控制能力」設備，而非電器用品本身。依社會通念，購買據爭商標1指定使用商品之前述零組件、附屬設備之通路及消費者，與購買獨立運作主設備成品之電器用品通路及消費者，兩者顯然有別：前者多為建築商、製造商、設備商等業者廠商購買，並鮮少於一般網路購物平臺供不特定多數人瀏覽選購，後者則多以一般民眾為終端消費者，且通常可於一般網路購物平臺瀏覽選購。又前者縱有何網路購物渠道，亦應屬供特殊專業人士或廠商所使用者，蓋因，一般社會大眾之消費族群，並不具使用或安裝據爭商標1指定使用商品之專業知識；反之，系爭商標所稱之「電器用品」，依社會通念，則屬一般社會大眾之消費族群均得使用操作而隨購即用者，故通常得於一般網路購物平臺選購，兩者之通路平臺及消費族群差異甚大。

㈡據爭商標2亦係著重於電器用品之「智能控制能力」設備，而非電器用品本身。從而，據爭商標2指定之商品，亦多屬得獨立使用主設備之零組件或搭配其使用之附屬設備，通常需先經專業人士「安裝」、「設定」、「連線」後，始能與既有且得獨立運作之主設備搭配使用，其消費者，多為具有安裝、設定、連線、使用專業知識之建築商、製造商、設備商等業者廠商，而其通路及消費者，與系爭商標所稱「電器用品」及「網路購物」等依社會通念為一般社會大眾之消費族群得使用操作並得於一般網路購物平臺隨購即用者，差異甚大。

㈢系爭商標所指定使用之「網路購物」服務，其販售商品範圍廣且不具體，消費者原則上無法預期該等服務與據爭商標指定使用之馬達、控制器、電動照明及相關之控制、遙控、調整、監控或程式化電動或電子設備等商品本身可能來自相同或不相同但有關聯之來源，是在無其他事證足資證明前，不宜過度擴大網路購物服務與任何得於線上銷售商品之關聯性，自難認系爭商標指定使用之網路購物服務與據爭商標商品間存在類似關係。

㈣甲證1燦坤線上購物畫面影本，其上之商品銷售網頁，與據爭商標指定使用之商品並無關聯，故不得作為上訴人有利之事證。兩造商標指定使用之商品或服務非屬類似，故系爭商標之註冊，應無致相關消費者誤認兩造商標商品或服務為來自同一來源，或誤認兩造商標之使用人間存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係，而有產生混淆誤認之虞，自無商標法第30條第1項第10款本文規定之適用等由為據。...

五、本院查：...
　
㈡次按「商標有下列情形之一，不得註冊：10、相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」現行商標法第30條第1項第10款本文所明定。而判斷兩商標有無混淆誤認之虞，應參酌：⑴商標識別性之強弱；⑵商標是否近似暨其近似之程度；⑶商品、服務是否類似暨其類似之程度；⑷先權利人多角化經營之情形；⑸實際混淆誤認之情事；⑹相關消費者對各商標熟悉之程度；⑺系爭商標之申請人是否善意；⑻其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。承上，「商標近似」及「商品/服務類似」，雖係判斷混淆誤認之參酌因素，惟商標法第30條第1項第10款規定，已將之明定為構成要件，是以於判斷商標之註冊是否違反商標法第30條第1項第10款規定時，必須同時具備「商標近似」及「商品/服務類似」始可能成立。

再按商標近似，係指異時異地隔離與通體觀察，商標整體在外觀、觀念或讀音方面有相似處，若其標示在相同或類似的商品或服務時，具有普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認兩商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯而言。

商品類似之意義係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的關係。又商品與服務間亦存在有類似的情形，例如服務之目的若有在提供特定商品之銷售、裝置或修繕等，則該服務與該特定商品間即存在有類似之關係。　　

　㈢原判決依上訴人自承據爭商標指定之商品略以：「居家生活電器用品為中心，發展出具遠距遙控、監視等智能控制能力之商品」、「智慧家電僅係在既有家電類型上加裝網路、攝影機、遙控器等功能」等語，認據爭商標1及據爭商標2係著重於電器用品之「智能控制能力」設備，而非電器用品本身，固非無見。

惟查，依參加人於網路購物網頁使用「SimFY 」商標販售「全自動泡奶機」，其係記載「美國【SimFY】moomoo全自動智慧泡奶機之事實，則於網路購物時就「SimFY」同時使用於網頁購物及商品之標識，參酌一般社會通念及實際市場交易情形，就系爭商標使用於「網路購物」及「電器用品零售批發」服務，與據爭商標指定使用在居家生活電器智能控制商品，能否謂無易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，而無存在類似的關係，即有再行斟酌之餘地。

又據爭商標1指定使用於第9類之商品種類眾多，有人類生物特徵識別、影像及聲音辨識用裝置、視訊電話、影像監視攝影機等等，上訴人並說明指定使用商品內容有控制攝影機、錄音機及錄影機等等，其中影像監視攝影機、控制攝影機、錄音機及錄影機係電器用品，如何依上訴人上開陳述即可推論據爭商標1係著重於電器用品之「智能控制能力」設備，而非電器用品本身?

又何以購買據爭商標1指定使用商品之零組件、附屬設備之通路及消費者，多為建築商、製造商、設備商等業者廠商?供特殊專業人士或廠商所使用?原判決未敘明其究係如何勾稽相關事證而為上述認定。

上訴意旨主張據爭商標1指定使用之「用於保全」之控制攝影機電動設備即為設備本身，自身即有完整之功能，無庸配合其他設備使用，指摘原判決認據爭商標1指定使用商品之商品為零組件或附屬設備之前提為錯誤部分，即非無據。

　㈣再查，據爭商標2之第7、9類商品，包括「控制器」、「馬達」、「齒輪馬達」、「資料處理、儲存、傳輸及接收裝置」、「介面卡」、「遙控裝置」、「電腦軟體」、「伺服器」、「數據機」、「網路用連接器」、「電信通訊終端機」、「電腦擴充基座及電子數位平板電腦」、「數位終端機」、「無線訊號及資料傳輸器」、「指南及操作手設」、「門禁卡、識別卡」、「感應器」、「煙霧感知器、探測器、視訊電話」、「影像監視錄影機」、「插座、插頭、插口」、「警笛」、「辨識用裝置」、「信號標誌」、「電子鑰匙」、「啟動設備之機械裝置」、「電動及電子裝置及設備」、「磁卡」、「電動及電子鎖」、「電動插座」、「馬達用電動或電子裝置及儀器」等，亦與居家電器用品經常搭配使用，於資訊用品使用普遍之社會現況。其中影像監視攝影機係電器用品，煙霧探測器為一般消費者亦可得自行購買安裝，上訴人已提出可於網路購物平臺購得之事證。則如何依上訴人上開陳述即可推論據爭商標2係著重於電器用品之「智能控制能力」設備，而非電器用品本身?又何以購買據爭商標2指定使用商品消費者，多為建築商、製造商、設備商等業者廠商?供特殊專業人士或廠商所使用?原判決未敘明其究係如何勾稽相關事證而為上述認定，亦有未合。

從而，原審以前揭理由遽論系爭商標使用於「網路購物」及「電器用品零售批發」服務，與據爭商標指定使用之商品無存在類似關係，尚有可議。且原判決未就系爭商標是否構成近似、有無混淆誤認之虞予以審究，本院無從自為判決。

 
最高行政法院第四庭
審判長法  官  陳　國　成　
法  官　蕭　惠　芳
法  官　曹　瑞　卿
法  官　高　愈　杰
法  官　林　惠　瑜
 

(商標 商標近似 損害賠償) Hershey's v. 甘百世：最高法院認為，雙方商標從外觀色彩排列讀音字義表達皆不同，是否構成近似應整體觀察。就損害賠償部分，被告主張有更改包裝或停產，可能沒有逾時提出抗辯，且涉及損害賠償金額的計算，原審應予調查。

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前情提要：

智慧財產法院民事二審認為被告甘百世公司侵害原告Hershey's的商標，應賠償損害，並應停止銷售。

民事二審從相關消費者（在巧克力領域是小朋友們）的角度，判斷兩造商標是否近似以及是否會有混淆誤認之虞，是一個不錯的觀點。依據二審判決理由，被告看似拒絕舉證，因此法院以總銷售額計算損害賠償，也是一個不錯的觀點。

BUT最高法院以下述理由廢棄原判決：

1.雙方商標是否近似還要再調查。

「甘百世公司原證15產品商標為「KAISER'S」，字體設色為深咖啡局部反白；原證16產品商標為「KAISER」，字體設色為銀白，底圖為長方形白色區塊；被上訴人原證3、4 商標為「HERSHEY'S」，字體均設為黑色，有各產品商標照片及商標公告資料附卷可稽，似見前二者與後者於外觀色彩排列、讀音、字義，及表達之觀念，均不相同，則以商標圖樣整體為觀察，能否謂已構成近似商標，即滋疑義。原審遽認甘百世公司該2 項產品商標與被上訴人原證3、4商標為近似，進而為上訴人不利之判決，已有可議。」

2.被告是否停產，涉及損害賠償計算，以及涉及排除侵害有無理由，應再調查。

「甘百世公司於108年7月19日具狀陳報系爭產品105年起之銷售資料，抗辯：伊於105年11月為配合食安法規巧克力品名之標示，已將原證12、13、14 產品更改包裝，更改後包裝除將深色水滴型底圖移除外，並使用甘百世公司註冊附件三被證3商標，另原證15產品於106年6 月15日停產，故伊陳報銷售總額並非均得計入損害賠償數額等語；甘百世公司及蘇O美另於108年11月27日具狀抗辯原證16 產品亦已更改包裝，渠等並提出更改包裝前後對照圖、衛福部網站新聞及電子郵件為證據。其抗辯係按事實審審理次序提出，似難謂其逾時，且攸關損害賠償金額之計算，及是否應命甘百世公司除去侵害或防止其侵害系爭商標權，自應究明。原審未詳查審認，遽謂上訴人所提證據不足認定甘百世公司系爭產品已更改包裝或停產，且逾時提出防禦方法，逕為上訴人不利之判斷，亦有未洽。」

 【Hershey's v. Kaiser】

最高法院110年度台上字第1049號民事判決(2021.6.24)
https://ipcase.blogspot.com/2021/07/hersheys-kisses-v-kaisers.html

民事二審判決：

👉智慧財產法院106年度民公上字第5號民事中間判決(2019.3.21)
https://ipcase.blogspot.com/2019/04/hersheys-kisses-v-kaisers.html

👉智慧財產法院106年度民公上字第5號民事判決(2020.4.23)
https://ipcase.blogspot.com/2020/08/hersheys-kisses-v-kaisers.html

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最高法院110年度台上字第1049號民事判決(2021.6.24)

上 訴 人 甘百世食品工業股份有限公司兼 法 定代 理 人 蘇O美（被告）

被 上訴 人 The Hershey Company（美商華氏食品工廠）（原告）

上列當事人間請求違反商標法等損害賠償事件，上訴人對於中華民國108年3月21日、109年4月23日智慧財產法院第二審中間及終局判決（106年度民公上字第5號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決關於命上訴人連帶給付及命上訴人甘百世食品工業股份有限公司不得為製造、販賣之要約或販賣該判決附件二所示凱莎粒巧克力、凱撒巧克力、凱撒白牛奶巧克力、金凱莎巧克力、甘百世72％黑巧克力，暨該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產法院。

理 由

本件被上訴人主張：（原告）

伊為原法院中間判決附件（下稱附件）一所示中華民國第0000000號「HERSHEY'S」、第0000000號「HERSHEY'S」、第0000000 號「HERSHEY'S KISSES BRANDAN AMERICANICON SINCE」商標（下依序稱原證3、4、6 商標，合稱系爭商標）之商標權人，系爭商標皆指定使用於糖果等產品，且均在商標權期間內。

詎上訴人甘百世食品工業股份有限公司（下稱甘百世公司）未經伊同意，於其生產及販售如附件二所示凱莎粒巧克力、凱撒巧克力、凱撒白牛奶巧克力、金凱莎巧克力、甘百世72％黑巧克力（下依序稱原證12、13、14、15、16產品，合稱系爭產品）之外包裝上使用與系爭商標近似之商標，有致相關消費者產生混淆誤認之虞，侵害系爭商標權，伊得請求甘百世公司及其法定代理人黃Ｏ源連帶賠償損害；黃鴻源已死亡，其繼承人即上訴人蘇O美等人應於繼承黃鴻源遺產範圍內與甘百世公司連帶賠償。

甘百世公司自民國104年起至108年6 月止銷售系爭產品全部收入為新臺幣（下同）7,350萬1,247元，毛利為2,940萬498元，伊僅請求2,500 萬元，並得請求除去及防止甘百世公司之侵害等情，依商標法第69條第1、3項，公司法第23條第2項，民法第1148條第1項規定，求為命蘇春美等人於繼承黃鴻源遺產範圍內與甘百世公司連帶給付166萬元，及自105年8月16日起至清償日止，按年息5％計算利息，甘百世公司不得為製造、販賣之要約或販賣系爭產品之判決；嗣於原審追加求為命蘇O美等人於繼承黃O源遺產範圍內與甘百世公司再連帶給付2,334萬元，及自109年1 月16日起至清償日止，按年息5 ％計算利息之判決。

上訴人則以：（被告）

甘百世公司於被上訴人系爭商標註冊前，已註冊如附件三所示商標，並合法使用於系爭產品。系爭產品包裝上所載商標，無論在外觀、讀音或意義上，與被上訴人之系爭商標均非近似，被上訴人亦未證明系爭商標為國內消費者所普遍認識或相關消費者有混淆誤認之虞，甘百世公司於70年代已於我國銷售巧克力商品，其品牌為國內相關消費者所熟悉，消費者非不能區辨二者為來源不同之商品，甘百世公司未侵害系爭商標權。

甘百世公司於105年11月已更改原證12、13、14 產品之外包裝，近期出貨並未使用原證12、13、14、16所示包裝，甘百世公司於104 年起至108年6月止之銷售總額7,350萬1,247元，應剔除該部分銷售額，且依同業利潤標準淨利率8 ％計算，淨利僅588萬100元。原證15產品於106年6月15日起停產。被上訴人請求除去及防止侵害，亦無理由等語，資為抗辯。

原審廢棄第一審所為駁回被上訴人請求黃鴻源與甘百世公司連帶給付166 萬元本息，甘百世公司不得為製造、販賣之要約、販賣系爭產品部分之判決，改判命上訴人連帶如數給付及甘百世公司不得為上開行為，並依被上訴人追加之訴，判命蘇O美等人在繼承黃O源遺產範圍內與甘百世公司另連帶給付2,334 萬元本息，係以：

被上訴人係依美國法律設立之外國法人，因商標法之爭議涉訟，屬涉外事件，我國法院有管轄權，並以中華民國法律為準據法。

次查被上訴人為系爭商標之商標權人，系爭產品為甘百世公司生產、販售，為兩造所不爭執。

被上訴人之系爭商標與甘百世公司於系爭產品上使用之商標均具識別性，且均使用於巧克力、糖果商品，販售地點為常見的便利商店、大賣場，單價不高，自老至少均為其相關消費者，故判斷二商標是否近似，應依商標圖樣整體，以相關消費者角度為觀察。原證12至14產品之商標與被上訴人原證6 商標，均以一深色水滴型圖樣為底圖，圖樣內均置有白色大寫英文字串及較小之白色英文字串，長度亦相仿，較大的英文字串均以大寫K開頭、大寫S 結尾，中間均使用I、S、E，整體觀之，兩者應屬近似。原證15產品上之「KAISER'S」及原證16產品上之「KAISER」商標，與被上訴人原證3、4「HERSHEY'S」商標，均為粗體英文大寫字串，長度相近，第二音節皆以S開頭，原證15、16產品商標字串開頭K之書寫方式近似於H，原證15產品商標字尾為'S，與原證3、4商標相同，整體觀之，亦均構成近似商標。

被上訴人自西元1894年創立以來，於全球使用系爭商標行銷商品，並至遲於63年、66年起在我國以原證3、4 及原證6商標為行銷。

甘百世公司設立於66年，亦以販售巧克力為業，對被上訴人以系爭商標行銷商品之事實，顯然知悉，仍於系爭產品上使用與系爭商標近似之商標，難謂善意，且迄今仍有消費者無法區辨兩者為來源不同之商品，自難認系爭產品與系爭商標商品在市場併存之事實已為消費者認識而不致誤認。

甘百世公司於66年間起陸續註冊附件三所示商標，其註冊時間在被上訴人使用系爭商標行銷商品之後，且甘百世公司係將附件三商標變更、部分截取或拼湊為系爭產品之商標圖樣，與附件三所示商標完全不同，依商標法第68條第3 款規定，甘百世公司生產、販售系爭產品已侵害被上訴人系爭商標權，被上訴人得依同法第69條第1、3項規定請求其除去、防止侵害及賠償損害，其負責人黃O源應依公司法第23條第2 項規定與甘百世公司連帶賠償；黃O源已死亡，其繼承人蘇O美等人於繼承黃鴻源遺產範圍內應與甘百世公司連帶負損害賠償責任。

按商標權人請求損害賠償時，得依侵害商標權行為所得之利益計算其損害；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，得以銷售該項商品全部收入為所得利益，商標法第71條第1項第2 款規定甚明。

甘百世公司自104年起至108年6月止銷售系爭產品之總額為7,350萬1,247元，上訴人就成本及必要費用未舉證，應以銷售總額7,350萬1,247元作為甘百世公司侵害系爭商標權所得利益。

上訴人提出之新包裝照片及新聞報導，不能證明甘百世公司於105年11月已更改原證12、13、14 產品包裝。且上訴人於108年3月21日中間判決宣判後始為此項抗辯，亦屬逾時提出防禦方法，其抗辯應將上開產品自105年12 月起之銷售額予以扣除，不足採取。被上訴人請求賠償2,500 萬元，僅為甘百世公司侵權所得利益之3分之1，難認顯不相當，無庸依商標法第71條第2項規定予以酌減。

上訴人於108年9 月16日準備程序期日請求給予2 年時間將市場上系爭產品售完，足認系爭產品縱有部分更改包裝或停產，對系爭商標權之現實侵害仍然存在；且甘百世公司係以製造、販賣巧克力產品為業，極可能再以系爭產品上之商標侵害系爭商標權。被上訴人為除去及防止侵害，得依商標法第69條第1 項規定請求甘百世公司不得為製造、販賣之要約或販賣系爭產品。故被上訴人依商標法第69條第1、3項、公司法第23條第2 項規定及繼承之法律關係，請求蘇春美等人於繼承黃鴻源遺產範圍內與甘百世公司連帶給付2,500 萬元本息，甘百世公司不得為製造、販賣之要約或販賣系爭產品，為有理由，應予准許等詞，為其判斷之基礎。

（最高法院判決理由）

按判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察。

甘百世公司原證15產品商標為「KAISER'S」，字體設色為深咖啡局部反白；原證16產品商標為「KAISER」，字體設色為銀白，底圖為長方形白色區塊；被上訴人原證3、4 商標為「HERSHEY'S」，字體均設為黑色，有各產品商標照片及商標公告資料附卷可稽，似見前二者與後者於外觀色彩排列、讀音、字義，及表達之觀念，均不相同，則以商標圖樣整體為觀察，能否謂已構成近似商標，即滋疑義。原審遽認甘百世公司該2 項產品商標與被上訴人原證3、4商標為近似，進而為上訴人不利之判決，已有可議。

次查第一審法院於判決前諭知先就商標侵權與否部分進行辯論，如認定有侵權，則為中間判決，之後再定期進行損害賠償之審理，旋以系爭產品包裝所使用商標未侵害系爭商標權為由，判決被上訴人敗訴。原審亦就甘百世公司所為是否成立侵害商標權之中間爭點，先為辯論，並於108年3月21日為中間判決，再於同年4 月23日函請甘百世公司提出系爭產品自103年8月5 日起之製造銷售數量、金額、成本及必要費用等資料。

嗣甘百世公司於108年7月19日具狀陳報系爭產品105年起之銷售資料，抗辯：伊於105年11月為配合食安法規巧克力品名之標示，已將原證12、13、14 產品更改包裝，更改後包裝除將深色水滴型底圖移除外，並使用甘百世公司註冊附件三被證3商標，另原證15產品於106年6 月15日停產，故伊陳報銷售總額並非均得計入損害賠償數額等語；甘百世公司及蘇O美另於108年11月27日具狀抗辯原證16 產品亦已更改包裝，渠等並提出更改包裝前後對照圖、衛福部網站新聞及電子郵件為證據。

其抗辯係按事實審審理次序提出，似難謂其逾時，且攸關損害賠償金額之計算，及是否應命甘百世公司除去侵害或防止其侵害系爭商標權，自應究明。原審未詳查審認，遽謂上訴人所提證據不足認定甘百世公司系爭產品已更改包裝或停產，且逾時提出防禦方法，逕為上訴人不利之判斷，亦有未洽。上訴論旨，指摘原判決不利於其部分違背法令，求予廢棄，非無理由。
 
最高法院民事第一庭
審判長法官 陳 國 禎

法官 鄭 純 惠

法官 林 玉 珮

法官 謝 說 容

法官 李 瑜 娟
 

林佳瑩律師｜藝人要如何保護自己的藝名？

#藝人要如何保護自己的藝名？

最近在上章忠信老師的線上課程，很認真的交了作業。順便貼在這裡。

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「藝人要如何保護自己的藝名？」這個問題也可以反過來問：

「#經紀公司或唱片公司為什麼會取得藝名註冊商標？」

在台灣，諸如「#SHE」「#五月天」「#FIR飛兒樂團」「#南拳媽媽」「#茄子蛋」「#草東沒有派對」「#ENERGY」「#大賀兄弟」等藝名，均是由經紀公司或唱片公司取得註冊商標。

理由是因為，對於經紀公司或唱片公司來說，藝人是公司的重要資產，背後代表著商業利益，經紀公司或唱片公司取得藝名註冊商標，可以禁止他人使用相同或近似的藝名，在旗下藝人出走時，也可以禁止其使用相同或近似的藝名。

以「#SHE」藝名註冊商標為例，團員離開經紀公司之後，不得使用「SHE」藝名從事演藝活動。甚至文化部邀請藝人合體表演時，據報載也是向前經紀公司取得註冊商標的授權。

以「#FIR飛兒樂團」藝名註冊商標為例，「FIR飛兒樂團」主唱離團後，不得再自己組成新的「FIR飛兒樂團」從事演藝活動，反而是擁有藝名註冊商標的經紀公司可以繼續經營「FIR飛兒樂團」，甚至更換主唱，組成一個新的「FIR飛兒樂團」。

再以「#ENERGY」藝名註冊商標為例，藝人脫離原經紀公司後，是由接手的唱片公司向原經紀公司出資購買藝名註冊商標以及錄音母帶權利。

換言之，「藝名註冊商標」在娛樂市場上，是一項具有經濟價值的資產，甚至可以在經紀公司與唱片公司間進行交易。藝人或者是藝人加盟的新經紀公司或唱片公司之所以會想要取得藝名的註冊商標，同樣也是因為背後商業利益的考量。

經紀公司或唱片公司擁有藝名註冊商標，並不是罪惡，而是娛樂產業界的日常。也可以說，經紀公司或唱片公司對於公司的重要資產取得註冊商標，符合智慧財產局一直以來所倡議鼓勵的商標布局。

台灣的商標法30.1.13規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：…有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者。但經其同意申請註冊者，不在此限。」這表示：

「#不著名」的藝名，「任何人」均得取得註冊商標，無須藝人同意。

只有「#著名」的藝名，任何人要取得註冊商標時，須經「藝人同意」。如果藝人同意他人取得註冊商標，就表示藝人同意不主張「著名藝名」可能蘊含的姓名權。

縱使經紀公司或唱片公司未經藝人同意而就「著名藝名」取得註冊商標，在該商標註冊公告超過5年之後，藝人也不得主張經紀公司或唱片公司違法（參照商標法50.1 #評定法定五年除斥期間）。此理由在於：註冊商標為一公開資料，市場上的任何人（包括藝人在內）均得輕易查悉註冊商標的狀態，在公告超過5年之後，基於「法律安定性的要求」，立法者選擇保護經紀公司的「註冊商標」，而不是藝人的「著名藝名」。

基於上開商標法相關規定而形成的「藝名註冊商標權利多歸屬於經紀公司與唱片公司」現狀，近一步塑造了台灣演藝市場上的商業交易機制（請見上開的「SHE」「FIR飛兒樂團」「ENERGY」註冊商標的案例）。

因此，回到「藝人要如何保護自己的藝名？」這個問題。答案當然是如智慧局一直以來鼓勵大家的：應該要 #提早進行商標布局、#申請註冊商標。

#恒達法律事務所
#申請商標找律師

(著作權 最高法院)劉國松 v. 全球華人藝術網：最高法院表示，原審若認為原告將同意書誤認為文建會「百年藝術家」活動而簽名，法律上應屬「內心意思與外部表示不一致」的「意思表示錯誤」，但原審卻又認為兩造屬「要約與承諾意思表示不一致」的「契約不成立」，究屬何者，應再予釐清。

最高法院110年度台上字第1400號民事判決(2021.5.26)

上 訴 人 全球華人藝術網有限公司兼法定代理人 林O楠

被 上訴 人 劉O松

上列當事人間請求確認著作權不存在等事件，上訴人對於中華民國109年7月30日智慧財產法院第二審判決（108年度民著上字第1號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄，發回智慧財產法院。

理 由

...按當事人互相表示意思不一致（即承諾之內容與要約之內容不一致），契約因雙方意思未合致而不成立，與表意人之意思表示內容或若知其事情即不為意思表示而生錯誤，得撤銷其意思表示，二者法律上效果不同。

查原審既認定被上訴人在上訴人提出之系爭同意書簽名，而該同意書上載有被上訴人將其作品之著作權讓與上訴人，及將其已完成與未來創作之作品授權上訴人代理銷售等事項，系爭同意書形式上為真正，被上訴人係誤為系爭電子書活動之文件而簽署之等情，復佐以系爭同意書「……此致全球華人藝術網有限公司及林株楠收執……立同意書人劉國松」之記載，似謂被上訴人係自行將系爭同意書誤認為活動文件而簽名，為其「意思表示之錯誤」，惟又謂兩造就系爭同意書所載契約必要之點，並無意思表示合致，「契約不成立」，乃原審未釐清究係被上訴人之「內心意思與外部表示不一致」而生「意思表示錯誤」，抑或兩造間「要約與承諾之意思表示不一致」，遽為上訴人不利之判決，已有未合。

次查全球華人公司承辦系爭電子書專案期間為100年3月24日至同年11月30日止，黃O燕係於101年5月14日拜訪被上訴人，被上訴人當日提供系爭畫冊，黃O燕則交付手寫之便箋等情，為兩造所不爭執。似見黃O燕拜訪被上訴人時間已在專案活動結束之後，則上訴人於事實審抗辯：被上訴人與伊仍依系爭同意書持續合作，全球華人藝術網已於網頁上設有展售區為被上訴人代理銷售畫作，黃O燕係將印出之網頁文稿及展售內容供被上訴人閱覽以供修改建議，有黃O燕手寫便箋可佐等語。

觀諸該手寫便箋記載「附上《台灣百年藝術家傳記》文稿『展售區作品清單』，以利老師修改……」，究其實情如何，尚有未明，原審未遑細究，遽謂黃O燕當日係為百年藝術家活動拜訪被上訴人，亦嫌速斷。

上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。

最高法院民事第六庭
 

(專利 專利申請權歸屬)「發電輪轂之發電機模組」：最高法院認為，智慧財產法院認定「原告公司法定代理人」是發明人，但卻未說明為何是「原告公司」取得專利申請權，有判決不備理由的違法。將他人的創作申請專利，在智慧局尚未依法公告給予專利權前，是否構成侵權行為或不當得利，也有待研究。原判決廢棄。

#專利申請權歸屬 #最高法院

#侵權行為 #不當得利

「專利申請權」歸屬的爭議，最高法院說是否構成 #侵權行為 或 #不當得利，還有待進一步推求研究。

如果無法主張侵權行為和不當得利，那到底要主張什麼，可能更待研究。讓我們繼續發漏下去。

「真正創作人未經專利專責機關依法公告給予新型專利權之前，得否逕認其新型專利權受潛稱專利申請權人侵害，而依侵權行為規定請求潛稱專利申請權人回復原狀，移轉該新型專利權予己？又不當得利係指無法律上原因受有利益，致他人受損害而言，受益人所受利益與受害人所受損害間，須有因果關係存在。潛稱專利申請權人取得之新型專利權係專利專責機關所給予，真正創作人未經專利專責機關依法公告給予新型專利權之前，可否認其所受損害即為該新型專利權，而請求返還該新型專利權？亦均非無進一步推究之餘地。」

【發電輪轂之發電機模組】

最高法院109年度台上字第2155號民事判決(2021.6.9)

https://ipcase.blogspot.com/2021/07/blog-post_17.html

#恒達法律事務所

#智慧財產權律師

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最高法院109年度台上字第2155號民事判決(2021.6.9)

上 訴 人 陳O欽（被告）

被 上訴 人 索特精密有限公司（原告）

上列當事人間請求確認專利權等事件，上訴人對於中華民國108年4月11日智慧財產法院第二審判決（107年度民專上字第17號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決關於確認中華民國第M514156 號「發電輪轂之發電機模組」新型專利之專利申請權為被上訴人所有，及命上訴人移轉上開專利權暨該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產法院。

理 由

本件被上訴人主張：（原告）

伊自民國100年5月初起，為與第一審共同被告崑藤工業股份有限公司（下稱崑藤公司）洽商MD002 發電機系列產品之合作事宜，陸續提供第三代發電花鼓產品之樣品及相關專利資料、MD002發電機之BOM（Bill of Material）表即物料清單、成品結構圖、組立圖面等相關圖面予時任崑藤公司總經理之上訴人，嗣於同年5月、7月間與崑藤公司簽署合作承諾書及合作契約書，由伊自行生產MD002發電機，崑藤公司加工製造8系列發電花鼓產品外殼，將外殼送交伊組裝、測試後，再將測試完成之發電花鼓產品送至崑藤公司於外殼以雷射雕刻產品型號及產品序號，並由崑藤公司銷售。

詎上訴人取得MD002發電機及8系列發電花鼓相關技術、生產細節後，竟私自於104年7月22日持以申請新型專利，並由經濟部智慧財產局（下稱智財局）公告准予第M514156 號「發電輪轂之發電機模組」新型專利（下稱系爭專利），顯然無法律上之原因而受有利益，且故意侵害伊之系爭專利申請權人地位，致伊受有無法享有系爭專利權之損害等情，爰依民法第179條、第184條第1 項規定，求為確認系爭專利申請權為伊所有，並命上訴人移轉系爭專利之專利權予伊之判決【被上訴人原以先位聲明請求：㈠確認系爭專利之專利申請權及專利權為被上訴人所有；㈡上訴人應移轉系爭專利之專利權予被上訴人；㈢上訴人就系爭專利不得為處分、設定負擔、授權或為任何變更；備位聲明請求確認上訴人對系爭專利之專利申請權及專利權不存在，並以上訴人及第一審共同被告饒Ｏ軒侵害其營業秘密、著作權為由，請求上訴人、饒Ｏ軒、崑藤公司或上訴人、饒誌軒及第一審共同被告浚宏精密股份有限公司連帶給付被上訴人新臺幣420萬元本息。經第一審判決其全部敗訴後，被上訴人提起第二審上訴，原審將先位之訴改判確認系爭專利之專利申請權為被上訴人所有，並命上訴人移轉系爭專利之專利權予被上訴人，駁回被上訴人其餘請求，被上訴人敗訴部分未據其聲明不服，該未繫屬於本院部分，不予贅述】。

上訴人則以：（被告）

伊為開發自行車發電花鼓產品，於103 年間先後與訴外人大葉大學、南臺科技大學簽訂合作計畫，共同研發新型發電輪轂之發電機組，並依據產學合作計畫期中、期末報告之研發成果申請系爭專利。系爭專利之間隔件具有頂抵軛鐵臂部之結構及固持軛鐵臂部之功能，此為被上訴人107年1月18日庭呈發電花鼓實物（下稱系爭實物）所欠缺之技術內容；且被上訴人提出之原證15至18、28、33至34、36至52未揭露系爭專利之實質內容，原證29、59至67並未公開，亦未交付予伊，不能作為判斷基礎。

況被上訴人對系爭專利提起不具新穎性之舉發案（案列000000007NO1），業經智財局審定舉發不成立，被上訴人提起訴願，亦經駁回確定；嗣被上訴人再以伊非專利申請權人為由，提出舉發案（案列000000000NO2，下稱系爭舉發案），仍經智財局審定舉發不成立，被上訴人無從證明系爭專利係伊抄襲其創作內容等語，資為抗辯。

原審將第一審所為被上訴人敗訴部分之判決廢棄，改判如其上述所聲明，無非以：

系爭專利主要圖式如原判決附圖（下稱附圖）一所示，其主要技術手段係利用每一第一間隔件頂抵於兩相鄰之第一磁軛之間，及每一第二間隔件頂抵於兩相鄰的第二磁軛之間的設計，藉此將第一、第二磁軛分別穩固地定位於該捲線筒管之第一、第二環壁上。上訴人於106年4月13日在系爭舉發案提出申請專利範圍更正，經智財局於107 年11月23日審定准予更正，本件即依系爭專利更正後之申請專利範圍為準，其請求項共10項，其中請求項1 為獨立項，請求項5、6更正後已刪除。被上訴人前於97年11月20日申請「自行車用花轂發電機結構」發明專利（申請案號為000000000 ），經智財局審認不具進步性而不予專利，其發明說明書（即原證28）於99年6月1日公開。系爭專利請求項1與原證28 比對結果，二者技術特徵有明顯差異，難認系爭專利之發明構思係上訴人依原證28之技術內容所衍生。

兩造發電花鼓產品實物主要圖式如附圖三所示，系爭實物係被上訴人所生產之PD-8 發電花鼓產品，將其與系爭專利請求項1比對結果，系爭實物具有對應於系爭專利請求項1「定子線圈體」、「磁軛單元」、「固定單元」及「轉子磁場產生體」技術特徵之構件，其中①定子線圈體包括捲線筒管（對應原證59至62 中之「COIL HOLDER」構件）及繞線，該捲線筒管兩側具有第一環壁與第二環壁，第
一、第二環壁上間隔設置軸向之13個定位槽，兩兩定位槽之間各具有一凸塊，13個凸塊中之4 個凸塊具有卡嵌部；②磁軛單元係設置於捲線筒管兩側，並各在環壁上設有13組磁軛片，每一磁軛片具有一套設於該管壁內的內段、一局部嵌入定位槽的延伸段，及一朝捲線筒管延伸之外段；③固定單元（對應原證59、60、66所示之「FIX」構件），包括13 個可拆卸地設置於該第一環壁外側面的間隔件，間隔件係位於相鄰的兩個磁軛片之間，其中4 個間隔件上設有與卡嵌部形狀相配合的卡合部。另針對系爭專利更正後請求項1 新增之技術特徵部分，系爭實物之轉子磁場產生體係設置於磁軛單元中央，該轉子磁場產生體具有兩個側面，兩側面均具有呈環狀排列並N-S 交錯的磁極，且相背之二磁極為相反磁性，系爭實物之每一磁軛片（對應原證63至65之「YOKE」構件）的外段具有一臂部，及一自該臂部自由端朝徑向延伸的爪部，系爭實物兩側之各13個間隔件中，4 個具有卡合部之間隔件的側面概呈ㄣ字型。可知系爭實物只有部分的間隔件具有卡合部（對應於部分凸塊之卡嵌部），且每一間隔件係頂抵於兩相鄰磁軛片之爪部，而系爭專利請求項1 則界定每一間隔件均具卡合部（對應每一凸塊之卡嵌部），及每一間隔件係頂抵於兩相鄰磁軛片之延伸段、臂部及爪部；然此僅為卡合部（或卡嵌部）數量及磁軛頂抵位置多寡之些微差異，為所屬領域通常知識者得以輕易完成之簡單變化，不論定子線圈體、磁軛單元、固定單元及轉子磁場產生體之構件、連接關係及整體配置均相同，況系爭實物磁軛片上方之延伸段係置於定位槽中而為兩側之凸塊所頂抵，仍能充分達到定位磁軛之目的與效果，是系爭實物與系爭專利請求項1 所界定之發電機模組並無實質差異，二者應屬實質相同之創作。

系爭專利請求項2、3、7係依附於請求項1之附屬技術特徵，系爭專利請求項4則依附於請求項3、請求項8依附於請求項7、請求項9依附於請求項1、7、8中任一項、請求項10依附於請求項9之附屬技術特徵，均與系爭實物屬實質相同之創作。

南臺科技大學之「花鼓式輪轂發電機技術研發」委託學界期中、期末報告，分別於105年2月間、同年4月28 日完成，均晚於系爭專利申請日，且該期中報告內容係描述習知之永磁同步電動機原理及其設計上之相關數學模型、參數等，期末報告則係針對系爭專利之發電機模組進行數學模型之整理，及引用系爭專利之圖式，至於系爭專利之發電機模組創作、研發過程，或該發電機模組之各構件形狀、尺寸等設計上之考量等，並無任何相關說明，無法認定系爭專利之發明構思係上訴人委託南臺科技大學研發之成果。

另上訴人提出其所稱之研發紀錄（即被上證5、6），未記載完成日期，其中被上證5 係浚宏公司委託南臺科技大學及大葉大學教授進行技術諮詢，由訴外人OO專利事務所進行專利分析後所完成之「習知技術引證資料」報告，內容係針對習知之發電機技術進行分析，並無任何關於系爭專利之研發過程紀錄、圖面、各構件之尺寸、形狀設計等相關記載，即無對應於系爭專利之發明構思及其相關技術內容；被上證6 則係浚宏公司之「自行車發電機開發紀錄」報告，由圖2-2、2-3圖面所載之日期「00000000」，及圖3-7 所載之2016年2月1日電子郵件等相關內容，可推知其完成日期晚於系爭專利申請日，均無法證明系爭專利之發明係由上訴人、饒O軒所構思。

反觀系爭實物與系爭專利各請求項相比對，其整體技術特徵差異甚微，不論元件之排列、構造、功能或造型等均極其相似，而被上訴人於100年間曾將MD002發電機之物料清單、圖面及8系列花鼓（型號：SV-8、PV-8、SD-8 ）之相關圖面等資料，以電子郵件寄送予上訴人，且於雙方合作期間將系爭實物（PD-8發電花鼓）及PV-8發電花鼓產品販售崑藤公司，崑藤公司為自行車花鼓產業之廠商，有能力及工具拆解該等產品而瞭解其內部構造與組裝方式，上訴人提出系爭專利申請之前，有機會接觸並知悉系爭實物之技術內容，堪認上訴人就系爭專利之發明構思，係衍生自被上訴人之系爭實物技術內容。

被上訴人主張其法定代理人林O州為系爭專利之真正創作人，應為可採。

被上訴人為系爭專利之申請權人，上訴人向智財局申請專利，無法律上原因而取得系爭專利權，侵害被上訴人之系爭專利申請權，被上訴人依上開法律規定，請求確認系爭專利之專利申請權為其所有，及請求上訴人移轉系爭專利權予被上訴人，均有理由等詞，為其判斷之基礎。

（最高法院）

按專利權，須專利申請權人向專利專責機關提出申請，經專利專責機關實質或形式審核通過，作成核准審定之行政處分，始能取得專利權。又專利申請權，指得依專利法申請專利之權利；專利申請權人，除專利法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人，專利法第5 條定有明文。準此，新型專利之專利申請權，為新型創作人或其受讓人所有之權利；倘非新型創作人或自該創作人受讓權利之人，自無從取得新型專利之專利申請權。

查被上訴人之法定代理人林Ｏ州為系爭專利之真正創作人，為原審所確定之事實，而法人與其法定代理人之自然人為不同之權利主體，乃原審未詳加調查被上訴人如何取得系爭專利之專利申請權？遽認被上訴人為系爭專利之申請權人，進而為上訴人不利之判決，自屬難昭折服。

次按新型專利權，係由專利申請權人備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及圖式，向專利專責機關申請，經專利專責機關形式審查，如認無不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之。新型專利，經核准處分者，申請人應於處分書送達後3個月內，繳納證書費及第1年專利年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告。申請專利之新型，自公告之日起給予新型專利權，並發證書。此觀專利法第106條、第111條、第113條、第120條準用第52條第1項、第2項規定自明。是新型專利權，為專利專責機關本於行政權作用所核准。

審理智慧財產事件之民事法院對於行政權之行使，僅得為適法之監督，而不應越俎代庖，就行政行為自為行使。故民事法院縱依智慧財產案件審理細則第2條第2款規定，得於專利權權利歸屬或其申請權歸屬爭議事件，自為判斷專利權有無應撤銷或廢止之原因，該自為判斷仍應居於補充地位，無權就專利權逕行予以撤銷或廢止。

當真正創作人與新型專利權人發生新型專利權權利歸屬爭執時，除雇用人與受雇人間得依專利法第10條規定，向專利專責機關申請變更權利人，或當事人間達成讓與新型專利權之協議外，僅得依專利法第120條準用同法第35 條之規定，由真正創作人於該專利案公告後2 年內，以違反專利權人為非專利申請人之規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後2 個月內就相同創作申請新型專利，以該經撤銷確定之新型專利權之申請日為其申請日。

真正創作人未經專利專責機關依法公告給予新型專利權之前，得否逕認其新型專利權受潛稱專利申請權人侵害，而依侵權行為規定請求潛稱專利申請權人回復原狀，移轉該新型專利權予己？又不當得利係指無法律上原因受有利益，致他人受損害而言，受益人所受利益與受害人所受損害間，須有因果關係存在。潛稱專利申請權人取得之新型專利權係專利專責機關所給予，真正創作人未經專利專責機關依法公告給予新型專利權之前，可否認其所受損害即為該新型專利權，而請求返還該新型專利權？亦均非無進一步推究之餘地。

原審未說明所憑依據，逕認被上訴人得依侵權行為及不當得利規定請求上訴人移轉系爭專利權予己，不免速斷，並有判決不備理由之違法。上訴論旨，指摘原判決關此部分為不當，求予廢棄，非無理由。

據上論結，本件上訴為有理由。 

最高法院民事第五庭
 

(競業禁止)康訊公司v.前員工(兆晟公司)：原告康訊公司是衛星追蹤定位系統公司，前員工離職後與他人成立兆晟公司，從事相同業務。智慧財產法院認為：原告與前員工簽署的競業禁止條款，是在保護公司利益，且在勞基法9-1條施行之前，縱無補償，亦屬有效。但最高法院認為，勞基法9-1施行前的競業禁止條款，仍得依該條意旨判斷競業禁止條款是否顯失公平而無效。

#離職後競業禁止約款 #最高法院

#勞基法9之1 #補償條款

從這個最高法院的案子可以看得出來，

結論上可以簡單的說：2015年勞基法9之1通過之前，離職後競業禁止條款還是適用勞基法9之1，沒有補償金就無效。

我記得先前智慧財產法院曾經有一個作法（印象中並非全部）是：

勞基法9之1通過之前，離職後競業禁止條款沒有補償金還是可能有效，只是會在違約金部分進行酌減。

【康訊】最高法院109年度台上字第1616號民事判決(2021.5.31)

https://ipcase.blogspot.com/2021/07/v9-19-1.html

#恒達法律事務所

#智慧財產權

#勞動基準法

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最高法院109年度台上字第1616號民事判決(2021.5.31)

上 訴 人 黃O龍 陳O惠 朱O敏（被告）

被 上訴 人 康訊科技股份有限公司（原告）

上列當事人間請求營業秘密損害賠償等事件，上訴人對於中華民國108年1月24日智慧財產法院第二審判決（107年度民營上字第2號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決關於命上訴人為給付及該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產法院。

理 由

本件被上訴人（原告公司）主張：

伊為專業於衛星追蹤定位系統公司，經營核心業務為開發、生產及銷售科技產品，上訴人黃Ｏ龍自民國97年4月16 日起受僱於伊，陸續分別擔任硬體專案經理、產品開發部經理，並簽訂員工聘僱契約書（下稱系爭A 契約）；

上訴人陳O惠於99年1月18 日起受僱於伊，擔任國際業務專員，並簽訂員工聘僱契約（下稱系爭C契約）；

上訴人朱O敏於100年2 月14日起受僱於伊，擔任國際業務專員，並簽訂員工聘僱契約（下稱系爭D契約，與系爭A、C契約合稱系爭契約）。

詎黃O龍於103年8月31日離職，旋即於同年10月9日與陳O惠、朱O敏各出資新臺幣（下同）50萬元共同設立以銷售衛星導航車輛追蹤設備為業，而與伊核心業務相同之訴外人兆晟資訊有限公司（下稱兆晟公司），黃O龍將其在被上訴人任職期間，知悉或持有之GPS 系統產品即型號CAREU U1 LITE GPS Vehicle Tracking Device （下稱被上訴人產品）核心技術（Protocol）營業秘密使用於兆晟公司產品，使兆晟公司於成立後1個月內，即生產完成與伊相同之GPS系統產品即型號AM1之GPS Vehicle Tracking Device（下稱系爭產品）。

陳O惠、朱O敏於104年1月19日取得被上訴人原客戶阿拉伯大公國商NOMD Telecom＆Information Technology（下稱NOMD公司）訂單，並與被上訴人客戶墨西哥商Sepromex,S.A.de.C.
V 接觸。

上訴人利用伊之營業秘密生產銷售相同功能產品，違背應遵守系爭契約第6 條競業禁止之約定（下稱系爭競業禁止約款），使兆晟公司於成立後3 個月內取得被上訴人原客戶NOMD公司之訂單。

爰先位依系爭競業禁止約款，以上訴人10倍月薪計算懲罰性違約金，求為命黃志龍、陳嘉惠、朱慧敏分別給付74萬6936元、43萬2800元、44萬4800元及法定遲延利息之判決；備位依營業秘密法第12條、民法第184條第1項、第185 條及著作權法第88條第1項、第2項規定，求為命上訴人連帶給付343萬8130 元及法定遲延利息。

上訴人則以：

系爭競業禁止約款僅片面約定伊違約時，應負損害賠償責任，屬被上訴人片面擬定之不公平單方利益條款，依民法第247條之1第1款、第2款規定顯失公平而為無效等語，資為抗辯。

原審廢棄第一審就先位之訴所為駁回被上訴人請求上訴人黃O龍、陳O惠、朱O敏依序給付93萬3670元、54萬1000元、55萬6000元及其利息之判決，改判如被上訴人聲明，無非以：

黃O龍於97年4月16日受僱於被上訴人，並於99年10月1日轉任產品開發部，負責衛星追蹤定位系統產品之開發業務，並與被上訴人簽訂系爭A契約，嗣於103年8月31日離職。陳O惠自99年1月18日起受僱於被上訴人，擔任國際業務專員，於同年5月14日簽訂系爭C契約，嗣於104年4月10日離職。朱O敏自100年2月14日起受僱於被上訴人，擔任國際業務專員，於同年5月19日簽訂系爭D契約，嗣於104年4月16 日離職。

上訴人與第一審共同被告江O隆前於103年10日9日設立兆晟公司，各出資50萬元，資本額共200萬元，為該公司之股東。

系爭A、C、D 契約係被上訴人預定用於同類契約之條款而訂定之附合契約，系爭競業禁止約款為系爭契約之一部，而系爭競業禁止約款約定：上訴人同意於僱用契約終止後2 年內，非經被上訴人書面同意，不得在任何國家或地區從事與被上訴人之營業項目相同或類似之業務，或在與被上訴人經營相同或類似業務之營利機構任職，亦不得從事任何與被上訴人之營業具有競爭性之行為。如上訴人違反此約定，應給付被上訴人10倍月薪之懲罰性違約金暨賠償所受之一切損失。

此約款係被上訴人為避免上訴人有不當使用或揭露其在任職期間，取得之營業秘密或隱密性資訊之義務，其目的在使被上訴人免於受僱人之競爭行為，自有保護被上訴人法律利益之必要性。

被上訴人以研發、設計、生產及銷售GPS產品為業務項目，生產GPS產品之技術為經年研發之結晶，而客戶名單為累積開發之成果，均應受保護。黃O龍負責GPS 產品之研發與生產；陳O惠、朱O敏負責客戶之開拓與服務，均有機會接觸被上訴人所有之營業秘密或相關之技術資訊。競業禁止約款約定競業禁止期間2 年，未逾越合理程度。而被上訴人產品銷售國內外，競業禁止限制上訴人職業活動範圍與就業對象，均與被上訴人業務範圍有關，是系爭競業禁止約款，有關競業禁止之期間、地區、範圍及方式，衡諸社會一般觀念及商業習慣，並不危及受限制當事人之經濟生存能力，自可認為合理適當。

勞動基準法（下稱勞基法）於104年12月16日雖新增訂第9條之1第1項第4款、第2項，然不溯及既往，且有無補償給付，並非判斷競業禁止條款為合法有效之要件，不適用上開勞基法規定。故系爭競業禁止約款未違反民法第247條之1規定而無效。

黃O龍、陳O惠及朱O敏分別於103年8月31日、104年4月10 日、104年4月16日自被上訴人處離職，嗣於103年10月9 日共同設立以生產同為衛星定位系爭產品之兆晟公司，與被上訴人為同業競爭，違反系爭競業禁止約款之義務。被上訴人依系爭競業禁止約定，請求上訴人分別給付違約金，洵屬正當。

系爭競業禁止約款涉及對於上訴人之工作權限制，已對渠等之工作權與生存權造成影響，況系爭競業禁止約款未約定給付上訴人代償措施，是約定違反競業禁止，應賠償離職前月薪10倍之賠償金，顯屬過高。原審參諸一般客觀事實、社會經濟狀況及當事人所受損害、利益等情，認違約金應酌減為月薪8倍為適當。黃O龍離職前薪資為9萬3367元，陳O惠為5萬4100元，朱O敏月薪為5萬5600元，則被上訴人先位之訴請求黃O龍、陳O惠、朱O敏依序給付74萬6936元、43萬2800元、44萬4800元及法定遲延利息，於法有據等詞，為其判斷之基礎。

（最高法院）

惟按於104年12月16日修正公布勞基法第9條之1 規定前，雇主以定型化契約與勞工為離職後競業禁止之約定，如有免除或減輕雇主之責任、加重勞工之責任、使勞工拋棄權利或限制其行使權利、或其他於勞工有重大不利益之情事，按其情形顯失公平者，依民法第247條之1規定，該約定為無效。

又勞基法第9條之1第1項、第3項規定，未符合下列規定者，雇主不得與勞工為離職後競業禁止之約定：（1）雇主有應受保護之正當營業利益。（2）勞工擔任之職位或職務，能接觸或使用雇主之營業秘密。 （3）競業禁止之期間、區域、職業活動之範圍及就業對象，未逾合理範疇。 （4）雇主對勞工因不從事競業行為所受損失有合理補償。違反上開各款規定之一者，其約定無效。

其立法意旨乃在平衡保障雇主之營業秘密、正當營業利益，與勞工離職後就業之權益，是勞工於勞基法第9條之1規定修正公布前離職者，固無該規定之適用，惟該規定關於競業禁止約款之生效要件，非不得作為上述以定型化契約所為競業禁止約定是否顯失公平而無效之判斷標準。

至於勞工於離職後所為競業行為是否具有背信性或違反誠信原則，則屬雇主得否請求該勞工負損害賠償責任或其賠償範圍之問題，要與該競業禁止約定有效與否無涉。

查系爭競業禁止約款係被上訴人預定用於同類契約條款而訂定之附合契約，為原審確定之事實，而觀其內容：「乙方（即上訴人）同意於僱用契約終止後兩年內，非經甲方（即被上訴人）書面同意，不得在任何國家或地區從事與甲方之營業項目相同或類似之業務，或在與甲方經營相同或類似業務之營利機構任職，亦不得從事任何與甲方之營業具有競爭性之行為。如違反本條約定，應給付甲方10倍月薪之懲罰性違約金暨賠償甲方所受之一切損失。」，

其禁止上訴人為競業行為之區域遍及全球，復無任何補償，無異係在勞雇雙方間形成一單務、無償之法律關係，能否謂系爭競業禁止約款無限制上訴人行使權利而顯失公平之情形？自非無疑。

乃原審徒以有無實質之補償，非判斷競業禁止條款合法有效之要件，進而為上訴人不利之判斷，未免疏略。

再者，黃O龍、陳O惠、朱O敏分別於103年8月31日、104年4月10日、同年月16日離職，其等與第一審共同被告江O隆前於103年10日9日設立兆晟公司，各出資50萬元，資本額共200 萬元，為該公司之股東等情，為原審確定之事實，惟上訴人是否為兆晟公司之執行業務股東？如非執行業務股東，上訴人僅投資兆晟公司是否即違反競業禁止約款約定？亦滋疑義。

末按約定之違約金過高者，依民法第252 條規定，法院得減至相當之數額，而酌減之標準，則應依一般客觀事實、社會經濟狀況及當事人所受損害情形，以為酌定標準。乃原審就與上開酌定標準相關之具體事實，俱未調查審認，僅泛稱依上開酌定標準，違約金應酌減為月薪8 倍云云，並有可議。上訴論旨，指摘原判決關此部分不當，求予廢棄，為有理由。又被上訴人之先位請求有無理由既尚待原審釐清，其備位請求之審判停止條件尚未成就，應併移審至原審法院，附此敘明。

最高法院民事第三庭

(商標 商品服務類似)「YLM」in 金屬加工機械 v. 「YLM」in 代理進出口服務：法院認為，兩造商標雖然高度近似，但是用於不同商品服務，且後申請人公司名稱縮寫為「YLM」，主觀上為善意，可註冊。

最高行政法院109年度上字第644號(2021.6.30)

上　訴　人　穎漢科技股份有限公司

被 上訴 人　經濟部智慧財產局（「」）
                                                                              
參　加　人　長紘國際有限公司（原名：越蘭媚企業有限公司）（「YLM」in 35類代理服務）

上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國109年4月29日智慧財產法院108年度行商訴字第117號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

　　主  文
上訴駁回。

　　理  由
一、事實概要：
　　參加人於民國106年3月17日以「YLM及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第35類之「代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷、提供商品行情、拍賣、網路拍賣、藝術品拍賣、珠寶拍賣、古董拍賣、百貨公司、超級市場、便利商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物、為消費者提供商品資訊及購物建議、量販店、百貨商店、鐘零售批發、錶零售批發、首飾零售批發、皮件零售批發、貴重金屬零售批發」服務，向被上訴人申請註冊。經審查准列為註冊第1872364號商標（下稱系爭商標，如原審法院108年度行商訴字第117號行政判決【下稱原判決】附圖一所示）。其後上訴人於106年11月7日以系爭商標之註冊有違商標法第30條第1項第8款、第10款、第11款及第12款之規定，以註冊第00819236、01006623號商標（合稱為據爭諸商標，如原判決附圖二、三所示）對之提起異議。案經被上訴人審查，認系爭商標之註冊並無違反前揭商標法規定，以108年4月19日中台異字第01060813號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，上訴人就系爭商標有違商標法第30條第1項第10款、第11款及第12款部分不服，循序提起行政訴訟，訴請撤銷訴願決定及原處分、被上訴人就系爭商標應作成「異議成立，註冊應予撤銷」之處分。原判決駁回其訴後，提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張及被上訴人暨參加人於原審之答辯，均引用原判決之記載。

三、原判決駁回上訴人之訴，係略以：

㈠據爭諸商標由無特定字義之外文「YLM」結合長方形圖組成，與其指定使用之商品並非相關，消費者會直接將其視為指示及區別商品來源之標識，應具有相當識別性。而系爭商標之外文「YLM」係擷取參加人公司英文名稱「YUE LAN MEI ENTERPRISE CO.,LTD.」特取部分之字首，結合長方形圖所組成，與其指定使用之服務亦無關聯性，亦應具有相當識別性。

系爭商標係由黑底長方形圖內置略經設計之反白外文「YLM」所組成，與據爭諸商標係由白底黑框長方形圖內置未經／略經設計之粗黑外文「YLM」所組成，兩者相較，均係以引人注意之相同外文「YLM」置於長方形圖內作為構圖設計，整體文字外觀、讀音及觀念均相彷彿，此於異時異地隔離觀察時，顯易使施以普通注意之消費者有同一或系列商標之聯想，是兩商標整體圖樣之讀音、外觀或觀念經相關消費者於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際尚難區辨，應屬構成近似程度高度之商標。

㈡系爭商標指定使用於代理進出口服務等，而據爭諸商標指定使用之商品，係屬金屬加工機械及機械零件等相關商品。二者相較，其商品/服務性質、功能、用途明顯有別，服務提供者/產製主體及消費族群亦有差異，依一般社會通念及市場交易情形，應非屬構成類似之商品/服務。兩造商標整體圖樣雖屬高度近似，惟與據爭諸商標指定使用之商品非屬類似，且系爭商標之申請難認屬惡意。

經綜合審酌，系爭商標之註冊尚無致相關消費者誤認其與據爭諸商標指定使用之服務為同一來源，或誤認兩造商標使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，自無商標法第30條第1項第10款規定之適用。

㈢上訴人所提行銷使用據爭諸商標之證據資料，或非屬據爭諸商標行銷使用事證，或使用日期較系爭商標申請日為晚，或據爭諸商標使用事證不多，或僅為國外靜態權利取得證明，均無法證明其所表彰之商譽已為我國相關事業或消費者所普遍認知之程度，遑論為一般消費者所熟知。再者，上訴人所提事證並非實際商標使用事證，不足證明其確有多角化經營，亦無從認定據爭諸商標已為我國一般消費者所普遍知悉。是本件尚難認在系爭商標106年3月17日申請註冊時，據爭諸商標已為我國相關消費者或一般消費者所普遍認識而達著名商標之程度，是系爭商標之註冊自無商標法第30條第1項第11款規定之適用。

㈣本件觀諸上訴人所檢送行銷使用據爭諸商標之證據資料，並無據爭諸商標於系爭商標申請日前有先使用於與系爭商標相同或類似商品或服務之相關使用事證可參，又二商標亦非使用於同一或類似之商品或服務，自核與此條款所定之前提要件有所不符。且有關參加人主觀意圖部分，上訴人未能證明據爭諸商標於106年3月17日前即為我國相關消費者所熟知而達著名，復未提出具體證據證明參加人與上訴人間具有契約、業務往來或其他關係，自無從僅因其與參加人略有地緣關係、網路傳播資訊快速等情，即推論參加人申請系爭商標係出於仿襲意圖，故系爭商標之註冊自無商標法第30條第1項第12款規定之適用。

四、本院查：

...
　㈡次按，商標法第30條第1項第10款至第12款分別規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：……10、相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。11、相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。12、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。」

而判斷兩商標有無混淆誤認之虞，應參酌：⑴商標識別性之強弱；⑵商標是否近似暨其近似之程度；⑶商品、服務是否類似暨其類似之程度；⑷先權利人多角化經營之情形；⑸實際混淆誤認之情事；⑹相關消費者對各商標熟悉之程度；⑺系爭商標之申請人是否善意；⑻其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

承上，「商標近似」及「商品/服務類似」，雖係判斷混淆誤認之參酌因素，惟商標法第30條第1項第10款規定，已將之明定為構成要件，是以於判斷商標之註冊是否違反商標法第30條第1項第10款規定時，必須同時具備「商標近似」及「商品/服務類似」始可能成立。

　㈢又商品類似，係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，商品類似之判斷，應綜合該商品之各相關因素，以一般社會通念及市場交易情形為依據。

亦即在判斷商品類似與否時，應就衝突商標二者之原材料、性質、用途、形狀、零件或成品之關係、販賣單位或地點、消費者及通路之一致或近似等，參酌一般社會通念及市場交易情形，就商品或服務之各種相關因素為審酌。

查系爭商標指定使用於「代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷、提供商品行情、拍賣、網路拍賣、藝術品拍賣、珠寶拍賣、古董拍賣、百貨公司、超級市場、便利商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物、為消費者提供商品資訊及購物建議、量販店、百貨商店、鐘零售批發、錶零售批發、首飾零售批發、皮件零售批發、貴重金屬零售批發」服務，係提供代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷、商情提供、藝術品、珠寶及古董拍賣、網路拍賣、百貨公司、超級市場、便利商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物、為消費者提供商品資訊及購物建議服務、量販店、百貨商店等服務，或所提供批發零售之商品係屬鐘、錶、首飾、皮件、貴重金屬相關商品。

據爭諸商標則分別指定使用於「鐵剪床、彎管機、擴管機、鋼板整平裁剪機、捲料整平裁剪機、金屬剪斷機、摺床、沖床」、「鐵剪床、彎管機、擴管機、鋼板整平裁剪機、捲料整平裁剪機、金屬剪斷機、金屬加工摺床、金屬加工沖床、切管機、油壓成形機、空壓成形機、橡膠或塑膠工業用機械」等商品，係屬金屬加工機械及機械零件等相關商品。

原判決據此認定二者性質、功能、用途明顯有別，服務提供者/產製主體及消費族群亦有差異，依一般社會通念及市場交易情形，應非屬構成類似之商品/服務，且系爭商標之申請難認屬惡意，經綜合審酌上情，系爭商標之註冊尚無致相關消費者誤認其與據爭諸商標指定使用之服務為同一來源，或誤認兩造商標使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，自無商標法第30條第1項第10款規定之適用等情，於法尚無不合。

上訴意旨主張：系爭商標所指定之服務顯在提供據爭諸商標指定之進出口及銷售服務，二者具密切關聯性，上訴人有多角化經營，系爭商標將使相關消費者混淆誤認，原判決僅依商品或服務分類即認定二者非屬類似之商品或服務，違反商標法第19條第6項規定，未正確適用商標法第30條第1項第10款之混淆誤認之虞審查基準，有判決不適用法規、不備理由及理由矛盾之違法云云，經核無非均屬就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，或就原審已為論斷而不採之見解，再予爭執，主張認定違誤，理由矛盾或不備。惟證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定異於該當事人之主張者，尚不得謂為原判決有違背法令之情形；而法律歧異見解之主張，亦不能執為主張原判決違背法令之論據。

　㈣所謂判決不備理由，係指判決全然未記載理由，或雖有判決理由，但其所載理由不明瞭或不完備，不足使人知其主文所由成立之依據而言。

原判決已論明：查系爭商標之外文「YLM」係擷取自參加人英文名稱「YUE LAN MEI ENTERPRISE CO .,LTD.」特取部分之首字母組成，其設計並非毫無緣由。參加人於上開與上訴人往來之訊息中，固有表示「造成您的不便我們非常抱歉」、「馬上將圖片下架」等語，然亦說明「本公司與貴公司完全不同行業別，也從來不曾聽說貴公司的名號，logo純屬巧合，已經移除了」等語，參以參加人所提國際珠寶精品直播網頁照片、參展攤位照片、珠寶線上秀影像及廣告、海報等資料，可知系爭商標實際使用時，大多數均與參加人中、英文名稱之「越蘭媚……/YUE LAN MEI……」等文字併同標示，是亦難遽認參加人有使消費者對其服務來源產生混淆誤認之意圖，而有惡意申請註冊等情，並就上訴人主張參加人於申請系爭商標註冊前在其直播拍賣網站上所標示之商標圖樣與據爭諸商標相同乙節，如何不足以採取，亦詳予論駁，並無判決不備理由之情形。

故上訴人主張參加人與上訴人有地緣關係，顯係知悉據爭諸商標之存在而意圖仿襲，系爭商標之註冊顯已違反商標法第30條第1項第12款之規定，應予撤銷。原判決未對參加人於註冊前明知系爭商標可能引起相關消費者混淆誤認其來源，卻仍以系爭商標申請註冊等情說明理由，有判決不備理由之違法云云，無非對於原判決已詳予論斷之事項再予爭執，並非可採。

㈤...原判決已依上訴人所提各項證據，無法認定據爭諸商標屬著名商標之事實，以及上訴人於原審主張其同時經營國際貿易、批發、餐具製造及手工具製造等行業，而有多角化經營情事云云，原判決認為：其所提事證僅為經濟部商工登記資料及商標註冊簿資料，並非實際商標使用事證，不足證明其確有多角化經營，亦無從認定據爭諸商標已為我國一般消費者所普遍知悉等事項均詳予以論述，於法並無不合。

上訴意旨仍執詞以：據爭諸商標為原創性商標，具有强烈識別性，且上訴人為全球第一大彎管機製造商與供應商，相關消費者確實足以認識其為表彰商品之標識，據爭諸商標係著名商標，為相關消費者所熟悉，應賦予較大之保護。系爭商標之註冊違反商標法第30條第1項第11款規定，原判決違反著名商標保護審查基準，有判決不適用法規之違法云云，無非係以其主觀之見解及就原審取捨證據、認定事實之職權行使事項為指摘，並無足採。　

                    最高行政法院第四庭
                        審判長法  官  陳　國　成　
                              法  官　蕭　惠　芳
                              法  官　曹　瑞　卿
                              法  官　高　愈　杰
                              法  官　林　惠　瑜