智慧財產法院108年度刑智抗字第5號刑事裁定（2019.9.26）
抗告人即被告 黃O庭
抗告人即被告 陳O成
主 文
抗告駁回。
理 由
一、原裁定意旨略以：
（一）抗告人即被告黃O庭（英文姓名：Ted Huang ）於民國87年10月1 日起至105 年7 月31日任職於聲請人即告訴人蔚華科技股份有限公司，於100 年4 月1 日起擔任測試設備事業處（Automatic Test Equipment，下稱：ATE ）副總經理，業務涵蓋臺灣與中國大陸重要半導體公司，告訴人公司並提供筆記型電腦1 台及手機2 支作為業務上使用。抗告人即被告陳O成（英文姓名：Nick Chen ）於97年5月5 日起至105 年7 月31日任職於告訴人公司，擔任中國測試設備處業務總監，直屬上司為被告黃逸庭。被告2 人共同負責告訴人公司中國分公司之客戶，業務內容包含銷售、維修、系統整合、技術支援及售後服務等項目。
又告訴人公司與美國半導體自動量測設備製造商Credence Systems Corporation簽署獨家經銷合約，由告訴人公司取得唯一於大中華地區（臺灣、中國、香港）經銷該公司半導體測試設備之獨家經銷權，嗣Credence Systems Corporation經多次合併及併購，目前由Xcerra Corporation（下稱：Xcerra公司）承接上開獨家經銷合約之權利義務，由於Xcerra公司仍可自行販售該設備，故彼此存有平行業務競爭關係。Xcerra公司於105 年3 、4 月間有意在大陸上海設置營運發展中心（英文名稱：Xcerra Development Center ，下稱：XDC ），由Xcerra公司全球業務營運處副總裁XXXXX XXXXXXX XXXXX招募被告2 人前往XDC 任職，並負責大陸地區營運。被告黃O庭明知持有之公務筆記型電腦內如附表二所示第一類型至第七類型檔案為告訴人公司之營業秘密（下稱：七類營業秘密），詎被告黃O庭於105年5 月28日以電子郵件向告訴人公司申請離職，被告陳O成於105 年5 月24日以電子郵件向告訴人公司申請離職，彼等為前往XDC 任職，並招募大陸地區員工，竟意圖為自己或第三人不法之利益，或損害告訴人公司之利益，並意圖在大陸使用之犯意聯絡，被告黃O庭將持有之公務筆記型電腦內之七類營業秘密，未經告訴人公司授權，於105年7 月27日下午3 時許複製上開檔案至其所有之隨身硬碟內，而重製七類營業秘密，於105 年7 月29日委由其配偶許○○返還筆記型電腦1 台及手機2 支。嗣告訴人公司於105 年8 月16日寄出存證信函通知被告黃O庭應予刪除所知營業秘密，被告黃O庭仍未予刪除。被告2 人並共同進行大陸員工之挖角事宜，彼等2 人並於105 年8 月1日正式任職XDC 。
（二）依據現階段卷證資料，被告黃O庭複製之七類營業秘密，均有未盡調查之情，如經進一步調查，即可確認是否為營業秘密標的，而足以動搖原偵查檢察官事實之認定及處分之決定。又被告黃O庭上開所為，構成違反營業秘密法第13條之1 第1 項第2 款、第3 款、第13條之2 第1 項之罪嫌，另被告陳O成就被告黃逸庭違反營業秘密法第13條之1 第1 項第2 款、第13條之2 第1 項之行為，具有犯意聯絡及行為分擔，應成立共同正犯，然是否該當，仍應以最後判決為據。
（三）綜上，七類營業秘密尚有事項未予調查，如經調查，即足以動搖原偵查檢察官事實之認定及處分之決定，此業據告訴人聲請傳喚證人林○○、陳○○及倪○○等人，待證事實為七類營業秘密之合理保密措施，足徵告訴人已聲請調查證據，且調查方法亦屬可能。從而，本件相關證據調查與本案犯罪是否成立具有關連性、必要性及可能性，應予調查，是本件聲請，非無理由，應予准許交付審判。...
三、按法院為交付審判之裁定時，視為案件已提起公訴，刑事訴訟法第258 條之3 第4 項定有明文。是法院裁定交付審判，即如同檢察官提起公訴使案件進入審判程序。而法院裁定交付審判之前提，須依偵查卷內所存證據，或依刑事訴訟法第258 條之3 第3 項為必要之調查後，確已符合同法第251 條第1 項規定「足認被告有犯罪嫌疑」之檢察官應提起公訴之情形，亦即該案件已經跨越起訴門檻，始得准許。再刑事訴訟法第251 條第1 項係規定：「檢察官依偵查所得之證據，足認被告有犯罪嫌疑者，應提起公訴。」其所謂「有犯罪嫌疑」之起訴條件，並不以被訴之被告將來經法院審判結果確為有罪判決為必要，此與同法第301 條第1 項前段規定：「不能證明被告犯罪者應諭知無罪之判決。」即以檢察官起訴或經被害人自訴之被告，經法院綜合全案調查之證據審判結果，認為現有犯罪嫌疑之證據尚不足以證明其成立犯罪，而諭知其無罪之情形，係屬不同之訴訟程序層次架構（最高法院94年度台上字第4549號判決亦同此意旨）。是以，法院依偵查卷內現存之證據，或為必要之調查後，認被告犯罪嫌疑之程度，符合刑事訴訟法第251 條第1 項規定「足認被告有犯罪嫌疑」，亦即該案件已經跨越起訴門檻，被告之犯行「很可能獲致有罪判決」，無須達到「被告犯罪已經證明」之確信程度，即得裁定准許交付審判。
四、經查，原裁定依告訴人之告訴意旨及聲請交付審判意旨所指各情，審酌卷內下列證據：1.告訴人公司之告訴、2.證人即告訴人公司前董事長許○○證述、3.證人即告訴人公司總經理吳○○證述、4.證人即告訴人公司營運處人力資源部協理林○○證述、5.證人即Xcerra公司副總裁XXXXX XXXXXXX XXXXX 證述、6.被告黃O庭不利於己之供述、7.被告陳O成不利於己之供述、8.國際經銷合約、9.Xcerra公司2016年年報英文、中譯節本、10. 告訴人公司內部人新就、解任即時申報查詢暨董監事持股餘額明細資料、11. 被告黃O庭簽署之系統資訊使用保密合約影本、12. 被告陳O成簽訂之聘僱契約、勞動合同暨保密承諾書、13. 被告陳O成於105 年5 月24日寄送之電子郵件及請假卡影本、14. 被告黃O庭於105年5 月28日、105 年7 月3 日寄送之電子郵件影本、15. 告訴人公司前董事長許○○於105 年6 月27日、105 年6 月28日與被告黃O庭、陳O成之對話譯文、16. 告訴人公司於105 年7 月21日向被告黃O庭、陳O成說明離職程序並請其協助處理交接事宜所寄送之電子郵件及離職所應行之交接事項影本、17. 鑒真公司數位鑑識報告（被告黃O庭部分）、18. 鑒真公司數位鑑識報告（被告陳O成部分）、19. 鑒真公司分析結果簡報、20 .XXXXX XXXXXXX XXXXX 製作簡報說明成立XDC 之目的及目標、21.XXXXX XXXXXXX XXXXX於105 年9 月5 日寄送予告訴人公司總經理吳○○之電子郵件影本、22. 被告黃O庭、陳O成任職Xcerra公司之名片、23. 告訴人公司於105 年8 月16日寄送被告黃O庭之存證信函影本、24. 告訴人公司於105 年8 月15日寄送被告陳O成之存證信函影本、25. 告訴人公司薪資表、26. 蔚華公司授權範圍及層級一覽表暨授權管理辦法、27. 告訴人公司網路存取權限密碼、28. 告訴人公司鑰匙/ 門禁卡/ 保全卡領用申請表、
29. 告訴人公司系統開發及程式存取控制表、30. 告訴人公司資訊安全政策、31. 告訴人公司模組、32. 告訴人公司新人講習宣導、33. 告訴人公司會議保密規範、34. 告訴人公司資訊安全防護宣導、35. 告訴人公司員工手冊節本、36. 告訴人公司郵件防護系統網路頁面影本、37. 被告黃O庭複製公務電腦「2016 backup 」資料夾內檔案、38. 被告黃O庭複製公務電腦「2016 backup 」資料夾內檔案七種類型營業秘密說明、39. ○○客戶訂單範例、40. 競爭對手分析、41. 市場分析、42. 績效評等表格、43. 薪資模擬數、44. 市場調查、45. 被告2 人微信對話內容、46. 被告黃O庭與XXXXX XXXXXXX XXXXX 微信對話內容、47. 被告黃O庭與配偶許○○對話內容、48. 法務部調查局新竹市調查站搜索筆錄、扣押筆錄及扣押物品目錄表（被告黃O庭）扣案物：
隨身碟4 只、筆記型電腦1 台（含滑鼠及充電線）、I-phone手機1 支及連接線、I-phone 手機1 支（臺灣用）、49.法務部調查局新竹市調查站搜索筆錄、扣押筆錄及扣押物品目錄表（陳O成）扣案物：公務用筆電1 台及手機1 支等證據，進而認定依現階段卷證資料，檢察官就被告黃O庭複製之七類檔案資料，業據告訴人聲請傳喚證人林○○、陳○○及倪○○等人，待證事實為七類檔案資料是否採取合理保密措施，可徵告訴人已聲請調查證據，且調查方法亦屬可能，如經進一步調查，即可確認是否為營業秘密標的，並進而認定本件相關證據調查與本案犯罪是否成立具有關連性、必要性及可能性，則被告黃O庭所為，是否構成違反營業秘密法第13條之1 第1 項第2 款、第3 款、第13條之2 第1 項之罪嫌，另被告陳O成就被告黃O庭違反營業秘密法第13條之1第1 項第2 款、第13條之2 第1 項之行為，是否應成立共同正犯，均應予調查，原不起訴處分及駁回再議處分認被告等此部分犯罪嫌疑不足，尚有未洽，因而裁定准許交付審判，已詳敘認定之理由及依憑之證據，其認事用法，並無違誤，經核並無不合。
五、被告抗辯之論駁：
1.被告等抗辯：法院裁定交付審判之前提，必須偵查卷內所存證據已符合刑事訴訟法第251 條第1 項規定「足認被告有犯罪嫌疑」；偵查中未曾顯現之證據，不論係檢察官單純未調查，抑或已受被告或告訴人調查證據之聲請而仍未調查，既均不得採為裁定交付審判之依據，自難僅因檢察官未予調查之當否，遽為被告不利之認定，甚至作為准許交付審判之理由云云（見本院卷1 第69、212 頁）。經查：
(1)按刑事訴訟法第258 條之3 第3 項規定：「法院就交付審判之聲請為裁定前，得為必要之調查」，其所謂「得為必要之調查」，係指調查證據之範圍應以偵查中曾顯現者為限，不可就新提出之證據再為調查，亦不可蒐集偵查卷以外之證據。惟就告訴人在偵查中已經提出，而檢察官未予調查之證據，即為在偵查中已經顯現之證據，法院自得為必要之調查。
(2)原不起訴處分及駁回再議處分中俱以「告訴人並未舉證其曾具體規範哪些文件檔案資料屬於公司之營業秘密，亦未曾限制被告黃逸庭持用之公務電腦讀取隨身硬碟設備，難認告訴人客觀上就該等檔案有保密的積極作為，並已採取合理之保密措施」等語為由，而為不起訴處分及再議處分，已忽視告訴人早已提出「2016 Backup 」資料夾中編號27、45、46、52、63、65、72等七種類型檔案構成營業秘密標的之相關證據，而逕謂被告等犯嫌不足，已有調查未盡之情。何況，原裁定亦已敘明被告黃O庭複製告訴人公司所有之七種類型檔案，是否可該當營業秘密標的，檢察官均有未盡調查之情（見原裁定第13-23 頁），並以「告訴人聲請傳喚證人林○○、陳○○及倪○○等人，待證事實為上開七類型之合理保密措施等情，有其告訴理由九狀附卷可稽（見新竹地方檢察署106 年度偵字第2192號卷〔下稱：2192號偵卷〕卷4 第89頁）」（見原裁定第29頁），而檢察官未予傳喚，堪認調查尚屬未盡，進而認定「本件有上開應調查而未調查之違誤」，則被告黃O庭是否違反營業秘密法第13條之1 第1 項第2 款、第3 款、第13條之2 第1 項之罪嫌，另被告陳O成就被告黃O庭違反營業秘密法第13條之1 第1 項第2 款、第13條之2 第1 項之行為，是否應成立共同正犯一節，其所援用之調查證據，俱屬偵查中即已存在，是原審依卷內原有證據逐一詳加審酌判斷，而認被告2 人上開犯嫌已達起訴門檻，並未蒐集偵查卷外之證據，自無程序違法至明。
2.被告等抗辯：原裁定為了要讓形式上看起來有足夠的證據，故在判斷系爭7 項文件是否為營業秘密之時，確實使用了未經檢察官審酌的證據資料，同時也以臆測的方式表示若干證據經過調查，足以判斷被告有涉犯本案罪嫌，以此為由而裁定准予交付審判云云（見本院卷1 第451 、453頁）。然查，原裁定調查範圍的證據均屬存在偵查卷內的證據，已如前述，亦為被告等所不爭（見本院卷1 第451、453 頁），自屬偵查中曾顯現之證據，原審以之作為依憑之證據，尚無不合。又原審固於裁定中指明：(1)第一類型即附件附表一編號27所示各部門財務資訊…「B1模擬數ATE （CN）資料」之秘密性及合理保密措施仍需再調查後確認；(2)第二類型即附件附表一編號45所示薪資紅利結構表…告訴人提出第二類型標的之內容及保密措施均以書狀敘明，未提示被告二人確認；(3)第三類型即附件附表一編號46所示自動測試設備市場之產品藍圖…告訴人雖以書狀敘明各該外文或代號及其意義，然未經被告2 人確認憑信性，且就合理保密措施亦為告訴人單方指訴；(4)第四類型即附件附表一編號52所示主要客戶應用端之產品藍圖…告訴人所提上開資料，內容均為外文或代號；另因證人XXXXX XXXXXXX XXXXX 證述內容尚須進一步調查；此外，本類型之合理保密措施亦為告訴人單方指訴，卷內未見相關證據；(5)第五類型即附件附表一編號63所示每週重要事項匯報，第六類型即附件附表一編號65所示ATE 即自動測試部門每月向董事長暨執行長及高階主管報告之資料…告訴人所提上開資料，內容均為外文或代號，所提合理保密措施亦為其單方指訴，未提示被告2 人確認，仍應進一步調查確認告訴人上開陳稱之憑信性；(6)第七類型即附件附表一編號72所示業務銷售預測表…本類型之合理保密措施均為告訴人單方指訴，僅提出書面佐證，未經提示供被告2 人確認憑信性，是應再行調查確認告訴人上開陳稱之憑信性。並認「附件第一至七類型，均有未盡調查之情，如經進一步調查，即可確認是否為營業秘密標的」等語（見原裁定第15、18-23 頁），核其所認定尚應調查之證據，均屬告訴人提出之相關資料，且該等資料已由告訴人提出，將來訴訟中仍有進一步調查以達確信之必要，尚非被告等所稱之「以『倘經調查』遽為對被告不利之認定」情形。
3.被告等另指摘原裁定認事用法有誤之論駁如下：(1)被告陳O成抗辯：Xcerra公司與告訴人公司間並無平行競爭關係，原裁定基於此一錯誤認定之出發點所為認定，嚴重背離事實云云（見本院卷1 第114-122 頁）。惟查，原裁定所認定之犯罪事實固包含「告訴人公司、Xcerra公司間有平行之競爭關係」，然告訴人公司、Xcerra公司間是否有競爭關係，尚非被告陳O成被訴罪嫌之構成要件認定之前提要件。參以，原裁定係以下列事實為基礎：告訴人第一至七類型之資料屬營業秘密標的。被告黃O庭有將第一至第七類型資料複製至隨身碟之行為及不為刪除之行為；依據現階段卷證資料，認被告黃O庭主觀具有意圖為自己或第三人不法之利益，或損害營業秘密所有人之利益；依現階段卷證資料，認被告陳O成與被告黃O庭具有犯意聯絡及行為分擔，應成立共同正犯。準此，告訴人公司與Xcerra公司間是否有平行之競爭關係，僅係佐證被告2 人之動機，並不影響判斷被告2 人是否涉犯營業秘密法罪嫌。至於，被告陳O成另辯稱依Xcerra公司與告訴人公司間之合約，Xcerra公司根本無須透過「挖角」之方式取得該等資訊，該等資訊對於Xcerra公司而言更非營業秘密云云（見本院卷1 第121 頁），然衡諸商業交易關係中，供應商充其量僅得取得代理商有關銷售其「代理產品」之相關資訊，而本案所涉七類型之資訊並非限於告訴人公司代理Xcerra公司之產品，是否屬於告訴人公司之營業秘密，仍應進一步調查，始能查明，亦據原裁定前揭敘明理由綦詳，是被告陳昱成上開抗辯，尚無可採。
(2)被告陳O成抗辯：告訴人所謂「合理保密措施」是否確實實施？何時開始實施？實施情形如何？於本件情形有無實施於被告2 人身上？等節均未見告訴人舉證云云（見本院卷1 第216-218 頁），惟查，告訴人業已說明何以編號一至七資訊屬營業秘密標的（詳如原裁定附表二），而原裁定亦指明若告訴人所指為真，編號一至七之資訊即具合理保密措施，鑒於交付審判與審理結果後被告是否確然有罪不同，並不需要達到有罪確信之程度，是依告訴人現提出之事證，原審本於調查後，認本案已跨過起訴門檻，尚難認有何違誤之處。
(3)被告黃O庭抗辯：原裁定未將對其有利之證人王○○證詞列為證據，係就有利之證據未能說明不足採取之理由云云（見本院卷1 第418-423 頁）。經查，依證人王○○於107 年10月26日證述內容，主要係證述其為集創北方方公司之員工，其曾就是否向告訴人公司買測試機一事與被告黃O庭接洽，但因報價太高與稅金問題，而未能談成；其問被告黃O庭是否要讓告訴人公司知道原廠的事，係因對告訴人公司的服務不滿意，希望透過原廠給告訴人公司壓力，才透過嗣任職在原廠的被告黃O庭去找原廠，而與原廠的CEO 接洽，請他幫忙催告訴人公司，但因告訴人公司跟原廠有糾紛，其方問被告黃O庭上開問題；集創北方公司沒有跟原廠談過買機台的事等語（見新竹地方檢察署107 年度偵續字第49號卷〔下稱：偵續49號卷〕第215-217 頁）。準此，原裁定以被告黃O庭於105 年7 月12日傳訊予其配偶許○○之對話內容「Ken （即盂鴻裕）昨晚一直找我。訂單（即集創北方）拿不下來。要我幫忙。我不幫了。要我幫忙。我不幫了。他完了。」等語，而與卷內其他證據相互勾稽，證明告訴人之訂單受有影響（見原裁定第28頁），並非單以告訴人未取得集創北方公司之訂單作為被告黃逸庭是否違反營業秘密法第13條之2 第1 項、第13條之1 第1 項第2 款之唯一論證依據，是被告黃逸庭上開抗辯，尚無可採。
(4)被告陳O成抗辯：原裁定單憑對話紀錄認定被告2 人為共同正犯違背證據法則與論理法則（見本院卷1 第125-127頁）；被告黃O庭抗辯：原裁定不採認證人林○○關於主管是否得將檔案儲存在自己硬碟之證詞，認事用法違背經驗法則、論理法則（見本院卷1 第424-425 頁）云云。查原裁定已敘明何以依被告2 人間之對話訊息，認定被告2 人就前開被訴違反營業秘密法罪嫌，具有犯意聯絡與行為分擔之理由；及敘明採認作為書面證據之保密合約而非證人林○○證言之原因。是原裁定已詳為敘述其取捨證據所憑理由，被告2 人上開抗辯，亦不可採。
4.聽審權保障：
(1)被告陳O成抗辯：被告陳O成始終不知一至七類型資訊內容為何，檢察官亦未曾提示辨認或表示意見，兩年的偵查程序中，告訴人始終以含糊的方式指訴被告陳O成違法，但是具體的內容是什麼，被告陳O成並不清楚，故原審為裁定前自有給予被告陳O成辨明機會之必要云云（見本院卷1 第457 頁、本院卷2 第54-56 頁）。惟查，告訴人於偵查中先後提出「釋明事項表」（見新竹地方檢察署105 年度他字第2846號卷〔下稱：2846號他字卷〕第370-382 頁）、附表「黃逸庭所涉營業秘密項目說明」（見2192號偵卷卷2 第182-192 頁）；同告訴人於聲請交付審判時所提出即附表1 中編號27、45、46、52、63、65、72之7 種類型機密資料之營業秘密要件分析（見2192號偵卷卷3 第71-75 頁；除編號27之說明有小部分修改外，同原裁定附表二所示一至七類型資訊）等資料，佐證本案附表1 檔案符合營業秘密之要件。又被告黃O庭於106 年9 月28日偵查庭，檢察官已提示編號27、45、46、52、63、65、72等證據資料訊問之（見2192號偵卷卷3 第230- 235頁），被告陳昱成事後亦就此部分以書狀為答辯（見2192號偵卷卷3 第272 頁-第273 頁背面），是以，原裁定認定如附表二所示之七類型檔案資料，已於偵查中即經特定且經被告等答辯在卷，被告陳O成辯稱其始終不知原裁定所謂一至七類型資訊為何，自非有據。
(2)被告等抗辯：原裁定准將被告交付審判之前，未予被告陳述意見之機會，實屬對被告之突襲，且未以程序保障被告之聽審權云云（見本院卷1 第65、212 、455 、457 頁）。經查：原審法院裁定准許將被告等上開犯行交付審判，並無傳喚被告等到庭表示意見，固屬事實，又被告的陳述意見或答辯權利，確實係正當法律程序要求的一環，然我國現今刑事訴訟法，並無規定法院受理交付審判案件時，須先傳喚被告到庭表示意見後，方能進而為准駁的裁定，因此在現行法制下，本院並無法逕予指稱原審程序違法不當。再者，探究立法者為何並未規定法院受理交付審判案件，須傳喚被告到庭陳述意見，其理由應係考量告訴人、被告先前在偵查程序的過程中，通常已經到庭陳述過相關意見並進行相關答辯，而法院受理交付審判案件，乃針對不起訴處分確定案件所設的特別救濟途徑，原則上僅需就相關卷內證據重予審酌、評價即可，此觀諸本案被告2 人於調查站受調查時及偵查中確實均曾到場接受詢問、訊問、及答辯，且均有辯護人陪同在場，則原審縱未傳喚被告等到庭表示意見，難謂當然影響被告等之訴訟防禦權行使；況且，本院亦斟酌被告等所辯上情，且細究被告等於本院陸續提出之各答辯書狀內容，而於108 年7 月22日進行調查程序，賦予被告等到庭陳述意見之訴訟防禦權，且本院亦認定原裁定所為准予交付審判之結論，並無違誤，是被告等上開抗辯，尚無法使本院據為撤銷原審准予交付審判裁定之理由。
智慧財產法院第三庭
審判長法 官 蔡惠如
法 官 黃珮茹
法 官 張銘晃
2019年10月5日 星期六
(著作權 出版) 作者委託出版社出版的書籍具有印刷瑕疵，作者可要求減少報酬。
智慧財產法院108 年度民著上易字第3 號民事判決（2019.9.26）
上 訴 人 黃必文
被上訴人 高談文化出版事業有限公司
主 文
被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣30萬元。
事實及理由...
(一)上訴人於105 年3 月7 日委託被上訴人出版系爭書籍，約定出版報酬為756,831 元，且上訴人已於105 年12月8 日給付40,000元，再於106 年1 月25日及同年3 月30日，分別給付20,000、156,831 元，系爭書籍於105 年12月19日對外發行，嗣經上訴人要求下架等情，為兩造所不爭執...
(二)系爭契約並未解除，但上訴人得主張減少報酬：
1.經查上訴人雖主張其於105 年12月1 日已以書面表示終止系爭契約，但為被上訴人所否認（見原審卷第62、127 頁），卷內亦無相關資料可以佐證，且由上訴人於105 年12月4 日寄給被上訴人高談公司員工○○○之信件內容：「○○：第六第七章修正發給妳，我全交卷了! ……若還有任何問題，要趕快通知！」（見原審卷第188 頁），可知上訴人於105年12月1 日後仍持續履行出版系爭書籍之行為，並未有終止系爭契約之意，故上訴人主張其於105 年12月1 日已以書面解除系爭契約部分，卷內並無證據可以證明，應不可採。
2.上訴人雖另主張以起訴狀繕本送達作為解除系爭契約之意思表示等語，被上訴人則辯稱上訴人並未先為瑕疵修補之催告，不得主張解除契約云云。惟按民法第494 條明定，承攬人不於前條第一項所定期限內修補瑕疵或依前條第三項之規定，拒絕修補或其瑕疵不能修補者，定作人得解除契約或請求減少報酬。但瑕疵非重要，定作人不得解除契約。細譯上開條文文義，應先區分瑕疵可否修補或不能修補。若能修補，定作人應依民法第493條規定訂相當期限請求承攬人修補，而於承攬人未於所定期限內修補或拒絕修補時，定作人始得解除契約。然若瑕疵已不能修補者，即已無訂相當期限請求承攬人修補之必要。蓋若屬不能修補之瑕疵，又命定作人請求承攬人限期修補，實為無益之舉（最高法院103 年台上字第2489號民事判決意旨參照）。經查系爭書籍雖已出版，但兩造對書籍之品質要求不一，上訴人雖不爭執曾至被上訴人出版社3 次，但否認此即係同意被上訴人已完成系爭書籍之校對，而系爭書籍完成後，以第四章為例，確有如上訴人所主張同頁照片模糊且所附字體不一、贅字、照片箭頭跑位、多一空白格、說明跑位、錯置等瑕疵，但依該等瑕疵於系爭書籍所佔比例，似未達影響系爭書籍所要闡釋之文義及中醫用筋論治的程度，故尚不得逕行主張解除契約，然上訴人主張之瑕疵散落於系爭書籍多處，且系爭書籍業已印刷出版，倘欲修補，或僅可能採取逐一重新印製插頁或增補修訂頁之方式，然此舉會造成消費者閱讀上之困擾，且印製或插頁亦須耗費更多人力、物力之成本，並影響系爭書籍之完整性，堪認系爭書籍之瑕疵已屬難以修補或不能修補，依上開最高法院意旨，應已無需催告被上訴人修補系爭書籍之瑕疵，即可主張減少已給付之報酬。
3.又查上訴人前後三次共給付之出版報酬為756,831 元，其中與瑕疵有關之費用包括編輯、排版設計、印刷及製版費之部分總計為544,801 元（計算式為：56,000+68,000+420,801元，見本院卷第177 頁、原審卷第135 頁），又系爭書籍所具有之瑕疵散落於各章節，而各章節瑕疵情節輕重不一，且不乏同頁多處標示印刷錯誤或不清，或甚至圖片與文字說明講解之段落位移、圖片過小以致無法閱讀等大小不一瑕疵等情，均可作為減少原應給付報酬數額之理由，且考量系爭書籍總頁數約650 餘頁，而扣除圖片標示之問題，亦有多處單純文字段落無意義之空白、字體大小不一等出版業者有能力且應負擔校對之處，又上開各瑕疵並無客觀標準得逐一計算應減少報酬之數額，而衡酌兩造係因溝通不良，以致系爭書籍產生多處瑕疵且已經出版，並綜合考量應扣除被上訴人所提供之製作費用明細中有出現瑕疵部分之成本，及上開瑕疵情節等因素，爰酌定上訴人得請求減少之價金為300,000 元，應屬適當。
(三)被上訴人並未侵害上訴人之著作財產權及人格權：
1.按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條本文定有明文。次按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權者，負損害賠償責任，民法第184 條第1 項前段、著作權法第88條第1 項定有明文。經查系爭書籍係上訴人交由被上訴人承攬印製，被上訴人負責編排，且因系爭書籍涉及醫學專業，上訴人亦負有校對之責，而不可僅將校對責任歸屬未具醫學專業之被上訴人，是上訴人所舉系爭書籍各篇文章內之瑕疵，客觀上難認係被上訴人違反其原意擅自更動，亦不得僅因有瑕疵存在而認被上訴人有何故意侵害上訴人著作財產權之行為。
2.上訴人另主張被上訴人未經其同意，粗製濫造印發代表畢生心血之系爭書籍，竟成為同業間的笑柄，造成上訴人顏面盡失，不堪使用，侵害上訴人之著作人格權云云。按「著作人就其著作享有公開發表之權利」及「著作權人享有禁止他人歪曲、割裂、竄改或其他方法改變其著作之內容、形式或名目致損害其名譽」，著作權法第15條第1 項前段、第17條分別定有明文。經查，系爭書籍之內容主要係上訴人提供，並同意由被上訴人編輯、出版，客觀上該些瑕疵亦非被上訴人故意以歪曲、割裂、竄改或其他方法改變其著作，另卷內僅有上訴人稱就系爭書籍之印製、出版發行致其名譽受損，但未有客觀證據可佐，尚非可僅憑上訴人之陳述，即認定被上訴人之行為侵害上訴人之人格權，故上訴人主張被上訴人應給付損害賠償50萬元，並非可採。」
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 曾啟謀
法 官 熊誦梅
上 訴 人 黃必文
被上訴人 高談文化出版事業有限公司
主 文
被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣30萬元。
事實及理由...
(一)上訴人於105 年3 月7 日委託被上訴人出版系爭書籍，約定出版報酬為756,831 元，且上訴人已於105 年12月8 日給付40,000元，再於106 年1 月25日及同年3 月30日，分別給付20,000、156,831 元，系爭書籍於105 年12月19日對外發行，嗣經上訴人要求下架等情，為兩造所不爭執...
(二)系爭契約並未解除，但上訴人得主張減少報酬：
1.經查上訴人雖主張其於105 年12月1 日已以書面表示終止系爭契約，但為被上訴人所否認（見原審卷第62、127 頁），卷內亦無相關資料可以佐證，且由上訴人於105 年12月4 日寄給被上訴人高談公司員工○○○之信件內容：「○○：第六第七章修正發給妳，我全交卷了! ……若還有任何問題，要趕快通知！」（見原審卷第188 頁），可知上訴人於105年12月1 日後仍持續履行出版系爭書籍之行為，並未有終止系爭契約之意，故上訴人主張其於105 年12月1 日已以書面解除系爭契約部分，卷內並無證據可以證明，應不可採。
2.上訴人雖另主張以起訴狀繕本送達作為解除系爭契約之意思表示等語，被上訴人則辯稱上訴人並未先為瑕疵修補之催告，不得主張解除契約云云。惟按民法第494 條明定，承攬人不於前條第一項所定期限內修補瑕疵或依前條第三項之規定，拒絕修補或其瑕疵不能修補者，定作人得解除契約或請求減少報酬。但瑕疵非重要，定作人不得解除契約。細譯上開條文文義，應先區分瑕疵可否修補或不能修補。若能修補，定作人應依民法第493條規定訂相當期限請求承攬人修補，而於承攬人未於所定期限內修補或拒絕修補時，定作人始得解除契約。然若瑕疵已不能修補者，即已無訂相當期限請求承攬人修補之必要。蓋若屬不能修補之瑕疵，又命定作人請求承攬人限期修補，實為無益之舉（最高法院103 年台上字第2489號民事判決意旨參照）。經查系爭書籍雖已出版，但兩造對書籍之品質要求不一，上訴人雖不爭執曾至被上訴人出版社3 次，但否認此即係同意被上訴人已完成系爭書籍之校對，而系爭書籍完成後，以第四章為例，確有如上訴人所主張同頁照片模糊且所附字體不一、贅字、照片箭頭跑位、多一空白格、說明跑位、錯置等瑕疵，但依該等瑕疵於系爭書籍所佔比例，似未達影響系爭書籍所要闡釋之文義及中醫用筋論治的程度，故尚不得逕行主張解除契約，然上訴人主張之瑕疵散落於系爭書籍多處，且系爭書籍業已印刷出版，倘欲修補，或僅可能採取逐一重新印製插頁或增補修訂頁之方式，然此舉會造成消費者閱讀上之困擾，且印製或插頁亦須耗費更多人力、物力之成本，並影響系爭書籍之完整性，堪認系爭書籍之瑕疵已屬難以修補或不能修補，依上開最高法院意旨，應已無需催告被上訴人修補系爭書籍之瑕疵，即可主張減少已給付之報酬。
3.又查上訴人前後三次共給付之出版報酬為756,831 元，其中與瑕疵有關之費用包括編輯、排版設計、印刷及製版費之部分總計為544,801 元（計算式為：56,000+68,000+420,801元，見本院卷第177 頁、原審卷第135 頁），又系爭書籍所具有之瑕疵散落於各章節，而各章節瑕疵情節輕重不一，且不乏同頁多處標示印刷錯誤或不清，或甚至圖片與文字說明講解之段落位移、圖片過小以致無法閱讀等大小不一瑕疵等情，均可作為減少原應給付報酬數額之理由，且考量系爭書籍總頁數約650 餘頁，而扣除圖片標示之問題，亦有多處單純文字段落無意義之空白、字體大小不一等出版業者有能力且應負擔校對之處，又上開各瑕疵並無客觀標準得逐一計算應減少報酬之數額，而衡酌兩造係因溝通不良，以致系爭書籍產生多處瑕疵且已經出版，並綜合考量應扣除被上訴人所提供之製作費用明細中有出現瑕疵部分之成本，及上開瑕疵情節等因素，爰酌定上訴人得請求減少之價金為300,000 元，應屬適當。
(三)被上訴人並未侵害上訴人之著作財產權及人格權：
1.按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條本文定有明文。次按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權者，負損害賠償責任，民法第184 條第1 項前段、著作權法第88條第1 項定有明文。經查系爭書籍係上訴人交由被上訴人承攬印製，被上訴人負責編排，且因系爭書籍涉及醫學專業，上訴人亦負有校對之責，而不可僅將校對責任歸屬未具醫學專業之被上訴人，是上訴人所舉系爭書籍各篇文章內之瑕疵，客觀上難認係被上訴人違反其原意擅自更動，亦不得僅因有瑕疵存在而認被上訴人有何故意侵害上訴人著作財產權之行為。
2.上訴人另主張被上訴人未經其同意，粗製濫造印發代表畢生心血之系爭書籍，竟成為同業間的笑柄，造成上訴人顏面盡失，不堪使用，侵害上訴人之著作人格權云云。按「著作人就其著作享有公開發表之權利」及「著作權人享有禁止他人歪曲、割裂、竄改或其他方法改變其著作之內容、形式或名目致損害其名譽」，著作權法第15條第1 項前段、第17條分別定有明文。經查，系爭書籍之內容主要係上訴人提供，並同意由被上訴人編輯、出版，客觀上該些瑕疵亦非被上訴人故意以歪曲、割裂、竄改或其他方法改變其著作，另卷內僅有上訴人稱就系爭書籍之印製、出版發行致其名譽受損，但未有客觀證據可佐，尚非可僅憑上訴人之陳述，即認定被上訴人之行為侵害上訴人之人格權，故上訴人主張被上訴人應給付損害賠償50萬元，並非可採。」
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 曾啟謀
法 官 熊誦梅
(商標 不得註冊) 犁記 v. 社口犁記：兩造商標有混淆誤認之虞，「社口犁記」商標不得註冊。
我知道的犁記是台北的綠豆椪。
原來台中社口也有一間犁記。
原來台中社口也有一間犁記。
雙方間有家族關係，是具有台灣特色的商標案件。
「社口犁記」主張：「依家族約定有權使用犁記商標。」
先申請註冊商標的重要性，已經講了無數次。
從這個案例當中也可以窺知一二。
從這個案例當中也可以窺知一二。
智慧財產法院108年度行商訴字第54號行政判決（2019.9.26）
原 告 社口張記本店實業股份有限公司
被 告 經濟部智慧財產局
主 文
原告之訴駁回。
理 由
一、事實概要：原告前以「社口張記餅店本舖創始店LC及圖」商標（下稱系爭申請商標），向被告申請註冊。經被告審查，為不得註冊，應予核駁之審定。原告不服，提起訴願，經經濟部決定駁回，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告之主張：
(一)系爭申請商標與據以核駁諸商標具有明顯差異：系爭申請商標雖分別以地名、姓氏及第一間店舖等說明性文字組成，而不具識別性，但仍應列入商標整體作為比較。再以整體觀察而言，系爭申請商標中之LC、記及四分之三圓設計圖（下稱記圖樣）僅占系爭申請商標所有面積四分之一，而「社口」、「張」圖樣係中文之重複，亦結合具創意之「緞帶圖」、「本舖」、「餅店」，兩相比較下，殊難想像系爭申請商標之「主要部分」為記圖樣。縱認該記圖樣為系爭申請商標之主要部分，然通體觀察之下，系爭申請商標與據以核駁註冊第71454 、887213、883498、926595、120463、127809號商標（下合稱據以核駁諸商標）間尚有中文「社口」、「張」、「本舖」、「餅店」等文字可資區別，並無使消費者混淆誤認。故原處分及訴願決定竟將記圖樣作為主要識別部分而認系爭申請商標及據以核駁諸商標為近似之商標，顯有認事用法之違誤。
(二)原告係有權使用記圖樣：自西元1894年起，原告先祖張林創立「記」後，至原告已第四代，而該記圖樣係由第三代製作並作為商標，於民國（下同）62年申請註冊臺灣第71454 號等商標，其後並以借名登記於堂兄弟張沂州之名下，並申請含據以核駁諸商標在內等商標，故記圖樣為原告承繼自第三代而繼續使用，本即為原告所有並有權使用，況據以核駁諸商標之商標權人曾停業未使用商標，而原告仍持續使用系爭申請商標。...
四、得心證之理由：
...經查系爭申請註冊之「社口張記餅店本舖創始店LC及圖」商標，係以「社口」、圓形「張」字、「LC」結合「記」及「四分之三黑色圓圖形」、「餅店」、「本舖」及最下方的「創始店緞帶圖」由上至下排列而成，與據以核駁諸商標均有相同之LC、記及四分之三黑色圓圖形之記圖樣，且據以核駁諸商標非為指定商品或服務之說明性文字或圖形，具相當識別性。雖系爭申請商標尚有其餘「社口」、圓形「張」字、「餅店」、「本舖」及「創始店緞帶圖」等字樣或圖示之差異，惟於普通消費者印象中較難以說明性文字或裝飾性圖案部分的差異作為商標之區辨，而無法發揮商標正常之區辨功能，因此難認系爭申請商標與據以核駁諸商標間之區域地名、常見姓氏、店舖性質、第一家店等說明性的文字及裝飾性緞帶圖之差異，足使相關消費者足以區辨二者之不同，因此，可認相關消費者仍以系爭申請商標中之「LC、記結合四分之三黑色圓圖形」的記圖樣之整體設計圖作為主要區辨商標之依據，故系爭申請商標與據以核駁諸商標均有高度近似之LC、記及四分之三黑色圓圖形之記圖樣，在外觀、觀念、讀音上均屬高度近似。...
(四)雖原告稱被告之審查違反整體觀察原則，且其依家族約定為有權使用系爭申請商標云云。惟查判斷商標是否近似，係以主要部分觀察與整體觀察為之，然二者並非互斥，且判斷商標是否近似之主要目的仍應立於該商標對於消費者寓目之整體印象中較為深刻之部分而判斷。若商標圖樣中之一定部分特別引人注意，且使商標之識別功能特別顯著者，自可就此部分加以比較觀察。系爭申請商標與據以核駁核駁諸商標相較，皆有幾乎完全相同之「LC、記」結合「四分之三黑色圓形圖」之記圖樣，係於相關消費者寓目之整體印象中較為深刻之部分，而為相關消費者於選購時會以較易辨識或識別之處，自應以此部分為判斷二者是否構成商標近似，並未違反商標整體觀察原則。至原告雖提出族譜、繼承系統表、戶口名簿舊簿影本、大洋印刷廠負責人自述等，欲證明其依家族約定為有權使用系爭申請商標等情（見本院卷第49至57頁）。惟按商標法第2 條之規定，商標權之取得係採先申請註冊主義，依其登記之名義人為商標權人，以維持商標登記之公示性，本件原告檢送之文件僅可知家族決定由何人作為代表申請商標註冊，註冊商標權人可以合意授權他人使用，縱使申請註冊當時並無共有申請或併存註冊之制度，惟如欲共有商標，兩造仍可於商標法修正後變更為共有或移轉予原告，然卷內並無相關變更登記或取得併存同意之資料，且據以核駁註冊第71454 號商標之商標權人曾於88年6 月24日至103 年8 月31日授權予原告之公司代表人使用，於93年9 月
1 日至103 年8 月31日授權予原告使用（見核駁卷第13頁），足見原告及其代表人之前係因取得商標權人之授權，始得合法使用據以核駁諸商標之圖樣。」
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 曾啟謀
法 官 熊誦梅
2019年10月3日 星期四
(商標 非著名商標)「RAVAGLIOLI」v.「拉威RAVAGLIOLI及圖」：評定人 申請評定時已超過5年期間，也無法證明自己是著名商標，也無法證明商標權人是惡意申請。 智慧財產局為評定駁回的處分，應為正確。
智慧財產法院107年度行商更(一)字第3號行政判決 （2019.9.12）
原 告 義大利商拉伐格里奧里股份公司（RAVAGLIOLI S.P.A.）
被 告 經濟部智慧財產局
參 加 人 日泉有限公司
主 文
原告之訴駁回。
事實及理由
一、事實概要：參加人前於民國82年6 月30日以「拉威RAVAGLIOLI及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條所定商品及服務分類表第84類之頂車機等商品...
五、本院得心證之理由：...
(二)兩造商標近似：
據以評定商標一為單純由外文「RAVAGLIOLI」所組成之商標；據以評定商標二亦為單純由外文「RAVAGLIOLI」所組成之商標，惟以等邊銳角倒三角形取代第三外文字母「V 」；據以評定商標三則為以2 個略粗且外型相同之拐杖型線條所組成之外文「R 」商標；據以評定商標四則係以據以評定商標三為基底，於淺影之字母「R 」下方加上略小之外文「RAV 」所組成。系爭商標則係由上排之據以評定商標二、三、四及下排之中文「拉威」2 字所組成，而「拉威」二字，很明顯即為「RAVAGLIOLI」之中文翻譯。二造商標相較，或均有相同之外文「RAVAGLIOLI」、或均有相同造型之大寫外文「R 」，其不論於外觀、觀念、讀音均屬近似，足以使普通消費者產生混淆誤認之虞，應構成近似之商標。
(三)不能證明據以評定商標於系爭商標申請註冊時已達著名：
按商標法第30條第2 項規定：「前項第9 款及第11款至第14款所規定之地理標示、著名及先使用之認定，以申請時為準。」是本件據以評定商標是否著名，自應以系爭商標82年6月30日申請註冊時為準（另因系爭商標於103 年1 月31日延展註冊，係在商標法92年修正採形式延展後，故著名之認定仍應以系爭商標申請註冊時為準）。次按現行商標法施行細則第31條規定，本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定廣為相關事業或消費者所普遍認知者。亦即該著名商標指定使用之商品或服務其相關消費者所普遍認知者。又關於商標或標章之使用證據，雖不以國內為限，但國外之證據資料，仍須以國內相關事業或消費者得予知悉，始屬相當。再者，商標最基本的功能在區別商品或服務之來源，因此商標權人投入大量的金錢、精力與時間，才使其商標更能區別所表彰商品或服務之來源，而形成著名商標，基於保護著名商標權人所耗費的心血，避免他人任意攀附著名商標的信譽與識別性，才有必要對著名商標給予較一般商標更有效的保護。所以商標權人投入大量的金錢、精力與時間，而使其更能區別其商品或服務之來源，方為著名商標給予較一般商標更有效的保護之原因，商品或服務之稀有性或價格高昂，與著名商標之形成並未有必然關聯，此從市場上某些著名平價服裝商標或著名速食商標，並不稀有亦不昂貴可得證。則本件關於據以評定商標使用情形如何及是否已臻著名，須參酌實際使用證據資料綜合論斷。經查：
1.本件據以評定商標所指定使用商品類別為車庫及汽車維修類商品，包括「車庫設備、汽車用起重機、輪胎拆卸機、剎車塊用研磨機、去油及清洗車輛輪胎之機械、汽車輪胎檢查機、貨物搬運手推車、翻新輪胎用橡膠材料」等商品，係一般汽車維修保養廠均有使用之設備，並非僅有大型汽車維修廠及國內汽車產製業或代理業者或其附設之保養廠始有使用，自不應以特殊之大型汽車產製或維修器械領域為認定之基準。原證3(即評定證3)之透過關係人LIEN HWA TRANDING CO
TLD 及其關係企業TASESE CO LTD 於西元1991年至1993年將商品、測試設備銷售至我國之發票單據影本僅7 張，雖標有據以評定之「R 造型圖」商標，且票載日期均早於系爭商標申請註冊日，惟其數量稀少，銷售商品數量金額亦不多，銷售對象僅為「LIEN HWA TRADING CO LTD 」及「TASESE C0LTD 」2 家公司，僅能證明原告於系爭商標註冊公告前於臺灣有使用之紀錄，無法證明據以評定商標於系爭商標申請註冊時已達著名。
2.原證1(即評定證1)之原告公司網站網頁，其右上方固標示據以評定之「R 造型圖」商標，惟未具體載明日期，縱由該「R 造型圖」所載數字「50+ 」與其下方「SINCE 1958」字樣可推知其製作以生產日期應為西元2008年，晚於系爭商標申請註冊日，無法證明據以評定商標於系爭商標申請註冊時已臻著名。
3.原證2(即評定證2)之原告公司簡介及商品照片，雖均可見據以評定諸商標，惟其中有部分資料數字載為「55+ 」或標註「Edition 5 / 2012」，可推知其製作日期係西元2012年，係在系爭商標申請註冊日之後，其餘資料日期（西元1993年及1988年）雖早於系爭商標申請註冊日，惟其僅為原告公司介紹及生產線與產品之照片，且均為外文資料，尚難據此逕認其知名度已到達我國。
4.原證4(即評定證6)之各國商標註冊資料，固可證明原告有將據以評定諸商標於義大利及世界智慧財產組織（WIPO）等申准註冊，惟商標註冊僅為靜態權利之公示資料，其是否著名，仍須參酌實際使用證據資料綜合判斷。
5.原證5 （即評定證4 及訴願證1 ）之參加人及案外人金芝公司之公司登記及另案註冊第631276號「國旗CORGHI及圖」商標、第676591號「百事輕Pasquin 」商標及第195164號「口碑及圖BERCO （墨色）」商標等註冊檢索資料，為靜態之登記或權利公示資料，均無涉於據以評定商標之使用，無法證明其已臻著名。
6.原證6(即評定證5)之案外人金芝公司於西元2003年間與參加人之電子郵件及報價單據影本，其中電子郵件無據以評定商標，報價單據影本雖標有據以評定之「R 造型圖」商標，惟數量稀少，且二者所載日期「8.05.03 」、「9.05.03 」均係西元2003年間而晚於系爭商標申請註冊日，無法證明據以評定商標於系爭商標申請註冊時已臻著名。
7.原證9 之宣誓書，為台公司代表人所簽署，台公司為原告現今之總代理商，與原告有一致之利害關係而有偏頗之虞，故其內容是否屬實已有疑義，況且代理商更迭與據以評定商標是否有於我國投入大量的金錢、精力與時間推廣使用，係屬二事，自不得據以認定據以評定商標之著名程度。
8.綜上，由現有證據資料，尚不足以證明在系爭商標申請註冊日82年6 月30日之前，據以評定諸商標已因廣泛行銷使用，為我國相關公眾普遍知悉而已達著名商標之程度。
(四)不能證明系爭商標申請註冊為惡意 ：
1.系爭商標之註冊公告日期為83年2 月1 日，有原處分卷附該局商標註冊薄附卷可稽，是原告於102 年10月30日舉其實際使用之「RAVAGLIOLI」等商標，主張系爭商標之註冊有註冊時商標法第37條第1 項第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款規定之適用，對之申請評定，顯已逾商標法第58條第1項所定申請評定之5 年除斥期間。則除系爭商標之註冊有同條第2 項規定「違反第30條第1 項…第11款規定之情形，係屬惡意者」外，自不得對之申請評定。
2.觀諸原告提出之參加人及案外人金芝公司之公司登記公示資料及金芝公司於西元2003年間與原告往來之電子郵件及報價單據影本（評定證4 、5 ，即原證5 、6 ），固可證明參加人之代表人張君甫同時身兼金芝公司之代表人，且二公司之登記地址相同，所營事業並均包括進出口貿易業務及代理國內外廠商產品等；張君甫並曾於西元2003年8 月至9 月間以金芝公司（KIN TZ INTERNATIONAL CORP ）名義與原告有商業往來之事實。惟查，該電子郵件及報價單據影本所載日期均晚於系爭商標申請註冊日，縱其郵件內容：「We were
Ravahliolis distributor of platform lift in Taiwan 8 years ago . （我們（即金芝公司）於8 年前曾係原告公司之台灣地區經銷商）」為真，所述日期亦相當於西元1995年間而晚於系爭商標申請註冊日2 年左右。是僅依現有證據，尚難逕認參加人於82年6 月30日申請註冊系爭商標係出於惡意仿襲據以評定諸商標以獲取不正利益之意圖。
3.原告雖主張參加人除本件系爭商標外，亦曾在我國陸續申請多件含有與其他義大利商標相同外文之商標（原證8 ，即訴願證1 ），顯見參加人長期有仿襲他人著名商標以獲取利益之惡意行為云云。惟按商標係採個案審查拘束原則，原告所舉另案諸商標，應屬另案註冊妥適與否問題，尚難執為本件參加人註冊系爭商標係屬惡意之論據。
六、綜上所述，本件二造商標雖屬近似，惟系爭商標自註冊公告日後至原告申請評定時已逾商標法第58條第1 項規定之5 年除斥期間，且依原告所提證據資料尚難認據以評定諸商標在系爭商標申請註冊時已臻著名，亦不足證明參加人係出於惡意申請註冊系爭商標，故被告所為評定駁回處分，核無違誤。訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並命被告為評定成立撤銷系爭商標之處分，為無理由，應予駁回。」
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 林洲富
法 官 蔡如琪
被 告 經濟部智慧財產局
參 加 人 日泉有限公司
主 文
原告之訴駁回。
事實及理由
一、事實概要：參加人前於民國82年6 月30日以「拉威RAVAGLIOLI及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條所定商品及服務分類表第84類之頂車機等商品...
五、本院得心證之理由：...
(二)兩造商標近似：
據以評定商標一為單純由外文「RAVAGLIOLI」所組成之商標；據以評定商標二亦為單純由外文「RAVAGLIOLI」所組成之商標，惟以等邊銳角倒三角形取代第三外文字母「V 」；據以評定商標三則為以2 個略粗且外型相同之拐杖型線條所組成之外文「R 」商標；據以評定商標四則係以據以評定商標三為基底，於淺影之字母「R 」下方加上略小之外文「RAV 」所組成。系爭商標則係由上排之據以評定商標二、三、四及下排之中文「拉威」2 字所組成，而「拉威」二字，很明顯即為「RAVAGLIOLI」之中文翻譯。二造商標相較，或均有相同之外文「RAVAGLIOLI」、或均有相同造型之大寫外文「R 」，其不論於外觀、觀念、讀音均屬近似，足以使普通消費者產生混淆誤認之虞，應構成近似之商標。
(三)不能證明據以評定商標於系爭商標申請註冊時已達著名：
按商標法第30條第2 項規定：「前項第9 款及第11款至第14款所規定之地理標示、著名及先使用之認定，以申請時為準。」是本件據以評定商標是否著名，自應以系爭商標82年6月30日申請註冊時為準（另因系爭商標於103 年1 月31日延展註冊，係在商標法92年修正採形式延展後，故著名之認定仍應以系爭商標申請註冊時為準）。次按現行商標法施行細則第31條規定，本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定廣為相關事業或消費者所普遍認知者。亦即該著名商標指定使用之商品或服務其相關消費者所普遍認知者。又關於商標或標章之使用證據，雖不以國內為限，但國外之證據資料，仍須以國內相關事業或消費者得予知悉，始屬相當。再者，商標最基本的功能在區別商品或服務之來源，因此商標權人投入大量的金錢、精力與時間，才使其商標更能區別所表彰商品或服務之來源，而形成著名商標，基於保護著名商標權人所耗費的心血，避免他人任意攀附著名商標的信譽與識別性，才有必要對著名商標給予較一般商標更有效的保護。所以商標權人投入大量的金錢、精力與時間，而使其更能區別其商品或服務之來源，方為著名商標給予較一般商標更有效的保護之原因，商品或服務之稀有性或價格高昂，與著名商標之形成並未有必然關聯，此從市場上某些著名平價服裝商標或著名速食商標，並不稀有亦不昂貴可得證。則本件關於據以評定商標使用情形如何及是否已臻著名，須參酌實際使用證據資料綜合論斷。經查：
1.本件據以評定商標所指定使用商品類別為車庫及汽車維修類商品，包括「車庫設備、汽車用起重機、輪胎拆卸機、剎車塊用研磨機、去油及清洗車輛輪胎之機械、汽車輪胎檢查機、貨物搬運手推車、翻新輪胎用橡膠材料」等商品，係一般汽車維修保養廠均有使用之設備，並非僅有大型汽車維修廠及國內汽車產製業或代理業者或其附設之保養廠始有使用，自不應以特殊之大型汽車產製或維修器械領域為認定之基準。原證3(即評定證3)之透過關係人LIEN HWA TRANDING CO
TLD 及其關係企業TASESE CO LTD 於西元1991年至1993年將商品、測試設備銷售至我國之發票單據影本僅7 張，雖標有據以評定之「R 造型圖」商標，且票載日期均早於系爭商標申請註冊日，惟其數量稀少，銷售商品數量金額亦不多，銷售對象僅為「LIEN HWA TRADING CO LTD 」及「TASESE C0LTD 」2 家公司，僅能證明原告於系爭商標註冊公告前於臺灣有使用之紀錄，無法證明據以評定商標於系爭商標申請註冊時已達著名。
2.原證1(即評定證1)之原告公司網站網頁，其右上方固標示據以評定之「R 造型圖」商標，惟未具體載明日期，縱由該「R 造型圖」所載數字「50+ 」與其下方「SINCE 1958」字樣可推知其製作以生產日期應為西元2008年，晚於系爭商標申請註冊日，無法證明據以評定商標於系爭商標申請註冊時已臻著名。
3.原證2(即評定證2)之原告公司簡介及商品照片，雖均可見據以評定諸商標，惟其中有部分資料數字載為「55+ 」或標註「Edition 5 / 2012」，可推知其製作日期係西元2012年，係在系爭商標申請註冊日之後，其餘資料日期（西元1993年及1988年）雖早於系爭商標申請註冊日，惟其僅為原告公司介紹及生產線與產品之照片，且均為外文資料，尚難據此逕認其知名度已到達我國。
4.原證4(即評定證6)之各國商標註冊資料，固可證明原告有將據以評定諸商標於義大利及世界智慧財產組織（WIPO）等申准註冊，惟商標註冊僅為靜態權利之公示資料，其是否著名，仍須參酌實際使用證據資料綜合判斷。
5.原證5 （即評定證4 及訴願證1 ）之參加人及案外人金芝公司之公司登記及另案註冊第631276號「國旗CORGHI及圖」商標、第676591號「百事輕Pasquin 」商標及第195164號「口碑及圖BERCO （墨色）」商標等註冊檢索資料，為靜態之登記或權利公示資料，均無涉於據以評定商標之使用，無法證明其已臻著名。
6.原證6(即評定證5)之案外人金芝公司於西元2003年間與參加人之電子郵件及報價單據影本，其中電子郵件無據以評定商標，報價單據影本雖標有據以評定之「R 造型圖」商標，惟數量稀少，且二者所載日期「8.05.03 」、「9.05.03 」均係西元2003年間而晚於系爭商標申請註冊日，無法證明據以評定商標於系爭商標申請註冊時已臻著名。
7.原證9 之宣誓書，為台公司代表人所簽署，台公司為原告現今之總代理商，與原告有一致之利害關係而有偏頗之虞，故其內容是否屬實已有疑義，況且代理商更迭與據以評定商標是否有於我國投入大量的金錢、精力與時間推廣使用，係屬二事，自不得據以認定據以評定商標之著名程度。
8.綜上，由現有證據資料，尚不足以證明在系爭商標申請註冊日82年6 月30日之前，據以評定諸商標已因廣泛行銷使用，為我國相關公眾普遍知悉而已達著名商標之程度。
(四)不能證明系爭商標申請註冊為惡意 ：
1.系爭商標之註冊公告日期為83年2 月1 日，有原處分卷附該局商標註冊薄附卷可稽，是原告於102 年10月30日舉其實際使用之「RAVAGLIOLI」等商標，主張系爭商標之註冊有註冊時商標法第37條第1 項第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款規定之適用，對之申請評定，顯已逾商標法第58條第1項所定申請評定之5 年除斥期間。則除系爭商標之註冊有同條第2 項規定「違反第30條第1 項…第11款規定之情形，係屬惡意者」外，自不得對之申請評定。
2.觀諸原告提出之參加人及案外人金芝公司之公司登記公示資料及金芝公司於西元2003年間與原告往來之電子郵件及報價單據影本（評定證4 、5 ，即原證5 、6 ），固可證明參加人之代表人張君甫同時身兼金芝公司之代表人，且二公司之登記地址相同，所營事業並均包括進出口貿易業務及代理國內外廠商產品等；張君甫並曾於西元2003年8 月至9 月間以金芝公司（KIN TZ INTERNATIONAL CORP ）名義與原告有商業往來之事實。惟查，該電子郵件及報價單據影本所載日期均晚於系爭商標申請註冊日，縱其郵件內容：「We were
Ravahliolis distributor of platform lift in Taiwan 8 years ago . （我們（即金芝公司）於8 年前曾係原告公司之台灣地區經銷商）」為真，所述日期亦相當於西元1995年間而晚於系爭商標申請註冊日2 年左右。是僅依現有證據，尚難逕認參加人於82年6 月30日申請註冊系爭商標係出於惡意仿襲據以評定諸商標以獲取不正利益之意圖。
3.原告雖主張參加人除本件系爭商標外，亦曾在我國陸續申請多件含有與其他義大利商標相同外文之商標（原證8 ，即訴願證1 ），顯見參加人長期有仿襲他人著名商標以獲取利益之惡意行為云云。惟按商標係採個案審查拘束原則，原告所舉另案諸商標，應屬另案註冊妥適與否問題，尚難執為本件參加人註冊系爭商標係屬惡意之論據。
六、綜上所述，本件二造商標雖屬近似，惟系爭商標自註冊公告日後至原告申請評定時已逾商標法第58條第1 項規定之5 年除斥期間，且依原告所提證據資料尚難認據以評定諸商標在系爭商標申請註冊時已臻著名，亦不足證明參加人係出於惡意申請註冊系爭商標，故被告所為評定駁回處分，核無違誤。訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並命被告為評定成立撤銷系爭商標之處分，為無理由，應予駁回。」
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 林洲富
法 官 蔡如琪
(專利 更正 舉發 自我限縮發動職權審查態樣) 智慧財產局「職權審查」舉發人「未提出」的舉發理由，「未通知」專利權人提出答辯，即做出舉發成立的處分，程序上有重大瑕疵，應予撤銷。
智慧財產法院108年度行專訴字第5號行政判決
原 告 法商法雷奧照明公司
被 告 經濟部智慧財產局
主 文
原處分關於「請求項1 舉發成立，應予撤銷」部分及訴願決定均撤銷。
事實及理由
壹、事實概要：
緣原告前於民國（下同）99年10月8 日以「機動車之照明及／或信號裝置」向被告申請新型專利（申請專利範圍共11項），並以西元2009年10月9 日於法國申請之第0957072 號專利案主張優先權，經被告編為第99219424號進行形式審查，准予專利，發給新型第M401583 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告於106 年9 月25日申請更正（更正請求項1 ，刪除請求項2 至6 及11）。其後，參加人於106 年12月15日以系爭專利請求項1 有違核准時專利法第94條第1 項及第4 項之規定，對之提起舉發。案經被告將前揭更正案與舉發案合併審查，核認前開更正本符合專利法相關規定，依該更正本審查，並認系爭專利請求項1 有違核准時專利法第94條第4項規定，以107 年7 月4 日（107 ）智專三（三）05131 字第10720603350 號專利舉發審定書為「106 年9 月25日之更正事項，准予更正」、「請求項1 舉發成立，應予撤銷」之處分。原告不服舉發成立部分之處分，聲明不服，提起訴願，經經濟部107 年11月19日經訴字第10706311280 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。...
伍、本件之爭點：
一、原處分是否有未行使闡明權，並給予原告對於被告自行認定之理由，予以陳述意見及答辯之機會，違反行政程序法第102 條及專利審查基準5-1-9 、5-1-36之規定？
二、原處分若未違反上開規定，證據2 可否證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性？
陸、得心證之理由：
一、按專利法第73條第1 項規定：「舉發，應備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據」。2017年版專利審查基準第五篇「舉發審查」（2017年1 月1 日起實施，下稱2017年版審查基準）2.4.2 「舉發理由」規定：「舉發理由，應敘明舉發人所主張之法條及具體事實，並敘明各具體事實與證據間之關係。…舉發理由不得空泛指摘系爭專利不具專利要件而無具體理由，例如，僅籠統稱各證據或其任意組合之技術內容足可證明系爭專利所有請求項不具進步性，而未具體指定那一個證據或那些證據之組合，或未具體說明各證據中所載之技術內容與請求項中所載之技術特徵的對應關係，或未具體論述證據如何證明該請求項不符專利要件之理由。舉發理由與檢附之證據間無法完全對應關聯時，應行使闡明權，通知舉發人在原舉發聲明範圍內補充說明；逾限未闡明或補充理由者，得逕依現有資料進行審查」（第5-1-8 頁至5-1-9 頁）。「舉發之審查，原則上係就舉發人與專利權人雙方攻擊防禦之爭點進行審查。審查時須先整理爭點，若舉發人於舉發理由中所主張之法條、具體事實及各具體事實與證據間之關係記載不明確，則不能充分瞭解該爭點之內容，必須行使闡明權，使爭點明確。…」（第5-1-18頁）（專利審查基準性質上為行政規則，具有拘束被告機關及所屬專利審查人員的效力）。又按，「對於獲准專利權之新型，任何人認有違反同法第97條至第99條規定者，得附具證據，向專利專責機關提起舉發。故新型專利有無違反前揭專利要件而應撤銷其專利權，依法應由舉發人附具證據證明之」；「專利舉發案件採爭點主義，故核准之專利有無違反專利法規定，僅就舉發人所述理由依其所舉之引證資料審查。因此，專利專貴機關就當事人所提引證資料固應依職權調查，但並無蒐集證據之義務」，有最高行政法院106 年度判字第137 號判決，最高行政法院105 年度判字第227 號判決可資參見。依上開專利法、審查基準規定及實務見解可知，原則上，舉發人就舉發事由負有舉證之責任，並應於舉發理由書就舉發之事實、證據、理由等具體記載，不得空泛指摘，其舉發之理由如有不明，被告應行使闡明權，通知舉發人提出說明，舉發人逾期不予說明者，即應依現有資料進行審查。
二、又按，行政程序法第102 條規定：「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第三十九條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。但法規另有規定者，從其規定」。專利法第75條雖規定：「專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查」。2017年版審查基準4.4 「職權審查」規定：「專利權之有效與否涉及第三人利益，並非單純解決各人私益之爭執，舉發案一經提起，為求紛爭一次解決並避免權利不安定或影響公益，專利專責機關有必要依職權介入，於適當範圍內探知或調查專利之有效性，審酌舉發人所未提出之理由或證據，不受舉發人主張之拘束。因此舉發審查時，審查人員明顯知悉有相關之證據或理由時，得於舉發聲明範圍內發動職權審查（第5-1-35至5-1-36頁），第4.4.1 「職權審查之時機及範圍」規定：「職權審查係審查人員於舉發人爭點以外，基於公益目的而例外發動的審查措施，應審慎為之，且發動時機及範圍有其限制。…職權審查僅限於舉發聲明範圍內之請求項，審酌舉發人所未提出之理由及證據。例如舉發聲明範圍僅請求撤銷系爭專利請求項1 至3 者，縱使其他請求項亦有應撤銷之事由，尚不得發動職權審查」。第4.4.2 「通知專利權人答辯之義務」規定：「審查人員發動職權審查進而引入舉發人所未提出之證據或理由，為避免造成突襲，應檢附相關證據並就職權審查部分敘明理由，給予專利權人答辯之機會…」（第5-1-36頁）。由上開專利法及審查基準之規定可知，舉發案之審查係源於舉發人及專利權人間之爭執，舉發人就舉發之事由本負有舉證責任，故被告原則上只就舉發人之舉發聲明、理由、檢附之證據進行審查，僅在基於公益之目的考量下，始例外發動職權審查。
再者，比較2014年版及2017年版之審查基準，關於發動職權審查之時機及範圍，2014年版之審查基準例示了之5 種可以發動職權審查的態樣，惟2017年版審查基準修訂時，為避免審查委員發動職權審查過於浮濫，刪除了其中4 種可發動職權審查的態樣，僅保留第(5)種態樣，即僅保留在有確定之民事侵權訴訟判決之內容中有提及系爭專利請求項之無效理由或證據時，被告始可發動職權審查。足見2017年版之審查基準之修訂方向，係朝向自我限縮發動職權審查態樣，被告於進行舉發審查時，應參酌職權審查為基於公益目的之例外情形，及2017年版審查基準修訂係朝向自我限縮發動職權審查之立法意旨，在決定發動職權審查時，應審慎為之，且在程序上應給予專利權人答辯之機會，以追求程序之正當性，及公、私法益間之平衡。
三、經查，原告係106 年9 月25日提出系爭專利更正之申請（更正申請書見本院卷第213-221 頁），被告就該更正案尚未作成處分之前，參加人於106 年12月15日提起舉發，舉發理由為系爭專利請求項1 （更正前）不具新穎性及不具進步性（舉發理由書見本院卷第209-211 頁），被告依專利法第120條準用第77條第1 項「舉發案件審查期間，有更正案者，應合併審查及合併審定」規定，將更正案與舉發案合併審查。由於係原告先申請更正，其後參加人才提起舉發，且參加人提起舉發時，被告尚未對於更正作出審定，故參加人舉發理由書所載之請求項1 為更正前之內容，經被告行使闡明權，於107 年5 月1 日通知參加人應於文到1 個月內，就系爭專利106 年9 月25日更正本表示意見，逾限則逕依現有資料審查（見乙證1 第43頁），惟參加人於107 年5 月3 日收受該通知（送達回證見乙證1 第44頁），逾期未表示意見，被告即於107 年7 月4 日作成「106 年9 月25日之更正事項，准予更正。請求項1 舉發成立，應予撤銷」之處分。
四、查系爭專利更正前請求項1 之內容為：「一種機動車之照明及／或信號裝置（1 ），此裝置包括：一殼體（2 ），包括一後開口，光源能夠在該後開口中安裝到該殼體；及一通風孔（10），其開口到該殼體的該後開口（9 ）內」。更正後之請求項1 內容為：「一種機動車之照明及／或信號裝置（1 ），此裝置包括：一殼體（2 ），包括一後開口，光源能夠在該後開口中安裝到該殼體；一透鏡（8 ），其連結至該殼體（2 ）且與該後開口大致相對以封閉該殼體（2 ）；一燈座（22），其安裝在該殼體（2 ）的該後開口中內以固定一光源；一通風孔（10），其徑向地開口到該殼體的該後開口（9 ）內，且於該光源被安裝在該殼體中時係大致相對於或鄰近於該燈座；及一通風導管（11），該通風導管（11）在其端部中的一端部處形成該通風孔（10），且係以實質上垂直於光軸（X ）的方式延伸；其中該殼體（2 ）包括鄰近於容納該光源的該後開口（9 ）的一後頸狀部（20），該後頸狀部（20）實質上為圓柱形，且該通風孔（10）係至少部分地形成在此後頸狀部上；以及其中該通風孔係與該殼體（2 ）形成為一體」。比對更正前、後之內容可知，更正後請求項1 增加了「透鏡」、「燈座」、「通風導管」等構件，並進一步界定「殼體（2 ）包括鄰近於容納該光源的該後開口（9 ）的一後頸狀部（20），該後頸狀部（20）實質上為圓柱形，且該通風孔（10）係至少部分地形成在此後頸狀部上；以及其中該通風孔係與該殼體（2 ）形成為一體」之技術特徵（上開技術特徵原為附屬項即請求項2 至6 進一步界定之技術特徵，於更正後刪除之）。惟參加人106 年12月15日之舉發理由書，僅針對系爭專利更正前請求項1 之「殼體」及「通風孔」要件與舉發證據2 進行比對（原證4 ），並未就更正後新增之技術特徵加以比對，被告通知參加人就更正後請求項1 表示意見，即屬行使闡明權之行為，參加人逾期未表示意見，致其舉發理由書所載之舉發理由與更正後請求項1 之技術特徵無法互相對應勾稽，參加人有未盡舉證責任之情事。此時，被告如欲以參加人之舉發理由書所未提出之理由，自行認定系爭專利更正後請求項1 不具進步性，自應將其認定之理由通知原告，使原告有答辯之機會，再作成舉發成立之處分，方符合行政程序法第102 條、專利法第75條及2017年版審查基準關於職權審查規定之意旨。惟被告並未就其認定系爭專利更正後請求項1 不具進步性之理由通知原告表示意見，直接於107 年7 月4 日作成系爭專利「（更正後）請求項1 舉發成立應予撤銷」之處分，處分書中所載不具進步性之理由，係被告自行比對系爭專利更正後請求項1 與舉發證據之技術特徵，並認定系爭專利更正後請求項1與舉發證據2 所欲解決之問題相同，系爭專利更正後請求項1 為舉發證據2 的簡單改變且未具有無法預期的功效，所屬技術領域具有通常知識者由舉發證據2 揭示的技術內容，可輕易完成系爭專利請求項1 之創作，舉發證據2 可證明系爭專利請求項1 不具進步性等情。上開處分書所述系爭專利更正後請求項1 不具進步性之理由，均未見於參加人之舉發理由書中，乃被告自行比對及認定，自屬發動職權審查之行為，堪予認定。
五、被告雖辯稱，被告係就參加人所提之舉發爭點，即舉發之請求項（請求項1 ）、違反之法條（專利法第94條第1 項、第4 項）、使用之證據（舉發證據2 ）三者加以比對並作出審定，就本案舉發理由書而言，爭點本身已經明確，並無行使闡明權之必要，至於證據的比對，屬於被告機關所進行的證據調查，並非職權審查云云（見本院108 年6 月26日準備程序筆錄、108 年8 月1 日言詞辯論筆錄）。惟查，被告在原處分書中論述系爭專利更正後請求項1 不具進步性之理由，係其自行比對認定，而非由參加人所提出，此部分理由之論述，與證據之調查無涉，被告辯稱係依職權調查證據，而非職權審查，尚非可採。又按，2017年版審查基準4.3.1 關於發動審查之態樣，係以例示之方式為之：「舉例而言，舉發案以證據1 主張系爭專利請求項1 不具進步性，而民事判決顯示證據1 、2 之組合足以證明同一專利請求項1 不具進步性，若證據1 尚無法證明請求項1 不具進步性，得就證據1、2 之組合是否可證明請求項1 不具進步性發動職權審查」（第5-1-36頁），自不能認為上開例示以外之情形，均不屬於職權審查之態樣。本件原告106 年9 月25日申請更正系爭專利請求項1 ，將說明書及附屬項之諸多技術特徵引入請求項1 ，並刪除請求項2 至6 （見本院卷第213-221 頁），更正後請求項1 之內容與原公告之請求項1 內容差異甚大，且參加人之舉發理由書僅空泛記載請求項1 （更正前）不具進步性，並未就更正後請求項1 所增加之技術特徵與舉發證據2 之技術特徵進行比對，被告在參加人未提出具體舉發理由之情形下，自行比對舉發證據2 與系爭專利更正後請求項1所增加之諸多技術特徵，並認定系爭專利更正後請求項1 不具進步性，原處分書認定系爭專利更正後請求項1 不具進步性之大部分理由，根本未見於參加人之舉發理由書，而是由被告幫參加人補足（見本院卷第385-386 頁附表1 ：參加人所提之舉發理由及被告撤銷系爭專利更正後請求項1 之理由比較表），且原告無從由參加人之舉發理由書或被告之通知內容得知被告認定系爭專利更正後請求項1 不具進步性之具體理由，亦無從提出答辯（原告雖於107 年3 月5 日提出舉發答辯書〔見乙證1-5 〕，主張系爭專利請求項1 業經申請更正，及舉發證據2 無法證明更正後請求項1 不具進步性，惟參加人自始未針對更正後請求項1 提出具體之舉發理由，原告上開書狀無非係依己意所為之防禦行為，並非就參加人所提之舉發理由或被告認定系爭專利更正後請求項1 不具進步性之具體理由提出答辯），即收到被告作成系爭專利更正後請求項1 舉發成立，應予撤銷之處分，已對原告造成突襲，被告所為，顯係介入當事人紛爭之職權審查行為，被告徒以舉發之項次，違反之法條、使用之證據三者均相同，辯稱其並未逾越參加人舉發之範圍，乃將舉發之爭點予以過度抽象化，不符合審查基準要求舉發人應提出具體舉發理由，且不得空泛指摘之本旨，不足採信。
六、被告又辯稱，參加人更正後請求項1 不具進步性之理由，雖於舉發理由書未予敘明，惟舉發審定之結果，如告確定，將對其他的第三者產生一事不再理的阻斷效果，故被告仍有義務續行審查，並且就參加人所提舉發爭點即所舉發之請求項、違反之法條、使用之證據，三者加以比對並做出審定云云。惟查，專利舉發雖具有公眾審查之性質，惟仍係源於專利權人及舉發人間之爭執，原則上應由舉發人負舉證之責任，只有在基於公益目的，為求紛爭一次解決並避免權利不安定或影響公益之必要的例外情形下，被告始可發動職權審查，審酌舉發人未提出之理由及證據，不受舉發人主張之拘束，惟發動職權審查時，應將舉發人未提出而由被告機關自行審酌之理由或證據，通知專利權人限期提出答辯，以保障專利權人程序上之防禦權，因此，被告是否發動職權審查，與專利權人程序上之保障，乃屬二事，被告所稱舉發案確定後所生一事不再理之效果，尚不得作為本件未通知原告答辯，而逕予作成系爭專利更正後請求項1 舉發成立之處分的正當理由，被告所辯，不足採信。
七、本件原告除了主張被告未行使闡明權，及依職權審查作成原處分未給予原告陳述意見及答辯之機會等程序上之瑕疵外，並就原處分認定舉發證據2 不足以證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性之實體上理由，提出答辯，經本院詢問原告，是否同意由本院就舉發證據2 可否證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性之爭點進行判斷？原告表示：「不同意，我們認為原處分程序有重大瑕疵，應撤銷原處分發回原處分被告機關，另為適法之處理」（見本院108 年6 月26日準備程序筆錄）。本院審酌原處分及訴願決定如經本院撤銷並發回被告重為審查後，即回復原舉發程序，原告仍有申請更正或補充答辯理由之程序上利益，惟如本院認為原處分程序上有瑕疵，並直接就實體上之爭點為審理，原告將失去申請更正或補充答辯理由之機會，為保障原告程序上之利益，認為本件原處分程序上既有重大瑕疵，應予撤銷並發回被告機關重為審查，關於舉發證據2 是否可證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性之爭點，已勿庸審究。又本件發回被告機關重為審查後，被告就原告於本件訴訟中提出系爭專利更正後請求項1 具有進步性之抗辯（包括原處分所為舉發證據2 與系爭專利更正後請求項1 之各項技術特徵之對應關係是否正確？舉發證據2 與系爭專利之應用領域及需求、設計是否有差異，所屬技術領域中具有通常知識者由舉發證據2 所揭露之先前技術，是否可輕易完成系爭專利請求項1 之創作等），宜詳予審酌並認定之，附此敘明。
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 曾啟謀
法 官 彭洪英
原 告 法商法雷奧照明公司
被 告 經濟部智慧財產局
主 文
原處分關於「請求項1 舉發成立，應予撤銷」部分及訴願決定均撤銷。
事實及理由
壹、事實概要：
緣原告前於民國（下同）99年10月8 日以「機動車之照明及／或信號裝置」向被告申請新型專利（申請專利範圍共11項），並以西元2009年10月9 日於法國申請之第0957072 號專利案主張優先權，經被告編為第99219424號進行形式審查，准予專利，發給新型第M401583 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告於106 年9 月25日申請更正（更正請求項1 ，刪除請求項2 至6 及11）。其後，參加人於106 年12月15日以系爭專利請求項1 有違核准時專利法第94條第1 項及第4 項之規定，對之提起舉發。案經被告將前揭更正案與舉發案合併審查，核認前開更正本符合專利法相關規定，依該更正本審查，並認系爭專利請求項1 有違核准時專利法第94條第4項規定，以107 年7 月4 日（107 ）智專三（三）05131 字第10720603350 號專利舉發審定書為「106 年9 月25日之更正事項，准予更正」、「請求項1 舉發成立，應予撤銷」之處分。原告不服舉發成立部分之處分，聲明不服，提起訴願，經經濟部107 年11月19日經訴字第10706311280 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。...
伍、本件之爭點：
一、原處分是否有未行使闡明權，並給予原告對於被告自行認定之理由，予以陳述意見及答辯之機會，違反行政程序法第102 條及專利審查基準5-1-9 、5-1-36之規定？
二、原處分若未違反上開規定，證據2 可否證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性？
陸、得心證之理由：
一、按專利法第73條第1 項規定：「舉發，應備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據」。2017年版專利審查基準第五篇「舉發審查」（2017年1 月1 日起實施，下稱2017年版審查基準）2.4.2 「舉發理由」規定：「舉發理由，應敘明舉發人所主張之法條及具體事實，並敘明各具體事實與證據間之關係。…舉發理由不得空泛指摘系爭專利不具專利要件而無具體理由，例如，僅籠統稱各證據或其任意組合之技術內容足可證明系爭專利所有請求項不具進步性，而未具體指定那一個證據或那些證據之組合，或未具體說明各證據中所載之技術內容與請求項中所載之技術特徵的對應關係，或未具體論述證據如何證明該請求項不符專利要件之理由。舉發理由與檢附之證據間無法完全對應關聯時，應行使闡明權，通知舉發人在原舉發聲明範圍內補充說明；逾限未闡明或補充理由者，得逕依現有資料進行審查」（第5-1-8 頁至5-1-9 頁）。「舉發之審查，原則上係就舉發人與專利權人雙方攻擊防禦之爭點進行審查。審查時須先整理爭點，若舉發人於舉發理由中所主張之法條、具體事實及各具體事實與證據間之關係記載不明確，則不能充分瞭解該爭點之內容，必須行使闡明權，使爭點明確。…」（第5-1-18頁）（專利審查基準性質上為行政規則，具有拘束被告機關及所屬專利審查人員的效力）。又按，「對於獲准專利權之新型，任何人認有違反同法第97條至第99條規定者，得附具證據，向專利專責機關提起舉發。故新型專利有無違反前揭專利要件而應撤銷其專利權，依法應由舉發人附具證據證明之」；「專利舉發案件採爭點主義，故核准之專利有無違反專利法規定，僅就舉發人所述理由依其所舉之引證資料審查。因此，專利專貴機關就當事人所提引證資料固應依職權調查，但並無蒐集證據之義務」，有最高行政法院106 年度判字第137 號判決，最高行政法院105 年度判字第227 號判決可資參見。依上開專利法、審查基準規定及實務見解可知，原則上，舉發人就舉發事由負有舉證之責任，並應於舉發理由書就舉發之事實、證據、理由等具體記載，不得空泛指摘，其舉發之理由如有不明，被告應行使闡明權，通知舉發人提出說明，舉發人逾期不予說明者，即應依現有資料進行審查。
二、又按，行政程序法第102 條規定：「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第三十九條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。但法規另有規定者，從其規定」。專利法第75條雖規定：「專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查」。2017年版審查基準4.4 「職權審查」規定：「專利權之有效與否涉及第三人利益，並非單純解決各人私益之爭執，舉發案一經提起，為求紛爭一次解決並避免權利不安定或影響公益，專利專責機關有必要依職權介入，於適當範圍內探知或調查專利之有效性，審酌舉發人所未提出之理由或證據，不受舉發人主張之拘束。因此舉發審查時，審查人員明顯知悉有相關之證據或理由時，得於舉發聲明範圍內發動職權審查（第5-1-35至5-1-36頁），第4.4.1 「職權審查之時機及範圍」規定：「職權審查係審查人員於舉發人爭點以外，基於公益目的而例外發動的審查措施，應審慎為之，且發動時機及範圍有其限制。…職權審查僅限於舉發聲明範圍內之請求項，審酌舉發人所未提出之理由及證據。例如舉發聲明範圍僅請求撤銷系爭專利請求項1 至3 者，縱使其他請求項亦有應撤銷之事由，尚不得發動職權審查」。第4.4.2 「通知專利權人答辯之義務」規定：「審查人員發動職權審查進而引入舉發人所未提出之證據或理由，為避免造成突襲，應檢附相關證據並就職權審查部分敘明理由，給予專利權人答辯之機會…」（第5-1-36頁）。由上開專利法及審查基準之規定可知，舉發案之審查係源於舉發人及專利權人間之爭執，舉發人就舉發之事由本負有舉證責任，故被告原則上只就舉發人之舉發聲明、理由、檢附之證據進行審查，僅在基於公益之目的考量下，始例外發動職權審查。
再者，比較2014年版及2017年版之審查基準，關於發動職權審查之時機及範圍，2014年版之審查基準例示了之5 種可以發動職權審查的態樣，惟2017年版審查基準修訂時，為避免審查委員發動職權審查過於浮濫，刪除了其中4 種可發動職權審查的態樣，僅保留第(5)種態樣，即僅保留在有確定之民事侵權訴訟判決之內容中有提及系爭專利請求項之無效理由或證據時，被告始可發動職權審查。足見2017年版之審查基準之修訂方向，係朝向自我限縮發動職權審查態樣，被告於進行舉發審查時，應參酌職權審查為基於公益目的之例外情形，及2017年版審查基準修訂係朝向自我限縮發動職權審查之立法意旨，在決定發動職權審查時，應審慎為之，且在程序上應給予專利權人答辯之機會，以追求程序之正當性，及公、私法益間之平衡。
三、經查，原告係106 年9 月25日提出系爭專利更正之申請（更正申請書見本院卷第213-221 頁），被告就該更正案尚未作成處分之前，參加人於106 年12月15日提起舉發，舉發理由為系爭專利請求項1 （更正前）不具新穎性及不具進步性（舉發理由書見本院卷第209-211 頁），被告依專利法第120條準用第77條第1 項「舉發案件審查期間，有更正案者，應合併審查及合併審定」規定，將更正案與舉發案合併審查。由於係原告先申請更正，其後參加人才提起舉發，且參加人提起舉發時，被告尚未對於更正作出審定，故參加人舉發理由書所載之請求項1 為更正前之內容，經被告行使闡明權，於107 年5 月1 日通知參加人應於文到1 個月內，就系爭專利106 年9 月25日更正本表示意見，逾限則逕依現有資料審查（見乙證1 第43頁），惟參加人於107 年5 月3 日收受該通知（送達回證見乙證1 第44頁），逾期未表示意見，被告即於107 年7 月4 日作成「106 年9 月25日之更正事項，准予更正。請求項1 舉發成立，應予撤銷」之處分。
四、查系爭專利更正前請求項1 之內容為：「一種機動車之照明及／或信號裝置（1 ），此裝置包括：一殼體（2 ），包括一後開口，光源能夠在該後開口中安裝到該殼體；及一通風孔（10），其開口到該殼體的該後開口（9 ）內」。更正後之請求項1 內容為：「一種機動車之照明及／或信號裝置（1 ），此裝置包括：一殼體（2 ），包括一後開口，光源能夠在該後開口中安裝到該殼體；一透鏡（8 ），其連結至該殼體（2 ）且與該後開口大致相對以封閉該殼體（2 ）；一燈座（22），其安裝在該殼體（2 ）的該後開口中內以固定一光源；一通風孔（10），其徑向地開口到該殼體的該後開口（9 ）內，且於該光源被安裝在該殼體中時係大致相對於或鄰近於該燈座；及一通風導管（11），該通風導管（11）在其端部中的一端部處形成該通風孔（10），且係以實質上垂直於光軸（X ）的方式延伸；其中該殼體（2 ）包括鄰近於容納該光源的該後開口（9 ）的一後頸狀部（20），該後頸狀部（20）實質上為圓柱形，且該通風孔（10）係至少部分地形成在此後頸狀部上；以及其中該通風孔係與該殼體（2 ）形成為一體」。比對更正前、後之內容可知，更正後請求項1 增加了「透鏡」、「燈座」、「通風導管」等構件，並進一步界定「殼體（2 ）包括鄰近於容納該光源的該後開口（9 ）的一後頸狀部（20），該後頸狀部（20）實質上為圓柱形，且該通風孔（10）係至少部分地形成在此後頸狀部上；以及其中該通風孔係與該殼體（2 ）形成為一體」之技術特徵（上開技術特徵原為附屬項即請求項2 至6 進一步界定之技術特徵，於更正後刪除之）。惟參加人106 年12月15日之舉發理由書，僅針對系爭專利更正前請求項1 之「殼體」及「通風孔」要件與舉發證據2 進行比對（原證4 ），並未就更正後新增之技術特徵加以比對，被告通知參加人就更正後請求項1 表示意見，即屬行使闡明權之行為，參加人逾期未表示意見，致其舉發理由書所載之舉發理由與更正後請求項1 之技術特徵無法互相對應勾稽，參加人有未盡舉證責任之情事。此時，被告如欲以參加人之舉發理由書所未提出之理由，自行認定系爭專利更正後請求項1 不具進步性，自應將其認定之理由通知原告，使原告有答辯之機會，再作成舉發成立之處分，方符合行政程序法第102 條、專利法第75條及2017年版審查基準關於職權審查規定之意旨。惟被告並未就其認定系爭專利更正後請求項1 不具進步性之理由通知原告表示意見，直接於107 年7 月4 日作成系爭專利「（更正後）請求項1 舉發成立應予撤銷」之處分，處分書中所載不具進步性之理由，係被告自行比對系爭專利更正後請求項1 與舉發證據之技術特徵，並認定系爭專利更正後請求項1與舉發證據2 所欲解決之問題相同，系爭專利更正後請求項1 為舉發證據2 的簡單改變且未具有無法預期的功效，所屬技術領域具有通常知識者由舉發證據2 揭示的技術內容，可輕易完成系爭專利請求項1 之創作，舉發證據2 可證明系爭專利請求項1 不具進步性等情。上開處分書所述系爭專利更正後請求項1 不具進步性之理由，均未見於參加人之舉發理由書中，乃被告自行比對及認定，自屬發動職權審查之行為，堪予認定。
五、被告雖辯稱，被告係就參加人所提之舉發爭點，即舉發之請求項（請求項1 ）、違反之法條（專利法第94條第1 項、第4 項）、使用之證據（舉發證據2 ）三者加以比對並作出審定，就本案舉發理由書而言，爭點本身已經明確，並無行使闡明權之必要，至於證據的比對，屬於被告機關所進行的證據調查，並非職權審查云云（見本院108 年6 月26日準備程序筆錄、108 年8 月1 日言詞辯論筆錄）。惟查，被告在原處分書中論述系爭專利更正後請求項1 不具進步性之理由，係其自行比對認定，而非由參加人所提出，此部分理由之論述，與證據之調查無涉，被告辯稱係依職權調查證據，而非職權審查，尚非可採。又按，2017年版審查基準4.3.1 關於發動審查之態樣，係以例示之方式為之：「舉例而言，舉發案以證據1 主張系爭專利請求項1 不具進步性，而民事判決顯示證據1 、2 之組合足以證明同一專利請求項1 不具進步性，若證據1 尚無法證明請求項1 不具進步性，得就證據1、2 之組合是否可證明請求項1 不具進步性發動職權審查」（第5-1-36頁），自不能認為上開例示以外之情形，均不屬於職權審查之態樣。本件原告106 年9 月25日申請更正系爭專利請求項1 ，將說明書及附屬項之諸多技術特徵引入請求項1 ，並刪除請求項2 至6 （見本院卷第213-221 頁），更正後請求項1 之內容與原公告之請求項1 內容差異甚大，且參加人之舉發理由書僅空泛記載請求項1 （更正前）不具進步性，並未就更正後請求項1 所增加之技術特徵與舉發證據2 之技術特徵進行比對，被告在參加人未提出具體舉發理由之情形下，自行比對舉發證據2 與系爭專利更正後請求項1所增加之諸多技術特徵，並認定系爭專利更正後請求項1 不具進步性，原處分書認定系爭專利更正後請求項1 不具進步性之大部分理由，根本未見於參加人之舉發理由書，而是由被告幫參加人補足（見本院卷第385-386 頁附表1 ：參加人所提之舉發理由及被告撤銷系爭專利更正後請求項1 之理由比較表），且原告無從由參加人之舉發理由書或被告之通知內容得知被告認定系爭專利更正後請求項1 不具進步性之具體理由，亦無從提出答辯（原告雖於107 年3 月5 日提出舉發答辯書〔見乙證1-5 〕，主張系爭專利請求項1 業經申請更正，及舉發證據2 無法證明更正後請求項1 不具進步性，惟參加人自始未針對更正後請求項1 提出具體之舉發理由，原告上開書狀無非係依己意所為之防禦行為，並非就參加人所提之舉發理由或被告認定系爭專利更正後請求項1 不具進步性之具體理由提出答辯），即收到被告作成系爭專利更正後請求項1 舉發成立，應予撤銷之處分，已對原告造成突襲，被告所為，顯係介入當事人紛爭之職權審查行為，被告徒以舉發之項次，違反之法條、使用之證據三者均相同，辯稱其並未逾越參加人舉發之範圍，乃將舉發之爭點予以過度抽象化，不符合審查基準要求舉發人應提出具體舉發理由，且不得空泛指摘之本旨，不足採信。
六、被告又辯稱，參加人更正後請求項1 不具進步性之理由，雖於舉發理由書未予敘明，惟舉發審定之結果，如告確定，將對其他的第三者產生一事不再理的阻斷效果，故被告仍有義務續行審查，並且就參加人所提舉發爭點即所舉發之請求項、違反之法條、使用之證據，三者加以比對並做出審定云云。惟查，專利舉發雖具有公眾審查之性質，惟仍係源於專利權人及舉發人間之爭執，原則上應由舉發人負舉證之責任，只有在基於公益目的，為求紛爭一次解決並避免權利不安定或影響公益之必要的例外情形下，被告始可發動職權審查，審酌舉發人未提出之理由及證據，不受舉發人主張之拘束，惟發動職權審查時，應將舉發人未提出而由被告機關自行審酌之理由或證據，通知專利權人限期提出答辯，以保障專利權人程序上之防禦權，因此，被告是否發動職權審查，與專利權人程序上之保障，乃屬二事，被告所稱舉發案確定後所生一事不再理之效果，尚不得作為本件未通知原告答辯，而逕予作成系爭專利更正後請求項1 舉發成立之處分的正當理由，被告所辯，不足採信。
七、本件原告除了主張被告未行使闡明權，及依職權審查作成原處分未給予原告陳述意見及答辯之機會等程序上之瑕疵外，並就原處分認定舉發證據2 不足以證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性之實體上理由，提出答辯，經本院詢問原告，是否同意由本院就舉發證據2 可否證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性之爭點進行判斷？原告表示：「不同意，我們認為原處分程序有重大瑕疵，應撤銷原處分發回原處分被告機關，另為適法之處理」（見本院108 年6 月26日準備程序筆錄）。本院審酌原處分及訴願決定如經本院撤銷並發回被告重為審查後，即回復原舉發程序，原告仍有申請更正或補充答辯理由之程序上利益，惟如本院認為原處分程序上有瑕疵，並直接就實體上之爭點為審理，原告將失去申請更正或補充答辯理由之機會，為保障原告程序上之利益，認為本件原處分程序上既有重大瑕疵，應予撤銷並發回被告機關重為審查，關於舉發證據2 是否可證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性之爭點，已勿庸審究。又本件發回被告機關重為審查後，被告就原告於本件訴訟中提出系爭專利更正後請求項1 具有進步性之抗辯（包括原處分所為舉發證據2 與系爭專利更正後請求項1 之各項技術特徵之對應關係是否正確？舉發證據2 與系爭專利之應用領域及需求、設計是否有差異，所屬技術領域中具有通常知識者由舉發證據2 所揭露之先前技術，是否可輕易完成系爭專利請求項1 之創作等），宜詳予審酌並認定之，附此敘明。
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 曾啟謀
法 官 彭洪英
專利(進步性)「可食用吸管」專利 v. 星巴克捲心棒：原告的專利欠缺「進步性」。原告專利有三層結構，被告產品只有二層結構，不構成文義侵害，也不構成均等侵害。
智慧財產法院民事判決108年度民專上字第11號（2019.9.5）
上 訴 人 江Ｏ生
上 訴 人 江Ｏ生
被上訴人 悠旅生活事業股份有限公司(Starbucks)
主 文上訴駁回。
事實及理由
一、上訴人主張：
主 文上訴駁回。
事實及理由
一、上訴人主張：
上訴人為我國新型第M469004 號「可食用吸管」專利權人，專利權期間自民國103 年1 月1 日至112 年8 月14日止（下稱系爭專利）。被上訴人悠旅生活事業股份有限公司所經營之星巴克品牌，於全台各地設有相當之門市店鋪，主要販售咖啡飲品、糕點等餐飲，竟未經上訴人同意或授權，於105年6 月15日起販售其所製造限定款義式濃縮奶霜脆餅星冰樂，並使用造型吸管即「星巴克捲心棒」（下稱系爭產品），與星冰樂產品搭售或單獨販售，系爭產品不論外觀設計、行銷用語所標榜功能，均與系爭專利雷同，經上訴人於105 年6 月24日在星巴克羅東門市購入系爭產品，送鑑定後認系爭產品落入系爭專利請求項2 、5 及6 範圍而屬侵權。以被上訴人公司之經營規模及現為統一企業集團旗下100 ％轉投資公司，應有尊重並避免侵害智慧財產權之相當能力。惟上訴人不斷通知被上訴人公司系爭產品已涉侵害系爭專利，並要求被上訴人協調和解、賠償，惟被上訴人公司僅稱未侵權而置之不理，在上訴人發出警告函後，被上訴人公司仍持續販賣系爭產品，顯有侵權故意，且其侵害行為所造成之損害尚難以計算，暫先依民事訴訟法第244 條第4 項規定請求賠償最低金額新臺幣（下同）100 萬元。又被上訴人陳瑞堂為被上訴人公司之法定代理人，依公司法第23條第2 項規定，自應與被上訴人公司負連帶賠償責任。爰依專利法第120 條準用第96條第1 、2 、3 項、第97條及民法184 條第1 項、第2 項前段、公司法第23條第2 項規定，提起本訴等語。
二、被上訴人抗辯則以：
系爭產品之成分為麵粉、蔗糖、巧克力風味內餡、大豆粉、大豆卵磷脂、鹽、乳清、香草，該等成分依照通常知識者一般可理解之食用膠成分不符，系爭產品製作乃澱粉經烘焙後使澱粉熟化硬化，形成餅乾酥脆管狀，並未形成膠層，於澱粉本體內部及外部亦皆未另外包覆一層膠層，故系爭產品沒有二膠層。因欠缺系爭專利其中一技術特徵「二膠層」而有實質差異，故不構成文義讀取，亦不符合全要件原則，因技術手段、功能及結果與系爭專利實質上不相同，不適用均等論，故系爭產品未落入系爭專利更正後請求項2 、5 、6 範圍。又被證3 （日本公開實用新案公報第昭00-00000號「－（吸管）」）、4 （Youtube 公開之影片，網址：
https ://www .youtube .com/watch?v=IMX-DBV-_uU，內容為介紹捲薄餅Rolled Waffers製作過程）之組合，及附件三（2009年3 月5 日公告之日本第3148969 號「食用－（食用吸管）」實用新型專利案）之組合，足以證明系爭專利請求項2 、5 、6 不具進步性，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）出具之系爭專利新型技術報告（即採用附件三證據）亦認請求項5 、6 不具進步性，有應予撤銷之原因至為明確，故依智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，於本件訴訟中不得對被上訴人主張權利，本件訴訟應予駁回等語。
三、原審判決駁回上訴人之訴及假執行之聲請。...
四、本件兩造之爭點：
(一)侵權部分：
系爭產品有無落入系爭專利請求項2 、5 、6 之專利權範圍？
(二)有效性部分：
1.被證3 、4 之組合是否足以證明系爭專利請求項2 、5 不具進步性？
2.被證3 、4 及附件三之組合是否足以證明系爭專利請求項6不具進步性？
(三)被上訴人有無侵害上訴人系爭專利之故意或過失？
(四)上訴人依專利法第120 條、第96條第2 項、第97條規定，請求被上訴人損害賠償及排除侵害，有無理由？若有，金額若干為適當？
五、本院之判斷：...
(二)系爭專利技術分析：
1.系爭專利技術內容系爭專利之創作目的就是在提供一種可食用吸管，以解決習知廢棄吸管與日俱增而對環境造成傷害之問題。根據系爭專利之創作目的，其提出一種可食用吸管1 ，包含澱粉本體11及二膠層12。澱粉本體11為中空管狀結構，其包含複數個添加單元111 。二膠層12分別設置於澱粉本體11之中空管狀結構之內表面及外表面，以完全地包覆澱粉本體。其中，澱粉本體11可經由澱粉與複數個添加單元111 相互混合後，進行加工而成形；而添加單元111 可為鹽、糖、奶粉或其他可經由與澱粉本體11混合而使澱粉本體11具有口味之添加物；且，在此並不限制添加單元111 之種類、種類數量及添加比例，其可視當下需求而進行選擇及適當調整。膠層12係為可經由加工具黏性之植物黏液而產生之可食用植物膠層，且較佳地，其可為非易溶解之膠層，進而可避免於飲用時，可食用吸管1 之膠層12溶解於飲品之中，導致澱粉本體11受潮軟化之情況發生。且，系爭專利之創作有別於實用習知可食用之本體於食用，需將本體之外表面所包覆之膠層撕開後方能食用，系爭專利之可食用吸管1 係為可直接同時食用膠層12及澱粉本體11，一方面不會產生多餘之垃圾，另一方面又十分方便（參系爭專利說明書）
2.系爭專利主要圖式如本判決附圖一所示。
3.系爭專利之申請專利範圍系爭專利申請專利範圍共計9項，其中請求項1為獨立項，其餘為請求項1 之附屬項，另請求項1 已更正刪除。上訴人主張受侵害之請求項為2 、5 、6 ，由於該等請求項為請求項1 之附屬項，解釋其申請專利範圍時，應包含請求項1 之所有技術內容，其相關內容如下：「1.（刪除）一種可食用吸管，其包含︰一澱粉本體，係為一中空管狀結構，其包含複數個添加單元；以及二膠層，係分別設置於該澱粉本體之該中空管狀結構之內表面及外表面，以完全地包覆該澱粉本體。2.如申請專利範圍第1 項所述之可食用吸管，其中該澱粉本體係由複數個澱粉層相互覆蓋重疊而成。5.如申請專利範圍第1 項所述之可食用吸管，其中該澱粉本體係經由澱粉與該複數個添加單元相互混合後，進行加工而成形。6.如申請專利範圍第5 項所述之可食用吸管，其中該複數個添加單元係為鹽、糖、奶粉或其組合。」。
(三)有效性證據技術分析
1.被證3 為1986年5 月13日公開之日本第昭00-00000號「－（吸管）」實用新型專利案（中譯文如被上訴人原審107 年10月24日民事陳報狀之附件一，原審卷第345 頁），其公開日早於系爭專利之申請日2013年8 月15日，可作為系爭專利之先前技術。被證3 為一種具有適合作為吸管的直徑的筒狀體11，是由例如糕餅、餅乾、煎餅等可食物所形成，在這筒狀體11的內、外表面，附著有可食性的塗層12。此可食性塗層12為巧克力、明膠、寒天或膠原蛋白等較筒狀體11耐水性高的材料所形成。耐水性高這點是意味著，該吸管放在液體中且筒狀體11的微細孔洞被可食性塗層12所阻塞時，可食性塗層12可以防止筒狀體11的形狀崩壞，而達到作為吸管的功能。（參被證3 說明書第2 至3 頁及附件一之第2 頁）。其主要圖式如本判決附圖二所示。
2.被證4 為Youtube 網址所公開之有關一捲薄餅（RolledWafers）製作過程之影片（網址：http ://www .youtube .com/watch?v=IMX-DBV-_uU ）之公證書，該影片上載有公開時間2012年8 月20日，早於系爭專利之申請日。經查，由該影片網址所載相關訊息及其留言記錄，其間並無明顯矛盾或造假之處，在上訴人未能具體提出其非為真正之理由及反證之前提下，應可推定被證4 影片內容及所載公開日期為真，可為系爭專利之先前技術。被證4 之技術內容係介紹一種捲薄餅之製作過程，該捲薄餅是由麵粉、糖、椰子粉、小麥粉、奶粉、巧克力及其他數種原料組成（影片0 分43秒至0 分58粉），經將這些原料混和攪拌後以150 度烘烤加工後壓製成薄餅，再捲成中空形狀的圓柱體（影片1 分00秒至2 分45粉）。其主要圖式如本判決附圖三所示。
3.附件三為2009年3 月5 日公告之日本第3148969 號「食用－（食用吸管）」實用新型專利案（原審卷第349 頁，中譯文如被上訴人107 年10月18日民事陳報狀之附件二，原審卷第371 頁），其公告日早於系爭專利之申請日2013年8月15日，可作為系爭專利之先前技術。附件三之技術內容為一種食用吸管1 ，其係具有管狀的凝膠部2 與配置於該凝膠部2 周圍的餅乾部3 而構成。（詳參附件三說明書第3 頁第[ 0010] 段及附件二之中譯文）該作為凝膠部2 的材料，只要為膠狀的食品則未限定，但可為以明膠成為膠狀，使其含蒟蒻粉的所謂蒟蒻果凍，以果膠而膠化，使其含有洋菜。又，若考慮到食用的趣味，較佳係添加砂糖等的甜味材料、果汁等適當必要的添加物。又該餅乾部3 配置於凝膠部2 的周圍，可穩固地確保食用吸管1 的形狀，即使立在例如杯子等容器內亦可避免因本身的重量而彎曲。該餅乾部3 的形狀較佳為管狀（圓筒形狀），該餅乾部3 的內徑可配合配置於其中的凝膠部2 之外徑適當調整，作為餅乾3 的厚度雖可適當調整，但從確保凝膠部2 之強度的觀點，確保容易入口的觀點來看，較佳為例如1mm 以上5mm 以下，更佳為1mm 以上3mm 以下的範圍。（詳參附件三說明書第3 頁第[ 0013] 、[ 0014] 段及附件二之中譯文）該餅乾部3 的材料，只要保持某程度硬度且可食用即可，並無限定，但較佳為以食用油對例如米、小麥、豆等的穀類、芋類等的碳水化合物進行油炸或是烘烤的餅乾（詳參附件三說明書第3 頁第[ 0016] 段及附件二之中譯文）。其主要圖式如本判決附圖四所示。
(四)被證3 、4 之組合足以證明系爭專利請求項2 不具進步性：
1.系爭專利請求項2 為請求項1 之附屬項，於進行比對時，應包含請求項1 之所有技術特徵。經查，由被證3 說明書第2頁所記載「如圖所示，具有適合作為吸管的直徑的筒狀體11，是由例如糕餅、餅乾、煎餅等可食物所形成，在這筒狀體11的內外表而，附著有可食性的塗層12。此可食性塗層12為巧克力、明膠、寒天或膠原蛋白等較筒狀體11中且筒狀體耐水性高的材料所形成。耐水性高這點意味著，本吸管放在液體中且筒狀體11的微細孔洞被可食性塗層12所阻塞時，可食性塗層12可以防止筒狀體11的形狀崩壞，而達到作為吸管的功能」，可知，被證3 已揭示一種可作為吸管之筒狀體11，該筒狀體11是由糕餅、餅乾、煎餅等可食物所形成，而在筒狀體11的內、外表面附著有可食性的塗層12，該可食性塗層12為巧克力、明膠、寒天或膠原蛋白等較筒狀體11耐水性高的材料所形成( 詳參被證3 說明書第2 至4 頁及被上訴人原審107 年10月18日民事陳報狀之附件一有關被證3 之中譯文) ；是以，被證3 所揭示該可為糕餅、餅乾、煎餅之「筒狀體11」，及內、外表面可為明膠、寒天之「塗層12」系分別對應系爭專利請求項1 之「澱粉本體」及「二膠層」，被證3 已揭示爭專利請求項1 之「一種可食用吸管，其包含︰一澱粉本體，係為一中空管狀結構，其包含複數個添加單元；以及二膠層，係分別設置於該澱粉本體之該中空管狀結構之內表面及外表面，以完全地包覆該澱粉本體」技術特徵。
2.雖被證3 未直接揭示系爭專利請求項2 「該澱粉本體係由複數個澱粉層相互覆蓋重疊而成」之技術特徵，惟該技術特徵僅係一般捲餅或薄餅食品所廣泛使用之通常知識，再者，由被證4 影片1 分00秒至2 分45分記載可知，被證4 揭示一種捲薄餅之製作過程，該等捲薄餅是透過將原料混和攪拌後以150 度烘烤加工後壓製成薄餅，再捲成中空形狀的圓柱體，是以，被證4 亦已揭露系爭專利請求項2 「澱粉本體係由複數個澱粉層相互覆蓋重疊而成」之技術特徵。由於被證3 、4 皆屬餅類食品而屬相關之技術領域，且由於被證3 係一以糕餅、餅乾、煎餅等類似食材為其本體之中空圓柱體，所屬技術領域中具有通常知識者，為了製作該中空圓柱形狀之餅類，自有合理動機依被證4 所揭示之捲薄餅製作方式，將該麵粉等原料壓製成薄片狀再捲成中空形狀的圓柱體以完成「複數個澱粉層相互覆蓋重疊」技術特徵，從而輕易完成系爭專利請求項2 可食用吸管之創作，是以被證3 、4 具組合動機，且被證3 、4 之組合足以證明系爭專利請求項2 不具進步性。
(五)被證3 、4 之組合足以證明系爭專利請求項5 不具進步性：
1.系爭專利請求項5 為請求項1 之附屬項，於進行比對時，應包含請求項1 之所有技術特徵，系爭專利請求項5 附屬技術特徵為「該澱粉本體係經由澱粉與該複數個添加單元相互混合後，進行加工而成形」。
2.經查，就系爭專利請求項5 所界定之「該澱粉本體係經由澱粉與該複數個添加單元相互混合後，進行加工而成形」而言，其僅係就請求項1 為材料成份的進一步限定，而屬不影響該新型專利結構特徵之部分，且該材料成分特徵亦係一般餅類食品所廣泛使用之通常知識；再者，由被證4 影片0 分43秒至0 分58分記載可知，被證4 揭示一種捲薄餅之製作過程，該捲薄餅是由麵粉、糖、椰子粉、小麥粉、奶粉、巧克力及其他數種原料組成，是以，被證4 亦已揭露系爭專利請求項5 「該澱粉本體係經由澱粉與該複數個添加單元相互混合後，進行加工而成形」附屬之技術特徵。又被證3 已揭示於系爭專利請求項1 所載技術特徵之理由已如前述，是以，被證3 、4 已揭示系爭專利請求項5 所有技術特徵，又被證3、4 具組合動機之理由已如前述，故被證3 、4 之組合足以證明系爭專利請求項5 不具進步性。
(六)被證3 、4 及附件三之組合足以證明系爭專利請求項6 不具進步性：
1.系爭專利請求項6 為請求項5 之附屬項，間接依附請求項1，於進行比對時，應包含請求項5 之所有技術特徵；系爭專利請求項6 附屬技術特徵為「該複數個添加單元係為鹽、糖、奶粉或其組合」。
2.經查，就系爭專利請求項6 所界定之「該複數個添加單元係為鹽、糖、奶粉或其組合」而言，其僅係就請求項1 為材料成份的進一步限定，而屬不影響該新型專利結構特徵之部分；且該材料成分特徵亦係一般餅類食品所廣泛使用之通常知識，再者，由被證4 影片0 分43秒至0 分58分記載可知，被證4 揭示一種捲薄餅之製作過程，該捲薄餅是由麵粉、糖、椰子粉、小麥粉、奶粉、巧克力及其他數種原料組成，是以，被證4 亦已揭露系爭專利請求項6 「該複數個添加單元係為鹽、糖、奶粉或其組合」之技術特徵。又被證3 已揭示於系爭專利請求項1 所載技術特徵之理由已如前述，是以，被證3 、4 已揭示系爭專利請求項6 所有技術特徵，又被證3、4 具組合動機之理由已如前述，故被證3 、4 之組合足以證明系爭專利請求項6 不具進步性；既被證3 、4 之組合足以證明系爭專利請求項6 不具進步性，被證3 、4 及附件三之組合亦足以證明系爭專利請求項6 不具進步性。智慧局出具之系爭專利新型技術報告亦認請求項5 、6 不具進步性，見原審卷第264、265頁。
(七)上訴人認系爭專利請求項2、5、6具進步性之理由不可採：
1.上訴人雖稱「反觀被證3 的內容，可食用性覆膜12仍會在飲用時溶解，因此，被證3 並未揭露系爭專利請求項2 之膠層的設置相關位置，此外『澱粉本體係由複數個澱粉層相互覆蓋重疊而成』之技術特徵可以確保吸管的密合性不會造成使用時空吸的問題，並且經過本體的相互覆蓋重疊更可以讓吸管的防水性較被證3 提升，而被證3 的說明書及圖式皆未揭露筒狀體11由複數個澱粉層相互覆蓋重疊而成」、「請求項5 更進一步界定「澱粉本體係經由澱粉與該複數個添加單元相互混合後，進行加工而成形」之技術特徵，而被證3 的說明書及圖式皆未揭露此技術特徵」、「被證4 影片僅純粹揭露圓筒狀食品的製造、加工方法，此種圓筒狀食品早為習知點心（例如捲心酥、蛋捲等條狀食品），既無法闡明系爭專利的結構，遑論達系爭專利可食吸管的防水性及密閉性功能」、「被證3 並未揭露請求項6 之技術特徵，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者顯然無法依據被證3 所揭露之先前技術，以組合、修飾、置換或轉用等結合方式顯能輕易完成系爭專利請求項6 所請之創作，故其非屬顯而易知，應認定非能輕易完成者」，主張系爭專利請求項2 、5 、6 應具備進步性云云。惟查，系爭專利請求項2 所依附之請求項1僅係界定「該二膠層，係分別設置於該澱粉本體之該中空管狀結構之內表面及外表面」，且參系爭專利說明書之記載，其僅略指「較佳地，二膠層可為非易溶解之膠層」（詳參系爭專利說明書第2 頁），然其並未限定該膠層為絕對防水性之材質；又縱被證3 之說明書記載該「可食性塗層12在吸飲途中有些微溶解」，惟其亦指該「可食性塗層12為巧克力、明膠、寒天或膠原蛋白等耐水性高的材料所形成」，該耐水性高之「可食性塗層12」已可對應系爭專利之「膠層」特徵無疑，亦即，被證3 已揭露系爭專利請求項2 所依附之請求項1 之三層結構之技術特徵。再者，系爭專利請求項2 、5、6 所進一步界定之「該澱粉本體係由複數個澱粉層相互覆蓋重疊而成」、「該澱粉本體係經由澱粉與該複數個添加單元相互混合後，進行加工而成形」及「該複數個添加單元係為鹽、糖、奶粉或其組合」特徵，皆僅係一般捲餅或薄餅食品所廣泛使用之通常知識，且已為被證4 所揭露之理由已如前述，故上訴人主張系爭專利請求項2 、5 、6 應具備進步性云云並無理由。
2.上訴人又稱被證四影片時點並無從透過網頁體驗予以核實，上訴人否定被證四影片作成時點之真正云云。惟被證四附件二有記載影片時間為2012年8 月20日，早於系爭專利申請日，且目前仍存在於網路上，上訴人並無說明其主張「被證四影片時點並無從透過網頁體驗予以核實」之依據為何？純為其主觀臆測，並不可採。
(八)系爭產品技術分析：
系爭產品（其主要照片見原證3 、6 ，如本判決附圖五所示）係澱粉經烘焙後使澱粉熟化硬化，而形成餅乾酥脆管狀之食品。上訴人主張系爭產品澱粉本體的外層即為一種膠層，澱粉本體內層為巧克力層，其本身就為一種膠層；惟被上訴人則否認系爭產品具有上訴人所稱之內、外層之膠層。
(九)系爭產品未落入系爭專利請求項2 、5 、6 之專利權範圍：
1.由於系爭專利請求項2 為請求項1 之附屬項，是解釋請求項2 時，應包含請求項1 之所有技術特徵；而依系爭專利請求項1 、2 之文字記載，其中能夠獨立執行特定功能、得到特定結果之步驟、元件如下：要件1A：一種「可食用吸管」；要件1B：一「澱粉本體」，係為一中空管狀結構，其包含複數個添加單元；要件1C：以及二「膠層」，係分別設置於該澱粉本體之該中空管狀結構之內表面及外表面，以完全地包覆該澱粉本體；要件2A：其中該澱粉本體係由複數個澱粉層相互覆蓋重疊而成。
2.系爭產品未落入系爭專利請求項2 之專利權範圍：
文義範圍部分：
(1)要件1A：
由系爭產品之實物樣品及原證三所揭示有關系爭產品之文宣商品可知，系爭產品為一種食用之捲心棒，該捲心棒可作為飲品之吸管使用，故系爭產品與系爭專利請求項1要件1A「一種可食用吸管」技術特徵之比對結果相同。
(2)要件1B：
由系爭產品之實物樣品及其外包裝所載之成分可知，系爭產品是一中空之餅乾本體，其包含麵粉、蔗糖、植物油等成份，而麵粉係包含澱粉成份，是系爭產品之「餅乾本體」相當於系爭專利之「澱粉本體」，其與系爭專利請求項1 要件1B「一澱粉本體，係為一中空管狀結構，其包含複數個添加單元」技術特徵之比對結果相同。
(3)要件1C：
由系爭產品之實物樣品可知，系爭產品僅於餅乾本體內部設有巧克力風味內餡，其雖屬具黏稠性質之黏液而得對應於系爭專利請求項1 之內表面之膠層，惟系爭產品外表面並未設有另一膠層，故系爭產品與系爭專利請求項1 要件1C「二膠層，係分別設置於該澱粉本體之該中空管狀結構之內表面及外表面，以完全地包覆該澱粉本體」技術特徵之比對結果不同。
(4)要件2A：由系爭產品之實物樣品可知，系爭產品之餅乾本體係以薄餅捲成複數層而形成，故其與系爭專利請求項2 要件2A「其中該澱粉本體係由複數個澱粉層相互覆蓋重疊而成」技術特徵之比對結果相同。
(5)綜上，由於系爭產品與系爭專利請求項2 所依附請求項1 之要件1C的比對結果不同，未符合文義讀取，故系爭產品未落入系爭專利請求項2 之文義範圍。
均等範圍部分：
(1)就技術手段（way ）而言，系爭專利請求項2 所依附請求項1 之要件1C係設有「二膠層，係分別設置於該澱粉本體之該中空管狀結構之內表面及外表面，以完全地包覆該澱粉本體」；然系爭產品僅於餅乾本體內表面設有巧克力風味內餡，但外表面並未設有類似之膠層，故二者之技術手段實質上並不相同。
(2)就功能（function）及結果（result）而言，系爭專利於澱粉本體內表面所設之膠層，係為避免在飲用時，導致澱粉本體受潮軟化之情況發生，而外表面所設之膠層，則係有別於習知可食用之本體，於食用時需將本體之外表面所包覆之膠層撕開後方能食用，一方面不會產生多餘之垃圾，另一方面在食用時十分方便（詳參系爭專利說明書第4 頁第[ 0020]段）；然系爭產品僅於餅乾本體內表面設有巧克力風味內餡，致多僅能達成避免餅乾本體受潮軟化，但並從達成如系爭專利可省略外包裝之功能及效果，故二者之功能及效果實質上並不相同。
(3)綜上，系爭產品於所對應之要件1C之技術手段、功能及結果與系爭專利請求項2 實質不同，故系爭產品與系爭專利請求項2 並不符合均等論，系爭產品未落入系爭專利請求項2 之均等範圍。
3.系爭產品亦未落入系爭專利請求項5 、6 之專利權範圍：由於系爭專利請求項5 、6 係直接或間接依附於請求項1 ，而為請求項1 專利權範圍進一步之限縮，系爭產品既與系爭專利請求項1 要件1C「二膠層」之文義比對結果不同，且二者於該要件上之技術手段、功能及結果亦未構成實質相同，而不符合均等論，故系爭產品均未落入系爭專利請求項5 、6 之文義及均等範圍。
4.上訴人雖另主張系爭產品包裝上所標示之成份包含：巧克力風味內餡、麵粉、蔗糖、植物油等等，前列成份依通常知識者之認知，均可經適當烘焙（加熱之物理、化學變化）產生可食用膠層；亦即，可食用膠層係透過原料（成份）之加工（烘烤產生質變）而形成，合法食品添加物經加工後所形成之膠層，均可為可食用膠層，是其可得知文義侵權結論，或係因系爭產品之澱粉本體經烘烤，形成完整包覆捲心棒之膠層，而與系爭專利之「兩膠層」技術特徵無實質差異（均等論）之侵權云云（參上訴人107 年8 月17日民事爭點整理狀）。
二、被上訴人抗辯則以：
系爭產品之成分為麵粉、蔗糖、巧克力風味內餡、大豆粉、大豆卵磷脂、鹽、乳清、香草，該等成分依照通常知識者一般可理解之食用膠成分不符，系爭產品製作乃澱粉經烘焙後使澱粉熟化硬化，形成餅乾酥脆管狀，並未形成膠層，於澱粉本體內部及外部亦皆未另外包覆一層膠層，故系爭產品沒有二膠層。因欠缺系爭專利其中一技術特徵「二膠層」而有實質差異，故不構成文義讀取，亦不符合全要件原則，因技術手段、功能及結果與系爭專利實質上不相同，不適用均等論，故系爭產品未落入系爭專利更正後請求項2 、5 、6 範圍。又被證3 （日本公開實用新案公報第昭00-00000號「－（吸管）」）、4 （Youtube 公開之影片，網址：
https ://www .youtube .com/watch?v=IMX-DBV-_uU，內容為介紹捲薄餅Rolled Waffers製作過程）之組合，及附件三（2009年3 月5 日公告之日本第3148969 號「食用－（食用吸管）」實用新型專利案）之組合，足以證明系爭專利請求項2 、5 、6 不具進步性，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）出具之系爭專利新型技術報告（即採用附件三證據）亦認請求項5 、6 不具進步性，有應予撤銷之原因至為明確，故依智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，於本件訴訟中不得對被上訴人主張權利，本件訴訟應予駁回等語。
三、原審判決駁回上訴人之訴及假執行之聲請。...
四、本件兩造之爭點：
(一)侵權部分：
系爭產品有無落入系爭專利請求項2 、5 、6 之專利權範圍？
(二)有效性部分：
1.被證3 、4 之組合是否足以證明系爭專利請求項2 、5 不具進步性？
2.被證3 、4 及附件三之組合是否足以證明系爭專利請求項6不具進步性？
(三)被上訴人有無侵害上訴人系爭專利之故意或過失？
(四)上訴人依專利法第120 條、第96條第2 項、第97條規定，請求被上訴人損害賠償及排除侵害，有無理由？若有，金額若干為適當？
五、本院之判斷：...
(二)系爭專利技術分析：
1.系爭專利技術內容系爭專利之創作目的就是在提供一種可食用吸管，以解決習知廢棄吸管與日俱增而對環境造成傷害之問題。根據系爭專利之創作目的，其提出一種可食用吸管1 ，包含澱粉本體11及二膠層12。澱粉本體11為中空管狀結構，其包含複數個添加單元111 。二膠層12分別設置於澱粉本體11之中空管狀結構之內表面及外表面，以完全地包覆澱粉本體。其中，澱粉本體11可經由澱粉與複數個添加單元111 相互混合後，進行加工而成形；而添加單元111 可為鹽、糖、奶粉或其他可經由與澱粉本體11混合而使澱粉本體11具有口味之添加物；且，在此並不限制添加單元111 之種類、種類數量及添加比例，其可視當下需求而進行選擇及適當調整。膠層12係為可經由加工具黏性之植物黏液而產生之可食用植物膠層，且較佳地，其可為非易溶解之膠層，進而可避免於飲用時，可食用吸管1 之膠層12溶解於飲品之中，導致澱粉本體11受潮軟化之情況發生。且，系爭專利之創作有別於實用習知可食用之本體於食用，需將本體之外表面所包覆之膠層撕開後方能食用，系爭專利之可食用吸管1 係為可直接同時食用膠層12及澱粉本體11，一方面不會產生多餘之垃圾，另一方面又十分方便（參系爭專利說明書）
2.系爭專利主要圖式如本判決附圖一所示。
3.系爭專利之申請專利範圍系爭專利申請專利範圍共計9項，其中請求項1為獨立項，其餘為請求項1 之附屬項，另請求項1 已更正刪除。上訴人主張受侵害之請求項為2 、5 、6 ，由於該等請求項為請求項1 之附屬項，解釋其申請專利範圍時，應包含請求項1 之所有技術內容，其相關內容如下：「1.（刪除）一種可食用吸管，其包含︰一澱粉本體，係為一中空管狀結構，其包含複數個添加單元；以及二膠層，係分別設置於該澱粉本體之該中空管狀結構之內表面及外表面，以完全地包覆該澱粉本體。2.如申請專利範圍第1 項所述之可食用吸管，其中該澱粉本體係由複數個澱粉層相互覆蓋重疊而成。5.如申請專利範圍第1 項所述之可食用吸管，其中該澱粉本體係經由澱粉與該複數個添加單元相互混合後，進行加工而成形。6.如申請專利範圍第5 項所述之可食用吸管，其中該複數個添加單元係為鹽、糖、奶粉或其組合。」。
(三)有效性證據技術分析
1.被證3 為1986年5 月13日公開之日本第昭00-00000號「－（吸管）」實用新型專利案（中譯文如被上訴人原審107 年10月24日民事陳報狀之附件一，原審卷第345 頁），其公開日早於系爭專利之申請日2013年8 月15日，可作為系爭專利之先前技術。被證3 為一種具有適合作為吸管的直徑的筒狀體11，是由例如糕餅、餅乾、煎餅等可食物所形成，在這筒狀體11的內、外表面，附著有可食性的塗層12。此可食性塗層12為巧克力、明膠、寒天或膠原蛋白等較筒狀體11耐水性高的材料所形成。耐水性高這點是意味著，該吸管放在液體中且筒狀體11的微細孔洞被可食性塗層12所阻塞時，可食性塗層12可以防止筒狀體11的形狀崩壞，而達到作為吸管的功能。（參被證3 說明書第2 至3 頁及附件一之第2 頁）。其主要圖式如本判決附圖二所示。
2.被證4 為Youtube 網址所公開之有關一捲薄餅（RolledWafers）製作過程之影片（網址：http ://www .youtube .com/watch?v=IMX-DBV-_uU ）之公證書，該影片上載有公開時間2012年8 月20日，早於系爭專利之申請日。經查，由該影片網址所載相關訊息及其留言記錄，其間並無明顯矛盾或造假之處，在上訴人未能具體提出其非為真正之理由及反證之前提下，應可推定被證4 影片內容及所載公開日期為真，可為系爭專利之先前技術。被證4 之技術內容係介紹一種捲薄餅之製作過程，該捲薄餅是由麵粉、糖、椰子粉、小麥粉、奶粉、巧克力及其他數種原料組成（影片0 分43秒至0 分58粉），經將這些原料混和攪拌後以150 度烘烤加工後壓製成薄餅，再捲成中空形狀的圓柱體（影片1 分00秒至2 分45粉）。其主要圖式如本判決附圖三所示。
3.附件三為2009年3 月5 日公告之日本第3148969 號「食用－（食用吸管）」實用新型專利案（原審卷第349 頁，中譯文如被上訴人107 年10月18日民事陳報狀之附件二，原審卷第371 頁），其公告日早於系爭專利之申請日2013年8月15日，可作為系爭專利之先前技術。附件三之技術內容為一種食用吸管1 ，其係具有管狀的凝膠部2 與配置於該凝膠部2 周圍的餅乾部3 而構成。（詳參附件三說明書第3 頁第[ 0010] 段及附件二之中譯文）該作為凝膠部2 的材料，只要為膠狀的食品則未限定，但可為以明膠成為膠狀，使其含蒟蒻粉的所謂蒟蒻果凍，以果膠而膠化，使其含有洋菜。又，若考慮到食用的趣味，較佳係添加砂糖等的甜味材料、果汁等適當必要的添加物。又該餅乾部3 配置於凝膠部2 的周圍，可穩固地確保食用吸管1 的形狀，即使立在例如杯子等容器內亦可避免因本身的重量而彎曲。該餅乾部3 的形狀較佳為管狀（圓筒形狀），該餅乾部3 的內徑可配合配置於其中的凝膠部2 之外徑適當調整，作為餅乾3 的厚度雖可適當調整，但從確保凝膠部2 之強度的觀點，確保容易入口的觀點來看，較佳為例如1mm 以上5mm 以下，更佳為1mm 以上3mm 以下的範圍。（詳參附件三說明書第3 頁第[ 0013] 、[ 0014] 段及附件二之中譯文）該餅乾部3 的材料，只要保持某程度硬度且可食用即可，並無限定，但較佳為以食用油對例如米、小麥、豆等的穀類、芋類等的碳水化合物進行油炸或是烘烤的餅乾（詳參附件三說明書第3 頁第[ 0016] 段及附件二之中譯文）。其主要圖式如本判決附圖四所示。
(四)被證3 、4 之組合足以證明系爭專利請求項2 不具進步性：
1.系爭專利請求項2 為請求項1 之附屬項，於進行比對時，應包含請求項1 之所有技術特徵。經查，由被證3 說明書第2頁所記載「如圖所示，具有適合作為吸管的直徑的筒狀體11，是由例如糕餅、餅乾、煎餅等可食物所形成，在這筒狀體11的內外表而，附著有可食性的塗層12。此可食性塗層12為巧克力、明膠、寒天或膠原蛋白等較筒狀體11中且筒狀體耐水性高的材料所形成。耐水性高這點意味著，本吸管放在液體中且筒狀體11的微細孔洞被可食性塗層12所阻塞時，可食性塗層12可以防止筒狀體11的形狀崩壞，而達到作為吸管的功能」，可知，被證3 已揭示一種可作為吸管之筒狀體11，該筒狀體11是由糕餅、餅乾、煎餅等可食物所形成，而在筒狀體11的內、外表面附著有可食性的塗層12，該可食性塗層12為巧克力、明膠、寒天或膠原蛋白等較筒狀體11耐水性高的材料所形成( 詳參被證3 說明書第2 至4 頁及被上訴人原審107 年10月18日民事陳報狀之附件一有關被證3 之中譯文) ；是以，被證3 所揭示該可為糕餅、餅乾、煎餅之「筒狀體11」，及內、外表面可為明膠、寒天之「塗層12」系分別對應系爭專利請求項1 之「澱粉本體」及「二膠層」，被證3 已揭示爭專利請求項1 之「一種可食用吸管，其包含︰一澱粉本體，係為一中空管狀結構，其包含複數個添加單元；以及二膠層，係分別設置於該澱粉本體之該中空管狀結構之內表面及外表面，以完全地包覆該澱粉本體」技術特徵。
2.雖被證3 未直接揭示系爭專利請求項2 「該澱粉本體係由複數個澱粉層相互覆蓋重疊而成」之技術特徵，惟該技術特徵僅係一般捲餅或薄餅食品所廣泛使用之通常知識，再者，由被證4 影片1 分00秒至2 分45分記載可知，被證4 揭示一種捲薄餅之製作過程，該等捲薄餅是透過將原料混和攪拌後以150 度烘烤加工後壓製成薄餅，再捲成中空形狀的圓柱體，是以，被證4 亦已揭露系爭專利請求項2 「澱粉本體係由複數個澱粉層相互覆蓋重疊而成」之技術特徵。由於被證3 、4 皆屬餅類食品而屬相關之技術領域，且由於被證3 係一以糕餅、餅乾、煎餅等類似食材為其本體之中空圓柱體，所屬技術領域中具有通常知識者，為了製作該中空圓柱形狀之餅類，自有合理動機依被證4 所揭示之捲薄餅製作方式，將該麵粉等原料壓製成薄片狀再捲成中空形狀的圓柱體以完成「複數個澱粉層相互覆蓋重疊」技術特徵，從而輕易完成系爭專利請求項2 可食用吸管之創作，是以被證3 、4 具組合動機，且被證3 、4 之組合足以證明系爭專利請求項2 不具進步性。
(五)被證3 、4 之組合足以證明系爭專利請求項5 不具進步性：
1.系爭專利請求項5 為請求項1 之附屬項，於進行比對時，應包含請求項1 之所有技術特徵，系爭專利請求項5 附屬技術特徵為「該澱粉本體係經由澱粉與該複數個添加單元相互混合後，進行加工而成形」。
2.經查，就系爭專利請求項5 所界定之「該澱粉本體係經由澱粉與該複數個添加單元相互混合後，進行加工而成形」而言，其僅係就請求項1 為材料成份的進一步限定，而屬不影響該新型專利結構特徵之部分，且該材料成分特徵亦係一般餅類食品所廣泛使用之通常知識；再者，由被證4 影片0 分43秒至0 分58分記載可知，被證4 揭示一種捲薄餅之製作過程，該捲薄餅是由麵粉、糖、椰子粉、小麥粉、奶粉、巧克力及其他數種原料組成，是以，被證4 亦已揭露系爭專利請求項5 「該澱粉本體係經由澱粉與該複數個添加單元相互混合後，進行加工而成形」附屬之技術特徵。又被證3 已揭示於系爭專利請求項1 所載技術特徵之理由已如前述，是以，被證3 、4 已揭示系爭專利請求項5 所有技術特徵，又被證3、4 具組合動機之理由已如前述，故被證3 、4 之組合足以證明系爭專利請求項5 不具進步性。
(六)被證3 、4 及附件三之組合足以證明系爭專利請求項6 不具進步性：
1.系爭專利請求項6 為請求項5 之附屬項，間接依附請求項1，於進行比對時，應包含請求項5 之所有技術特徵；系爭專利請求項6 附屬技術特徵為「該複數個添加單元係為鹽、糖、奶粉或其組合」。
2.經查，就系爭專利請求項6 所界定之「該複數個添加單元係為鹽、糖、奶粉或其組合」而言，其僅係就請求項1 為材料成份的進一步限定，而屬不影響該新型專利結構特徵之部分；且該材料成分特徵亦係一般餅類食品所廣泛使用之通常知識，再者，由被證4 影片0 分43秒至0 分58分記載可知，被證4 揭示一種捲薄餅之製作過程，該捲薄餅是由麵粉、糖、椰子粉、小麥粉、奶粉、巧克力及其他數種原料組成，是以，被證4 亦已揭露系爭專利請求項6 「該複數個添加單元係為鹽、糖、奶粉或其組合」之技術特徵。又被證3 已揭示於系爭專利請求項1 所載技術特徵之理由已如前述，是以，被證3 、4 已揭示系爭專利請求項6 所有技術特徵，又被證3、4 具組合動機之理由已如前述，故被證3 、4 之組合足以證明系爭專利請求項6 不具進步性；既被證3 、4 之組合足以證明系爭專利請求項6 不具進步性，被證3 、4 及附件三之組合亦足以證明系爭專利請求項6 不具進步性。智慧局出具之系爭專利新型技術報告亦認請求項5 、6 不具進步性，見原審卷第264、265頁。
(七)上訴人認系爭專利請求項2、5、6具進步性之理由不可採：
1.上訴人雖稱「反觀被證3 的內容，可食用性覆膜12仍會在飲用時溶解，因此，被證3 並未揭露系爭專利請求項2 之膠層的設置相關位置，此外『澱粉本體係由複數個澱粉層相互覆蓋重疊而成』之技術特徵可以確保吸管的密合性不會造成使用時空吸的問題，並且經過本體的相互覆蓋重疊更可以讓吸管的防水性較被證3 提升，而被證3 的說明書及圖式皆未揭露筒狀體11由複數個澱粉層相互覆蓋重疊而成」、「請求項5 更進一步界定「澱粉本體係經由澱粉與該複數個添加單元相互混合後，進行加工而成形」之技術特徵，而被證3 的說明書及圖式皆未揭露此技術特徵」、「被證4 影片僅純粹揭露圓筒狀食品的製造、加工方法，此種圓筒狀食品早為習知點心（例如捲心酥、蛋捲等條狀食品），既無法闡明系爭專利的結構，遑論達系爭專利可食吸管的防水性及密閉性功能」、「被證3 並未揭露請求項6 之技術特徵，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者顯然無法依據被證3 所揭露之先前技術，以組合、修飾、置換或轉用等結合方式顯能輕易完成系爭專利請求項6 所請之創作，故其非屬顯而易知，應認定非能輕易完成者」，主張系爭專利請求項2 、5 、6 應具備進步性云云。惟查，系爭專利請求項2 所依附之請求項1僅係界定「該二膠層，係分別設置於該澱粉本體之該中空管狀結構之內表面及外表面」，且參系爭專利說明書之記載，其僅略指「較佳地，二膠層可為非易溶解之膠層」（詳參系爭專利說明書第2 頁），然其並未限定該膠層為絕對防水性之材質；又縱被證3 之說明書記載該「可食性塗層12在吸飲途中有些微溶解」，惟其亦指該「可食性塗層12為巧克力、明膠、寒天或膠原蛋白等耐水性高的材料所形成」，該耐水性高之「可食性塗層12」已可對應系爭專利之「膠層」特徵無疑，亦即，被證3 已揭露系爭專利請求項2 所依附之請求項1 之三層結構之技術特徵。再者，系爭專利請求項2 、5、6 所進一步界定之「該澱粉本體係由複數個澱粉層相互覆蓋重疊而成」、「該澱粉本體係經由澱粉與該複數個添加單元相互混合後，進行加工而成形」及「該複數個添加單元係為鹽、糖、奶粉或其組合」特徵，皆僅係一般捲餅或薄餅食品所廣泛使用之通常知識，且已為被證4 所揭露之理由已如前述，故上訴人主張系爭專利請求項2 、5 、6 應具備進步性云云並無理由。
2.上訴人又稱被證四影片時點並無從透過網頁體驗予以核實，上訴人否定被證四影片作成時點之真正云云。惟被證四附件二有記載影片時間為2012年8 月20日，早於系爭專利申請日，且目前仍存在於網路上，上訴人並無說明其主張「被證四影片時點並無從透過網頁體驗予以核實」之依據為何？純為其主觀臆測，並不可採。
(八)系爭產品技術分析：
系爭產品（其主要照片見原證3 、6 ，如本判決附圖五所示）係澱粉經烘焙後使澱粉熟化硬化，而形成餅乾酥脆管狀之食品。上訴人主張系爭產品澱粉本體的外層即為一種膠層，澱粉本體內層為巧克力層，其本身就為一種膠層；惟被上訴人則否認系爭產品具有上訴人所稱之內、外層之膠層。
(九)系爭產品未落入系爭專利請求項2 、5 、6 之專利權範圍：
1.由於系爭專利請求項2 為請求項1 之附屬項，是解釋請求項2 時，應包含請求項1 之所有技術特徵；而依系爭專利請求項1 、2 之文字記載，其中能夠獨立執行特定功能、得到特定結果之步驟、元件如下：要件1A：一種「可食用吸管」；要件1B：一「澱粉本體」，係為一中空管狀結構，其包含複數個添加單元；要件1C：以及二「膠層」，係分別設置於該澱粉本體之該中空管狀結構之內表面及外表面，以完全地包覆該澱粉本體；要件2A：其中該澱粉本體係由複數個澱粉層相互覆蓋重疊而成。
2.系爭產品未落入系爭專利請求項2 之專利權範圍：
文義範圍部分：
(1)要件1A：
由系爭產品之實物樣品及原證三所揭示有關系爭產品之文宣商品可知，系爭產品為一種食用之捲心棒，該捲心棒可作為飲品之吸管使用，故系爭產品與系爭專利請求項1要件1A「一種可食用吸管」技術特徵之比對結果相同。
(2)要件1B：
由系爭產品之實物樣品及其外包裝所載之成分可知，系爭產品是一中空之餅乾本體，其包含麵粉、蔗糖、植物油等成份，而麵粉係包含澱粉成份，是系爭產品之「餅乾本體」相當於系爭專利之「澱粉本體」，其與系爭專利請求項1 要件1B「一澱粉本體，係為一中空管狀結構，其包含複數個添加單元」技術特徵之比對結果相同。
(3)要件1C：
由系爭產品之實物樣品可知，系爭產品僅於餅乾本體內部設有巧克力風味內餡，其雖屬具黏稠性質之黏液而得對應於系爭專利請求項1 之內表面之膠層，惟系爭產品外表面並未設有另一膠層，故系爭產品與系爭專利請求項1 要件1C「二膠層，係分別設置於該澱粉本體之該中空管狀結構之內表面及外表面，以完全地包覆該澱粉本體」技術特徵之比對結果不同。
(4)要件2A：由系爭產品之實物樣品可知，系爭產品之餅乾本體係以薄餅捲成複數層而形成，故其與系爭專利請求項2 要件2A「其中該澱粉本體係由複數個澱粉層相互覆蓋重疊而成」技術特徵之比對結果相同。
(5)綜上，由於系爭產品與系爭專利請求項2 所依附請求項1 之要件1C的比對結果不同，未符合文義讀取，故系爭產品未落入系爭專利請求項2 之文義範圍。
均等範圍部分：
(1)就技術手段（way ）而言，系爭專利請求項2 所依附請求項1 之要件1C係設有「二膠層，係分別設置於該澱粉本體之該中空管狀結構之內表面及外表面，以完全地包覆該澱粉本體」；然系爭產品僅於餅乾本體內表面設有巧克力風味內餡，但外表面並未設有類似之膠層，故二者之技術手段實質上並不相同。
(2)就功能（function）及結果（result）而言，系爭專利於澱粉本體內表面所設之膠層，係為避免在飲用時，導致澱粉本體受潮軟化之情況發生，而外表面所設之膠層，則係有別於習知可食用之本體，於食用時需將本體之外表面所包覆之膠層撕開後方能食用，一方面不會產生多餘之垃圾，另一方面在食用時十分方便（詳參系爭專利說明書第4 頁第[ 0020]段）；然系爭產品僅於餅乾本體內表面設有巧克力風味內餡，致多僅能達成避免餅乾本體受潮軟化，但並從達成如系爭專利可省略外包裝之功能及效果，故二者之功能及效果實質上並不相同。
(3)綜上，系爭產品於所對應之要件1C之技術手段、功能及結果與系爭專利請求項2 實質不同，故系爭產品與系爭專利請求項2 並不符合均等論，系爭產品未落入系爭專利請求項2 之均等範圍。
3.系爭產品亦未落入系爭專利請求項5 、6 之專利權範圍：由於系爭專利請求項5 、6 係直接或間接依附於請求項1 ，而為請求項1 專利權範圍進一步之限縮，系爭產品既與系爭專利請求項1 要件1C「二膠層」之文義比對結果不同，且二者於該要件上之技術手段、功能及結果亦未構成實質相同，而不符合均等論，故系爭產品均未落入系爭專利請求項5 、6 之文義及均等範圍。
4.上訴人雖另主張系爭產品包裝上所標示之成份包含：巧克力風味內餡、麵粉、蔗糖、植物油等等，前列成份依通常知識者之認知，均可經適當烘焙（加熱之物理、化學變化）產生可食用膠層；亦即，可食用膠層係透過原料（成份）之加工（烘烤產生質變）而形成，合法食品添加物經加工後所形成之膠層，均可為可食用膠層，是其可得知文義侵權結論，或係因系爭產品之澱粉本體經烘烤，形成完整包覆捲心棒之膠層，而與系爭專利之「兩膠層」技術特徵無實質差異（均等論）之侵權云云（參上訴人107 年8 月17日民事爭點整理狀）。
惟按系爭專利請求項1 所界定之「二膠層，係分別設置於該澱粉本體之該中空管狀結構之內表面及外表面，以完全地包覆該澱粉本體」，其應係指於該澱粉本體（即中空管狀結構）之內、外表面，另分別添加一不同於澱粉本體成份或材料之層狀結構，以達成系爭專利請求項1 所界定之三層結構，並透過該內、外表面之膠層以解決「飲用時受潮軟化」及「習知可食用本體，需將膠層撕開方能食用」之問題。然系爭產品係於澱粉本體內部設有一層巧克力內餡，而僅呈現二層之結構，其並未於澱粉本體外部另設有一與澱粉本體不同成份或材料之層狀結構，該系爭產品之「澱粉本體」並無法同時對應於系爭專利請求項1 所界定之「澱粉本體」及「外表面之膠層」技術特徵；且由上訴人所陳報之系爭產品之實物樣品可知，該澱粉本體（即該中空狀餅乾）之外部，並未具有如上訴人所稱經烘焙後所產生之食用膠層，其亦難達成系爭專利可省略外包裝之效果，故上訴人上開主張，尚無可採。」
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李維心
法 官 林洲富
法 官 陳忠行
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李維心
法 官 林洲富
法 官 陳忠行
2019年10月1日 星期二
(著作權 契約不成立) 劉國松 v. 全球華人藝術網公司：劉國松為知名的藝術家，畫作價值數千萬， 其與全球華人藝術網公司所簽署的同意書，雖約定讓與著作權，但對價是零，且劉國松是誤以為是用於文建會百大藝術家活動而簽署，雙方契約不成立。
智慧財產法院106年度民著上字第14號民事判決（2019.1.10）
「2.劉國松主張，其簽署系爭同意書時，對於內容並無認識，系爭同意書因意思表示不合致而不成立等語。
查系爭同意書記載：「本人同意授權予全球華人藝術網有限公司及林株楠，代理銷售本人已完成及未來所創作之作品，並以於全球華人藝術網站內（圖檔製作、上傳、維護等）費用由全球華人藝術網有限公司及林株楠共同支付作為授權金。」、「本人將作品之著作權及相關檔案資料『讓與』全球華人藝術網有限公司及林株楠，意即全球華人藝術網有限公司及林株楠得自行重製、改作、編輯成冊、儲存、販售、授權、經紀代理（含數位化）得以自行重製、公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯、散布及出租（含網際網路與實體展售）之。除供不特定人點閱觀覽，亦得自行或轉授權他人將標的作品使用於有體物上，進行加工、重製及製成商品出租、販售，上述製作權、衍生著作權歸屬於全球華人藝術網有限公司及林株楠所有。」、「本人亦應提供標的作品之原實體物，以配合全球華人藝術網有限公司及林株楠展示、廣告、租售之用，為持續配合，該同意書視為永久有效並無地域之限制。」、「本人曾提供予全球華人藝術網有限公司及林株楠之作品、圖檔，如有（含本人）售出，本人均願支付依委託銷售佰分之肆拾金額，作為銷售之酬金。」、「本人聲明並保證作品全部為本人所自行創作，且未侵害任何第三人之智慧財產權。本同意書為專屬授權，若因本同意書肇致全球華人藝術網有限公司及林株楠之損失或其他人對全球華人藝術網有限公司及林株楠提出賠償請求權或法律訴訟時，本人願自行負擔一切民、刑事及所有行政法令上之責任，並賠償全球華人藝術網有限公司及林株楠因此所受之損害（包含因此所支出之律師費、訴訟裁判費、和解金、罰款等）。」（見原審卷一第346頁）
依系爭同意書文義內容，雙方所約定之事項主要有三：一為劉國松將其已完成及未來創作之作品，授權全球華人公司及林株楠代理銷售，授權金以全球華人藝術網網站維護費用支付；二為劉國松將其作品之著作權「讓與」給全球華人公司及林株楠；三為劉國松曾提供給全球華人公司、林株楠之作品如有售出（含劉國松本人售出），劉國松須支付銷售金額百分之40作為酬金。
全球華人公司、林株楠雖主張依上開約定，其等已因「受讓」取得系爭美術著作之「著作財產權」云云。然查，劉國松成名甚早，於45年初創立台灣藝術史上重要的「五月畫會」，57年當選十大傑出青年，58年獲得美國主流六九國際美展會畫首獎，69年至70年間登上英國及美國出版之成就人士錄、世界名人錄，97年獲得第12屆國家文藝獎，95年10月應美國哈佛大學受邀演講，96年出席瑞士蘇黎世博物館新館開幕活動、由北京故宮博物院舉辦「宇宙心印：劉國松繪畫一甲子」於武英殿展出，隨後赴上海、廣東美術館展覽，97年在法國巴黎Galerie75Faubourg舉辦個展、在北京參加當代藝術館開幕活動，98年在中國大陸湖北、寧夏、重慶舉辦巡迴展覽，99年在英國倫敦GoedhuisContemporary舉辦個展，100年在北京中國美術館展出等等，有劉國松所提之劉國松年表可證（見本院卷二第139至146頁），又2014年香港佳士得秋季拍賣會上，劉國松之水墨長卷「香江歲月」以6,800萬元成交，且被譽為水墨現代畫之父等情，亦有媒體報導附卷可參（見原審卷三第181頁），全球華人公司及林株楠對上開事實並不爭執，由此可知，於系爭同意書100年簽署時，劉國松已為享譽國內外之知名藝術家，其作品價格不斐，而畫作之著作財產權雖與畫作實體為兩個不同之財產權，前者為無體財產權，後者為有體財產權，且就一般名畫而言，畫作實物的有體財產權雖高於畫作之無體著作財產權，但著作人仍可由畫作的著作財產權自行利用或授權他人以獲取收益，常見的畫冊出版即為一例，是劉國松之作品實體物既然價值不斐，當然作品之著作財產權亦有極高之價值，而劉國松與全球華人公司或林株楠不僅非親非故，亦非熟識，全球華人藝術網也不是世界首屈一指的藝術品交易網站，依系爭同意書內容，劉國松卻將其所有作品的著作權轉讓給全球華人公司與林株楠，且系爭同意書並未約定轉讓之價格，顯見轉讓金額為零（系爭同意書中約定對價的是代理銷售畫作之授權金而非轉讓著作財產權之價格），上開情形，實與常情有違。再者，系爭同意書第一段雖約定由劉國松授權全球華人公司與林株楠代理銷售其作品，以全球華人藝術網之維護費作為授權金，然而劉國松之畫作價值不斐，已如前述，全球華人藝術網之網路維護費顯然與劉國松畫作價值顯不相當，此部分之約定亦與常情不符。此外，系爭同意書第5段記載「本同意書為專屬授權...」，顯與第2段記載著作財產權讓與關係不符。系爭同意書內容既有矛盾及違反常情之處，再衡酌劉國松在藝術界之地位及作品之價值，劉國松與全球華人公司、林株楠之關係，及全球華人公司、林株楠在藝術品交易市場之地位，實難使人相信劉國松會與全球華人公司、林株楠有如系爭同意書內容之約定，因此，劉國松主張，其對於系爭同意書之內容並無認識，意思表示並不合致等情，並非不可採。
3.再者，有關系爭同意書訂定之經過，證人即全球華人公司員工○○○於106年6月19日台中地院106年度智字第2號案件中證稱：100年6月27日去找劉國松是要他簽百大藝術家活動的同意書，不記得當天有無帶其他文件，但有親眼看到劉國松簽名，之前沒與劉國松見過面，當天不可能跟劉國松說一生的作品全部專屬授權給全球華人公司與林株楠，那張同意書是這樣寫的，但其只能跟劉國松說簽同意書僅是同意將作品放在網站上，當天去的目的就是為了百大藝術家活動，根本沒有談到賣畫的狀況，沒有牽扯到錢的部分，不可能跟劉國松說他自己賣畫要將百分之40給全球華人公司，也沒對劉國松說他過去及未來的所有作品全部給全球華人公司代理，別人均不得代理，劉國松那麼有名，有自己的代理人，其沒有向劉國松拿過原畫，只有拿畫冊。離職之前沒有與劉國松談到百大藝術家活動以外之其他授權。100年6月27日去找劉國松的目的，就是為了文建會的百大藝術家活動，要給劉國松簽百大藝術家的同意書等語（見本院卷一第100背頁至第102頁），於臺灣台中地方檢察署（下稱台中地檢署）105年度偵續字第396號案件106年7月14日偵查中證稱：其不可能跟劉國松說要他提供美術作品實物交給全球華人公司作展示廣告，因為其只是為了作百大藝術家活動，不可能會談到這個，而且劉國松當時已經有經紀人，如果是為了販售作品，劉國松不會見她，系爭同意書雖記載劉國松所有已經完成及將來作品都要授權給全球華人公司，但其只是個員工沒有權利改公司文件，可是其沒有這樣跟藝術家講，其覺得同意書這樣寫是不對的等語（見本院卷一第257背頁、258背頁），而證人○○○所述拜訪劉國松之時間與目的，與全球華人公司向文建會報請交通費核銷單據中，其中一張出差旅費申請單內容記載「事由：臺北桃園授權、日期100年6月27日、地點；桃園南崁臺北、備註：劉國松、○○○、○○○、出差人：○○○」（見本院卷一第75頁）可相互勾稽，亦與證人即全球華人公司員工○○○於本院證稱：○○○與其在100年4月到9月間，拜訪藝術家簽署同意書，都是為了百大藝術家活動，藝術家名單是公司給的，公司說藝術家人很多，所以其等從4月起就開始跟藝術家接觸，是為了百大藝術家的電子書活動目的去的等語（見本院卷二第192至193頁）互核相符。是證人○○○已明確證稱，100年6月27日拜訪劉國松，是為了文建會的百大藝術家活動，其乃是代表全球華人公司向劉國松取得授權以製作百大藝術家傳記電子書，其並未向劉國松提及系爭同意書內記載的代理銷售及轉讓著作權等內容等語，益證劉國松主張其當天是為了百大藝術家活動才簽署系爭同意書，應堪採信，既然劉國松於100年6月27日簽署系爭契約時，與○○○所接洽之內容為百大藝術家活動電子書之授權事宜，而非系爭同意書內所載之著作權轉讓及代理銷售等內容，則系爭同意書所示內容即因劉國松意思表示不合致而不成立。
4.此外，系爭同意書上有筆跡印痕，經台中地院將系爭同意書原本送請法務部調查局為筆跡及指紋鑑定，經側光檢查及靜電壓痕儀處理後，發現其上確有3處明顯之筆壓凹痕，所顯現原字跡內容分別為「劉國松○○○○○○○○00○0000-0000000」、「100627」、「○○○」等情，有法務部調查局107年4月16日調科貳字第10703167380號函檢送之文書暨指紋鑑識實驗室鑑定書附卷可查（見本院卷二第204頁至第206頁），依該鑑定報告鑑定分析表「經靜電壓痕儀處理後顯像之情形」所示之筆跡（見本院卷二第205頁），與系爭同意書上劉國松之筆跡，經本院以肉眼觀察，兩者之字體、運筆方式極為近似，應為劉國松所書寫，林株楠對此在台中地院另案中稱：可能是系爭同意書裝入紙袋後，全球華人公司員工在紙袋上填寫是哪位藝術家，才留下筆跡印痕在系爭同意書上等語（見本院卷三第16背頁），於本院則證稱：其在台中地院所言只是推測，至於究竟是誰的筆跡其並不清楚等語（見本院卷第21頁），然若僅是全球華人公司員工在袋上標註藝術家姓名，何以會另出現地址、電話號碼、日期之筆跡印痕？雖然文件上出現筆跡印痕之原因不一而足，然全球華人公司、林株楠對此無法提出合理之說明，反而是劉國松主張當天可能簽署兩份文件之說法，較有可能合理解釋上開筆跡印痕出現的原因，因此，本院認為，劉國松主張當天可能簽有兩份文件，其誤以為兩份全是百大藝術家活動電子書授權文件而致簽署系爭同意書等語，應屬可信。
5.全球華人公司、林株楠雖辯稱：以劉國松之知識經驗，不可能不看系爭同意書內容就簽名，又○○○已於本院證稱當天僅有簽署一份文件，而系爭同意書上有筆跡印痕原因很多，百大藝術家授權書日期為100年9月6日而非100年6月27日，劉國松亦非台中圖書館案的藝術家無須在該文件上簽名，因此劉國松主張100年6月27日當天在系爭同意書上還有另一份文件（百大藝術家同意書或臺中圖書館數位內容授權同意書），並不可採等語。查，證人○○○於台中地院作證時證稱：「(問：你有印象你帶同意書給他簽名的時候，有無帶其他文件給他簽名？)忘了，去的目的是讓劉國松簽同意書。」、「（問：同意書原本下面有筆跡的印痕，你當天有無帶其他文件？）六年過了很久我不記得了…」（見本院卷一第100頁），於本院證稱：「（問：你給劉國松簽（系爭同意書）時，一次簽了哪幾張？）我確定有簽同意書，至於有無另外簽交了幾個畫冊的交付單，我忘了。」（見本院卷二第191頁），因此無法證明證人○○○當天確實僅交付一張文件給劉國松簽名。再者，劉國松之訴訟代理人雖於本院提出其自行製作之臺中圖書館數位內容授權書（見本院卷二第211頁），主張將法務部調查局所還原的系爭同意書上筆跡印痕與訴外人○○○所簽署的臺中圖書館數位內容授權書中的授權人空格比對，無論大小位置均相同，可見100年6月27日當天劉國松應另有簽署一份臺中圖書館數位內容授權書云云（見本院卷二第200背頁、卷三第178頁），然而，本院卷內並無任何確實由劉國松所簽署之臺中圖書館數位內容授權書可佐，自難僅以劉國松之訴訟代理人事後加工所製作之數位內容授權書，遽認當天劉國松所簽署的另一份文件即為臺中圖書館數位內容授權書。然而，雖然無法確認劉國松當天除系爭同意書外尚有簽署何份文件，然系爭同意書上既有劉國松字跡的筆跡印痕，應可認定劉國松主張當天在系爭同意書上有交疊其他文件而一併簽署等情，應可採信。此外，依劉國松的知識、經驗及在藝術界之地位，雖可認劉國松在簽署系爭同意書前，必定曾簽署過其他大大小小不同之合約書，然每次簽約的狀況未必相同，劉國松也不一定都會在每次簽約過程中仔細確認合約書內容，因此，判斷本件系爭同意書是否有意思表示不合致之情形，仍應以系爭同意書簽署時之實際客觀情形判斷，而不得僅以劉國松之知識經驗不低，即直接論斷系爭同意書所約定之契約必要之點業經劉國松承諾而達意思表示合致，是全球華人公司、林株楠上開主張，並不足採。
6.全球華人公司、林株楠又辯稱：證人○○○於本院證稱劉國松有就佣金部分特別詢問後才簽名，且全球華人公司於系爭同意書簽立後即將系爭美術著作刊登於網站上，劉國松明知此事又提供作品光碟給全球華人公司，顯見系爭同意書並無意思表示不合致情形云云。然，證人○○○於本院107年5月14日準備程序時雖證稱：100年6月27日劉國松有沒有仔細看系爭同意書內容，其忘記了，但劉國松有問40、60拆帳的事等語（見本院卷二第183、191頁），惟證人○○○於106年間在台中地院作證時已明確證稱：劉國松那麼有名，有自己代理人，其不可能跟劉國松說賣畫要將百分之40給全球華人公司等語，已如前述，則其事隔1年後於本院翻異前詞，顯與其之前證述大相逕庭，況證人○○○於本院仍證稱：去找劉國松的目的就是為了百大藝術家活動，去找劉國松前並未先給劉國松看過系爭同意書等語（見本院卷二第181、183頁），劉國松既有自己的經紀人銷售畫作，則何以劉國松在與證人○○○或全球華人公司、林株楠素昧平生之情形下，會突然同意轉讓畢生所有著作權，並以六四拆帳方式由全球華人公司及林株楠銷售其作品，實與常情有違，是證人○○○於本院前開翻異之證詞自難採信。再者，全球華人公司與林株楠並未舉證證明劉國松早於100年間即知悉全球華人藝術網刊登其作品，而劉國松於101年5月14日雖曾提出作品圖檔73張予全球華人公司員工○○○，有全球華人公司、林株楠所提之交付資料簽收單可證（見原審卷一第347頁），然○○○親筆信箋內載「附上《臺灣百年藝術家傳記》文稿展售作品清單，以利老師修改，謝謝！另，老師來台中時，務必與我聯絡喔！文稿、畫冊、同意書再麻煩老師了！」等情，業據台中地院106年度智字第2號判決載述甚詳（見本院卷第218背頁），因此劉國松雖有交付作品圖檔之情形，亦僅能證明是為了百大藝術家活動而提供，實在無從以此即認定是為了著作權轉讓或代理銷售目的所為，是全球華人公司、林株楠上開所辯，亦不足取。
7.全球華人公司、林株楠又辯稱：系爭同意書上無任何百大藝術家選拔字眼，且遴選會議是在100年8月10日始選定100位藝術家，之後才請員工拜訪各獲選藝術家並在該活動的授權書上簽名，而全球華人公司通知劉國松獲遴選的函文日期是100年8月27日，自不可能在100年6月27日以該函文欺騙劉國松簽立系爭同意書，且劉國松對全球華人公司、林株楠所提之違反著作權法刑事告訴，業經檢察官為不起訴處分等語。然查，檢察官不起訴處分，無拘束民事訴訟之效力，又刑事判決所為事實之認定，於獨立民事訴訟之裁判時，本不受其拘束，最高法院41年台上字第1307號判例可資參照，是劉國松告訴全球華人公司、林株楠違反著作權法案件，雖經台中地檢署檢察官以105年度偵字第14230號為不起訴處分（見原審卷一第350至354頁），然其無拘束本院之效力，本院仍應斟酌本件全辯論意旨及調查證據之結果為認定。再者，全球華人公司通知劉國松被遴選為百大藝術家函文，其發文日期雖為100年8月17日（見本院卷一第107頁），然文建會補助全球華人公司辦理「讓世界看見臺灣藝術風華與內蘊-臺灣百年藝術家傳記電子書建置」計畫，履行期間為100年3月24日至100年11月30日，執行分六階段，其中第一階段為「建立藝術家推薦及遴選方案」，第二階段為「藝術作品及藝術家資料蒐集、建檔與簽授權書1.依據推選之藝術家名單，著手進行實際藝術家及作品資料整理，並同時專訪相關藝術家及學者專家，重新整理已出版及尚未出版之作品、既有的文字紀錄後，進行圖文編輯撰寫。2.授權作業：取得藝術家圖像數位化複製及推廣之授權。」等情，有全球華人公司與文建會所定的契約書附卷可佐（見本院卷一第42至54頁），是該活動之契約履行期間既為100年3月24日至100年11月30日，各階段之履行自不以台灣百年藝術家傳記電子書遴選會議委員遴選出百藝人選之時間為據，更何況證人○○○已一再證稱100年6月27日拜訪劉國松就是為了文建會百大藝術家活動，證人○○○亦於本院證稱：藝術家的名單是公司給的，公司說一百位藝術家人很多，所以我們從4月份就開始跟藝術家接觸等語（見本院卷二第193頁），故縱使100年6月27日○○○不可能出具上開劉國松獲遴選為百大藝術家之函文給劉國松，但劉國松確實是因為百大藝術家活動而接受證人○○○之拜訪並進而簽署系爭同意書。至於全球華人公司、林株楠又質疑系爭同意書上並無任何百大藝術家選拔之字樣云云，但證人○○○於台中地檢署作證時已證稱：「（問：為何同意書上面沒有記載到百年藝術家傳記電子書的部分？）因為林株楠覺得用這份去簽就可以了。」、「（問：據你剛才所稱，同意書是為了製作百大藝術家傳記電子書及上傳全球華人藝術網，為何內容會提到藝術家須提供藝術作品的實體以及委託銷售的話，酬金為六四比？）我們董事長就是把傳記電子書的部分跟上傳全球華人藝術網的部分綁在一起，我們公司平常作上傳或委託販售的部分，都是用這份同意書。」、「（問：但就你剛剛所述，你們主要是只強調百大藝術家傳記電子書上傳部分，但這部分跟同意書的內容相差甚遠，為何是使用這個同意書給藝術家作為授權的依據？）我們老闆就這麼認為，就覺得這樣可以。」、「（問：但是就同意書上會有記載要將全部的作品授權全球華人公司，以及要將原實體物及販售作品需要四成作為銷售酬金的部分，為何藝術家會同意簽給你們？）以我拜訪的那幾個藝術家，有幾個藝術家比較沒沒無聞，所以比較不在乎授權書的內容，不會想太多，有的藝術家也比較純樸，也不會想太多，就簽給我們了，有的可能也沒有意識到他們是簽買賣的同意書。」（見本院卷一第252至254頁）並於本院證稱：林株楠將百大藝術家活動之授權與上傳作品到全球華人藝術網之授權綁在一起的事，當時沒有跟文建會說等語（見本院卷第193至194頁），由此可知，林株楠請公司員工以百大藝術家活動為由接洽藝術家時，即是故意持未載有「百大藝術家」字樣的系爭同意書請藝術家簽署，此不僅可解釋何以系爭同意書上並無任何與百大藝術家活動有關之文字，更可證明全球華人公司與林株楠係利用文建會百大藝術家活動為由，使藝術家簽署與該活動內容無關之系爭同意書，是其等上開置辯，自不足採。
8.據上，劉國松對於系爭同意書內所載契約必要之點，並無意思表示合致，故系爭同意書自不成立，則全球華人公司、林株楠主張對系爭美術著作之利用行為係基於系爭同意書所為之合法權利行使，自不可採，其等有侵害劉國松之著作財產權等情，應堪認定。」
智慧財產法院第一庭
審判長法官李維心
法官陳忠行
法官蔡如琪
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