商標(善意先使用) 法院認為，被告與告訴人雙方為夫妻，被告在告訴人申請商標之前也有共同經營「恩恩努肉飯」，構成善意先使用。

智慧財產及商業法院110年度刑智上易字第29號刑事判決（2021.08.19）

上　訴　人　臺灣臺北地方檢察署檢察官
被　　　告　蔡O憲
　
上列上訴人因被告違反商標法案件，不服臺灣臺北地方法院109年度智易字第65號，中華民國110年1月29日第一審判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署109年度偵字第8588號），提起上訴，本院判決如下：

主　　　文
上訴駁回。

理　　　由

...

1.本案主要爭點：
按未得商標權人或團體商標權人同意，為行銷目的而於同一商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣（下同）20萬元以下罰金。商標法第95條第1款定有明文。準此，被告成立商標法第95條第1款之罪，應符合如後處罰要件：⑴故意犯；⑵行為人有行銷之主觀目的而使用商標；⑶有致相關消費者混淆誤認之虞者。⑷其於同一商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標。被告抗辯係善意先使用系爭商標，並無違反商標法之故意。準此，本院首應判斷被告蔡明憲所為，是否符合商標法第36條第1項第3款之善意先使用（見本院卷第127頁）。
2.被告行為構成商標使用：

⑴商標使用之要件：
按所謂商標之使用者，係指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：①將商標用於商品或其包裝容器。②持有、陳列、販賣、輸出或輸入有商標商品或其包裝容器。③將商標用於與提供服務有關之物品。④將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。⑤前開之情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，商標法第5條定有明文。準此，商標使用必需具備之要件有：①使用人需有行銷商品或服務之目的，此為使用人之主觀意思。所謂行銷者，係指向市場銷售作為商業交易之謂，行銷範圍包含國內市場或外銷市場。②需有標示商標之積極行為。③所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。準此，本院應審究被告是否基於行銷之目的使用系爭商標。

⑵被告基於行銷之目的使用系爭商標：

告訴人朱O佩為系爭商標之商標權人，被告蔡O憲與告訴人原為夫妻關係，其等於婚姻關係存續期間之105年間，前於華山市場經營「恩恩努肉飯」，並由朱O佩委請其友人○○○設計系爭商標之圖樣作為商店之招牌、看板及菜單，嗣朱O佩於107年4月26日就上開圖樣向智慧局申請商標註冊登記，經智慧局於108年1月1日准許註冊登記，雙方於108年3月12日離婚，朱O佩嗣於同年12月27日寄發存證信函通知被告侵害其就系爭商標之商標權，被告於收受上開存證信函後，旋於109年1月31日向智慧局提出商標評定，仍持續使用系爭商標之圖樣經營提供飲食服務「恩恩努肉飯」商號等情。業據朱O佩於警詢及偵查中證述明確，復與證人○○○於偵查中之證述相符。並有如後之證據在卷可稽...

3.被告善意先使用系爭商標：

⑴善意先使用商標之要件：

按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，雖不受他人商標權之效力所拘束，然以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法第36條第1項第3款定有明文。主張善意先使用抗辯者，須證明如後要件：①其使用時間在商標權人商標註冊申請日前。②先使用之主觀心態須為善意，不知他人商標權存在，且無不正競爭目的。③使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務。準此，本款規範之目的，在於平衡當事人利益與註冊主義之缺點，並參酌使用主義之精神，故主張善意先使用之人，必須於他人商標註冊申請前已經使用在先，並非以不正當之競爭目的，使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，始不受嗣後註冊之商標效力所拘束。商標權人得視實際交易需求，有權要求善意使用人附加適當之標示，以區別商標權人之商標。所謂善意者，並非以其不知他人商標之存在為判斷基準，而係以其使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務時，並無造成相關消費者混淆誤認之不正競爭意圖為判斷基準。

⑵被告善意先使用系爭商標之事實：

①告訴人朱O佩於檢察官訊問中證稱：本人與被告之前是夫妻關係，兩人於108年3月12日調解離婚；「恩恩努肉飯」自105年9月開始經營，當時並未正式申請商號，嗣於106年4月21日搬至華山市場後，才開始申請商號，做不到1年即搬至東區；本人在「恩恩努肉飯」負責外場、管帳，被告負責掌廚、外送；系爭商標是本人委請友人○○○設計，被告自開始營業到現在均有參與經營，他係以家人身分參與經營，本人嗣於107年間，雖將以本人為負責人登記之商號「恩恩食品」辦理停業，然被告自行申請「恩恩努肉飯」商業登記，兩間之商業登記固不同，惟均是同一間店等語。

②參諸告訴人朱O佩之上開證述可知，其於107年4月26日申請系爭商標登記之日前，該店商標之圖樣已為「恩恩努肉飯」，該商店係於被告與告訴人婚姻關係存續中所開設，且由夫妻共同參與商店之日常營業行為，是商店應屬被告與告訴人有共同經營。

告訴人與被告雖就「恩恩努肉飯」商店之出資，屢有爭執，然商店係開設於兩人婚姻存續期間，兩人婚姻關係存續期間自101年12月9日起至108年3月12日止。無論資金由何人所提供，就商店應屬雙方之婚後財產。

況朱O佩於警詢中陳稱：108年3月12日離婚當時，雙方並未談及「恩恩努肉飯」商標及經營權歸屬誰屬等語。準此，足證被告於朱O佩申請系爭商標登記之前，已有使用該商標圖樣經營「恩恩努肉飯」事實，應足堪認定。且被告自「恩恩努肉飯」設立後，雖有搬移經營地點，仍有持續經營「恩恩努肉飯」商店之事實，業據被告自承在卷。而被告使用系爭商標之圖樣時，該商標尚未註冊，自無造成相關消費者混淆誤認之不正競爭意圖，是被告於系爭商標遭朱O佩註冊後，仍持續使用之，應符合商標法第36條第1項第3款規定。

4.被告行為不成立商標法第95條第1款之罪：

按行為非出於故意或過失者，不罰；過失行為之處罰，以有特別規定者為限，刑法第12條定有明文。而商標之作用，乃在表彰商標權人所生產、製造、加工、揀選、批售或經紀商品之來源，使一般購買者認識該商標之商品，並藉以區別該商品之來源及其品質信譽，俾使商標權人得因其商標商品，而在市場上建立其品牌之優越性而獲致應有之利潤，間接促使商標權人願投入更多經費與人力從事研究發展。準此，本院自應審酌，被告有無商標法第95條第1款之罪之故意。

⑴被告於系爭商標註冊申請日前使用商標：

①「恩恩努肉飯」商店之初，雖係以告訴人朱O佩之名義登記為「恩恩食品」商號，此有財政部臺北國稅局中正分局營業稅繳納證明及核定稅額繳款書為證（見偵卷第125、127至129頁）。然因被告與朱O佩於商店成立時，係屬夫妻關係，且雙方均有參與商店之日常經營，自無從僅以上開登記名義人為朱O佩，遽認被告於系爭商標註冊申請日前，非該商標之使用者。

②系爭商標之設計者即證人○○○於偵查中證稱：本人從事平面設計工作，當時是由朱O佩找本人設計系爭商標圖樣，因本人與朱O佩之前是同事，本人均與朱O佩討論商標設計事宜，最後決定時本人與朱O佩、被告及其等之子恩恩一起投票決定，當時約定設計費結清後，商標權就歸朱O佩所有等語。參諸一般家庭式商號之經營，其有內部分工，朱O佩因工作之便結識從事平面設計之○○○，故由朱O佩與○○○聯絡設計事宜，而於最終決定商標圖樣時，係由被告、朱O佩及其等之子恩恩決定。準此，可知被告與朱彬佩當時均係決定系爭商標圖樣設計之人，自難僅以證人○○○上開證述，逕認當時之系爭商標權歸屬於告訴人所有。

⑵告訴人朱O佩未禁止被告使用系爭商標：

①告訴人朱O佩雖稱：本人前於107年4月27日告知被告不得再使用系爭商標，否則將求償千萬賠償金等語。然不論被告與朱O佩於婚姻關係存續中所生之婚後財產，即系爭商標之商標權，在尚未明確約定權利歸屬之情況，朱O佩是否有權禁止其配偶使用，容有疑問，因其傳送上開訊息時兩人尚未離婚。衡諸朱O佩所提出之上開訊息內容記載：既然他認為你們家有的就是錢，那我就針對錢來做處理，我可以先跟您預告，可以開始準備個1至2千萬，以備日後用來救兒子用，看你們信不信我的能耐等語。是上開訊息內容並無提及禁止被告使用系爭商標之意思，朱O佩上開主張難認屬實。

②被告自始陳稱：本人不知道告訴人朱O佩有就系爭商標申請商標登記，直到朱O佩於108年12月27日寄存證信函給本人時，始知道「恩恩努肉飯」商標，被朱O佩申請商標註冊登記，本人為此提出商標評定，評定結果尚未決定等語。其並提出評定申請書、商標評定理由書為據。

而朱O佩自承兩造於離婚時，就系爭商標之使用權未約定，益徵被告主觀上認系爭商標非由朱O佩所有，則在商標權歸屬尚有爭議之情況，是被告繼續使用系爭商標之行為，其主觀上是否具有違反商標法之犯意，實有疑問。

⑶被告無侵害系爭商標之故意：綜上所述，本案糾紛應屬被告與告訴人朱O佩於婚姻關係結束後，就婚姻關係存續中所生財產，即系爭商標之權利歸屬有所爭議，應循民事途徑解決，是難認被告有何違反商標法之主觀犯意及客觀犯行。準此，被告主觀並無犯商標法第95條第1款罪之故意，無使相關消費者有混淆誤認之不正競爭意圖。況被告之行為應符合商標法第36條第1項第3款之善意先使用行為，不受系爭商標權效力之拘束。被告善意先使用系爭商標圖樣，主觀上自無侵害系爭商標之故意，不構成商標法第95條第1款之罪。...

智慧財產第一庭
審判長法　官　 李維心
法　官　 蔡如琪
法　官　 林洲富