商標(著名商標 混淆誤認之虞) APPLE v. appleman：法院認為，APPLE是著名商標，appleman與APPLE有混淆誤認之虞，不得註冊。

智慧財產及商業法院112年度行商訴字第64號行政判決（2024.06.13）

原 告 魏O峰

被 告 經濟部智慧財產局

參 加 人 美商蘋果公司

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國112年10月5日經法字第11217307870號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加，本院判決如下：

主 文
原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、事實概要：

原告前於民國109年6月29日以「appleman」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第35類之「廣告；報章廣告設計；……；網路廣告看板租賃；……；藉由網路提供商品交換之仲介服務；……；網路拍賣；……；電腦周邊配備零售批發」等服務，嗣減縮為「網路廣告看板租賃；藉由網路提供商品交換之仲介服務；網路拍賣」服務，向被告申請註冊。經被告核准列為註冊第02138662商標（下稱系爭商標，如附圖1所示）。嗣參加人以其所有之「APPLE」、「蘋果」等商標(下稱據以異議商標，如附圖2所示)，提出異議，主張系爭商標之註冊違反商標法第30條第1項第10款、第11款及第12款規定。經被告審查後，認為系爭商標之註冊違反商標法第30條第1項第11款前段規定，以112年4月27日中台異字第G01100433號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分（至於系爭商標之註冊是否違反同條項第11款後段及第10款、第12款規定，已勿庸審究）。原告不服，提起訴願，經經濟部以112年10月5日經法字第00000000000號訴願決定駁回後，向本院提起訴訟。本院認為本件判決結果，如認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人的權利或法律上利益將受有損害，故依職權命參加人獨立參加本件訴訟。
...
伍、法院之判斷：

一、本件兩造之爭點為：系爭商標之註冊是否違反商標法第30條第1項第11款前段之規定？

二、按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，為商標法第30條第1項第11款本文所明定。所稱之著名，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，復為同法施行細則第31條所明定。所謂「混淆誤認之虞者」，係指二商標予消費者之印象可能致使相關公眾誤認來自不同來源之商品或服務係來自同一來源，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。

三、玆就本案存在相關混淆誤認因素，審酌如下：

㈠據以異議商標是否為著名之商標暨其著名之程度：

本件依參加人檢送之認定據以異議商標「APPLE」、「蘋果」為著名商標之被告機關商標異議審定書（證2、3、6、12、15、21、23號）、本院行政判決（證5、16、22號），使用據以異議商標之1991年至1997年商品型錄、行銷目錄及年報（證17號），據以異議商標於我國之報導（證19號），據以異議商標名列前茅之「Interbrand」全球最佳品牌2014年至2019年排行榜（證24號）及商業周刊2004年至2007年百大品牌列表（證25號），Forbes評選2018年The World's Most Valuable Brands第一名報導（證30號），2018年BrandZ評選全球最具價值品牌第二名報導（證31號），2018年財富世界500強名列第11名排行榜（證32號），在我國（證14號）及各國（證33號）註冊資料等事證，可知參加人將據以異議商標表彰使用於電腦及其周邊產品，早自西元1977年起即在美國、加拿大、英國、法國、義大利、德國、瑞士、日本、香港、中國大陸等世界多國及地區取得「APPLE」商標註冊，在我國自78年間起亦陸續取得多件商標權（見原處分卷第33頁反面至34頁，商標圖樣如附圖3所示），參加人並印製商品型錄、行銷目錄及年報、定期舉辦電腦展等廣為宣傳行銷，更設立網站行銷據以異議商標商品及服務（申證17至20號，置於原處分卷乙證3證物袋），且多次經被告機關處分書及本院判決肯認為著名商標在案。堪認在系爭商標109年6月29日申請註冊前，據以異議商標使用於電腦軟硬體及其周邊設備等相關商品/服務所表彰之信譽及品質，已廣為我國一般公眾所普遍認知而達高度著名之程度，原告對據以異議商標為著名商標一節，亦無爭執。

㈡商標是否近似暨其近似之程度：

依參加人所提申證1（置於原處分卷乙證3證物袋）及商標權人答證5、6資料，原告實際使用系爭商標為「AppleMAN」，由於大小寫字母之不同，予消費者之寓目印象應係「apple」與 「man」組合 ，有 「蘋果人」之意涵，且「蘋果人」一語亦出現在答證5中，與據以異議商標「APPLE」 、「蘋果」相較，起首部分皆有相同之外文「apple/APPLE」 或係觀念相同之字義，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，或交易時連貫唱呼之際，可能會誤認二商品/服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且近似程度甚高。

原告雖主張系爭商標之設計意涵為「app」（應用程式）與 「leman」（情人）兩個單詞組合而成，並非「蘋果人」之意，惟查，商標之設計理念非一般消費者一望即知，無法作為商標識別之依據，仍應依一般具有普通知識之消費者於接觸系爭商標時之寓目印象來判斷兩商標是否構成近似，況且，由原告另於110年6月30日申請之「appleman蘋果人」商標（申請第110046258號，見本院卷第153頁），足見系爭商標之命名緣由即為「蘋果人」，原告所辯應係臨訟之詞，且與上開原告實際使用之情形不符，並不足採。

至於原告答證2所舉其他以「APPLE」起首或含「APPLE」一字之第35類註冊商標，其中註冊第02075677號 「蘋果市集Apple Market」商標經參加人提起異議，已撤銷註冊確定，亦有多件商標因參加人提起異議後，經由限縮指定服務內容或簽約方式和解，另部分商標之指定服務與參加人領域無關，或商標圖樣有足資區別元素，案情各異，原告尚不得主張比附援引，執為系爭商標應准予註冊之論據。

㈢商標識別性強弱：

據以異議商標之中外文「蘋果、APPLE」 ，固屬習見之字詞，然與所使用之電腦及其周邊商品與相關服務並無直接或間接之關聯性，也未傳達所指定使用商品或服務相關資訊，消費者當會直接將其視為指示及區別來源的標識，且如前述，據以異議商標為高度著名之商標，予消費者之印象極深，具有高度識別性。

㈣相關消費者對各商標熟悉之程度：

據以異議商標經參加人長期廣泛使用且已達高度著名之程度，已如前述。至於系爭商標之使用情形，原告所提答證3未顯示系爭商標，答證4至答證6之使用資料，部分無行銷日期或日期在系爭商標註冊日之後，少數在註冊日前之使用資料，與高度著名之據以異議商標相較，顯然據以異議商標較為相關消費者所熟悉，而應給予較大之保護。

㈤先權利人多角化經營之情形：

參加人除將據以異議商標使用於電腦軟硬體、手機及其周邊設備等商品/服務之外，依參加人所提乙證3之證17、38 、39號資料（置於原處分卷乙證3證物袋），可見參加人確已將據以異議商標使用於馬克杯、隨行杯、筆、記事本、衣服、工具組、計算機、滑鼠墊、運動手提袋、毛毯等商品，且參加人之註冊第01457997號 「Apple」商標 ，亦指定使用於15、16、18、20、25、28、35至38、40至43類之電子鋼琴、筆及鉛筆、多功能運動背袋、家具、頭巾、不與電視或電腦連用之電子遊戲機等商品，及以電腦、電腦軟體、電腦周邊設備及消費性電子商品之零售服務、電信服務，即透過電腦網路之資料及影像電子傳輸、視訊產品及消費性電子產品之課程、講習會、會議及研習會、應用軟體服務供應商，即管理他人電腦軟體應用系統，餐廳服務等服務，堪認參加人有將據以異議商標跨入上開領域，而有多角化經營之情形。

四、本院衡酌據以異議商標為高度著名之商標，系爭商標與據以異議商標近似程度甚高，據以異議商標具有高度之識別性，復較為相關消費者所熟悉，據以異議商標並有多角化經營等情事，認為原告以系爭商標「appleman」圖樣申請註冊，指定使用於「網路廣告看板租賃；藉由網路提供商品交換之仲介服務；網路拍賣」服務，極易與據以異議商標提供之商品及服務產生連結，二者應具有高度關聯性，應認系爭商標之註冊客觀上有使相關公眾誤認二商標之商品或服務來自同一來源，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，違反商標法第30條第1項第11款前段之規定。

五、綜上所述，本件系爭商標指定使用於「網路廣告看板租賃；藉由網路提供商品交換之仲介服務；網路拍賣」服務違反商標法第30條第1項第11款前段規定，原處分所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。
 
智慧財產第二庭
審判長法 官　彭洪英
法 官　汪漢卿
法 官　曾啓謀　　
 

著作權(台北捷運)法院認為，台北捷運公司發包給資策會，資策會再發包十合公司，台北捷運公司對於資策會有無取得著作權並得讓與給台北捷運公司，是否有注意義務？是否違反注意義務，應發回調查。

最高法院112年度台上字第1746號民事判決（2024.06.13）

上 訴 人 十合科技股份有限公司

被 上訴 人 臺北大眾捷運股份有限公司

被 上訴 人 財團法人資訊工業策進會

上列當事人間侵害著作權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國112年4月13日智慧財產及商業法院第二審判決（111年度民著上字第12號），提起上訴，本院判決如下：

主 文
原判決關於駁回上訴人請求被上訴人臺北大眾捷運股份有限公司給付之上訴及追加之訴，暨該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產及商業法院。
其他上訴駁回。
第三審訴訟費用，關於駁回其他上訴部分，由上訴人負擔。

理 由

一、本件上訴人（原告）主張：

被上訴人財團法人資訊工業策進會(下稱資策會)承攬被上訴人臺北大眾捷運股份有限公司(下稱北捷公司)所有臺北捷運之「帳務整合系統」(下稱北捷帳務系統)專案後，將其中「封裝佈建系統」及「權限管理系統」(下稱系爭二系統)分包予伊，伊與資策會於民國94年8月4日簽訂分包委託合約(下稱系爭分包合約)，約定系爭二系統之著作財產權歸伊所有。伊依約交付北捷公司封裝佈建系統(下稱北捷佈建系統)之佈署操控端(下稱中央端)1套、佈署代理人端(下稱車站端)69套，及權限管理系統(下稱系爭權限管理系統，包括權限管理程式及­權限管理資料庫)。依軟體使用授權書(下稱系爭授權書)約定，系爭二系統僅授權「一臺單一電腦主機上安裝並使用一套軟體產品」，如有陸續新增之捷運車站，北捷公司應向伊付費購買封裝佈建系統車站端之授權，權限管理系統則採集中式授權方式，僅限臺北捷運之中央端電腦使用。

至於貓纜帳務整合系統(下稱貓纜帳務系統)係不包含於北捷帳務系統之另一獨立系統，北捷公司購買貓纜佈建系統車站端時，伊並未同意該車站端得連線北捷佈建系統中央端，北捷公司竟更改該中央端連線設定限制，逾越授權將貓纜佈建系統車站端連線至北捷佈建系統中央端使用，而受有不當利益。北捷公司未經伊同意任意更改授權軟體，伊已依系爭授權書第5條約定通知終止北捷佈建系統中央端之授權。

伊僅授權1套權限管理系統於北捷帳務系統中央端，僅此中央端資料庫伺服器能安裝權限管理系統，並未授權得於各車站端安裝或做資料同步功能。資策會故意不交付北捷管理系統授權書，違法將系統改作增加資料同步功能，並重製69套，使北捷公司重製安裝於各車站使用，侵害伊之著作財產權，且北捷公司迄今仍使用系爭權限管理系統，其侵權行為自未罹於時效，所受利益仍存在等語。爰依民法第179條、第184條、第185條、著作權法第87條、第88條、公司法第23條第2項之規定，並於原審追加依契約關係，求為判命北捷公司給付新臺幣(下同)1475萬元，及自第一審擴張聲明暨補充理由狀繕本送達翌日起加計法定遲延利息；其中1385萬元，及自第一審追加被告暨準備㈡狀繕本送達翌日起加計法定遲延利息部分，資策會與北捷公司負不真正連帶給付責任之判決（逾此部分之請求，未繫屬本院，不予論述）。

二、北捷公司則以：

伊與資策會間簽訂勞務契約(下稱系爭勞務契約)，約定資策會完成之著作歸伊所有，伊已取得帳務整合系統(含系爭二系統)之著作財產權；縱未取得，資策會依約應令伊取得。依系爭分包合約上訴人應提供並授權伊使用系爭二系統著作，伊客觀上無未經授權之違法行為，主觀上亦無故意或過失。

系爭勞務契約約定權限管制作業方式採集中式管理、分散式控制，上訴人提供之TRTCIAS權限資料庫複寫說明文件亦載明中心端(即中央端)FAC的異動資料可以設定自動複寫到各車站端的FAC資料庫，伊所有之帳務整合系統車站端(STS)均使用Microsoft SQL Server 2000免費軟體之複寫機制，將中央端之權限資料庫複寫至車站端，為上訴人自始知悉且參與設計。persist.properties程式設定檔自始便存在安裝權限管理資料庫之車站端，另IIIA.sql僅作為建置權限管理資料庫內極少數資料表之用，其是否存在與是否重製或安裝權限管理系統無關。資策會係以GHOST鏡像備份方式，將帳務系統及資料庫複製至一臺主機，再進行內容與設定之修改，伊無需執行IIIA.sql以建置權限管理資料庫。「CBASUSER」等資料表內容為伊公司員工資料、「CBASFUNCTION」資料表內容為帳務整合系統之各項資料、功能等名稱，均非上訴人之著作。

臺北捷運車站中至少有82站於98年上半年間即建置完成，而貓纜系統唯一1次連線至北捷佈建系統中央端測試行為，則發生於97年10月27日，上訴人亦早知悉，竟遲至108年12月18日始提起本件訴訟，已罹於時效，況連線行為亦不構成權利侵害。伊取得貓纜佈建系統車站端授權時，上訴人未曾表示須另取得中央端之授權。伊與上訴人間並無契約關係，上訴人無從依契約關係向伊為請求。伊依資策會之規劃將權限管理資料庫內容複寫至各車站端資料庫，未重製權限管理系統，貓纜佈建系統中央端雖曾一度重製系爭權限管理系統，惟此乃本於著作財產權人之主觀認知，無侵權之故意過失，嗣已改由北捷帳務系統管理貓纜佈建系統之車站端，並無不當利益等語。

資策會則以：

上訴人依系爭分包合約應將交付項目送交北捷公司並配合驗收，其於整合會議參與討論時，未曾表示有侵權情形，亦未表示車站端須單套授權及權限管理系統與資料庫安裝於中央端及各車站端有逾越授權範圍或違反系爭分包合約之問題。依系爭分包合約、報價單及解決方案，北捷佈建系統中央端及車站端均應各自安裝權限管理系統及權限管理資料庫。上訴人固為系爭二系統之著作財產權人，惟伊取得使北捷公司於北捷帳務系統範圍內利用系爭二系統之權利，北捷公司具有在帳務系統利用目的範圍內以重製、改作或其他方式利用系爭二系統之權利，北捷公司之利用行為未逾越該帳務系統範圍，自未侵害上訴人著作財產權。北捷公司於貓纜佈建系統車站端安裝購自上訴人之軟體，連線至北捷佈建系統中央端之行為，未逾越契約目的，應認已取得上訴人之授權。況連線並非著作權法所稱之利用行為，無須取得授權。至北捷公司有無於北捷佈建系統及貓纜佈建系統車站端安裝系爭權限管理系統程式或改寫系統資料庫程式，伊無從知悉，亦未參與，不負損害賠償或不當得利責任。況上訴人所指之行為係發生於94年、95年間，已逾越2年及10年時效。另北捷公司自始知悉該系統為上訴人所作，伊未於服務建議書及權限管理系統中標明上訴人為著作人，亦未侵害其姓名表示權。上訴人之著作財產權未受侵害，伊及北捷公司亦無不當得利等語，資為抗辯。　　

三、原審以：

㈠北捷公司與資策會於94年8月4日簽訂系爭勞務契約。資策會於同日與上訴人簽訂系爭分包合約，約定由上訴人承作北捷帳務系統中之系爭二系統。依系爭分包合約前言記載及第5條第1項約定，資策會並未取得系爭二系統之著作財產權，無從讓與該二系統之著作財產權予北捷公司，是北捷公司並未取得系爭二系統之著作財產權。

㈡依系爭分包合約報價單，上訴人僅提供封裝佈建系統中央端1套、車站端69套，至搭配使用之權限管理系統雖僅1套，惟並無使用人數限制。

北捷公司自95年起陸續向上訴人採購封裝佈建系統車站端共144套，另於97年9月30日取得5套貓纜佈建系統車站端，均獲上訴人之使用授權。依系爭分包合約之規格功能說明，可得知北捷佈建系統中央端可跨不同網段，以平行或主從方式設置複數機台，可同時處理多工緒事務，且被部署端可設定部署來源，部署與被部署之間可相互認證；而權限管理系統之主要功能在於確立管理者以及管理權限範圍、使用者及使用權限範圍，及資料之匯入、匯出等，同樣可在平行或主從之使用者間同步、統合資料。另依上訴人提供之報價單備註2，及資策會提供北捷公司附於系爭勞務契約之服務建議書記載，可知北捷帳務系統自始即採集中式管理、分散式控制之設計。依北捷公司捷運中心端封裝佈建系統軌跡資料影本，顯示北捷公司於97年10月27日曾以貓纜佈建系統之動物園站替換南港站與北捷佈建系統之中央端進行連線測試，於測試完畢後即回復北捷南港站與北捷佈建系統中央端之連線。依上述北捷佈建系統中央端之規格功能，可知中央端可採單一或複數型態，均可部署多台或以多層次方式部署，中央端與被部署端之間可相互連結、相互認證，北捷公司不論增加多少車站，僅需增購所需之車站端套件即可，毋須重複購買中央端之套件，是北捷公司迄今僅有1套中央端，並未於貓纜帳務系統安裝封裝佈建系統中央端軟體。貓纜捷運與臺北捷運雖所採運輸方式不同，名稱互異，惟同屬北捷公司管理之大眾運輸工具，是北捷公司另購買5套貓纜佈建系統車站端並成功與北捷佈建系統中央端連線。北捷公司就北捷佈建系統車站端及貓纜佈建系統車站端既均已購買足額之套數，並獲得上訴人之授權，則將臺北捷運各車站端及貓纜系統各車站端連線至同一中央端，不惟符合上訴人所規劃「集中式控制、分散式管理」之模式，亦符合上訴人報價單所載北捷佈建系統中央端(PDMS)之主要功能規格，難認北捷公司於貓纜車站端安裝購自上訴人之封裝佈建系統車站端軟體，並連線至北捷帳務系統之中央端行為，有侵害上訴人之權利。

㈢依貓纜帳務系統及北捷帳務系統主機資料夾暨資料庫內存在之相關資料，可知貓纜帳務系統主機曾安裝與北捷帳務系統主機相同之權限管理系統程式，且貓纜佈建系統中央端亦曾安裝與北捷帳務系統中央端相同之權限管理系統資料庫。

惟貓纜佈建系統中央端自99年11月9日起即改為使用北捷佈建系統中央端之權限管理系統，不再有自己之中央端權限管理系統。審酌北捷公司與資策會間簽訂之系爭勞務契約約定，依該契約完成之著作(包括所有程式原始碼)，北捷公司得自行修改及使用，並以廠商為著作人，其著作財產權於著作完成時，同時讓與北捷公司，雖因資策會未取得系爭二系統之著作財產權而無法移轉予北捷公司，惟北捷公司主觀上認為其已取得該著作財產權，而依系爭勞務契約之約定修改、使用系爭二系統，非出於侵害上訴人權限管理系統著作財產權之故意或過失，應不構成侵權行為。

另北捷公司依系爭勞務契約支付對價，使用系爭二系統，並非無法律上原因而獲有利益，加以系爭分包合約報價單已載明權限管理系統並無使用人數限制，及關於封裝佈建與權限管理解決方案係採「集中式控制、分散式管理」模式，北捷公司將貓纜帳務系統之權限管理系統連結至北捷帳務系統之權限管理系統中央端，以踐行「集中式管理」模式，即非無法律上原因而獲有利益，不構成不當得利。臺北捷運並未於捷運及貓纜車站端安裝或重製權限管理系統程式，且權限管理系統無使用人數之限制，其標的系統功能項目及使用者資料採匯入匯出線上更新及「集中式管理」模式，資料庫內之資料因線上更新結果而有相同之資料，乃經上訴人授權之操作模式，難認被上訴人有改寫系統資料庫程式之事實。

㈣資策會依系爭勞務契約交付系爭二系統予北捷公司，北捷公司受領後如何使用，資策會並未參與，上訴人並未舉證證明資策會有何重製、改作，或使北捷公司重製、改作系爭權限管理系統之事實，難謂資策會有侵害上訴人之著作財產權行為。

雖資策會曾以GHOST鏡像備份方式將帳務系統及資料庫複製至一台主機，並進行內容與設定之修改，惟此係資策會依系爭勞務契約應履行之義務，依系爭分包合約第15條第3項約定，上訴人對於資策會與其業主即北捷公司間之合約條款，亦須遵循，自不得謂資策會履行系爭勞務契約義務之行為，係侵害其權限管理系統之著作財產權。

又資策會交付北捷公司之帳務整合系統技術移轉手冊第6-1頁明載「權限管理採用十合科技的功能權限管制系統」，另其提供北捷公司之服務建議書第27頁亦記載「本團隊將採用一套十合科技所研發之軟體封裝佈建系統(簡稱PDMS)」等語（上開2文件下稱系爭文件，上開記載下稱系爭內容），資策會就系爭二系統並未刪除上訴人名稱之標示，亦未侵害上訴人之姓名表示權。

㈤綜上，上訴人依系爭分包合約交付系爭二系統予資策會，授權業主即北捷公司得使用系爭二系統，並與資策會共同交付及安裝系爭二系統於臺北捷運系統，北捷公司依系爭勞務契約約定修改、使用系爭二系統，符合系爭勞務契約約定，亦無違上訴人授權範圍，縱北捷公司對於系爭二系統之著作財產權歸屬認知有誤，其主觀上並無侵害上訴人著作財產權之故意或過失。

資策會對於北捷公司嗣後是否重製、修改系爭二系統無從預期，且未參與，無侵害上訴人著作權之情形。北捷公司本於系爭勞務契約法律關係使用系爭二系統，不構成不當得利。又上訴人與北捷公司間並未簽訂任何契約，而其與資策會簽訂之系爭分包合約，並無資策會履約完畢後，對於北捷公司之行為尚須負保證或連帶義務，則上訴人追加依契約關係請求被上訴人為相同之給付，自屬無據。至於上訴人之請求是否已罹於時效，無再予探究之必要。從而，上訴人依著作權法、民法侵權行為、不當得利等規定，及契約關係，請求北捷公司給付1475萬元本息，及其中1385萬元本息部分，資策會應與其負不真正連帶給付責任，均為無理由，為其心證之所由得，並說明兩造其餘攻防暨舉證於判決結果不生影響，毋庸逐一論駁之理由。爰維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴及追加之訴。

四、本院判斷：

㈠關於廢棄發回（即駁回上訴人請求北捷公司給付）部分：

按「因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權者，負損害賠償責任」、「因故意或過失不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任」，著作權法第88條第1項、民法第184條第1項分別定有明文。

所謂之過失，係指行為人雖非故意，但按其情節應注意，並能注意，而不注意；或對於構成侵權行為之事實，雖預見其能發生而確定其不發生者而言。

查北捷公司並未取得系爭二系統之著作財產權，貓纜帳務系統主機原先安裝與北捷帳務系統主機相同之權限管理系統程式，貓纜佈建系統中央端亦曾安裝與北捷帳務系統中央端相同之權限管理系統資料庫，直至99年11月9日始改為使用北捷佈建系統中央端之權限管理系統，不復存在自己之中央端權限管理系統；又資策會交付北捷公司之系爭文件上記載系爭內容，均為原審所認定之事實。

果爾，北捷公司僅取得權限管理系統1套之情形下，得否於北捷帳務系統中央端外，再自行修改使用於貓纜系統之中央端？倘若不可，在資策會交付北捷公司之上開文件載有系爭內容之下，北捷公司對於資策會依約所提供上訴人開發之系爭二系統，有無取得著作財產權並合法讓與北捷公司，是否負有注意義務，以防範侵害上訴人著作財產權之損害發生？北捷公司於客觀上應盡何等程度之注意義務，其是否違反該注意義務？原審均未遑詳查審認，徒以北捷公司主觀上認其已取得系爭二系統之著作財產權，非出於侵害上訴人著作財產權之故意或過失，即謂不構成侵權行為，亦不構成不當得利，進而為不利上訴人之判決，未免率斷。

本件事實未臻明瞭，本院無從為法律上之判斷，且上訴人就此部分對北捷公司得否請求、所得請求之金額為何？其請求權是否罹於時效，均有未明，應將上訴人請求北捷公司給付部分全部予以廢棄發回。上訴論旨，指摘原判決關此部分不當，求予廢棄，為有理由。

㈡關於駁回其他上訴部分：

原審本其採證、認事及解釋契約之職權行使，綜據相關事證，合法認定⑴資策會為履行系爭勞務契約義務所為之行為，非侵害上訴人之著作財產權，資策會於交付北捷公司之系爭文件已記載系爭內容，未侵害上訴人之姓名表示權；⑵資策會對於北捷公司嗣後是否重製、修改系爭二系統無從預期，且未參與，無侵害上訴人著作權之情形；⑶系爭分包合約並無資策會於履約完畢後，對於北捷公司之行為尚須負保證或連帶義務之約定；因以上揭理由，就此部分為不利上訴人之判決，經核於法並無違誤。上訴論旨，指摘原判決關此部分之判決違背法令，聲明廢棄，非有理由。

商標(廢止)東門興記：法院認為，被授權人有實際使用商標的行為，卻申請廢止商標，違反誠信原則，是權利濫用的行為。

智慧財產及商業法院112年度行商訴字第17號行政判決（2023.09.28）　 

原　　　告　興記有限公司​​​​​​​​​​​​​​​​（主張全部項目要廢止）

被　　　告　經濟部智慧財產局（部分項目廢止、部分項目不廢止）

參　加　人　郭林Ｏ旭​​​​​​​​​​​​​​​​​​（商標權人，主張不用廢止）

上列當事人間因商標廢止註冊事件，原告不服經濟部中華民國112年2月1日經訴字第11106310710號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下： 　　

主　文 

原告之訴駁回。 

事實及理由 

...事實概要： 　　

訴外人郭O忠前於民國100年9月20日以「東門興記及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第30類之「水餃、餃子皮、餛飩、餛飩皮、麵條、意麵、油麵、烏龍麵、麵糰、義式水餃、米苔目、米粉、通心麵、義大利麵條、冬粉、豆簽、粉條、麵線、蛋餅皮」商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第1527846號商標(下稱系爭商標，如附件編號1所示)。

嗣原告（註：興記有限公司）於109年10月8日以系爭商標之註冊有商標法第63條第1項第2款規定情形，向被告申請廢止其註冊。嗣110年12月30日參加人（郭林Ｏ旭）​​​​​​​​​​​​​​​​​​以郭Ｏ忠已於106年2月12日死亡，系爭商標權業經臺灣臺北地方法院107年度重家財訴字第9號民事判決分配予伊為由，向被告申請移轉系爭商標權，經被告於111年5月27日核准系爭商標移轉登記予參加人，參加人並於111年8月15日向被告聲明承受被廢止人地位續行廢止程序。

經被告審查，以111年9月28日中台廢字第1090633號商標廢止處分書為系爭商標「指定使用於『餃子皮、餛飩皮、麵條、意麵、油麵、烏龍麵、麵糰、米苔目、米粉、通心麵、義大利麵條、冬粉、豆簽、粉條、麵線、蛋餅皮』部分商品之註冊應予廢止」、「其餘指定使用部分商品(即水餃、餛飩、義式水餃等商品)之註冊，廢止不成立」之處分。

原告就上開廢止不成立部分之處分不服，提起訴願，經濟部嗣以112年2月1日經訴字00000000000號訴願決定駁回，原告不服訴願決定，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件判決結果，倘認原處分及訴願決定應予撤銷，將影響參加人權利或法律上之利益，乃依職權命參加人獨立參加本件訴訟。 

三、原告主張略以：

商標權人郭Ｏ忠已於106年2月12日辭世，至109年始經法院選任臨時管理人，在沒有代表機關之期間內，原告內部並無任何有權限開立發票或管理行銷之經理人或代表人，自始欠缺使用商標之意思表示，如何有商標使用行為，網友之貼文截圖並非商標權人或原告所為之商標使用行為，且無從代表使用之日期。又系爭商標權為郭Ｏ忠之遺產，應由全體繼承人(即本案全體參加人)同意或外部行為可供他人審視，否則不能逕行推定有同意授權關係存在。

郭禮忠辭世後，繼承人對於原告公司經營方式並無一致結論，始經法院選任臨時管理人，原處分認繼承人有默示授權，並非事實。

答證1之發票並無任何系爭商標使用情形，統一發票所示品名無法與相關產品型號勾稽，答證2僅能說明原告仍有營業之事實，而答證3、4之包裝袋亦無法與答證1相互勾稽，均無法證明系爭商標使用情形，不能作為系爭商標使用之證據。縱認答證3之包裝袋上涉及系爭商標使用部分有標示1個「

」圖案，加上英文「XING JI FOOD」、英文加 　　數字「SINCE1950」及中文字「東門興記」，茲參照商標權人及其他廢止案「興及圖XING JI FOOD」(註冊號：01154575)答辯內容與本件完全相同，可知答辯3應有同時使用系爭商標及另案「興及圖XING JI FOOD」2個商標合併使用之情形態樣，惟答辯3之包裝袋正面或反面均僅有1個「

」圖 　　案，相對於中文字「東門興記」而言，英文「XING JI FOOD」與「

」圖案位置非常接近，應為另案商標之使用態樣。至於僅存之中文字「東門興記」及英文「SINCE1950」之配置，僅滿足系爭商標「東門興記及圖」之中文「東門興記」字樣，並無另一個「

」圖案可供組合為系爭商標，屬部分使用商標情形，與系爭商標申請態樣不符，非系爭商標之使用。伊已繼續停止使用系爭商標滿三年，亦未有授權他人使用情事，縱有商標使用之形式外觀，亦非經伊授權使用，且自始欠缺使用商標之意思表示，原處分及訴願決定均有違誤等語。聲明：㈠訴願決定及原處分關於本件商標指定使用於「水餃、餛飩、義式水餃」廢止不成立部分均撤銷。㈡被告就系爭商標指定使用於「水餃、餛飩、義式水餃」之商品應作成廢止成立之處分。 

四、被告則以：

由乙證1-5之答證7、8之痞客邦網頁，可知有消費者分別於西元2018年1月4日、5月2日於其在痞客邦所設部落格中以「新年爆殺!【東門興記】手工水餃…」等文字為題，或宣傳行銷水餃產品，或記錄其購買及食用心得，於前開文章中可見冷凍水餃商品包裝之正、背面照片，包裝袋上有與商品無關之麥穗緞帶合抱之經設計中文「興」字、外文「XING JI FOOD」及中文「東門興記」，包裝袋背面製造公司名稱為「興記有限公司」，地址為「○○市○○○路0段000號」，與原告之工商登記資料相符，消費者於購買水餃商品時，自可由包裝袋認知系爭商標。

原告雖稱上開部落格文章日期非系爭商標之使用日期，惟上開文章業已載明「新年爆殺」等文字，顯係當年之節日行銷活動，應認已符合為行銷目的而使用商標之行為。

另乙證1-3答證3之產品包裝袋照片、乙證1-5答證6益傑股份有限公司(下稱益傑公司)聲明書之包裝袋照片等均與前揭部落格照片外觀相同，前開聲明書亦載明原告曾於107年委託益傑公司生產包裝袋之事實，益傑公司開立之統一發票買受人亦記載原告，品名為「韭菜豬肉水餃」、「高麗菜豬肉水餃」，與前揭部落格文章所述口味相符，可知原告於107年1月至5月間確有委託益傑公司印製含有系爭商標之水餃商品包裝袋。

至上開統一發票雖未記載系爭商標名稱，惟前揭證據相互勾稽，仍可得知使用之事實。

原告雖又稱前開包裝袋排除另案使用之商標後，僅有使用「東門興記」，未使用系爭商標整體云云。惟前開水餃包裝袋上係標示麥穗緞帶合抱之「興」字、外文「XING JI FOOD」、「SINCE1950」及中文「東門興記」，其中麥穗緞帶合抱之「興」字、直書中文「東門興記」即本件系爭商標整體之圖形及文字，並未失其同一性，無礙系爭商標使用之認定。

至郭Ｏ忠辭世後其全體繼承人有無明示或默示同意繼續授權系爭商標予原告使用，由於授權關係不因郭Ｏ忠之死亡而消滅，仍應由全體繼承人承受，是原告仍得繼續合法使用系爭商標，而原告確有自107年1月5日以來繼續使用系爭商標行銷「水餃」商品之事實，已有前述證據可證，自不能以原告無代表機關而謂無使用之事實等語置辯。聲明：駁回原告之訴。 

五、參加人略以：消費者於部落格之文章以及所附照片，益傑公司所提聲明書及開立之統一發票等，均足以證明原告於107年1月至5月間有使用系爭商標行銷「水餃」等商品之事實。郭Ｏ忠原為原告之代表人，其於申請系爭商標後授權原告使用，生前亦有以原告名義使用系爭商標於所販賣之水餃等商品，於郭Ｏ忠辭世後，原告仍依向來之方式繼續銷售及營業，並無任何繼承人對原告之商標使用行為表示反對或異議，是原告於申請廢止日前3年內確有使用系爭商標之事實，且為系爭商標之被授權人。原告之臨時管理人於申請廢止系爭商標後，同時申請註冊系爭商標，企圖以此取得系爭商標權利，有違誠信原則，屬權利濫用。至原告前以相同理由對註冊號第01154575號商標所提廢止案，分別經本院110年度行商訴字第91號判決、最高行政法院111年度上字第833號裁定駁回確定在案，足見原告所為主張並無理由等語為辯。聲明：駁回原告之訴。 

六、本件爭點： 　

㈠原告有無被商標權人授權使用系爭商標？期間及範圍為何？ 　

㈡系爭商標於本件申請廢止日(109年10月8日)前3年內，有無使用於「水餃、餛飩、義式水餃」商品之事實？ 　

㈢系爭商標使用之實際態樣與系爭商標註冊圖樣是否有同一性？ 　

㈣原告提起訴訟主張廢止自己使用之商標有無權利濫用之情形？ 

七、本院得心證之理由： 　

㈠按商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，商標法第63條第1項第2款前段定有明文。次按商標之維權使用必足使一般消費者識別標識與商品或服務表彰商標權人來源或信譽，如何判斷商標權人自己真正使用，依同法第57條第3項規定商標之使用應符合商業交易習慣，除考量同法第5條商標使用之總則性規定外，並應符合商標對其指定商品或服務範圍內而為使用之客觀判斷標準。是可知認定為商標使用，應符合下列要件：(1)使用人係在從事行銷等商業交易過程而使用；(2)需有使用商標之行為，即商標法第5條第1項所列之4款行為態樣，有一即足；(3)需足以使相關消費者認識其為商標，其使用並應符合一般商業交易習慣(最高行政法院103年度判字第712號判決參照)。 　

㈡原告確經商標權人授權使用系爭商標，期間及範圍未限制：

系爭商標前由郭Ｏ忠於100年9月20日申請註冊，經被告於101年7月16日公告核准註冊，而郭Ｏ忠於106年2月12日辭世前均擔任原告代表人，此部分事實有經濟部商工登記公示資料查詢服務公司基本資料(歷史資料)及營業人銷售額與稅額申報書(401)負責人姓名欄資料可稽(廢止卷即乙證1第14頁、第50頁至第51頁背面)。原告亦不否認郭Ｏ忠於申請取得系爭商標註冊後，即授權原告使用系爭商標，是郭Ｏ忠辭世前，原告確有使用系爭商標之事實，堪予確認。原告雖主張郭Ｏ忠身為公司代表人，又為系爭商標之商標權人，不能自己授權給自己，須由公司股東代為接受授權云云。

惟查，原告公司於核准設立後並未設有監察人，除郭Ｏ忠自己之外，亦未列有其他股東(廢止卷第14頁)，是郭Ｏ忠於取得系爭商標註冊後，以商標權人身分授權原告使用，形式上係自然人授權法人使用系爭商標，並非自己授權自己，事實上原告亦無其他股東得代表公司接受授權，是原告前揭主張，並非可採。而郭Ｏ忠於辭世前授權原告使用系爭商標並未設有使用期限，亦未約定是否有償，則在郭Ｏ忠辭世後，除經全體繼承人共同表示終止授權意旨外，郭禮忠生前所為之授權意思表示自仍屬有效，原告與全體繼承人間就系爭商標之授權使用關係一如郭禮忠生前授權之條件。而郭Ｏ忠授權原告使用系爭商標既無對價、期限與範圍之限制，則原告使用系爭商標自亦無前開事項之限制。 　

㈢系爭商標於件申請廢止日(109年10月8日)前3年內，有使用於「水餃、餛飩、義式水餃」商品之事實： 　

1.承前所述，系爭商標之申請日為100年9月20日，核准公告日為101年7月16日，而現行商標法於105年12月15日施行，原告嗣於109年10月8日申請廢止其註冊，並經被告審查，復於111年9月28日作成原處分。是本件為現行商標法修正施行後始依法進行程序之商標廢止案件，關於系爭商標是否廢止註冊之判斷，自應依現行商標法規定。前已述及，本件原告係於109年10月8日申請廢止系爭商標，是原告是否確有繼續停止使用系爭商標已滿3年之事實，應以原告申請廢止日前3年內之事實為判斷。

經查，本件原告於109年10月8日申請廢止系爭商標前3年內，即106年10月9日至109年10月8日間，曾有消費者於107年1月4日及同年5月2日於痞客邦網站部落格中以「新年爆殺!【東門興記】手工水餃…超值含運組下殺1470!」、「台北東門市場-《東門興記》手工水餃(厚皮)老店林青霞愛店20180210」為題發表其個人購物經驗及心得(廢止卷第107頁、第115頁)，由上開部落格文章所附水餃包裝袋照片，可見直書「東門興記」文字及「

」圖樣、外 　　文「XING JI FOOD」、「SINCE1950」等，雖外文「XING JI FOOD」、「SINCE1950」等文字並非系爭商標註冊文字，而直書「東門興記」文字與系爭商標係採橫書方式不同，惟系爭商標主要之「

」圖樣與「東門興記」文字均已呈現，對消費者而言，上開標示足以使消費者將其作為辨識商品產製者或來源之主要依據，且不違背系爭商標之同一性。 　

2.原告雖稱上開部落格文章及所附照片雖記載發表日期分別為107(2018)1月4日及5月2日，惟不能因此認為即為當年度所發表云云。

然查，前開部落格發表日期確於當年農曆新年前(107年之農曆新年為1月28日)，上開文章載明「新年爆殺」等文字，堪信上開文章確係為當年度之促銷活動而發表。另稽乙證1-5答證6即為原告製作包裝袋體之益傑公司所出具之聲明書所附包裝袋照片，與前述部落格文章所附之包裝袋照片外觀相同，前開聲明書亦載明原告曾於107年委託益傑公司生產包裝袋之事實，益傑公司開立之統一發票買受人亦記載原告，品名為「韭菜豬肉水餃」、「高麗菜豬肉水餃」，與前揭部落格文章所述口味相符，可知原告於107年1月至5月間確有委託益傑公司印製含有系爭商標之水餃商品包裝袋。至上開統一發票雖未記載系爭商標名稱，惟前揭證據相互勾稽，仍可得知使用之事實。是依上開證據資料可證原告於申請廢止系爭商標註冊前，確有使用系爭商標於「水餃、餛飩、義式水餃」等產品之事實。 　

㈣系爭商標使用之實際態樣與系爭商標註冊圖樣仍具有同一性：

前已述及，上開部落客所發表文章及照片，以及益傑公司所出具之聲明書所附照片設計及圖案均屬相同，而上開照片所示之包裝袋均可見直書「東門興記」文字及「

」圖樣、 　　外文「XING JI FOOD」、「SINCE1950」等，雖外文「XING JI FOOD」、「SINCE1950」等文字並非系爭商標註冊文字，而直書「東門興記」文字與系爭商標係採橫書方式不同，惟系爭商標主要之「

」圖樣與「東門興記」文字均已呈現，依社會一般通念及消費者之認知，上開標示仍足以使消費者將其作為辨識商品產製者或來源之主要依據，可使消費者與系爭商標之圖樣文字產生相同之印象，足認原告於實際使用之標示與系爭商標之圖樣二者仍為同一商標，不違系爭商標之同一性，仍可認為係系爭商標之使用行為。 　

㈤原告提起訴訟主張廢止自己使用之商標有權利濫用之情形：

前已述及，系爭商標係由原告原代表人郭Ｏ忠申請註冊後，授權原告使用，於郭Ｏ忠辭世後，原告仍有繼續使用之事實。原告明知其公司登記地址及系爭商標向來實際使用之場所為「○○市○○區○○○路0段000號」，惟其提起本件廢止系爭商標註冊之申請，卻以郭Ｏ忠個人所設之戶籍地址「○○市○○區○○○路○段000巷00號之1號」住宅外觀照片，主張商標權人並無使用系爭商標之事實，企圖以郭Ｏ忠個人未使用系爭商標之事實，作為證明系爭商標於申請廢止前3年內未使用之事實之用，明顯係以不實之資訊申請廢止系爭商標之註冊。又原告明知系爭商標於向來之使用地址(即○○市○○區○○○路0段000號)仍有持續使用之事實，卻一方面申請廢止系爭商標，一方面以相同圖樣文字申請註冊商標，顯係以此方式侵害郭Ｏ忠之全體繼承人權利，自有違誠信原則，構成權利濫用。 

八、綜上所述，本院綜合前述部落格文章及所附照片，以及益傑公司所出具之聲明書及所附照片、統一發票等資料整體觀察，認為各證據互相勾稽後，可證明原告於109年10月8日申請廢止系爭商標前3年內確有使用系爭商標於「水餃、餛飩、義式水餃」等產品之事實，被告就此部分商品所為廢止不成立之處分，並無違誤，訴願決定遞予維持，亦無不合。原告提起本件訴訟，請求撤銷訴願決定及原處分就前開部分之審定，並就上開部分商品為廢止成立之處分，即屬無據，應予駁回。 九、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，及其餘爭點有無理由，已與本件判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。 據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依修正前智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。　　

智慧財產第二庭 　　　　　　　　　　　　　 

審判長法　官　彭洪英 　　　　　　　　　　　　　　　　 

法　官　曾啓謀 　　　　　　　　　　　　　　　　 

法　官　汪漢卿

菸品防制法(廣告 其他文字 非包裝必要文字) 台灣菸酒公司在菸品包裝標示「Charcoal Filter」（活性碳濾嘴），為菸品廣告，具有招攬銷售目的，應處罰500萬元。

最高行政法院 110年度上字第756號判決（2024.06.30） 

上　訴　人　新北市政府​​​​​​​​​​​​​​​​ 

被 上訴 人　臺灣菸酒股份有限公司 

上列當事人間菸害防制法事件，上訴人對於中華民國110年10月21日臺北高等行政法院109年度訴字第836號判決，提起上訴，本院判決如下： 　　

主　文 

原判決廢棄。 被上訴人在第一審之訴駁回。  　　

理　由 

一、上訴人所屬衛生局依民眾檢舉，於民國108年8月12日派員至美廉社板橋建國店稽查，查獲被上訴人製造「金絲頓長支6毫克菸20支裝」菸品（下稱系爭菸品）之外包裝盒上，印有「Charcoal Filter」字樣（中譯文：活性碳濾嘴，下稱系爭字樣，位在菸品外盒面積較大之2面），經上訴人審認系爭字樣非屬菸品包裝必要文字，被上訴人利用印製系爭字樣之外包裝盒並經販售商店（本件為美廉社板橋建國店）置於菸品架上公開展售之方式，屬於以展示或其他文字宣傳而為菸品廣告，違反行為時（即112年2月15日修正公布前條文 ，下同）菸害防制法第9條第1款規定，乃依同法第26條第1項規定，以108年12月16日新北府衛健字第1082354972號裁處書（下稱原處分）裁處被上訴人罰鍰新臺幣（下同）500萬元。

被上訴人不服，循序提起行政訴訟，並聲明：訴願決定及原處分均撤銷。上訴人應返還被上訴人500萬元。經臺北高等行政法院(下稱原審)109年度訴字第836號判決(下稱原判決)如被上訴人之訴之聲明，上訴人不服，乃提起本件上訴。 

二、被上訴人起訴主張及上訴人於原審之答辯，均引用原判決所載。 

三、原審為不利上訴人之判決，係以： 　

㈠系爭字樣在菸盒上之整體顯示狀況並不明顯，難認係以宣傳、促銷為目的：系爭字樣之中文意涵乃指「活性碳濾嘴」，印製於系爭菸品包裝容器4面中之較大2面，並位於該面中央以較大粗體、白色字標示之菸品名稱「KINGSTON」下方，系爭字樣字體較細、白色濃度較淡，背景為藍色；經原審當庭勘驗被上訴人所提出與系爭菸品包裝相似，僅上方吸菸警語圖案不同之同名稱菸品菸盒（菸盒底部編碼可見「2020」），其上印有同於系爭字樣之該面，面積約60平方公分(長約10公分、寬約6公分)，而系爭字樣所在面積則約0.54平方公分（長約1.8公分、寬約0.3公分)，系爭字樣所佔該面之紙盒面積比例僅約0.9％，已可見系爭字樣顯示面積並不到1％，加之字體較細、白色濃度亦較淡，雖然背景為藍色，復因上方緊鄰同屬白色、粗體且顏色較深之菸品英文名稱，外觀上並不明顯。尤其，系爭字樣為英文字母，若非仔細辨識，未必能一眼即確知系爭字樣之中文意涵；則縱使系爭菸品菸盒因購買者隨身攜帶、持用或放置桌上等而有讓周邊一般人容易發覺、觀察系爭菸品包裝菸盒之效果，亦因系爭字樣之字體外觀表現狀況欠缺明顯足以引起他人注意之特徵，能否傳達系爭字樣所標示「系爭菸品使用活性碳濾嘴」，並用以促銷系爭菸品之宣傳效果，實有疑問。 　

㈡系爭字樣目的應僅在標示系爭菸品屬於使用活性碳濾嘴之產品，尚難認被上訴人主觀上有以之宣傳促銷系爭菸品之目的，亦難認有故意或過失：關於濾嘴原料、活性碳含量之事項，因屬菸品成分，固應依菸品資料申報辦法第2條第1項第3款辦理申報，但所申報濾嘴原料、有無活性碳等，則無關必須在菸品容器等外觀標示之明文，固可認關於濾嘴是否使用活性碳乙事，並非法定必須標示之事項。但由前述活性碳含量既經列入菸品應申報事項而言，仍可見菸品使用活性碳成分之濾嘴，應屬市場上常見之產品。被上訴人將之標示於紙盒較大2面之產品英文名稱下方，無論就系爭字樣意涵、標示位置及設計而言，是否確有上訴人所稱激發購買系爭菸品意願之促銷、宣傳效果，實有疑問。另被上訴人基於菸品活性碳濾嘴已屬常見，確切功效及優缺點等資訊復無實證，標示內容又非誤導，予以揭露有助於消費大眾作出經濟上合理抉擇等認知，主觀上以系爭字樣應不致構成宣傳、促銷之菸品廣告，尚符合常情，自難認其係出於故意而為；抑且，被上訴人復指明衛生福利部針對菸品資料本有定期主動公開菸品資料申報原則，其中濾嘴有活性碳成分乙事即在對公眾應定期公開之範圍，在衛生福利部國民健康署菸品成分資料網所公開之系爭菸品申報明細中，確亦可見此商品資訊之揭露，其因而以活性碳濾嘴成分業經公開，並無產品特殊性，系爭字樣呈現方式又不明顯，主觀上認此情與菸品公開資訊同屬成分之標示而已（此至多僅可謂其對此節是否符合菸害防制法第6條第1項規定，或有注意義務），應無涉宣傳、促銷系爭菸品之問題，亦有依據，自難期待其有何應注意、能注意此可能已屬菸品廣告而有未注意之過失可言。 　

㈢本件查獲時系爭菸品經置放在商店菸品架上展示之情形，亦尚無事證可認構成菸害防制法第9條第1款所禁止之菸品廣告行為：被上訴人提供印有系爭字樣之系爭菸品供商店展售時，因系爭菸品係置放在內部菸箱中，消費者並無法直接目視系爭菸品，縱然系爭菸品包裝印有系爭字樣，此展售方式既無法讓人窺得系爭菸品（含系爭字樣），就此展售方式而言，尚難認足以發生系爭字樣內容可經消費者周知而有何宣傳、促銷等推銷或促進系爭菸品使用之效果。又因上訴人查獲時並未留存與此有關之證據資料以供憑認，在查無事證可認被上訴人確實曾提供印有系爭字樣之系爭菸品照片圖案，供商店對外展售使用之情形下，自難認被上訴人確有提供含系爭字樣之系爭菸品照片等且經用以對外展示之實，上訴人仍以被上訴人就此亦有菸品廣告行為，亦不足取。 　

㈣從而，上訴人以被上訴人有前開違規行為，既有前述之違誤，其仍以原處分對被上訴人裁罰，即與規定不符，訴願決定未予糾正，亦有未合。被上訴人訴請撤銷，為有理由，應予准許。而原處分既經撤銷，兩造復不爭執被上訴人業已如數繳納原處分所示罰鍰完畢，被上訴人依行政訴訟法第196條第1項規定，一併請求上訴人如數返還（即訴之聲明第2項所示者），亦屬適當，當予准許等語，為其論據。　　 

四、本院查： 　

㈠按為防制菸害，維護國民健康，特制定菸害防制法，該法第2條第4款規定：「本法用詞定義如下：……四、菸品廣告：指以任何形式之商業宣傳、促銷、建議或行動，其直接或間接之目的或效果在於對不特定之消費者推銷或促進菸品使用。」

第9條第1款規定：「促銷菸品或為菸品廣告，不得以下列方式為之：一、以廣播、電視、電影片、錄影物、電子訊號、電腦網路、報紙、雜誌、看板、海報、單張、通知、通告、說明書、樣品、招貼、展示或其他文字、圖畫、物品或電磁紀錄物為宣傳。」第26條第1項規定：「製造或輸入業者，違反第9條各款規定者，處新臺幣500萬元以上2,500萬元以下罰鍰，並按次連續處罰。」

前開第9條立法理由載明：「一、依菸草控制框架公約第13條規定意旨，締約國應廣泛禁止菸品廣告、促銷及贊助，如依憲法規定不能廣泛禁止，則應予限制。鑒於菸品之廣告性質雖屬商業活動，仍涉及憲法表見自由之基本權利保障問題，爰參酌前揭公約規定，仍採列舉方式就菸品之廣告、促銷更為嚴格限制，以維護國人健康。二、參考英國及加拿大禁止菸品雜誌廣告之作法，並參酌刑法第201條之1與兒童及少年性交易防制條例第29條法例，於第1項第1款增列各種廣告、促銷方式之禁止規定。……」，

其中第9條第1款關於菸品廣告不得以「其他文字」為宣傳之規定，雖屬不確定法律概念，然本法第2條第4款已就「菸品廣告」用詞定義明定：「指以任何形式之商業宣傳、促銷、建議或行動，其直接或間接之目的或效果在於對不特定之消費者推銷或促進菸品使用。」菸品製造或輸入業者，自得經由本法對於菸品廣告之定義，知悉其所為有關菸品標示之「文字」是否屬於菸品廣告之範疇，進而克盡其不得以「其他文字」為菸品宣傳之義務，與法律明確性原則，尚無違背，是上開菸品業者倘有故意或過失違反前揭應盡之義務，即應受處罰。

又菸害防制法第9條第1款之規範目的，在於禁止利用廣播電視等傳播媒體或其他圖文等足以使廣告大量散布之方式，達成宣傳菸品目的之行為。因此法律雖未禁止菸品包裝之設計，但若於菸品包裝上印有非屬菸品包裝必要之廣告文字（即除品牌、價格及其他依法應記載之事項外之其他文字），足以刺激消費者產生購買之意願或行動，透過購買者帶離銷售菸品場所者，將隨其四處擴散，而達到宣傳之效果，即違反菸害防制法第9條第1款之規範意旨。 　

㈡原審以系爭字樣在菸盒上之整體顯示狀況並不明顯，所佔面積比例約0.9%，又為英文字母，若非仔細辨識，未必能一眼即確知系爭字樣之中文意涵，難認係以宣傳、促銷為目的。系爭字樣目的應僅在標示系爭菸品屬於使用活性碳濾嘴之產品，菸品使用活性碳成分之濾嘴，應屬市場上常見之產品，尚難認被上訴人主觀上有以之宣傳促銷系爭菸品之目的，亦難認有故意或過失，因將原處分及訴願決定撤銷，固非全然無見。

惟查，系爭菸品外包裝盒上印有系爭字樣，其中文意涵乃指「活性碳濾嘴」，並非法定必須標示之事項，印製於系爭菸品包裝容器4面中之較大2面，並位於該面中央以較大粗體、白色字標示之菸品名稱「KINGSTON」下方，系爭字樣字體較細、白色濃度較淡，背景為藍色等情，為原審依法確定之事實，核與卷內證據資料相符。

可知，系爭字樣立於系爭菸品包裝正面及背面之展示面，復置於品牌名稱「KINGSTON」正下方，會使消費者看到系爭菸品時，對上開宣傳文字產生與主要商標相同之注意。衡諸系爭菸品容器（包裝盒）正面及背面均印有系爭字樣，雖字體較細，但所占位置已屬顯著，配色亦屬容易辨識，極易引起消費者注目。

且被上訴人主張使用系爭字樣在使消費者作成合理消費決定，目的無非係欲促使菸品消費者注意系爭菸品使用活性碳成分之濾嘴。

又活性碳普遍使用於空氣清淨機、口罩及濾毒罐等物品，具有脫臭、空氣淨化功能為一般大眾所普遍認知，若菸品於包裝上列印活性碳濾嘴，易使消費者與日常生活中常見活性碳商品聯結，而誤認該濾嘴具有去除菸煙中所含毒性物質，達到降低對健康危害之功能，進而增加菸品使用量之虞，確有致使消費者誤解該菸品對人體危害較輕微。系爭字樣恐使消費者誤認為使用該菸品較無害於健康，將可能增加使用量，構成足以誘使家人、同事或其他不特定人之注意、詢問，進而購買、吸食，達到招徠銷售之目的。

綜上，系爭字樣非屬菸品包裝必要之廣告文字，依系爭字樣整體表現，足以刺激消費者產生購買之意願或行動，透過「購買者帶離銷售菸品場所」，而使系爭字樣促銷或廣告效果擴散，達到向不特定多數人宣傳行銷菸品之目的，系爭字樣自為菸害防制法第2條第4款定義之菸品廣告，並該當同法第9條第1款規定所禁止之方式。 　

㈢再按行政罰法第7條第1項明定：「違反行政法上義務之行為非出於故意或過失者，不予處罰。」所謂故意係指行為人對於違反行政法上義務之構成要件事實，明知並有意使其發生，或預見其發生而其發生並不違背其本意；所謂「過失」，指行為人對於違反行政法上義務之構成要件事實之發生，雖非故意，但按其情節應注意、能注意而不注意，或雖預見其能發生而確信其不發生。

查被上訴人為專業菸品製造業者，自應注意菸品不得以文字方式為廣告之規定，其應注意能注意而疏於注意，致為本件違章行為，自難謂無過失。而活性碳含量列入菸品資料申報辦法第2條第1項第3款辦理申報事項，與菸害防制法第9條第1款規定所禁止之事項，規範目的不同，核屬二事，尚難以活性碳屬應辦理申報事項即認被上訴人主觀上欠缺故意或過失。至菸品使用活性碳成分之濾嘴是否屬市場上常見之產品？有無其他圖案設計等加以襯托凸顯？是否確實有對人體健康危害較輕之效果？均不能為有利於被上訴人之認定。

是原處分以系爭字樣為菸害防制法第2條第4款定義之菸品廣告，被上訴人於系爭菸品外包裝盒印製系爭字樣，讓購買者帶離銷售菸品場所，達到宣傳之效果，該當同法第9條第1款規定所禁止之方式，依同法第26條第1項規定，裁處被上訴人最低額度500萬元罰鍰，核屬有據。

至原處分事實及理由欄另記載被上訴人利用美廉社板橋建國店公開展售系爭菸品為菸品廣告之行為一節，業經原判決論明被上訴人雖提供系爭菸品在商店販售，因商店並未用以對外顯示而有展示系爭字樣讓消費者知悉之可能，難認與菸品廣告行為有關；且查無事證可認被上訴人確有提供含系爭字樣之系爭菸品照片等且經用以對外展示之廣告行為等情，核與卷內證據資料相符，固足認此部分原處分即有違誤，惟尚不影響原處分之合法性。原判決認系爭字樣難認有宣傳、促銷之目的或效果，被上訴人主觀上並無故意過失，撤銷原處分及訴願決定，並命上訴人返還500萬元予被上訴人，核有適用法規不當之違法。上訴意旨指摘原判決違背法令，為有理由，應由本院本於原審確定之事實，將原判決廢棄，並駁回被上訴人在第一審之訴。　 

五、據上論結，本件上訴為有理由。依行政訴訟法第256條第1項、第259條第1款、第98條第1項前段，判決如主文。  

商標(非著名商標)法院表示，「安妞」韓國餐廳並非著名商標。

智慧財產及商業法院 112年度行商訴字第32號行政判決（2023.11.30）　

原　　　告　張O琪​​​​​​​​​​​​​​​​

被　　　告　經濟部智慧財產局

參　加　人　安妞餐飲有限公司 

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國112年3月31日經訴字第11217301980號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件訴訟，本院判決如下： 　　

主　文 

原處分與訴願決定均撤銷。 

事實及理由 

一、事實概要：

原告前於民國109年9月22日以「安妞韓味屋、韓文及圖」商標（聲明不就「你好∕再見（韓文）」、「韓味屋」文字主張商標權），指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第43類之「小吃店；小吃攤；快餐車；流動飲食攤；提供餐飲服務；餐廳；點心吧；餐館」服務，向被告申請註冊。經被告核准列為註冊第2142485號商標（下稱系爭商標，如本判決附圖1所示）。

嗣參加人以系爭商標之註冊有商標法第30條第1項第11款及第12款規定情形，檢具「安妞안녕紅通通韓國烤肉食堂」商標（下稱據以評定商標，如本判決附圖2所示），對之申請評定。被告認系爭商標有商標法第30條第1項第11款前段規定之適用，以111年9月30日中台評字第H01100150號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以112年3月31日經訴字第00000000000號訴願決定駁回後，向本院提起訴訟。本院因認本件判決結果，倘認為訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益恐將受有損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。...

本件爭點： 　　

系爭商標是否有商標法第30條第1項第11款前段規定之適用? 

六、得心證之理由： 　

㈠按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞者」，不得註冊。本款所規定之著名，以申請時為準。商標法第30條第1項第11款前段、第2項定有明文。次按本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，商標法施行細則第31條亦有明文。又按「著名商標之認定應就個案情況，考量商標識別性之強弱；相關事業或消費者知悉或認識商標之程度；商標使用期間、範圍及地域；商標宣傳之期間、範圍及地域；商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域；商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形；商標之價值；其他足以認定著名商標之因素等，綜合判斷之。」（最高行政法院111年度上字第919號判決意旨及商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準【下稱保護審查基準】⒉⒈⒉⒈參照）。 　

㈡據以評定商標於系爭商標申請日時未達著名商標之程度:由參加人提出之在系爭商標申請日(109年9月22日)前之證據資料(本判決就參加人提出之非系爭商標申請日前之資料不予論究，又原處分將非凡新聞台製作的《非凡大探索》節目採訪介紹【乙證1-3 申證7】列入審酌，惟該資料之日期為2021年1月17日，在系爭商標申請日之後，應予剔除，附此敘明)顯示，標有據以評定商標之「安妞안녕紅通通韓國烤肉食堂」餐廳於105年12月間開幕，位於○○市○○區，以韓國料理餐廳為主要營業項目，在網路上有若干消費者用餐過後撰寫的食記文章（乙證1-3 申證5），並曾獲聯合新聞網、我傳媒WalkerMedia等網路媒體介紹（乙證1-3 申證8)，又由乙證1-3 申證4之參加人臉書網頁發文內容亦可知「網路溫度計」於107年4月23日「沒吃過就太遜了!台灣最夯十大韓式餐廳帶你一秒到首爾」一文，將標有據以評定商標之餐廳評為第3名，及「MOOK景點家」於106年9月29日「中秋節大走韓風推選八大人氣韓式烤肉店」一文，亦報導標有據以評定商標餐廳之情形，且於108年6月9日、108年8月10日有消費者於其臉書網頁表示「安妞韓國烤肉食堂是韓式料理排行我心中第一名」、「來吃大新店最好吃的韓式燒肉!」等語，有參加人提出之乙證1-3 申證4之據以評定商標臉書粉絲網頁、申證5之據以評定商標餐廳網路食記文章附卷可稽，以上資料雖可以說明據以評定商標餐廳確實接觸若干消費者並獲好評，惟參加人之餐廳於系爭商標申請日時僅經營3年8個月餘，觀諸臉書網頁按讚次數不多(單一貼文按讚多為個位數、數十，較多者為1、2百)，而乙證1-3 申證4「查看全部」欄按讚人次6,618、追蹤人數7,089、打卡人次7,182(乙證1卷第46頁)，媒體報導僅有聯合新聞網、我傳媒WalkerMedia二篇網路媒體文章，其觸及人次分別為1,388及6,183(乙證1卷第188頁、190頁)，其接觸程度並非顯著，參以參加人之據以評定商標餐廳僅在○○市○區地域性經營，並無其他分店，其商標因未按被告通知繳納規費而未獲公告，並未取得商標權，此外並無商標成功執行其權利的紀錄，亦即不曾經行政或司法機關認定為著名之情形，參加人對於商標之價值、銷售數額、市場占有率、廣告行銷等亦未提供足以審核之資料，因此，本院認為依上揭最高行政法院111年度上字第919號判決意旨及保護審查基準⒉⒈⒉⒈之認定著名商標之因素綜合判斷，據以評定商標於系爭商標申請時尚未達廣為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標之程度。 　

㈢承上，據以評定商標於系爭商標申請日時未達著名商標之程度，因此系爭商標之註冊無商標法第30條第1項第11款前段規定之適用。

㈣本院雖認為系爭商標之註冊無商標法第30條第1項第11款前段規定之適用，惟參加人提起本件評定時，亦主張系爭商標有違反同法第30條第1項第11款後段、第12款規定，原處分未予判斷，是以，本件若確定撤銷發回時，被告機關應就上開參加人已主張而尚未經判斷之部分予以審究，特此敘明。 

智慧財產第二庭 　　　　　　　　　　　　　　

審判長法　官　彭洪英 　　　　　　　　　　　　　　　　　

法　官　汪漢卿 　　　　　　　　　　　　　　　　　

法　官　曾啓謀

(商標 著名商標 有混淆誤認之虞 有減損之虞)老行家國際燕窩公司 v. 老行家公司：法院認為，「老行家」在燕窩蘆薈珍珠粉等養生保健食品是「著名商標」，被告的負責人前為原告的營運經理，將自己成立的公司取名為「老行家」，經營「食品顧問」，有造成混淆誤認之虞、減損識別性之虞，應予更名。

updated 2024.07.24

#老行家 #燕窩 #著名商標

#商標 #公司名稱

法院說：

1.「老行家」在燕窩等保健食品上是「著名商標」。

2.被告使用「老行家」當作自己的「公司名稱」經營「食品顧問」，這樣母湯。

3.特別是，被告曾經是「老行家」香港公司的營運經理，說自己不知道「老行家」是著名商標，法官說這樣不能相信。

「被告之負責人黎O叶既身為香港老行家之營運經理，且另獨資設立驛站公司，經營「LHK Doux Cadeau」品牌，並設立官方網站，該網站所販售之商品即為系爭商標所廣為人知之燕窩、珍珠粉商品，豈有不知原告之系爭商標在該類食品領域係屬著名商標之理，堪認被告確明知系爭商標為著名商標，卻仍以系爭商標完全相同中文字之「老行家」作為被告公司之特取名稱。被告仍辯稱其不知系爭商標係屬著名商標，顯屬無據。」

本案已經三審確定。

【老行家】

智慧財產及商業法院111年度民商訴字第38號民事判決（2023.05.09）原告勝訴

智慧財產及商業法院 112 年度民商上字第 11 號民事判決（2024.1.25）維持原告勝訴

最高法院113年度台上字第886號民事裁定（2024.06.26）維持原告勝訴https://ipcase.blogspot.com/2024/02/v.html

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最高法院113年度台上字第886號民事裁定（2024.06.26）

上 訴 人 台灣老行家有限公司

被 上訴 人 老行家國際燕窩股份有限公司

上列當事人間請求排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國113年1月25日智慧財產及商業法院第二審判決（112年度民商上字第11號），提起上訴，本院裁定如下：

主 文
上訴駁回。

理 由
...
二、上訴人對於原判決提起上訴，雖以該判決違背法令為由，惟核其上訴理由狀所載內容，係就原審取捨證據、認定事實、適用法律之職權行使，所論斷：商標法第70條第2款所稱「著名商標」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者普遍認知之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度。綜合系爭商標註冊資料、產品網頁、獎牌照片、標章截圖、新聞媒體報導、代言人及顧問宣傳資料、宣傳廣告、異議審定書及評定書、公司登記資料等件，參互以觀，堪認系爭商標為具有高度識別性之著名商標，上訴人以「老行家」作為其公司之特取名稱，並經營相同或類似之食品零售及顧問業，以具有普通知識經驗相關事業或消費者，就二者以異時異地隔離觀察，並於購買、洽詢時施以普通注意，極有可能誤認兩者來自同一或有關聯之來源，而產生混淆誤認之虞，減損商標識別性，已構成視為侵害商標權之行為等情，指摘其為不當，並就原審所為論斷，泛言未論斷或論斷矛盾，而非表明依訴訟資料合於該違背法令之具體事實，更未具體敘述為從事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見解具有原則上重要性之理由，難認已合法表明上訴理由。依首揭說明，應認其上訴為不合法。末查，原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，就本件所涉爭點，依自由心證判斷事實真偽，俱已說明心證之所由得，對其餘無礙判決結果而未詳載部分，亦表明不逐一論駁之旨，尚非判決不備理由，併此說明。

最高法院智慧財產民事第二庭
審判長法官 鍾 任 賜
法官 邱 瑞 祥
法官 黃 明 發
法官 呂 淑 玲
法官 陳 麗 玲

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智慧財產及商業法院111年度民商訴字第38號民事判決（2023.05.09）

原 告 老行家國際燕窩股份有限公司

被 告 台灣老行家有限公司

上列當事人間請求排除侵害商標權行為等事件，本院於民國112年4月18日言詞辯論終結，判決如下：

主 文
被告不得使用相同「老行家」之字樣作為其公司名稱之一部分，並應向新北市政府辦理其公司名稱變更登記為不含相同「老行家」字樣之名稱。

事實及理由
...
三、兩造不爭執事項：

㈠原告自90年起陸續以「老行家」字樣向智慧局申請註冊商標，經獲准公告為如附表所示之商標（即系爭商標），現仍於商標權專用期間内。
㈡智慧局曾以中台異字第G00000000、G00000000、G00000000、G00000000、G00000000、G00000000、H00000000、H00000000、H00000000、H00000000、H01070061號商標異議審定書、評定書認定原告「老行家」商標於燕窩、人蔘、蘆薈等養生膳品及珍珠粉等商品之商譽，已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。
㈢被告係由驛站公司獨資設立，而驛站公司係由被告負責人黎O叶獨資設立，二公司間具有投資關係。　

㈣驛站公司經營「LHK Doux Cadeau」品牌，並設立官方網站，該網站販售之商品與原告商品屬同一類燕窩、珍珠粉市場。
㈤原告於111年5月6日以台北信維郵局存證號碼第008676號信函檢附法律事務所函通知被告應停止使用「老行家」作為公司名稱，並辦理變更公司名稱。　

四、得心證之理由：

原告主張其為系爭商標之商標權人，而系爭商標為著名商標，詎被告未經其同意或授權，即將系爭商標所含之「老行家」文字，用以作為其公司之特取名稱，且被告為驛站公司所獨資設立，驛站公司以「LHK Doux Cadeau」品牌建立網站販售與原告相同領域之燕窩、珍珠粉產品，自已造成相關事業及消費者混淆誤認之虞，且有減損系爭商標之識別性，有視為侵害商標權之情形，則為被告所否認，並以前詞置辯。是本件經整理並協議簡化爭點後，所應審究者為：㈠系爭商標於被告110年6月21日設立登記時是否為著名商標？㈡被告以系爭商標作為其公司名稱，有無商標法第70條第2款視為侵害商標權之情形？㈢原告依商標法第69條第1項之規定，請求被告不得使用相同「老行家」之字樣作為其公司名稱之一部分，並應向新北市政府辦理其公司名稱變更登記為不含相同「老行家」字樣之名稱，有無理由？茲分述如下：

㈠系爭商標於被告110年6月21日設立登記時為著名商標

⒈按商標法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，商標法施行細則第31條定有明文。而商標是否著名，應以國內事業及消費者之認知為準。而著名商標之認定應就個案情況，考量商標識別性之強弱；相關事業或消費者知悉或認識商標之程度；商標使用期間、範圍及地域；商標宣傳之期間、範圍及地域；商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域；商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形；商標之價值；其他足以認定著名商標之因素等，綜合判斷之。上述各項因素為例示而非列舉要件，個案上不必然呈現上述所有參酌因素，應就個案具體情況，考量足資判斷為著名的參酌因素。

又商標法第70條第2款規定對著名商標視為侵害商標權之情形，包括使用著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞，或減損該商標之識別性或信譽之虞，對於著名商標之內涵並無分別界定之立法意旨，關於該著名商標之內涵係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者之界定；而商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」，基於同一用語同一法理，亦應採同一界定，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度（最高行政法院111年度大字第1號裁定、110年度上字第138號判決意旨參照）。

⒉查原告早於88年間即核准設立，並於如附表所示之時間分別註冊公告如附表所示之系爭商標，其品牌名稱「老行家」自最早核准註冊公告之90年2月16日起，迄今已長達20年餘，並以系爭商標標示於所生產、販售之燕窩、珍珠粉、蘆薈等養生、保健相關商品上，全台據點有近50家門市，遍及北中南各地，且在各大百貨公司均有設櫃；而原告經營之「老行家」品牌即系爭商標榮獲台灣消費者委員會「精賞獎」及「優良企業大獎」、中小企業發展協進會之「特優商品金寰獎」，更榮獲康健雜誌讀者票選「健康品牌第一名」、BODY雜誌「美肌飲品賞」、「體內環保賞」、「美肌食賞」、「評審團好評獎」、Yahoo奇摩×早安健康「健康品牌風雲賞-燕窩類特優獎」、「健康品牌風雲賞-膠原蛋白類優等獎」、「健康品牌風雲賞-燕窩及膠原蛋白類優等獎」、「健康品牌風雲賞首獎」，且經《30》雜誌進行之「Young（年輕）世代品牌調查」中最想擁有之保健食品第一名。又原告歷年來邀請國內知名度高之藝人或名人隋棠、陶晶瑩、林書煒、蔡詩萍、許維恩、寶媽等擔任品牌代言人或美麗大使以宣傳系爭商標商品，另聘請羅珮琳中醫師擔任養生顧問、台北醫學大學謝明哲教授擔任營養諮詢顧問師、藥膳養生大師林秋香老師製作出版「養生健康食譜」，其品牌相關新聞並迭經各傳播媒體報導，且曾在人潮往來眾多之捷運車廂及Youtube頻道為宣傳廣告；再參酌系爭商標已多次經智慧局在商標異議或評定程序中認定係屬著名商標，堪認系爭商標於被告110年6月21日設立登記時，其所表彰於燕窩、蘆薈、珍珠粉等養生、保健食品之商譽，已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標之程度。被告仍辯稱系爭商標非屬著名商標，顯屬無據。　　

㈡被告以系爭商標作為其公司名稱，有商標法第70條第2款視為侵害商標權之情形

⒈按未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權，商標法第70條第2款規定定有明文。上開擬制侵害商標權之規定，乃商標法於92年修正時所增設（92年商標法第62條，100年修正文字並移列於第70條第2款），目的在於加強對著名商標之保護，並與國際規範相調和。襲用他人著名商標中之文字，致相關消費者之認知，該著名商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性遭到淡化者，即有減損商標識別性之虞，不以使用於同一或類似之商品或服務為要件。又依上開規定經擬制為侵害商標權者，非單純選定名稱之行為，而係名稱選定與著名商標文字相結合之狀態，兼為保護消費者免於混淆誤認之公益，尤重於對公司名稱使用權之信賴保護（最高法院106年度台上字第2088號民事判決意旨參照）。

又判斷二者有無混淆誤認之虞，應參酌：⑴商標識別性之強弱；⑵商標是否近似暨其近似之程度；⑶商品、服務是否類似暨其類似之程度；⑷先權利人多角化經營之情形；⑸實際混淆誤認之情事；⑹相關消費者對各商標熟悉之程度；⑺系爭商標之申請人是否善意；⑻其他混淆誤認之因素等，而「混淆誤認之虞」之參酌因素必須綜合認定，方得判定先後商標是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞，非僅謂合於單一因素即可認定有致相關消費者混淆誤認之虞。

再所稱「著名商標」雖係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言；惟是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞，仍應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖之其他等因素綜合判斷（最高行政法院111年度大字第1號裁定、110年度上字第138號判決意旨參照）。

⒉查原告公司早於88年間在臺灣核准設立，並以「老行家」品牌即系爭商標標示於所生產、販售燕窩、珍珠粉、蘆薈等養生、保健相關商品，其所隸屬之老行家集團則係於87年間成立，品牌曾跨足馬來西亞、香港、台灣、新加坡、澳門等，然於98年起，因集團經營策略，已與香港切割，各自獨立經營，目前老行家集團品牌經營僅包含馬來西亞、台灣、新加坡、澳門，是原告之「老行家」品牌即與香港老行家無關；再依原告所提出之上開各類得獎、邀請名人及藝人代言、邀請醫師養生大師擔任顧問或出版書籍、廣經媒體報導、宣傳廣告等資料之時間點，可知系爭商標所表彰於燕窩、蘆薈、珍珠粉等養生、保健食品之知名程度，至少早於10年前即已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標之程度。

而被告之負責人黎O叶既身為香港老行家之營運經理，且另獨資設立驛站公司，經營「LHK Doux Cadeau」品牌，並設立官方網站，該網站所販售之商品即為系爭商標所廣為人知之燕窩、珍珠粉商品，豈有不知原告之系爭商標在該類食品領域係屬著名商標之理，堪認被告確明知系爭商標為著名商標，卻仍以系爭商標完全相同中文字之「老行家」作為被告公司之特取名稱。被告仍辯稱其不知系爭商標係屬著名商標，顯屬無據。

⒊系爭商標與被告公司名稱是否有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者：

⑴系爭商標在被告於110年6月21日設立登記時，其所表彰於燕窩、蘆薈、珍珠粉等養生、保健食品之商譽，在國內已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標之程度，業如前述，而系爭商標係由中文字「老行家」所組成，被告以完全相同於系爭商標之「老行家」作為公司之特取名稱，二者不論外觀、讀音與觀念完全相同，相關事業及消費者極可能誤認二者係屬同一，故系爭商標與被告「老行家」公司名稱實屬完全相同。

⑵系爭商標係指定使用於燕窩、珍珠粉等養生、保健商品及食品零售批發服務；而被告公司所營項目則為食品什貨批發業、食品什貨及飲料零售業、食品顧問業，二者相較，其性質、功能、用途大致相當，於商品用途、功能、產製主體、行銷管道及購買者等因素上均具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，易使相關事業或消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬同一或類似程度極高之商品、服務。

⑶再由系爭商標之文字「老行家」固有對某行業具有豐富經驗之人之語意，惟其與指定使用商品、服務間無直接關聯性，且以特殊字體呈現，予人不同之視覺感受，並經原告長期廣泛使用已達著名商標之程度，其識別性程度極高。另被告自承現僅有從事食品顧問業，顯非相關事業或消費者所熟知，而系爭商標之著名程度高，已廣為相關事業或消費者所熟知，一旦顯示「老行家」名稱之商品或服務者，即極易將該商品或服務來源指向原告，足見系爭商標之知名程度顯較被告公司更為相關事業或消費者所熟知。

⑷另以原告自90年起陸續獲准註冊系爭商標，並指定使用於如附表所示之商品、服務，其使用之商品、服務類別甚廣，除燕窩、蘆薈、珍珠粉等各類食品零售服務外，亦有飲食店、化妝品、保養品、月餅、餅乾、企業管理顧問及諮詢、行銷顧問等，且零售銷售據點除實體店鋪外，亦擴及百貨公司及網路購物，此有系爭商標註冊資料、原告官方網站及銷售據點在卷可參，堪認原告就系爭商標有多角化經營或可能經營之情形。

⑸被告確明知系爭商標為著名商標，卻仍以系爭商標完全相同中文字之「老行家」作為被告公司之特取名稱，業如前述，顯見被告以「老行家」作為被告公司之特取名稱申請設立登記時實非出於善意。

⑹衡酌系爭商標與被告公司名稱為完全相同之「老行家」，系爭商標為高度著名商標，且所指定使用之商品、服務為相同或類似之商品、服務，系爭商標具高度識別性、為相關事業或消費者所熟知之程度顯較被告公司高，原告在國內有多角化經營或可能經營之情形、被告公司申請設立登記時非出於善意等相關因素綜合判斷，被告以「老行家」作為其公司之特取名稱，並同樣經營相同及類似之食品零售業，以具有普通知識經驗之相關事業或消費者，就兩者以異時異地隔離觀察，並於購買、洽詢時施以普通之注意，極有可能會誤認兩者來自同一來源，或誤認其來自雖不相同但有關聯之來源，而產生混淆誤認之情事，且系爭商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性將遭到淡化，使系爭商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象，已有減損商標識別性之虞，自有商標法第70第2款視為侵害商標權之情形。

⑺至被告雖一再辯稱其僅有從事食品顧問業，要與原告所營主要為生產、販售燕窩等商品之項目不同等語，惟被告登記之所營事業項目除食品顧問業外，尚有食品什貨批發業、食品什貨及飲料零售業，有經濟部商工登記公示資料、財政部稅籍登記公示資料在卷可參，自不能以其現僅從事食品顧問業，即認其未來必然不會以自己名義從事相關業務；況被告所稱之食品顧問業，其中提供之顧問內容即為原告廣為人知之食品零售業之一部分，且系爭商標除指定使用於燕窩、珍珠粉等食品零售外，亦有指定使用於相關企業顧問及諮詢服務，自難認此不會造成相關事業或消費者混淆誤認之虞，是被告上開所辯，尚非可採。

智慧財產第三庭
法 官　林怡伸

(商標 搶註 商標使用)「小啡巷」：法院認為，「贊助」「試營運」「在粉絲專頁上廣告」等「開業前後行為」是一個「整體商業活動」，算是有「商標使用」行為。本件申請註冊商標的人，沒有提出選用名稱的討論磋商過程，又與先使用人為競爭同業、交友圈又高度重疊，顯然是知悉他人商標而加以仿襲，構成搶註，商標應予撤銷。

updated 2022.07.23

#小啡巷 #搶註 #商標使用

經營品牌要有「商標意識」、要「提早」「註冊」商標，這已經講過很多次了。

申請商標的法律作業交給律師就可以，但前提是「要想到找律師aka me 啊～」

依據判決理由指出，

本件的品牌方（2020.5）想了一個很可愛的咖啡店的名字「小啡巷」（音同：小飛象），

於是開始參加比賽活動、試營運（2020.9），

但是沒有去申請註冊商標。

就在試營運的同時，

有其他人向智慧局申請「小啡巷」註冊商標。

這位其他人是不是構成「搶註商標」呢？

法律上還要看品牌方有沒有「商標使用」行為在先？

如果品牌方只有「參加比賽活動」「試營運」「在臉書上廣告」等「開業準備行為」，

還沒有「正式開店」，算不算有「先使用」呢？

這個案子雖然品牌方勝訴了，但給大家的啟示是：

品牌方還沒有正式營運，就已經要先面臨商標的法律訴訟。

唯一開心的真的只有接到案件的律師喔。

每一個搶註商標的案件背後，

都有一個忘記提前申請註冊商標的品牌商。

（這句金句！我要申請專利XD）

法院說：

如果品牌方只有「參加比賽活動」「試營運」「在臉書上廣告」等「開業準備行為」，

還沒有正式開店，算是已經有「先使用」。結論偏向保護品牌商。

「衡酌現今業者於正式營運前，進行宣傳或以試營運方式蒐集消費者意見，確保正式開店或販售商品時能順利經營，已為常見之商業模式。是業者於正式開業前，如已持續將商標用於與服務有關之商業文書或廣告，或以電子媒體或其他方式行銷其服務，客觀上已使消費者認識其為表彰該等服務之商標，自應將「 #開業前後行為」視為一「 整體商業活動」，而認符合商標之使用。

從而，參加人既於正式營運前，以「 贊助」活動或「 試營運」方式將「小啡巷」文字及象腳設計圖以醒目方式標示於店面招牌及茶飲料商品，並將咖啡店相關資訊「刊載於Facebook 粉絲專頁」行銷，足使相關消費者認識「小啡巷」文字為其表彰於茶、咖啡飲料商品及咖啡店服務之識別標識，自堪認於系爭商標申請日（109年11月17日）前，參加人有使用據以異議商標於茶、咖啡飲料商品及咖啡店服務之事實。」

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【小啡巷】

智慧財產及商業法院112年度行商訴字第43號行政判決（2024.1.25）

最高行政法院113 年度上字第278號裁定（2024.07.02）維持原判

https://ipcase.blogspot.com/2024/02/blog-post_39.html

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智慧財產及商業法院112年度行商訴字第43號行政判決（2024.1.25）

原 告 張O庭

被 告 經濟部智慧財產局

參 加 人 張佩菁

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國112年5月26日經訴字第11217303280號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件訴訟，本院判決如下：

主 文
原告之訴駁回。

事實及理由

一、事實概要：

原告前於民國109年11月17日以「小啡巷」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第30類之「茶；茶葉；咖啡；未烘焙咖啡；咖啡豆；咖啡粉；咖啡飲料；加奶咖啡飲料；即溶咖啡包；可可；可可豆；可可飲料；加奶可可飲料；巧克力；巧克力醬；巧克力飲料；加奶巧克力飲料；咖啡調味用香料；糖；蜜」商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第2154765號商標(下稱系爭商標，圖樣如本判決附圖1所示)。

嗣參加人以系爭商標之註冊有商標法第30條第1項第12款規定情形，檢具「小啡巷」商標（下稱據以異議商標，圖樣如本判決附圖2所示），對之提起異議。被告以112年1月19日中台異字第G01100471號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部112年5月26日經訴字第00000000000號訴願決定駁回後，向本院提起訴訟。本院因認本件判決結果，倘認為訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益恐將受有損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。

 ...
㈡本件爭點：
系爭商標之註冊是否有商標法第30條第1項第12款規定之適用?

六、得心證之理由：

㈠按商標有下列情形之一，不得註冊：十二、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。前項第九款及第十一款至第十四款所規定之地理標示、著名及先使用之認定，以申請時為準，商標法第30條第1項第12款、第2項定有明文。...

㈡據以異議「小啡巷」商標於系爭商標申請註冊（109年11月17日）前有先使用於茶、咖啡飲料商品及咖啡店服務之事實：

⒈經查，參加人異議申證4之「小啡巷Coffee Lane/外帶咖啡吧」Facebook粉絲專頁擷圖(乙證1第26至33頁)，可見2020年11月10日貼文記載「…試營運時間109.11.14…」內容，且貼文照片顯示門口招牌標示有「小啡巷」文字及象腳設計圖，該貼文下方並有數則同年月11日至13日之留言；另該粉絲專頁2020年11月14 日貼文載有「…試營運第一天感謝今天來的每一位客人朋友…」內容，且貼文照片可見茶飲料上貼有「小啡巷」文字及象腳設計圖之貼紙，並有消費者於該貼文下方上傳於該店試營運期間前往消費之照片及「來了小啡巷品嚐之後感覺溫暖又幸福~」內容之留言。

再者，依異議申證3之ORACLE COFFEE網頁、「Oracle coffee-神諭咖啡（台中大城店）」Facebook粉絲專頁擷圖(乙證1卷第21至25頁)，可知ORACLE COFFEE於同年9月19日舉辦「2020第一屆勝者為王全國拉花大賽神諭盃」賽事，該賽事之海報、活動資訊及當日活動背板上均可見贊助單位之商標，其中包含「小啡巷」文字及象腳設計圖，該海報亦於同日上傳至其Facebook粉絲專頁，且於該粉絲專頁同年9月16日貼文可見「…小啡巷咖啡館預計在今年10月試營運…」等內容，足認參加人於109年9月間即以中文「小啡巷」及象腳設計圖作為表彰咖啡店服務之商標，並透過贊助ORACLE COFFEE舉辦之活動以宣傳其「小啡巷」咖啡館開業資訊。

衡酌現今業者於正式營運前，進行宣傳或以試營運方式蒐集消費者意見，確保正式開店或販售商品時能順利經營，已為常見之商業模式。是業者於正式開業前，如已持續將商標用於與服務有關之商業文書或廣告，或以電子媒體或其他方式行銷其服務，客觀上已使消費者認識其為表彰該等服務之商標，自應將「開業前後行為」視為一「整體商業活動」，而認符合商標之使用。

從而，參加人既於正式營運前，以「贊助」活動或「試營運」方式將「小啡巷」文字及象腳設計圖以醒目方式標示於店面招牌及茶飲料商品，並將咖啡店相關資訊刊載於Facebook 粉絲專頁行銷，足使相關消費者認識「小啡巷」文字為其表彰於茶、咖啡飲料商品及咖啡店服務之識別標識，自堪認於系爭商標申請日（109年11月17日）前，參加人有使用據以異議商標於茶、咖啡飲料商品及咖啡店服務之事實。

⒉原告雖主張參加人所提出之臉書紀錄，為創立者或授權者所製作，內容未必實現，且所載試營運日期有所不同，尚不足證明據以異議商標有先使用之事實云云。

惟依異議申證4之Facebook粉絲專頁內容，部分貼文實際張貼日期雖晚於卷附申證4所顯示日期一日且有編輯紀錄，然其實際張貼日期仍早於系爭商標申請日，且編輯前後內容均可見「小啡巷」、「…試營運時間109.11.14…」等文字，亦未修改該等貼文所附照片，復可見該等貼文經點讚、留言或分享次數，難謂有內容不實之情形；又業者依照實際開業準備情形，調整試營運日期亦符合一般商業習慣。是以，原告上開主張不可採。

㈢系爭商標與參加人先使用之據以異議商標相較，兩商標皆有相同小啡巷3個中文字，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，或交易時連貫唱呼之際，極可能會誤認二者來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，自屬構成近似程度極高之商標。

㈣系爭商標指定使用之「茶；茶葉；咖啡；未烘焙咖啡；咖啡豆；咖啡粉；咖啡飲料；加奶咖啡飲料；即溶咖啡包；可可；可可豆；可可飲料；加奶可可飲料；巧克力；巧克力醬；巧克力飲料；加奶巧克力飲料；咖啡調味用香料；糖；蜜」商品，與據以異議商標先使用之茶、咖啡飲料商品及咖啡店服務相較，二者皆在含有咖啡因之飲品或其主要原料，或屬增加上開飲品風味之調味品商品，或據以異議商標之咖啡店服務即在提供系爭商標茶、咖啡飲料商品之販售，依一般社
會通念及市場交易情形，應屬構成類似之商品/服務。

㈤原告因與參加人間具有商標法第30條第1項第12款之「其他關係」知悉據以異議商標存在，意圖仿襲而申請系爭商標之註冊：

⒈按無業務往來但在國內外相關或競爭同業之間因地緣或業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，亦屬商標法第30條第1項第12款所謂之「其他關係」，已如前揭最高行政法院判決意旨所述。查參加人於系爭商標申請註冊前，已有先使用據以異議「小啡巷」商標於茶、咖啡飲料商品及咖啡店服務之事實，亦已如前述。

而參加人開業資訊及商標使用情形既透過Facebook 網頁向不特定人公開，大眾即有接觸之可能。

又依原告異議答辯書所辯，其為經營咖啡店之業者，與參加人具競爭同業關係，對於咖啡飲料相關商品或咖啡店服務之市場情形必然較一般人關注，且原告店面在高雄市，參加人店面位於台南市，具有地緣關係，不難藉由業務經營、參與活動或瀏覽相關網站資訊等方式，得知先使用於茶、咖啡飲料商品及咖啡店服務之據以異議商標。

且據以異議商標之中文「小啡巷」非既有詞彙，具有相當之識別性。則原告於其後以與據以異議商標近似程度極高之系爭商標指定使用於同一或類似之商品申請註冊，實難謂為巧合，依一般社會通念及經驗法則，應可推論原告於系爭商標申請註冊前，即因地緣或業務經營關係知悉據以異議商標之存在，意圖仿襲而申請系爭商標之註冊。

⒉原告雖主張係於109年9月28日發想系爭商標，並非因與參加人具有特定關係或透過訴外人或知名度有限之賽事，知悉據以異議商標而加以仿襲云云。惟查：

⑴依現有證據資料並衡諸一般社會通念及經驗法則，既堪認原告係參加人之競爭同業因地緣或業務經營關係知悉據以異議商標存在，則原告雖與參加人不具契約、業務往來等關係，仍可能因「其他關係」知悉據以異議商標存在。

⑵依據參加人所提出之申證2、10之Line通訊軟體對話截圖，可知參加人表弟 (兼共同經營者)張O瑜與其朋友Jim於2020年5月12日即於對話中討論店名之筆畫、吉凶，其對話內容略為「咖啡巷
」、「咖啡象」、「巷咖」、「就是吉了」、「因為我表姊希望有大象的元素」、「所以我才以諧音象去發想」、「巷」、「小啡巷」、「然後剛剛跟我表姊說XD」、「他居然喜歡 XDDDD」等文字，同年月21日參加人亦告知友人其店名為「小啡巷」，並於同年6月14日起與設計人員討論字體、圖形等，堪認參加人以「小啡巷」文字做為其開店店名之發想，始於2020年5月12日。

⑶原告2020年9月28日發想出「小啡巷」文字前，惟ORACLE COFFEE於同年9月19日舉辦之「2020勝者為王全國拉花大賽神諭盃」海報、活動資訊及當日活動背板上，其贊助單位欄位皆可見參加人之「小啡巷」文字或該文字及大象設計圖，海報亦於同年月19日上傳於ORACLE COFFEE之Facebook網頁。以上開比賽活動之相關訊息既經主辦之ORACLE COFFEE透過Facebook社交平台或官方網頁向不特定大眾公開，且日期早於原告之系爭商標文字發想日，即難因原告稱參與該比賽之人數甚少，進而推論系爭商標文字確係由原告自行發想而來。

⑷再者，透過公開社群媒體Facebook查詢，可發現原告前男友張O堯，與參加人「」圖樣之設計師蔡O勳為互相認識之好友；而原告本人則與神諭盃全國拉花比賽評審賴O宇是互相認識之好友，而神諭盃全國拉花比賽正是參加人前以小啡巷名義贊助參與，賴O宇更曾至與參加人共同開業之表弟張O瑜Facebook上有關小啡巷咖啡廳貼文直接按讚，由此可知參加人與原告之周圍交友圈高度重疉，而不難得知據以異議商標之存在，此有參加人商標異議階段所提申證8人物關係圖及臉書截圖可證。因此，原告本身與神諭盃咖啡已有淵源，且於Facebook大數據運算下，對於朋友所關注、按讚之文章，通常也會被投放呈現，共同朋友圈、商業圈所接收到之訊息大部分會重疉，況原告本身同為咖啡相關領域從業者，對於相關資訊將會投以更高注意力。

相較之下，至於原告異議答證3之「『小啡巷 coffee alley』店名發想由來」一文及Line對話擷圖，前者僅為原告單方之陳述，證據力薄弱，仍待其他具公信力之證據相互勾稽佐證，始得採信；而依後者內容固可知原告於2020年5月間即透過房仲業者尋找店面，並於同年9月11日詢問設計Logo相關事宜，然該日對話紀錄並未見「小啡巷」文字，原告至同年月28日始傳送「我們名字想好惹~」、「小啡巷」等內容，除已晚於前揭據以異議商標使用日期外，亦未見選用「小啡巷」文字之討論磋商過程，自無法合理解釋選用該文字非出於知悉及仿襲據以異議商標之結果。是以，原告此部分之主張亦不可採。　

七、綜上所述，系爭商標之註冊有商標法第30條第1項第12款規定之適用，從而，被告所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不當。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。　　

智慧財產第二庭
審判長法 官　彭洪英
法 官　汪漢卿
法 官　曾啓謀

商標(國際耗盡原則) Nefful：法院認為，我國採取「國際耗盡原則」，外國及本國商標雖然屬於不同人，但若本質上為同一來源，仍有耗盡原則的適用，真品平行輸入不構成商標侵害。

最高法院113年度台上字第882號民事判決（2024.06.27）

上 訴 人 新加坡商妮芙露國際控股股份有限公司台灣分公司

被 上訴 人 蘇O娜
               呂O真

上列當事人間請求侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國113年2月1日智慧財產及商業法院第二審更審判決（112年度民商上更一字第2號），提起上訴，本院判決如下：

主 文
上訴駁回。
 
理 由

一、本件上訴人主張：

伊總公司新加坡商妮芙露國際控股股份有限公司（Nefful International Holdings Pte. Ltd.即新加坡商妮芙露國際控股私人有限公司，下稱新加坡妮芙露公司）於民國104年2月5日申請取得註冊我國如原判決附表附圖(下稱附圖)1所示註冊第01781681號商標，並於同年8月間自訴外人臺灣妮芙露股份有限公司受讓如附圖2至10所示第01118791號等「NEFFUL」文字商標(下合稱系爭商標)。被上訴人未得伊同意或授權，於其蝦皮購物平台之個人主頁（https://shopee.tw/newfangna，下稱系爭網頁)上陳列、販售其輾轉自日本買受印有「NEFFUL」圖樣及文字，價值計新臺幣(下同)11萬6,693元之商品共28項(下稱系爭商品)，並於該頁面記載「免運~從日本帶回來全系列NEFFUL妮芙露」、「帶回日本好商品分享」等文字，而使用相同或類似系爭商標之圖樣及文字，侵害伊系爭商標權，伊得請求被上訴人賠償系爭商品價值14.5倍之損害169萬2,049元等情，爰依民法第184條第1項前段、第179條、商標法第69條第3項、第71條第1項第3款規定，求為命被上訴人給付165萬元及自109年12月21日起算法定遲延利息之判決（上訴人於發回前原審減縮自110年2月17日起算遲延利息，嗣於原審更審時復行擴張）。

二、被上訴人則以：伊於日本合法購得系爭商品，於系爭網頁上銷售，依商標法第36條第2項規定，應屬合法之平行輸入；且系爭網頁上記載文字係說明商品來源，非商標使用等語，資為抗辯。

三、原審以：

㈠新加坡妮芙露公司為系爭商標之商標權人，而上訴人為新加坡妮芙露公司在臺灣設立之分公司，其主張侵權行為在我國境內，類推適用民事訴訟法第1條第1項、第2條第2項、第15條，並依涉外民事法律適用法第25條、第42條第1項規定，我國法院有管轄權，且應以我國法律為準據法。

㈡被上訴人未得新加坡妮芙露公司同意或授權，於日本購得系爭商品而在系爭網頁上銷售，為兩造所不爭。系爭商品為衣服、襪子及披肩等服飾類商品，其包裝袋左側淺色方框內有「NEORON」文字，上方有2條左上右下波浪型弧線，其上封口處有一橫條，橫條左側標示白色「NEFFUL」文字，構成引人注目之識別依據，可認係商標使用。該白色「NEFFUL」文字，與系爭商標構成相同或近似，並使用於與附圖1、5所示商標指定使用之第25類同一或類似之商品，致相關消費者誤認兩商標為同一商標，或雖不致誤認，但極可能認係同一來源之系列商品，或兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。

㈢按我國商標法第36條第2項前段規定，我國商標法採國際耗盡原則，亦即商標權人對於經其同意而流通於市場之商品，倘無同條項但書之情形，明文承認真品平行輸入之正當性。

依上訴人公開張貼之廣告牆看板，除使用系爭商標文字外，亦使用「NEORON」為識別商品來源之標誌。上訴人nefful.com.tw臺灣網頁記載海外據點包含其總公司；其總公司英文網頁所示地址與上訴人官網所載總公司地址相同；其「about us」、「who we are」下網頁稱「日本妮芙露公司於1973年由上條寿三設立……首次設立於日本靜岡縣」、「於1989年在臺灣……2010年在新加坡分別設立分公司」(NEFFUL Japan was founded in 1973 by Mr. Kamijo Hisami……The company,first established in Shizuoka-ken,Japan……branching out to Taiwan(1989),……and Singapore(2010)……）；與上訴人首頁「關於妮芙露」「公司沿革」記載相同，上訴人不否認其總公司源自日本ネッフル株式会社（下稱日本妮芙露公司），足見上訴人及其總公司俱與日本妮芙露公司，使用相同之系爭商標及「NEORON」文字，雖系爭商標與系爭商品標示商標之商標權因屬地原則而分屬不同之權利人，惟本質上排他權之發生亦源自同一權利人，被上訴人所販售標示系爭商標之系爭商品屬平行輸入之真品，依商標法第36條第2項規定，上訴人之商標權應發生權利耗盡結果。從而，上訴人依民法第184條第1項前段、第179條、商標法第69條第3項、第71條第1項第3款規定，求為命被上訴人給付165萬元及自109年12月21日起算法定遲延利息，為無理由，應予駁回。爰維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴。

四、按依100年6月29日修正商標法第36條第2項規定，附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或經他人擅自加工、改造，或有其他正當事由者，不在此限，揆其立法意旨，係明定我國採商標權國際耗盡原則，即商標權人對於經其同意而流通於市場之商品，如無同條項但書之情形，不問第1次投入市場在國內或國外，均不得再主張其權利，明文承認真品平行輸入之正當性。

又該條所謂經其同意，不以商標權人明示同意為限，於不同國家註冊之商標，於屬地原則概念下雖係不同之商標權，惟倘本質上其排他權之發生源自於同一權利人，而彼此具有授權或經銷契約、同一關係企業或集團、控股與附屬公司、獨家銷售，或以全球單一商標之形象而為行銷，或採共同商標行銷策略等情形，其商標行銷策略易使消費者產生混淆，應為商標權人所認識而仍予採行，且其等間對於合法商標物品質與商標使用狀態本已有控管之可能性，而可確保商標使用狀態及維護進口國商標權人之相關商譽，亦屬商標法第36條第2項之同意範圍。

查上訴人及其總公司網頁記載其來自西元1973年於日本靜岡縣設立之日本妮芙露公司，其等均使用系爭商標文字作為行銷及識別商品來源之標誌，為原審認定之事實。參以上訴人自承：日本妮芙露公司與伊及新加坡妮芙露公司間之貨物有關聯性等語。則原審認系爭商標與系爭商品標示之商標因屬地原則而分屬不同之商標權人，惟本質上排他權之發生源自同一權利人，系爭商品係經商標權人同意之人，於國外市場上交易流通，屬商標法第36條第2項平行輸入之真品，上訴人不得對被上訴人行使商標權。經核於法尚無違誤。...

最高法院智慧財產民事第一庭
審判長法官 盧 彥 如
法官 翁 金 緞
法官 蔡 和 憲
法官 林 慧 貞
法官 周 舒 雁
 

商標(搶註) 小米公司「米粉」「米粉節」 v. 「米粉生活MiFan Life」：法院認為，「米粉生活MiFan Life」是搶註小米公司的「米粉」「米粉節」而來，應予撤銷。

智慧財產及商業法院112年度行商訴字第61號行政判決（2024.05.30）

原 告 大陸地區小米科技有限責任公司

被 告 經濟部智慧財產局

參 加 人 藍點數位科技有限公司

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國112年9月13日經訴字第11217305550號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件訴訟，本院判決如下：

主 文
一、訴願決定及原處分關於註冊第2194007號「米粉生活mifanlife」商標指定使用於如附表一所示服務異議不成立部分均撤銷。
二、上開撤銷部分，被告就註冊第2194007號「米粉生活mifanlife」商標指定使用於如附表一所示服務部分應為異議成立撤銷註冊之處分。
三、原告其餘之訴駁回。
四、訴訟費用由原告負擔二分之一，餘由被告負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、原告起訴聲明原為：「原處分及訴願決定均撤銷」（見本院卷一第15頁），嗣於民國112年12月8日補充理由狀變為「原處分及訴願決定均撤銷」、「被告應撤銷註冊第2194007『米粉生活mifanlife』商標之註冊。」（見本院卷一第79頁），經被告及參加人無異議，而為本案之言詞辯論（見本院卷二第225至233頁），依行政訴訟法第111條第2項規定，自應允許。

二、依現行智慧財產案件審理法（下稱智審法）第70條第1項規定：「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」原告於本院審理階段始提出註冊第1589578號、第1592733號、第1866214號、第2045464號商標及其未註冊先使用之「白色字體mi搭配底色橘色」、「米粉」、「米粉節」商標(如附圖2編號3至9所示，以下與附圖2編號1第1577663 號、編號2第2240248 號商標合稱據以異議商標)，主張經被告核准註冊第2194007號商標（下稱系爭商標，如本判決附圖1所示）違反商標法第30條第1項第10、11、12款，附圖2編號3至9商標係就同一撤銷理由提出之新證據，本院依上揭規定仍應審酌，併予敘明。　

貳、實體事項：　　

一、事實概要：

參加人前於110年7月19日以系爭商標「米粉生活mifanlife」，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第35類之「戶外廣告；市場行銷；目標行銷；企業識別體系設計；各種廣告招牌設計；各種廣告招牌製作；每點擊付費廣告；型錄設計；為他人促銷產品服務；為他人提供促銷活動；為企業企劃折扣卡以促銷其商品或服務為目的之服務；為促銷的搜尋引擎最佳化；為商業或廣告目的提供使用者排名；為商業或廣告目的提供使用者評分；為商業或廣告目的提供使用者評論；為商業或廣告目的彙編資訊索引；為商業或廣告目的編網頁索引；為軟體發行業者提供行銷服務；為零售目的在通訊媒體上展示商品；飛行常客方案的管理；消費者忠誠度方案的管理；商店擺設設計；商店櫥窗裝飾；商品現場示範；商標設計；張貼廣告；產品簡介設計；報章廣告設計；郵購型錄廣告；傳播媒體廣告時段租賃；經由贊助宣傳商品及服務；經由贊助體育賽事宣傳商品及服務；電台廣告；電視廣告；電視購物節目製作；電腦網路線上廣告；電話行銷服務；網站訪問量最佳化；網路行銷；網路廣告設計；廣告；廣告片製作；廣告代理；廣告企劃；廣告版面設計；廣告促銷模型製作；廣告宣傳；廣告宣傳本出版；廣告宣傳品遞送；廣告美術設計；廣告設計；廣告傳播策略諮詢；廣告概念開發；廣告資料更新；廣告製作；廣告劇本編寫；廣告模型設計；廣告稿撰寫；樣品分發；雜誌廣告設計；代理國內外廠商各種產品之投標；代理國內外廠商各種產品之報價；代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷；代理國內外廠商各種產品之經銷；代理彩券經銷；代理進出口服務；代理經銷服務；協助企業對外採購服務；為其他企業採購商品及服務；開發票服務；成本價格分析；提供各種產品之價格比較及評估；提供商品行情；價格比較服務；貨物公證；文字處理；打字；為他人撰寫簡歷；書面訊息和資料的登錄；訊息抄寫（辦公事務）；速記；影印；建立電腦資訊系統資料庫；為他人提供電腦資料庫檢索；登錄資料的更新和維護；電腦文字處理；電腦資料庫資料更新和維護；電腦資料庫資訊編輯；電腦資料庫管理；電腦檔案管理；代客記帳服務；企業審計；財務報告之查核簽證；財務報表製作；財務審計；帳務稽核；統計服務；統計資料彙編；稅務文件準備；稅務代理；稅務申報服務；稅務簽證；會計簽證；辦理會計制度之設計修訂；辦理會計業務；薪資帳冊製作；簿記；人力資源管理顧問；人事管理諮詢；人事管理顧問；市場分析；市場研究；市場研究及分析；企業查詢；企業研究；企業風險管理；企業效率專業服務；企業效率專業諮詢；企業組織諮詢；企業評價；企業買收之仲介及有關之諮詢顧問；企業搬遷的行政服務；企業管理和組織諮詢；企業管理諮詢；企業管理顧問；企業調查；存貨庫存管理；自由職業者的事業管理；行銷研究諮詢顧問；行銷顧問；投標（需求建議書）行政協助；投標行政協助；表演藝術家事業管理；為他人協商商業合約；為他人授權之商品及服務提供商業管理；為第三方商業交易進行協商及締結；旅館經營管理；商業居間媒介服務；商業或行銷目的的消費者分析；專業企業諮詢；媒合潛在私人投資者與需要資金企業家的商業仲介服務；提供企業加盟及連鎖經營管理之諮詢顧問；提供企業資訊；提供商業和企業聯繫資訊；提供商業資訊；經濟預測；運動員事業管理；演藝經紀服務；營建計劃之商業專案管理服務；臨時性企業管理；職員選擇之心理測驗；藉由網路提供企業資訊；競爭情報服務；工商管理協助；公司行政管理業務之承包；公務會面行程的安排服務；公務會面的提醒服務；企業經營協助；企業管理協助；安排報紙訂閱；為他人提供償付方案的商業管理；為無法接聽電話用戶提供電話答覆；秘書服務；新聞剪報服務；電話代接服務；電話總機服務；對購物訂單提供行政處理服務；醫療轉診的行政服務；公關；公關溝通策略諮詢；公關顧問；企業溝通服務；協尋贊助廠商；商業遊說服務；媒體關係服務；人力仲介；人力派遣；人員招募；職業介紹；古董拍賣；拍賣；珠寶拍賣；網路拍賣；藝術品拍賣；市場情報服務；市場調查；市場調查顧問；民意調查；意見調查；電視收視率調查；輿論調查；為商品及服務之買方和賣方提供線上市集；電子廣告看板租賃；電視牆租賃；網路廣告看板租賃；廣告空間租賃；廣告宣傳器材租賃；廣告看板租賃；廣告牆租賃；共同工作場所的辦公設備租賃；收銀機租賃；影印機租賃；辦公設備租賃；辦公機器租賃；為工商企業籌備展示會服務；為工商企業籌備商展服務；為工商企業籌備博覽會服務；為促銷目的籌辦時裝表演；展覽會場佈置；籌備展銷會；籌備商業性或廣告目的性的展示會；百貨商店；為消費者選擇商品服務提供資訊和諮詢；郵購；電視購物；網路購物；購物中心；電器用品零售批發；電子材料零售批發；電信器材零售批發；電腦周邊配備零售批發；寵物用品零售批發；售貨架出租；販賣機租賃；為他人安排電訊服務預約；加水站服務；二手商品買賣之仲介服務；商品買賣之仲介服務；藉由網路提供商品交換之仲介服務」服務，向被告申請註冊。嗣原告以系爭商標之註冊有商標法第30條第1項第10款、第11款及第12款規定情形，檢具註冊第1577663 號、第2240248號據以異議商標(附圖2編號1、2)，對之提起異議。被告以112年4月27日中台異字第G01110193號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以同年9月13日經訴字第00000000000號訴願決定駁回後，向本院提起訴訟，並主張除附圖編號1、2據以異議商標外，附圖編號3至9據以異議商標亦得證明系爭商標之註冊有商標法第30條第1項第10款、第11款及第12款規定之適用。本院因認本件判決結果，倘認為訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益恐將受有損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。...　　

㈡本件爭點：
系爭商標之註冊是否有商標法第30條第1項第10款、第11款及第12款規定之適用?

六、得心證之理由：

㈠原告就本件商標異議關於商標法第30條第1項第10款部分，其據以異議商標如本判決附圖2編號1至6所示，同法條項第11款、第12款部分，其據以異議商標如本判決附圖2編號1至6外，尚有如本判決附圖2編號7至9所示(依據本院言詞辯論筆錄第2、3頁所載，見本院卷二第228、229頁)。

㈡系爭商標之註冊無商標法第30條第1項第10款規定之適用：

⒈按商標法第30條第1項第10款本文規定：商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊。而判斷兩商標有無混淆誤認之虞，應參酌：⑴商標識別性之強弱；⑵商標是否近似暨其近似之程度；⑶商品、服務是否類似暨其類似之程度；⑷先權利人多角化經營之情形；⑸實際混淆誤認之情事；⑹相關消費者對各商標熟悉之程度；⑺系爭商標之申請人是否善意；⑻其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

⒉本案存在之相關因素審酌如下：　

⑴商標是否近似暨其近似之程度:

系爭商標係由上下排列之白色字體「米粉生活」、外文「MiFanLife」結合橘色底圖所組成；據以異議註冊第01577663號「MI」商標係由「M」字母經ㄇ形設計且內有長方形圖形之外文「MI」設計字所構成；註冊第01589578號「小米」商標則由單純外文橫書「小米」2字所組成；註冊第01592733號「小米之家」商標則由單純外文橫書「小米之家」4字所組成；註冊第01866214號「米家」商標則由單純外文橫書「米家」2字所組成；註冊第02045464 號「小米有品」商標則由單純外文橫書「小米有品」4 字所組成；註冊第02240248號「xiaomi fans」商標係由未經設計之英文小寫「xiaomi」、「fans」2字所組成。系爭商標與據以異議商標相較，固均有相同之外文「MI/Mi/mi」字母或中文「米」1字，惟系爭商標於該「Mi」後另結合其他外文，外文整體為「MiFanLife」，中文整體為「米粉生活」4字，消費者不會割裂單一文字觀察，復搭配有橘色方框底圖，而據以異議商標之「小米」、「小米之家」、「米家」、「小米有品」圖樣已於「米」字前後結合其他中文，且字體大小均相同，消費者不會單獨就「米」1字為據以異議商標之主要識別及唱呼文字，而係以整體中文「小米」、「小米之家」、「米家」、「小米有品」作為識別部分，且兩造中文讀音明顯不同，據以異議商標之「MI」則經圖形化設計，「mi」之前結合「xiao」，依一般英文發音規則發音，系爭商標與據以異議註冊第01577663號「MI」商標、第02240248號「xiaomi fans」商標，讀音有明顯之差異，且經被告檢索商標註冊資料可知以外文「MI」2字母、中文「米」字構成商標或起首部分之商標於第35類服務並存獲准註冊者所在多有(詳於後「商標之識別性強弱」所述)，相關消費者因商標包含「MI」字母或「米」1字而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯來源之可能性亦降低，且考量系爭商標之外文整體為「MiFanLife」、中文文字為「米粉生活」及橘色底圖，整體文圖組合印象，與據以異議商標之「MI」、「xiaomi fans」、「小米」、「小米之家」、「米家」、「小米有品」相較，二者外觀繁簡有別，觀念及讀音上差異顯然，據此，兩商標整體於外觀、觀念及讀音上均易於區辨，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，誤認其為來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源之可能性不高，兩商標近似之程度不高。

⑵服務是否類似及類似程度:　

系爭商標指定使用之服務與據以異議註冊第01577663號商標(本判決附圖2編號1)指定之「電腦網路線上廣告；廣告代理；廣告；為他人授權之商品及服務提供商業管理；為他人促銷產品服務；市場行銷；廣告企劃；廣告設計；廣告製作；廣告宣傳；廣告宣傳品遞送；代理進出口服務；代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷；為他人提供促銷活動；為零售目的在通訊媒體上展示商品；企業管理顧問；工商管理協助；企業管理和組織諮詢；市場研究及分析；行銷研究諮詢顧問」服務、註冊第01589578號商標(本判決附圖2編號3)指定之「為他人授權之商品及服務提供商業管理；企業管理顧問；工商管理協助；企業管理和組織諮詢；市場研究及分析；行銷研究諮詢顧問」服務、註冊第01592733號商標(本判決附圖2編號4)指定之「市場行銷；電腦網路線上廣告；網路廣告設計；廣告；廣告代理；廣告企劃；廣告宣傳；代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷；代理進出口服務；市場研究；行銷研究諮詢顧問；企業經營協助；電子材料零售批發；電腦周邊配備零售批發；電腦硬體零售批發」部分服務、註冊第01866214號商標(本判決附圖2編號5)指定之「廣告；商業管理顧問；市場行銷；替他人推銷；人員招收；商業企業遷移；電腦資料庫資訊系統化；會計；自動售貨機出租；工業品外觀設計；書畫刻印藝術設計」部分服務、註冊第02045464號商標(本判決附圖2編號6)指定之「廣告宣傳；藉由網路提供企業資訊；為商品及服務之買方和賣方提供線上市集；為他人提供促銷活動；人事管理諮詢；企業營業點評估；電腦資料庫資訊編輯；辦理會計業務；販賣機租賃；協尋贊助廠商；售貨架出租；代理進出口服務；提供商品行情；貨物公證；職業介紹；拍賣；市場調查；辦公機器租賃；為工商企業籌備商展服務；為消費者選擇商品服務提供資訊和諮詢；為他人安排電訊服務預約；加水站服務；商品買賣之仲介服務；電子材料零售批發；電腦軟體零售批發；寵物用品零售批發」部分服務、註冊第02240248號商標(本判決附圖2編號2)指定於「廣告；每點擊付費廣告；電腦網路線上廣告；為消費者選擇商品服務提供資訊和諮詢；價格比較服務；透過網站提供商業資訊；為商品及服務之買方和賣方提供線上市集；為他人促銷產品服務；進出口代理；人事管理諮詢；網站訪問量最佳化；建立電腦資訊系統資料庫；會計；尋找贊助；自動售貨機出租；銷售展示架出租」服務相較，二者皆屬廣告行銷、商品經銷、行情或價格等相關資訊、提供綜合性商品零售批發、電腦相關用品零售批發、會計帳務、企業及工商管理協助、公關顧問、自動售貨販賣機或貨架出租等相關服務，其所提供之服務性質、內容或目的，在滿足消費者的需求上以及服務提供者、行銷管道或場所、消費族群等因素上，具有共同或關聯之處，核屬同一或類似程度不低之服務。系爭商標除上開指定使用之服務外，使用之商品或服務則與本判決附圖2編號1至6商標指定使用之服務非屬同一或類似之服務。

⑶商標識別性之強弱:　　

查系爭商標之外文「MiFanLife」及中文「米粉生活」，以及據以異議商標之「MI」、「xiaomi fans」、「小米」、「小米之家」、「米家」、「小米有品」，均與其所指定使用之服務間並無明顯直接關聯，未傳達服務的相關資訊，應各具相當識別性。惟依據被告商標檢索結果註記簡表及詳表資料（乙證1-5，見乙證1卷第111頁反面至146頁）顯示，以「MI」、「米」作為商標之一部分或起首字在35類服務而獲准註冊者，所在多有，例如：註冊第00102269號「Mi」商標(原服務標章)、第00182225號「MI logo」商標(原服務標章)、第01483324號「MI」商標、第01628376號「MiFarm 雲端農場及圖(彩色)」商標、第01633006號「米宣 Mi Xuan」商標、第01693486號「米富及圖 Mi Fu」商標、第01851607號「MI 及 MINNOW」商標、第01852862號「MI & ME 設計圖」商標、第01895935號「MIlife」商標、第01917823號「Mi6 及圖」商標等，且其中註冊第00102269號「Mi」商標(原服務標章)、第00182225號「MI logo」商標(原服務標章)、第01483324號「MI」商標早於據以異議商標核准註冊於第35類，含有「米」字商標註冊於第35類案件甚已有802件核准註冊在案，是由此前開含有「MI」、「米」之商標與據以異議商標並存註冊於類似服務情形甚為常見，堪認「MI」、「米」為習用之商標設計元素，創意性不高，相關消費者並不會僅因商標圖樣含有「MI」、「米」即誤認為係來自同一來源或有關聯之來源。　

⒊綜合判斷本案存在之相關因素:

綜合考量系爭商標與據以異議商標近似程度不高，系爭商標指定使用之服務與據以異議商標編號1至6有部分應屬同一或類似程度不低之服務，已如上述，雖兩商標具相當識別性，且衡酌第三人以外文「MI」、「米」作為商標或起首部分而於第35類服務獲准註冊者所在多有，且消費者並不會僅因商標圖樣含有「MI」、「米」即誤認系爭商標與據以異議商標來自同一來源，或誤認其來自雖不相同但有關聯之來源，而產生混淆誤認情事之虞，故系爭商標之註冊無商標法第30條第1項第10款規定之適用。　　　

㈢系爭商標之註冊無商標法第30條第1項第11款規定之適用：

⒈按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，商標法第30條第1項第11款本文定有明文。依此規定，商標相同或近似及據以異議商標為著名商標二項為必須具備要件。而商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，而國內消費者得普遍認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用之結果，因此，欲主張商標為著名者，原則上，應提出該商標於國內使用的相關證據。復按商標法第30條第2項規定，著名時點之認定，以系爭商標申請註冊時為準。　

⒉原告主張如本判決附圖2編號7至9為其先使用著名商標，則所提出之使用證據，應符合商標法第5條使用之規定。關於商標使用之認定，依商標法第5條規定應具備下列要件：⑴使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用；⑵需有使用商標之客觀行為；⑶需足以使相關消費者認識其為商標。而所稱「.需足以使相關消費者認識其為商標」，意指不論該條第1項或第2項之情形，客觀上均足以使相關消費者認識其為商標，始具有商標之識別功能，達到商標使用之目的。職是，商標之使用應具備使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用，且需足以使相關消費者認識其為商標之要件。

本件觀諸原告所提出之甲證2:原告於2018年至2023年以「米粉」及「米粉節」作為商標之新聞報導資料(本院卷一第93至146頁)、甲證3:原告官方網站上架設之「米粉節」活動專屬頁面(本院卷一第147至215頁)、甲證4:原告舉辦之「米粉節」實體宣傳活動照片(本院卷一第217至220頁)等資料，輔以原告言詞辯論簡報(本院卷二第245至256頁)，可知於甲證2媒體文章及甲證3官方網站頁面上可見標示有「米粉節」文字，以醒目的粉紅色放大字體為宣傳，足以認定係基於行銷商品或服務之目的而使用，有使用商標之客觀行為，且足以使相關消費者認識其為商標，消費者之認知該「米粉節」表示於107年至系爭商標申請日(110年7月19日)之每年特定期間前往購買產品並享有優惠之促銷活動名稱，應符合商標法第5條商標使用。

至於「米粉」作為固有習見字詞，一般社會大眾及消費者大多會認知其係指用米磨成細末並加水製成細長條之麵條類食品，惟依據甲證2之每日頭條報導，可知「米粉」為相關消費者用以稱呼原告公司商品愛好者之暱稱，原告亦以「米粉」作為自家品牌愛好者之稱呼，輔以甲證3、甲證4及上開簡報可知，在系爭商標申請日（西元2021年7月19日）前，原告以本判決附圖2編號8「米粉」及編號9「米粉節」作為商標文字，陸續在各大電商平台推出促銷活動及相關服務，對於臺灣消費者而言，「米粉」一詞除作為消費者為原告品牌愛用者之稱呼外，更有指向原告為商品及服務提供者之單一識別性，因此「米粉」及「米粉節」均為原告於系爭商標請申請前先使用之商標。

另本判決附圖2編號7「白色字體mi搭配底色橘色」亦見經常與本判決附圖2編號8「米粉」及編號9「米粉節」及附圖2編號1、3至5商標搭配使用，不僅僅搭配宣傳文字，復觀諸甲證2、3、4之廣告文宣、網站頁面、商品實物、活動照片上標示有其據以異議之「MI」、「小米」、「米家」、「小米之家」商標，且甲證3之2021年網頁資料，亦可見有「米粉專屬優惠券」、「米粉加碼好禮」等文字，足見原告有以如本判決附圖2編號1、3至5及編號7至9「白色字體mi搭配底色橘色」、「米粉」「米粉節」作為識別商品或服務來源，與所提供之商品或服務間產生聯結，足以使相關消費者認識其為商標，並形成系列商標之印象(xiaomi fans、小米有品則未見相關使用)。

⒊本判決附圖2編號1至9之據以異議商標均非著名之商標:

⑴乙證1-3之異議附件3（同訴願附件1）字典查詢資料、異議附件4（同訴願附件3）商標列表、異議附件5（同訴願附件4）網路檢索資料、乙證1-6之訴願附件2「米粉」介紹資料、訴願附件5另案商標異議審定書、甲證11參加人公司介紹網頁資料、甲證12（同異議附件12、訴願附件12）系爭商標調查報告、甲證13系爭商標使用情形、甲證14辭典解釋、甲證15商標註冊資料、甲證16網路檢索資料，均非屬本判決附圖2編號1至9之據以異議商標之實際使用事證。

⑵甲證3之活動網站頁面，部分活動網站時間已晚於系爭商標申請日(110年7月19日)。甲證5之MBA智庫百科(本院卷一第221至228頁)未見據以異議商標。甲證6（同異議附件 7、訴願附件7）大部分網頁內容(本院卷一第229至287頁)均為簡體字，或網站列印日期晚於系爭商標申請日，無法證明原告有在我國宣傳、銷售據以異議商標商品或服務之情事，於未有進一步資料佐證前，尚無法得知我國消費者實際接觸情形，自無法逕以為據以異議商標於我國已為著名商標之有利事證。甲證7（同異議附件8、訴願附件8）原告於我國之官網及社群網站頁面(本院卷一第289至293頁)均無日期可稽。甲證8（同異議附件9、訴願附件9）廣告頁面截圖(本院卷一第295至326頁)多無日期可稽，或晚於系爭商標申請日，僅其中2021年1月16日中時新聞網及2021年1月19日yahoo!新聞報導，可見標示有據以異議「MI」、「小米」商標之手機廣告。甲證9（同異議附件10、訴願附件10）門市資料(本院卷一第327至344頁)，網站列印日期晚於系爭商標申請日。

⑶又甲證2新聞報導資料、甲證3之部分活動網站頁面、甲證4宣傳活動照片，甲證5之公司歷程（同異議附件6、訴願附件6）、甲證10（同異議附件11、訴願附件11）108年11-12月、109 年、110年1-10月銷售發票及108-109年度財務報告暨會計師查核報告(本院卷一第3245至362頁)，其中該財務報告僅為內部資料，屬於私文書，證據力薄弱外，且參佐甲證15原告所獲准之註冊商標(本院卷一第627至650頁)共有238件，無法得知所主張表列之應付廣告費是否皆係行銷使用據以異議商標之廣告費用，況提供之108至110年發票之部分日期晚於系爭商標申請日(110年7月19日)，其餘於系爭商標申請日前之發票僅有數張，縱使前開部分新聞報導、網站頁面、活動宣傳照片、發票等資料之年份日期早於系爭商標申請日，固可知原告有於我國行銷本判決附圖2編號1至9之據以異議商標於手機商品及其零售批發服務，惟使用行銷時間不長且整體數量尚屬有限，無法得知其銷售情形，以及該等商品或服務之銷售數量及營業額、市場占有率、本判決附圖2編號1至9商標之價值、知名度、予相關事業或消費者熟悉之程度為何，難以執為系爭商標申請時本判決附圖2編號1至9之商標已為相關消費者所熟知之有利論據。

⑷綜上，依原告所提出現有事證以觀，尚不足證明據以異議商標及先使用之「米粉節」商標於系爭商標申請註冊日(110年7月19日）之前，業經原告大量使用已為我國相關事業或消費者熟知而臻著名。

　　
⒋承上，據原告所提出本判決附圖2編號1至9之商標行銷使用之證據資料，尚不足以認定本判決附圖2編號1至9商標在系爭商標申請日(110年7月19日)前已達著名商標之程度，與商標法第30條第1項第11款規定須他人商標已達著名之要件不符。是以，系爭商標之註冊，自無商標法第30條第1項第11款規定之適用。

㈣系爭商標之註冊有商標法第30條第1項第12款規定之適用：

⒈按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」，不得註冊，商標法第30條第1項第12款本文定有明文。本款要件有三：⑴系爭商標相同或近似於據以異議商標；⑵據以異議商標為他人先使用於同一或類似商品或服務之商標；⑶系爭商標之申請人因特定關係知悉據以異議商標存在，意圖仿襲而申請註冊。

⒉商標法第30條第1項第12款所稱「先使用之商標」係指相對於系爭商標為先使用之商標，重在作為商標使用之事實，須符合商標第5條所規定之商標使用要件，原告有先使用本判決附圖2編號1、3至5及編號7至9之據以異議商標，系爭商標有部分指定使用之服務與本判決附圖2編號1、3至5之據以異議商標應屬同一或類似程度不低之服務，均已如前所述。

⒊系爭商標與本判決附圖2編號1、3至5之商標圖樣近似程度雖不高，已如前述，惟經常與本判決附圖2編號7至9之商標搭配使用，而原告係以「米粉」作為自家品牌愛好者之稱呼，在實際使用態樣方面，則以「橘底白字」為主要設計，為表彰原告企業品牌之顏色組合，原告以「米粉」及「米粉節」作為商標文字，陸續在各大電商平台推出促銷活動及相關服務，應認本判決附圖2編號7至9之「白色字體mi搭配底色橘色」、「米粉」、「米粉節」與系爭商標白色字體「米粉生活」、「mifanlife」搭配底色橘色之圖樣在外觀、觀念、讀音構成高度近似。

再由原告自於系爭商標申請日前使用「白色字體mi搭配底色橘色」、「米粉」、「米粉節」商標之甲證2新聞報導資料、甲證3之部分活動網站頁面及甲證17相關媒體報導，如2018年2月13日《每日頭條》報導：「小米粉絲為何被稱作是米粉？這下終於搞明白了」、「最近小米公司生態鏈產品總監就針對這一事情展開解釋說明，他表示倒想讓大家稱小米的粉絲為『白米』、黑粉為『黑米』，但是民意就是這樣，最終『米粉』這個詞彙還是火了起來。現在感覺米粉叫起來朗朗上口，現在感覺就是為小米粉絲量身訂做的一個詞彙」、「米粉(小米手機粉絲團稱呼)」;三立新聞網2019年4月2日報導：「小米米粉節官網塞炸當機網友怒嗆：根本在耍人…台北市行天宮附近的小米之家，排隊人潮從沒間斷，整家店被擠得水泄不通，業者表示在門市開門前就有大批米粉排隊，而官網同樣也因系統流量過載大當機，不少米粉紛紛哀嚎;「除了刻印，你還期待什麼功能呢?」報導，除了使用「米粉節」為商標，其內文刋載：「在2018米粉節中，小米官網mi.com首賣新品有『小米空氣淨化器2S』，售價為NT$4,495元、『米家智慧家庳組合(5件組）』，售價為NT$2，175元、以及『小米藍牙自拍桿』NT$395、『小米半入耳式耳機』NT$365四款」；自由時報2020年4月7日「2020小米米粉節登場！11款新品同步亮相」報導：「為迎接一年一度米粉節盛典，小米台灣宣佈於4月7日10時起至4月12日23時59分止將於小米商城mi.com，小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦店、全國電子與燦坤3C等線上線下全通路舉辦『2020小米米粉節』，並推出11款熱門新品」;最新科技新聞與報導「2020年03月27日小米液晶手寫板確認將於『2020小米米粉節』在台推出」：刋載「每次小米的米粉節活動，總會在台灣 推出多款小米超值鎘熱門新品，而小米台灣除了宣布『2020 小米米粉節』即將在過幾天就要登場，今（27)日稍早也公布第一款將在這次米粉節推出的小米熱門新品就是小米液晶手寫板」;最新科技新聞與報導2021年4月1日「2021小米米粉節將於4/6正式開跑！祭出超級秒殺等豐富優惠，多款新品同步推出（活動優惠整理)」廣告圖中有使用「2021米粉節」有使用「米粉節」為商標，文章內容刋載:「小米台灣今（1)日宣布將於4月6日起展開一年一度的米粉節活動，這次2021米粉節除了每天有滿滿的現券優惠可以領，每天還有超級秒殺的商品優惠！另外，不僅 有多款商品直降價優惠，也有組合購、加價購的優惠。當然，也少不了在本次活動有多款超夯新品也在2021米粉節同步推出！」;中時新聞網2021年4月2日「米粉節『小米11』正式開賣多款智慧家電有感直降」報導，廣告圖片中有使用「米粉節」為商標：「小米將於4月6日至4月11日止，舉辦年度最強檔『2021小米米粉節』…為迎接春假來臨，小米米粉節活動搶先於4月2日起在全台小米實體門市開跑，讓米粉們連假出遊逛街時，提前享受超值優惠。」，且最新科技新聞與報導2015年8月6日「台灣首間小米之家8月7日不畏風雨正式開幕」內文及圖片可見：「座落於台北市行天宮捷運站3號出口旁，一出捷運站便可以看到牆上大大的橘色寫著Mi字樣的招牌」，站在台北小米之家門口之小米人偶帽子上亦有Mi字樣，自由時報2016年12月22日報導內文:「米粉有福了!」」「米粉期盼已久的小米專賣店來了!」，照片亦有顯示標示Mi字樣的燈箱，及原告言詞辯論期日提出之開庭簡報之先使用證據，均有標示橘底白字之「mi」圖樣，足認原告除先使用如本判決附圖2編號7至9為商標，亦慣用橘底白字為其識別設計。

⒋依前揭原告所提出之使用資料，原告透過官方網站及實體店面販售先使用之如本判決附圖2編號1、3至5及編號7至9商標商品多屬於手機、行動電源、藍牙耳機、無線充電器、防藍光眼鏡、液晶手寫板、空氣淨化機、藍牙自拍桿、電子鍋、智慧檯燈、電動打氣機、智慧攝影機、智慧門鈴、運動手環、掃地機器人、電動牙刷、吸塵器、刮鬍刀及寵物飲水機等電子電器商品，且參酌商標法第30條第1項第12款定係以先使用為要件，自應以系爭商標與先使用之商品或服務，具有同一或類似關係之商品或服務為限，始得請求撤銷系爭商標之註冊，本院認定系爭商標指定使用於第35類如本判決附表一之服務與先使用之據以異議商標編號1、3至5、編號7至9商標商品之銷售及網路、實體通路之廣告行銷服務應屬同一或類似之商品或服務，系爭商標指定使用於如附表二於35類所示服務部分則非屬同一或類似之商品或服務。

⒌參加人於104人力銀行有刊登徵才公告，產業類別為「電腦軟體服務業」，主要經營「網際網路相關業」及「網路購物」，並在公司介紹欄位聲稱：「藍點數位科技有限公司成立於2013年，是販售小米旗下3C家電周邊商品代理通路商，也有網路銷售批發業務，公司發展至今已有十年，從實○○市○○路購物平台都有經營，然而公司有意要擴充所以積極尋找人才、網路平台方面蝦皮、yahoo、露天、momo、PChome都有經營」，可認參加人是原告的競爭同業。然原告並未授參加人於台灣代理銷售「小米」系列商標之商品，參加人竟於公司介紹中聲稱其為原告在台灣之代理商，不僅有誤導消費者二者所提供之商品及服務具備關聯性，更為攀附原告長期建立之知名度及商譽之行為，再經原告於2022年3月委由「汎亞全球顧問有限公司」針對參加人進行調查後確認（調查期間：2022年3月2日至3月13日），其於實體店面及官方網站均以販售據以異議「MI」、「小米」系列商標之家電生活產品為主要營業項目，在品項名稱上均以「小米」、「米家」等文字陳列於網頁，更將系爭商標以「橘底白字」之風格樣式標示於網頁左上角及臉書粉絲專頁上。

由上述原告及參加人之使用資料可知，在系爭商標申請日（2021年7月19日）前，原告商品之愛好者不僅以「米粉」自稱，原告更經常以「米粉節」商標使用於指定之市場營銷、特定商品零售服務等服務，對於台灣消費者而言，「米粉節」為原告創用且專屬之標識。又參加人並非原告在台灣的合法代理商，尤其原告於實際使用「MI」時係以「橘底白字」為主要設計風格，參加人亦以此一態樣作為系爭商標圖樣之設計，二者之實際使用型態近乎雷同，且原告先使用商標「白色字體mi搭配底色橘色」、「米粉」、「米粉節」亦搭配如本判決附圖2編號1、3至5商標使用，參加人實難諉為不知。綜上事證，參加人申請註冊系爭商標於第35類服務上實難謂為巧合，足證參加人確實已知悉據以異議之先使用商標「白色字體mi搭配底色橘色」、「米粉」、「米粉節」之存在，依一般經驗判斷可知，參加人之行為顯有仿襲之惡意而申請註冊系爭商標。

⒍承上，原告有先使用本判決附圖2編號1、3至5及編號7至9之據以異議商標，本判決附圖2編號1、3至5、編號7至9之商標係互相搭配使用，足以形成系列商標之印象，且系爭商標與本判決附圖2編號7至9之商標近似程度高，系爭商標指定使用於第35類如本判決附表一之服務與先使用之據以異議商標編號1、3至5及編號7至9有部分應屬同一或類似程度不低之服務，且原告即系爭商標之申請人因特定關係知悉據以異議商標存在，意圖仿襲而申請註冊。因此，系爭商標指定使用於如附表一所示服務部分違反商標法第30條第1項第12款之規定，至於系爭商標指定使用於如附表二所示服務部分則未違反商標法第30條第1項第12款之規定。　

七、綜上所述，本件系爭商標之註冊並未違反商標法第30條第1項第10款、第11款之規定，且系爭商標指定使用於如附表二所示服務部分亦未違反商標法第30條第1項第12款之規定，是原處分就上開部分為異議不成立之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，原告就此部分訴請撤銷原處分及訴願決定，並請求命被告就該部分為異議成立之處分，為無理由，應予駁回。但系爭商標指定使用於如附表一所示服務部分違反商標法第30條第1項第12款之規定，是原處分就此部分為異議不成立之處分，尚有未洽，訴願決定予以維持，亦有未合，原告訴請撤銷此部分之原處分與訴願決定，為有理由，應予准許，且此部分事證已臻明確，爰依行政訴訟法第200條第3款規定，由本院自為判決，命被告就系爭商標指定使用於附表一部分服務之註冊，為異議成立撤銷註冊之處分。

智慧財產第二庭
審判長法 官　彭洪英
法 官　汪漢卿
法 官　曾啓謀　　　　

附圖1 系爭商標

註冊第2194007號
申請日：民國110年07月19日
註冊日：民國111年01月01日
註冊公告日：民國111年01月01日
指定使用類別：
(第035類)
戶外廣告；市場行銷；目標行銷；企業識別體系設計；各種廣告招牌設計；各種廣告招牌製作；每點擊付費廣告；型錄設計；為他人促銷產品服務；為他人提供促銷活動；為企業企劃折扣卡以促銷其商品或服務為目的之服務；為促銷的搜尋引擎最佳化；為商業或廣告目的提供使用者排名；為商業或廣告目的提供使用者評分；為商業或廣告目的提供使用者評論；為商業或廣告目的彙編資訊索引；為商業或廣告目的編網頁索引；為軟體發行業者提供行銷服務；為零售目的在通訊媒體上展示商品；飛行常客方案的管理；消費者忠誠度方案的管理；商店擺設設計；商店櫥窗裝飾；商品現場示範；商標設計；張貼廣告；產品簡介設計；報章廣告設計；郵購型錄廣告；傳播媒體廣告時段租賃；經由贊助宣傳商品及服務；經由贊助體育賽事宣傳商品及服務；電台廣告；電視廣告；電視購物節目製作；電腦網路線上廣告；電話行銷服務；網站訪問量最佳化；網路行銷；網路廣告設計；廣告；廣告片製作；廣告代理；廣告企劃；廣告版面設計；廣告促銷模型製作；廣告宣傳；廣告宣傳本出版；廣告宣傳品遞送；廣告美術設計；廣告設計；廣告傳播策略諮詢；廣告概念開發；廣告資料更新；廣告製作；廣告劇本編寫；廣告模型設計；廣告稿撰寫；樣品分發；雜誌廣告設計；代理國內外廠商各種產品之投標；代理國內外廠商各種產品之報價；代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷；代理國內外廠商各種產品之經銷；代理彩券經銷；代理進出口服務；代理經銷服務；協助企業對外採購服務；為其他企業採購商品及服務；開發票服務；成本價格分析；提供各種產品之價格比較及評估；提供商品行情；價格比較服務；貨物公證；文字處理；打字；為他人撰寫簡歷；書面訊息和資料的登錄；訊息抄寫（辦公事務）；速記；影印；建立電腦資訊系統資料庫；為他人提供電腦資料庫檢索；登錄資料的更新和維護；電腦文字處理；電腦資料庫資料更新和維護；電腦資料庫資訊編輯；電腦資料庫管理；電腦檔案管理；代客記帳服務；企業審計；財務報告之查核簽證；財務報表製作；財務審計；帳務稽核；統計服務；統計資料彙編；稅務文件準備；稅務代理；稅務申報服務；稅務簽證；會計簽證；辦理會計制度之設計修訂；辦理會計業務；薪資帳冊製作；簿記；人力資源管理顧問；人事管理諮詢；人事管理顧問；市場分析；市場研究；市場研究及分析；企業查詢；企業研究；企業風險管理；企業效率專業服務；企業效率專業諮詢；企業組織諮詢；企業評價；企業買收之仲介及有關之諮詢顧問；企業搬遷的行政服務；企業管理和組織諮詢；企業管理諮詢；企業管理顧問；企業調查；存貨庫存管理；自由職業者的事業管理；行銷研究諮詢顧問；行銷顧問；投標（需求建議書）行政協助；投標行政協助；表演藝術家事業管理；為他人協商商業合約；為他人授權之商品及服務提供商業管理；為第三方商業交易進行協商及締結；旅館經營管理；商業居間媒介服務；商業或行銷目的的消費者分析；專業企業諮詢；媒合潛在私人投資者與需要資金企業家的商業仲介服務；提供企業加盟及連鎖經營管理之諮詢顧問；提供企業資訊；提供商業和企業聯繫資訊；提供商業資訊；經濟預測；運動員事業管理；演藝經紀服務；營建計劃之商業專案管理服務；臨時性企業管理；職員選擇之心理測驗；藉由網路提供企業資訊；競爭情報服務；工商管理協助；公司行政管理業務之承包；公務會面行程的安排服務；公務會面的提醒服務；企業經營協助；企業管理協助；安排報紙訂閱；為他人提供償付方案的商業管理；為無法接聽電話用戶提供電話答覆；秘書服務；新聞剪報服務；電話代接服務；電話總機服務；對購物訂單提供行政處理服務；醫療轉診的行政服務；公關；公關溝通策略諮詢；公關顧問；企業溝通服務；協尋贊助廠商；商業遊說服務；媒體關係服務；人力仲介；人力派遣；人員招募；職業介紹；古董拍賣；拍賣；珠寶拍賣；網路拍賣；藝術品拍賣；市場情報服務；市場調查；市場調查顧問；民意調查；意見調查；電視收視率調查；輿論調查；為商品及服務之買方和賣方提供線上市集；電子廣告看板租賃；電視牆租賃；網路廣告看板租賃；廣告空間租賃；廣告宣傳器材租賃；廣告看板租賃；廣告牆租賃；共同工作場所的辦公設備租賃；收銀機租賃；影印機租賃；辦公設備租賃；辦公機器租賃；為工商企業籌備展示會服務；為工商企業籌備商展服務；為工商企業籌備博覽會服務；為促銷目的籌辦時裝表演；展覽會場佈置；籌備展銷會；籌備商業性或廣告目的性的展示會；百貨商店；為消費者選擇商品服務提供資訊和諮詢；郵購；電視購物；網路購物；購物中心；電器用品零售批發；電子材料零售批發；電信器材零售批發；電腦周邊配備零售批發；寵物用品零售批發；售貨架出租；販賣機租賃；為他人安排電訊服務預約；加水站服務；二手商品買賣之仲介服務；商品買賣之仲介服務；藉由網路提供商品交換之仲介服務。


附圖2 據以異議商標

編號1
註冊第1577663 號
申請日：民國101年5月31日
註冊日：民國102年5月1日
註冊公告日：民國102年5月1日
指定使用類別：
(第035類)
優先權日民國100年12月5日 中國大陸：
電腦網路線上廣告；廣告代理。
優先權日民國101年5月28日 中國大陸：
廣告；為他人授權之商品及服務提供商業管理；為他人促銷產品服務；市場行銷；
無優先權：
廣告企劃；廣告設計；廣告製作；廣告宣傳；廣告宣傳品遞送；代理進出口服務；代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷；為他人提供促銷活動；為零售目的在通訊媒體上展示商品；企業管理顧問；工商管理協助；企業管理和組織諮詢；市場研究及分析；行銷研究諮詢顧問。

編號2
註冊第2240248 號
申請日：民國110年10月1日
優先權日：民國110年4月2日 中國大陸
註冊日：民國111年8月1日
註冊公告日：民國111年8月1日
指定使用類別：
(第035類)
廣告；每點擊付費廣告；電腦網路線上廣告；為消費者選擇商品服務提供資訊和諮詢；價格比較服務；透過網站提供商業資訊；為商品及服務之買方和賣方提供線上市集；為他人促銷產品服務；進出口代理；人事管理諮詢；網站訪問量最佳化；建立電腦資訊系統資料庫；會計；尋找贊助；自動售貨機出租；銷售展示架出租；藥物、獸醫用藥、衛生用製劑和醫療物品零售服務；藥品零售或批發服務；動物用藥零售或批發服務。

編號3
註冊第1589578 號
申請日：民國101年5月31日
優先權日：民國101年5月28日 中國大陸
註冊日：民國102年7月16日
註冊公告日：民國102年7月16日
指定使用類別：
(第035類)
為他人授權之商品及服務提供商業管理；無優先權：企業管理顧問；工商管理協助；企業管理和組織諮詢；市場研究及分析；行銷研究諮詢顧問。

編號4
註冊第1592733 號
申請日：民國101年5月31日
註冊日：民國102年8月1日
註冊公告日：民國102年8月1日
指定使用類別：
(第035類)
市場行銷；電腦網路線上廣告；網路廣告設計；廣告；廣告代理；廣告企劃；廣告宣傳；代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷；代理進出口服務；市場研究；行銷研究諮詢顧問；企業經營協助；家庭日常用品零售批發；電子材料零售批發；電腦周邊配備零售批發；電腦硬體零售批發。
(第037類)
電腦硬體安裝保養及修理；網路線架設。
(第043類)
冷熱飲料店；咖啡館；酒吧；速食店；飯店；餐廳；旅館；火鍋店；牛排館；居酒屋。

編號5
註冊第 1866214號
申請日：民國105年7月13日
註冊日：民國106年9月1日
註冊公告日：民國106年9月1日
指定使用類別：
(第007類)
農業機械；收網機（捕魚具）；稻穀粉碎機；動物剪毛機；擠奶機；木材加工機；造紙機；紙尿褲生產設備；印刷機；編織機；染色機；製茶機械；電動食物攪拌機；汽水飲料製造機；工業用捲煙機；製革機；縫合機；自行車組裝機械；陶工旋盤；雕刻機；電池機械；製繩機；製搪瓷機械；製燈泡機械；包裝機；煤球機；食品加工機（電動）；洗衣機；模壓機械；模壓加工機器；玻璃加工機；化肥製造設備；化學工業用電動機械；清洗用機械；軋鋼機；鑽探裝置（浮動或非浮動）；壓路機；起重機；鑄造機械；蒸汽機；內燃機點火裝置；水輪機；迴紋針機；拉鍊機；機械台架；電動剪刀；光學鏡片冷加工機械；氣體分離設備；塗漆機；發電機；淨化冷卻空氣用過濾器（引擎用）；離心機；機器、馬達和引擎的液壓控制器；空氣冷凝器；液壓聯軸器；機器軸承；滑輪膠帶；軸承（機器零件）；電焊機；廢棄物處理裝置；壓濾機；篩選機；篩分機；工業用揀選機；過濾機；電控拉窗簾裝置；電動卷門機；滾筒（機器零件）；貼標籤機（機器）；電動擦鞋機；球拍穿線機；自動售貨機；航空加油車接頭；貯液器（機器零件）；電鍍機；噴霧機；非手動的農業器具；紡織工業用機器；製食品用電動機械；電動製飲料機；紡織品用便攜式旋轉蒸汽熨壓機；熨衣機；電腦刻字機；洗碗機；廚房用電動軋碎機；家用豆漿機；食品磨粉機；塑膠加工器；麵包切割機；升降機操作裝置；水力渦輪機；機器人（機械）；非手動的手持工具；眼鏡片加工設備；自行車用發電機；汽車發動機活塞；清潔用吸塵裝置；掃地機器人；３Ｄ印表機；電解裝置。
(第009類)
筆記型電腦；複印機（照相、靜電、熱）；聲波定位儀器；攝像機；測壓計、測重計、精密測量儀器、非醫療用溫度計；電纜；放大器；傳感器；電子防盜裝置；煙霧探測器。計步器；郵戳檢驗器；驗鈔機；自動售票機；商品電子標籤；衡器；電子公告牌；放大設備（攝影）；鏡（光學）；半導體；晶片（積體電路）；遙控裝置；視頻顯示屏；光導纖維（光學纖維）；熱調節裝置；避雷器；滅火器；工業用放射設備；救生網；眼鏡；電池；動畫片；照蛋器；叫狗哨子；裝飾磁鐵；電子圍籬；便攜式遙控阻車器；電熱襪；電腦；可下載之電腦應用軟體；已錄電腦程式；電腦程式（可下載軟體）；電腦軟體（已錄製）；平板電腦；資料處理設備；電腦顯示器、電腦鍵盤、資料讀取機、條碼讀取機；電子出版物（可下載）；傳真機；感應器（電）；晶體管（電子）；滑鼠；電子詞典；智慧卡（積體電路卡）；智慧眼鏡（資料處理）；智慧手錶（資料處理）；電子出版物（可下載）；電腦遊戲軟體；電腦硬體；秤；信號燈；調制解調器、數據機；運載工具用導航儀器（隨載電腦）；全球定位系統（ＧＰＳ）設備；智慧手機；手機螢幕；電子監控裝置；電視；耳機；電子圖書閱讀器；電影攝影機；照相機（攝影）；自拍桿（手持單腳架）；土壤取樣儀；運載工具用測速儀；運載工具駕駛和控制模擬器；立體鏡；電線；電子晶片；可變電感器；顯示器；遙控器；個人用防事故用裝置；電門鈴；行動電源裝置；幻燈片；電熱手套；訓練動物用電子項圈；智慧手錶。
(第010類)
血壓計；醫療器械和儀器；電動牙科設備；電療器械；醫療用口罩；奶瓶；避孕套；植髮用毛髮；矯形用品；傷口縫合材料；便攜式一次性消毒小袋。
(第011類)
燈；運載工具用燈；空氣淨化用殺菌燈；燙髮用燈；乙炔燈；微波爐、電磁爐、家用製麵包機、電咖啡機；野餐燒烤用火山岩石；冰箱；空氣調節裝置；頭髮用吹風機；蓄熱器；舞臺煙霧機；供暖裝置；自動澆水裝置；衛生器械和設備；水淨化裝置；電暖器；瓦斯點火槍；聚合反應設備；電燈；照明器械機裝置；發光二極體（ＬＥＤ）照明裝置；空中運載工具用照明設備；自行車車燈；電鍋；電炊具；電烘烤器；電壓力鍋（高壓鍋）；電熱水壺；全能電氣鍋；電開水器；冰櫃；冷凍設備和裝置；空氣調節用過濾器；風扇（空氣調節）；空氣乾燥器；個人用電風扇；空氣淨化裝置和機器；織物蒸汽掛燙機；廚房用抽油煙機；吹風機；空調；加熱裝置；暖氣片；抽水馬桶；太陽能熱水器；洗滌用熱水器（煤氣或電加熱）；水過濾裝置；電暖氣；瓦斯點火器；乾衣機。
(第012類)
鐵路車輛；汽車；汽車車輪；自行車；折疊行李車；輪椅；汽車輪胎；運載工具用座椅；機車；運載工具用輪胎。自行車、腳踏車用打氣筒；纜車輸送設備及裝置；雪橇（運載工具）；補內胎用全套工具；空中運載工具；水上運載工具；電動交通工具；遙控運載工具（非玩具）；餐飲車（廂式）；兒童安全座（運載工具用）；平衡車；折疊式自行車；小推車。
(第014類)
首飾盒；鐘錶指針（鐘錶製造）；錶；簧片（鐘錶製造）；未加工或半加工貴重金屬裝飾品（首飾）；胸針（首飾）；項鍊（首飾）；戒指（首飾）；珍珠（珠寶）；手錶，手環，手環腕帶，手錶腕帶。
(第016類)
書寫用紙、衛生用紙；複寫紙；紙巾；紙或紙板製告示牌；小冊子；硬紙管；印刷出版物；雜誌（期刊）；圖畫；包裝用紙袋或塑膠袋（信封、小袋）；書籍裝訂材料；文件夾、釘書機、便條盒、標籤；墨水；印章（印）；書寫工具；文具或家用膠條；繪畫儀器；畫家用畫架；電動或非電動打字機；自然科學教具、教學用紙製模型；模型材料；念珠；粉筆；地球儀；教學掛圖。
(第020類)
塑膠鑰匙卡（未編碼、非磁性）；非金屬製識別牌；家庭寵物用窩；非金屬製識別手環；骨灰盒；非金屬製門把；傢俱；草編織物（草蓆除外）；非金屬掛衣鉤；枕頭；非金屬箱；玩具箱；軟梯；人體模型；裝飾珠簾；食品用塑膠裝飾品。
(第021類)
家用或廚房用容器；小玻璃瓶（容器）；瓷製裝飾品；瓷、陶瓷、陶土或玻璃藝術品；茶具（餐具）；洗衣用晾衣架；薰香爐；梳；製刷原料；電動刷；牙刷；牙籤；化妝用具；未加工或半加工玻璃（建築玻璃除外）；家庭寵物用籠；室內植物培養箱；捕蟲器；保溫瓶；暖水瓶；掃帚；家務手套。
(第025類)
服裝；嬰兒全套衣；滑水防潮服；防水服；化裝舞會用服裝；鞋（腳上的穿著物）；帽；襪；手套（服裝）；圍巾；服裝帶（衣服）；十字褡；修女頭巾；浴帽；睡眠用眼罩；婚紗。
(第028類)
遊戲器具；遊戲機；遊戲套環；玩具；棋；運動用球；鍛鍊身體器械；射箭用器具；體育活動器械；狩獵用哨子；游泳池（娛樂用品）；塑膠製助跑道；保護墊（運動服配件）；連冰刀的溜冰鞋；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）；釣魚用具；啦啦隊用指揮棒；球拍用吸汗帶；偽裝掩蔽物（體育用品）；抽獎用刮刮卡。
(第035類)
廣告；商業管理顧問；市場行銷；替他人推銷；人員招收；商業企業遷移；電腦資料庫資訊系統化；會計；自動售貨機出租；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療用品的零售或批發服務。
(第038類)
新聞社；資訊傳輸；提供線上論壇；行動電話通訊；提供網路聊天室；數位檔案傳送；提供資料庫存取；提供連接全球電腦網路之電信通訊服務；電腦終端機通訊傳輸；電腦輔助資訊和圖像傳輸；通訊之資訊服務；衛星傳送。
(第042類)
技術研究；質量檢測、品質檢測；測量；化學研究；生物學研究；氣象資訊；材料測試；工業品外觀設計；室內裝飾設計；服裝設計；電子資料儲存服務；將實體資料或文件轉換成電子載體；電腦軟體更新；電腦程式設計；提供網路搜尋引擎；雲端運算；藉由網站提供電腦技術和程式設計之資訊；軟體即服務〔ＳａａＳ〕；電腦軟體設計；遠距資料備份；藝術品鑑定；筆跡分析（筆跡學）；人工造雨、雲種散播；書畫刻印藝術設計；無形資產評估；替他人秤量貨物；地圖繪製服務。

編號6
註冊第2045464號商標
申請日：民國108年7月29日
註冊日：民國109年3月1日
註冊公告日：民國109年3月1日
指定使用類別：
(第035類)
廣告宣傳；藉由網路提供企業資訊；為商品及服務之買方和賣方提供線上市集；為他人提供促銷活動；人事管理諮詢；企業營業點評估；電腦資料庫資訊編輯；辦理會計業務；販賣機租賃；協尋贊助廠商；售貨架出租；代理進出口服務；提供商品行情；貨物公證；職業介紹；拍賣；市場調查；辦公機器租賃；為工商企業籌備商展服務；為消費者選擇商品服務提供資訊和諮詢；為他人安排電訊服務預約；加水站服務；商品買賣之仲介服務；農產品零售批發；飲料零售批發；衣服零售批發；家具零售批發；家庭日常用品零售批發；清潔用品零售批發；藥物零售批發；文教用品零售批發；鐘零售批發；眼鏡零售批發；建材零售批發；電子材料零售批發；汽車零售批發；首飾零售批發；攝影器材零售批發；畜產品零售批發；水產品零售批發；化粧品零售批發；運動用品零售批發；機械器具零售批發；機車零售批發；自行車零售批發；燃料零售批發；喪葬用品零售批發；宗教用品零售批發；食品零售批發；布疋零售批發；髮飾品零售批發；鞋零售批發；皮件零售批發；室內裝設品零售批發；美容用具零售批發；嬰兒用品零售批發；衛浴設備零售批發；電腦軟體零售批發；寵物用品零售批發；菸零售批發；酒零售批發；廚房設備零售批發；精密儀器零售批發；度量衡器零售批發；交通標誌器材零售批發；消防安全設備零售批發；手工藝品零售批發；情趣用品零售批發；檳榔零售批發；花卉零售批發；茶葉零售批發；樂器零售批發；醫療器材零售批發；動物用藥零售批發；照明器具零售批發；可下載之數位音樂線上零售。



編號7
商標/類別(第35類)



編號8
商標/類別(第35類)



編號9
商標/類別(第35類)

娛樂法(遊戲 專利 商業方法 機器或轉換標準）殺價式拍賣之方法：法院認為，「殺價式拍賣之方法」專利僅是關於人為規則的商業方法本身，與電腦硬體及程式軟體等技術並無相關，並未與特定機器或裝置相結合，或將特定物轉換為不同狀態或事物發明，欠缺「技術特徵」，並非「發明」，不得取得專利。

智慧財產法院102年度民專上字第25號民事判決（2013.10.31）

上 訴 人 楊O成

被 上訴 人 中華網龍股份有限公司

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國102 年1 月25日本院101 年度民專訴字第56號第一審判決提起上訴，本院於102年9月26日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

一、兩造聲明及陳述：

（一）上訴人於原審起訴主張：

其為發明專利第I305629 號「殺價式拍賣之方法」（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自民國98年1 月21日至114 年10月20日止。被上訴人推出線上遊戲天子傳奇online洪武大帝遊戲（下稱系爭遊戲一）、夢之三國萌化大革命online遊戲（下稱系爭遊戲二）與龍騰三國online遊戲（下稱系爭遊戲三），依被上訴人經營線上遊戲商城並提供競價拍賣活動之操作規則，規定於每次投標時支付一定之投標金，結標時依「最低價」且「唯一」之規則為得標者之判定，其所使用拍賣方法之流程及結果，與實施系爭專利之技術特徵及結果相同，系爭遊戲一、二、三已落入系爭專利申請專利範圍第1 至5項，爰依92年2 月6 日修正公布，93年7 月1 日施行之專利法（下稱修正前專利法）第56條第2 項、第84條第1 項、第85條第1 項第2 款規定，提起本件訴訟。...

二、兩造不爭執事項：（見本院卷第122頁）
（一）上訴人係系爭專利之專利權人，專利期間自98年1 月21日至114 年10月20日止。
（二）系爭遊戲一、二、三為被上訴人所推出之線上遊戲，線上遊戲商城並提供競價拍賣活動。

三、本件依民事訴訟法第463 條準用同法第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定整理並協議簡化爭點如下：

（一）系爭專利有無應撤銷原因？
１、系爭專利申請專利範圍第1 至5 項之技術特徵是否非屬利用自然法則之創作有違修正前專利法第21條之規定而有應撤銷之原因？
２、系爭專利申請專利範圍第1 至5 項之技術特徵是否有違修正前專利法第26條第2 項或第3 項之規定而有應撤銷之原因？
３、被證2 、5 、6 之組合可否證明系爭專利申請專利範圍第
1 至5 項不具進步性？

（二）系爭遊戲一、二、三之競標方法是否落入系爭專利申請專利範圍第1 至5 項？

（三）上訴人依修正前專利法第84條第1 項、第85條第1 項第2款對被上訴人請求500 萬元是否有理由？

（四）上訴人依修正前專利法第84條第1 項對被上訴人請求不得實施與系爭專利相同之方法或其他侵害上開專利之系統或方法是否有理由？

四、得心證之理由：

（一）系爭專利有無應撤銷原因？

１、按民事訴訟當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定；前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。本件被上訴人既抗辯系爭專利有得撤銷之原因，本院即應就系爭專利有無撤銷之原因自為判斷。又系爭專利申請日為94年10月21日，經智慧財產局審查於98年1 月21日准予專利，其是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准審定時所適用92年2 月6 日修正公布、93年7 月1 日施行之專利法規定論斷。

２、系爭專利技術內容：依據系爭專利圖式第4 圖（如附圖），以及依據系爭專利說明書第12頁倒數第1 段：「而本發明亦舉一例說明，參閱第四圖所示其賣方提供貨品及想要收到的定價金額(41)為1,000 元，拍賣系統店家設定300 次的下標機會，且起標金額由200 元往下標（亦可設定由1,000 元往下標），其下標金額範圍可由200 元到0 元之間的任意金額，下標方式採用暗標，使他人不知投標金額，每次下標拍賣系統店家向投標者收取5 元的投標金，如此在300 次的下標機會達成後，拍賣系統店家將會收到投標金共1,500 元加上唯一最低價(40)之投標者所投標之金額3 元，總收入1,503 元，支付給賣方1,000 元及商品給予得標者之買方後，得有503 元的拍賣系統店家收入，如此，買方如果只投標一次即得標時，只需花費投標金5 元加上投標之金額
3 元，即可以8 元的低價買到價值1,000 元的商品，而賣方得到其想要的定價金額1,000 元，拍賣系統店家也收取到佣金503 元，達到三方滿足之殺價式拍賣之方法功能者。」（見原審卷㈠第86頁），可知系爭專利技術係【賣方】設定一個想收到的「定價金額」（1,000 元），【拍賣系統店家】則依「定價金額」（1,000 元）相對應設定一個「下標次數」（300 次），設定每次【買方】下標需花費「投標金」（5 元），在【買方】下標之次數達到「下標次數」（300 次）後結束下標，由不重複且最低金額之「投標金額」（3 元）之【買方】得標，此時，「總收入」等於得標【買方】之「投標之金額」再加上「下標次數」乘以「投標金」（3 +300 X 5 = 1,503元），【賣方】將會獲得其所想要收到的「定價金額」（1,000 元）、「拍賣系統店家」將會收到「總收入」減去「定價金額」之「佣金」（1,503 - 1,000 =503元）、得標之【買方】將會以「投標金」加上「投標之金額」（5 + 3 = 8 元）買到價值「定價金額」（1,000 元）之商品，以此達到【賣方】、【拍賣系統店家】以及得標之【買方】三方皆贏的結果。

３、系爭專利申請專利範圍共計5 項，其中第1 項為獨立項，其餘為附屬項（主要圖面如附圖所示）。上訴人主張系爭遊戲侵害系爭專利申請專利範圍第1 至5 項。

（１）第1 項：一種殺價式拍賣之方法，係包括一拍賣系統，該拍賣系統包括至少一電腦硬體及至少一程式軟體，該拍賣系統係藉由以下步驟完成拍賣：
一、系統設定系統設定出該拍賣標的物之「拍賣系統店家」、「起標價」、「每次之投標金」及「投標次數限制」或「投標期限」等條件；
二、提供下標系統開始提供買家依需求選擇標的物，並可提供買家輸入下標指令，每一筆下標動作均由系統扣除一定之設定投標金；
三、檢視點數系統在接受買家之下標指令後，即自動檢視比對該買家是否在系統內存有足夠點數，如果為「否」則由系統通知下標者需補充點數；
四、輸入下標金額如系統比對之結果為「是」，則系統便顯示供買家輸入下標金額；
五、記錄應扣除點數在買家下標後，每筆下標金額均由系統記錄應扣除之點數；
六、判讀是否結標拍賣系統在綜合所有設定之結標條件後，由系統判斷是否結標；如果為「否」，則系統繼續開放供買家下標，如果為「是」則系統便予以結標，關閉拍賣平台；
七、判讀是否有買家得標接著系統進行是否得標之判斷，如果為「否」則系統逕結束拍賣，而形成流標之狀態，並將投標者所付之投標金全數歸還；如果系統判斷之結果為「是」，則系統將依『最低價』且『唯一』投標者的規則，進行得標者的判定，當判定完成則進行得標通知之動作，將得標結果通知得標者後，則由系統結束此標的物之投標流程。
（２）第2 項：依據申請專利範圍第1 項所述之殺價式拍賣之方法，其中，該拍賣系統店家可決定是否再跟賣家收取佣金。
（３）第3 項：依據申請專利範圍第1 項所述之殺價式拍賣之方法，其中，該拍賣系統店家亦可設定以賣方設定之起標價，以向下或向上採用投標金額越高或越低之唯一者得標。
（４）第4 項：依據申請專利範圍第1 項所述之殺價式拍賣之方法，其中，該投標之下單方式可採網路、電話者。
（５）第5 項：依據申請專利範圍第1 項所述之殺價式拍賣之方法，其中，該『唯一』投標者係以標售商品數量決定。

４、系爭專利申請專利範圍第1 至5 項之技術特徵是否非屬利用自然法則之創作有違修正前專利法第21條之規定而有應撤銷之原因？

（１）修正前專利法第21條規定：「發明，指利用自然法則之技術思想之創作」，申請專利之發明必須符合發明之定義，始為專利法所規定之發明，否則不得准予專利；依修正前專利法第21條發明之定義，申請專利之發明必須是利用自然界中固有之規律所產生之技術思想的創作。

由該定義之意旨，專利法所指之發明必須具有技術性（technical character ），即發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段。申請專利之發明是否具有技術性，係其是否符合發明之定義的判斷標準。

申請專利之發明是否符合發明之定義，應考量申請專利之發明的內容而非申請專利範圍的記載形式，據以確認該發明之整體對於先前技術的貢獻是否具有技術性；亦即考量申請專利之發明中所揭露解決問題的手段，若該手段具有技術性，則該發明符合發明之定義。

其次，商業方法為社會法則、經驗法則或經濟法則等人為之規則，商業方法本身之發明，非利用自然法則，不符合發明之定義。至於商業方法係利用電腦技術予以實現者，其技術手段之本質並非商業方法本身，而為藉助電腦硬體資源達到某種商業目的或功能之具體實施方法。若該方法解決問題的手段整體上具技術性，則符合發明之定義。惟若該方法利用電腦的目的之一即在取代人工作業，將原本屬於人類的作業方法單純的利用電腦予以實施者，自不具技術思想，即不具技術性。換言之，商業方法是否符合發明專利之適格，其中之一作為判斷之標準，可視該技術方法是否與特定機器（machine ）或裝置（apparatus ）相結合，或該技術方法是否得將特定物轉換（transform ）為不同狀態或事物，然無論是與特定機器結合或將特定物進行轉換，仍必須對申請專利範圍構成有意義之限制且為其中心目的，亦即具有技術性，而非僅解決主要問題以外不重要之部分，此即所謂「機器或轉換標準」（machine or transformation test），固然此標準未明文規定於我國專利法條文，亦非屬判斷商業方法是否符合專利適格之唯一判斷依據，然仍不失為判斷商業方法是否符合專利適格即是否屬利用自然法則之技術思想創作的其中一種判別標準。

（２）依系爭專利說明書第5 至7 頁【先前技術】所載：「…拍賣模式包括英式、荷式、秘密投標以及雙式拍賣等…不管是線上購物或是實體購物，賣家總希望能將東西賣的價錢越高越好，而買家總是希望買到的東西價錢能越低越好…在這種賣家想賣高價與買家想買低價的心理因素裡，有時候實在是不容易找到一個平衡點。習用現今普遍使用之英國式拍賣系統，該拍賣系統就是由賣家訂一個底價讓眾多買家出價，出價的方式是由底價的金額往上加，買家出價錢，出的『最高價』的『那一個唯一的人』得標…如現行大家都很熟悉的YAHOO 拍賣、eBay拍賣、富比士拍賣…等等，皆屬之…，上述習知之拍賣系統仍存在有下列缺失：一、賣方需定出底價，因賣方會考慮底價是否太高，故所定出的底價並非賣方所想要得到的價格。二、當結標後，賣方收取到買方之標金，然需付標金的一部份當作佣金給予店家，造成賣家會將佣金成本轉嫁於買家上。三、拍賣所得係僅能儘量滿足賣方，或使賣方受益，而相對的買方就必須付出儘量滿足賣方之高價，而如果賣方沒有達到預期，買方也必須付出標到商品的高價，如此僅能單方受惠之拍賣方法具缺失者。四、買方需付出只有越來越高的標價，永遠無法買到低於起標價之檟格，甚至買到高於目前市價的價錢」等語（見原審卷㈠第79至81頁），可知系爭專利申請前之先前技術，包含線上購物、實體購物及習用現今普遍使用之英國式拍賣系統（如YAHOO 拍賣、eBay拍賣、富比士拍賣）等習知拍賣系統主要具有四項缺點，惟其所述先前技術缺點皆僅與商業方法之人為規則有關，與電腦硬體及程式軟體等技術並無相關，並未與特定機器或裝置相結合，或將特定物轉換為不同狀態或事物，是系爭專利申請前習知技術之問題點，並非在於執行商業方法之電腦硬體及程式軟體，而在於商業方法本身。

（３）依系爭專利說明書第7 頁【發明內容】第1 段：「欲解決之技術問題點：習知之拍賣方式，採用賣家訂一個底價讓眾多買家出價，出價的方式是由底價的金額往上加，買家出價錢，出的『最高價』的『那一個唯一的人』得標。其金流的流向就是得標者須付給賣家得標金，賣家收取得標金後出貨，拍賣系統店家再跟賣家收取佣金」（見原審卷㈠第81頁），可知系爭專利之發明所欲解決問題係習知拍賣方式的規則缺點，僅與商業方法之人為規則有關，與電腦硬體及程式軟體等技術無關，並未與特定機器或裝置相結合，或將特定物轉換為不同狀態或事物。

（４）關於系爭專利之發明解決問題的手段，依專利說明書第7 至8 頁【發明內容】第2 段：「解決問題之技術特點：一種殺價式拍賣之方法，該拍賣系統係藉由以下步驟完成拍賣：一、系統設定…二、提供下標…三、檢視點數…四、輸入下標金額…五、紀錄應扣除點數…六、判讀是否結標…七、判讀是否有買家得標…」（見原審卷㈠第81至82頁）所載，系爭專利之發明解決問題的手段係在改變習知拍賣方式的人為規則，即提供另一種殺價式拍賣之方法，惟其僅與商業方法之人為規則有關，與電腦硬體及程式軟體等技術無關，並未與特定機器或裝置相結合，或將特定物轉換為不同狀態或事物。

（５）關於系爭專利之發明整體對於先前技術的貢獻是否具有技術性之判斷，依系爭專利說明書第8 頁末行至第9 頁首段所載：「對照先前技術之功效：提供一種殺價式拍賣之方法，其有別於先前技術之『最高價』的『那一個唯一的人』得標，本發明採誰是那一個價錢出『最低價』的『唯一』的人，即可在殺價式拍賣之方法得標」（見原審卷㈠第82至83頁），可知系爭專利之發明整體對於先前技術的貢獻僅在於習知拍賣方式人為規則之改變（將先前技術之『最高價』的『那一個唯一的人』得標之人為規則改變為出『最低價』的『唯一』的人得標），其僅與商業方法之人為規則有關，與電腦硬體及程式軟體等技術無關，並未與特定機器或裝置相結合，或將特定物轉換為不同狀態或事物。其次，參酌系爭專利第3 、4 圖及說明書第12頁第2 段至第13頁第1 段所載系爭專利之殺價式拍賣方法與習知拍賣系統之比較說明內容：「茲再提供一『殺價式拍賣之方法與習知拍賣系統之比較說明』如下：『習知』拍賣系統店家提供賣方供應貨品與最低之起標價格，並設定相當之期限進行標售，如『第三圖』所示之賣方以500 元起標，投標者以每次累進10元方式投標，如此每投標一次則售價將提高到510 元、520 元…，依此累加到期限終了進行結標，此時的結標價為1,000 元，由投標1,000 元的唯一投標者得標成為買方，買方付給賣方1,000 元而賣方給予買方貨品，而系統商向賣方收佣金。而『本發明』亦舉一例說明，參閱『第四圖』所示其賣方提供貨品及想要收到的定價金額(41)為1,000 元，拍賣系統店家設定300 次的下標機會，且起標金額由200 元往下標( 亦可設定由1,000 元往下標) ，其下標金額範圍可由200 元到0 元之間的任意金額，下標方式採用暗標，使他人不知投標金額，每次下標拍賣系統店家向投標者收取5 元的投標金，如此在300 次的下標機會達成後，拍賣系統店家將會收到投標金1,500 元加上唯一最低價(40)之投標者所投標之金額3 元，總收入1,503 元支付給賣方1,000 元及商品給予得標者之買方後，得有503 元的拍賣系統店家收入，如此，買方如果只投標一次即得標時，只需花費投標金5 元加上投標之金額3 元，即可以8 元的低價買到價值1,000 元的商品，而賣方得到其想要的定價金額1,000 元，拍賣系統店家也收取到佣金503 元，達到三方滿足之殺價式拍賣之方法功能者」（見原審卷㈠第82至83、95至96頁），亦可得知系爭專利第4 圖所示之系爭專利之拍賣方法相較於第3 圖所示之習知拍賣系統，其貢獻在於拍賣方式人為規則的改變，僅與商業方法之人為規則有關，與電腦硬體及程式軟體等技術無關，並未與特定機器或裝置相結合，或將特定物轉換為不同狀態或事物。

（６）依系爭專利說明書第14頁第19行至第15頁第5 行所載系爭專利具新穎性及進步性之說明內容：「1 、提供一種之創新之殺價式拍賣之方法，使其得以在買方、賣方及拍賣系統店家均滿意的情形下完成拍賣，其與習知之英國式拍賣系統有相當大的差異，且本發明未見於刊物與公開使用，本發明具『新穎性』者。2 、藉此特殊改良設計，其主要利用拍賣系統提供買方殺價空間，並讓賣方可得到想要的金額，而買方可最低價購得貨品，達到雙贏之功效，本發明具『進步性』者」，可知系爭專利之拍賣方法相較於先前技術，其差異僅在於拍賣方式的人為規則的改變，僅與商業方法之人為規則有關，與電腦硬體及程式軟體等技術無關，並未與特定機器或裝置相結合，或將特定物轉換為不同狀態或事物。

（７）系爭專利申請專利範圍第1 項記載：「一種殺價式拍賣之方法，係包括一拍賣系統，該拍賣系統包括至少一電腦硬體及至少一程式軟體，該拍賣系統係藉由以下步驟完成拍賣」等語，其申請專利範圍之文字記載雖包括電腦硬體及程式軟體，而申請專利範圍第2 至5 項為第1項之附屬項，其文字記載亦包括電腦硬體及程式軟體，則由申請專利範圍之文字記載內容觀之，系爭專利之方法似必須藉由電腦硬體及程式軟體以達成；上訴人亦主張針對習知拍賣等商業方法所呈現之缺失，系爭專利係透過至少一電腦硬體及至少一程式軟體之拍賣系統，使拍賣系統能滿足買家及賣家，相較習知商業行為顯有功效之增進，並無違反修正前專利法第21條規定等語。惟商業方法與特定機器或裝置相結合，仍必須對申請專利範圍構成有意義之限制且為其中心目的，亦即具有技術性，已如上述，對照爭專利說明書第7 頁【發明內容】第2 段：「解決問題之技術特點：一種殺價式拍賣之方法，該拍賣系統係藉由以下步驟完成拍賣：…」（見原審卷㈠第81至82頁）所載，與系爭專利申請專利範圍第1 項之差異，僅在於缺少「該拍賣系統包括至少一電腦硬體及至少一程式軟體」之文字記載，其他部分則完全相同，足徵系爭專利申請專利範圍第1 至5 項中文字記載之電腦硬體及程式軟體尚非必須，並未對申請專利範圍構成有意義之限制且為其中心目的，蓋系爭專利解決問題的手段仍係在改變習知拍賣方式的人為規則，亦即提供另一種殺價式拍賣之方法規則（將先前技術之『最高價』的『那一個唯一的人』得標之人為規則改變為出『最低價』的『唯一』的人得標），該方法並不一定需藉由電腦硬體及程式軟體方可達成，顯然系爭專利申請專利範圍第1 至5 項記載利用電腦硬體及程式軟體部分僅在取代人工作業，將原本屬於人類的作業方法單純利用電腦硬體及程式軟體予以實施，縱未利用電腦硬體及程式軟體仍可實施該商業方法。再者，依系爭專利說明書第8 頁末行至第9 頁首段所載：「對照先前技術之功效：提供一種殺價式拍賣之方法，其有別於先前技術之『最高價』的『那一個唯一的人』得標，本發明採誰是那一個價錢出『最低價』的『唯一』的人，即可在殺價式拍賣之方法得標」（見原審卷㈠第82至83頁），系爭專利之發明整體對於先前技術貢獻在於習知拍賣方式人為規則的改變，僅與商業方法之人為規則有關，與電腦硬體及程式軟體等技術無關，並未與特定機器或裝置相結合，或將特定物轉換為不同狀態或事物，亦如上述，是系爭專利之發明解決問題的手段係在改變習知拍賣方式的人為規則，亦即提供另一種殺價式拍賣之方法規則（將先前技術之『最高價』的『那一個唯一的人』得標之人為規則改變為出『最低價』的『唯一』的人得標），惟其僅為商業方法本身之發明，非屬利用自然法則，換言之，系爭專利申請專利範圍第1 至5 項均不具技術思想，非屬利用自然法則之創作，不符合發明之定義，上訴人此部分之主張，尚無可採。

至上訴人主張其餘經公告之我國第509857號、第498248號、第484078號專利亦係以電腦軟硬體結合不同技術手段執行拍賣商業行為取得專利部分；然系爭專利與上開第509857號、第498248號、第484078號專利並非相同，本件僅判斷系爭專利之有效性，並非判斷上開第509857號、第498248號、第484078號有效性，自難比附援引，認系爭專利係屬利用自然法則之創作。

（８）準此，系爭專利無論在「所欲解決之問題」、「所揭露解決問題的手段」、「發明整體對於先前技術的貢獻」及「相較於先前技術的差異」，皆非在於執行商業方法之電腦硬體及程式軟體等技術，而僅在於商業方法本身，亦即並未與特定機器或裝置相結合，或將特定物轉換為不同狀態或事物，且系爭專利申請專利範圍第1 至5項記載之電腦硬體及程式軟體尚非必須，並未對申請專利範圍構成有意義之限制且為其中心目的，蓋系爭專利解決問題的手段仍係在改變習知拍賣方式的人為規則，亦即提供另一種殺價式拍賣之方法規則（將先前技術之『最高價』的『那一個唯一的人』得標之人為規則改變為出『最低價』的『唯一』的人得標），該方法並不一定需藉由電腦硬體及程式軟體方可達成，是系爭專利申請專利範圍第1 至5 項之技術特徵尚非屬利用自然法則之創作，有違修正前專利法第21條之規定而有應撤銷之原因。...

智慧財產法院第三庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 蔡惠如

法 官 陳容正

娛樂法(著作權 商標 遊戲 美術著作 抄襲)光榮特庫摩「三國志」 v. 真好玩娛樂「三國志一統天下」：被告遊戲所繪製的三國時代人物與原告遊戲實質近似，侵害原告的著作權。

智慧財產法院104年度民商訴字第27號民事判決(2018.8.21)

原 告 臺灣光榮特庫摩股份有限公司

被 告 真好玩娛樂科技股份有限公司兼法定代理人 周O昆

上列當事人間因侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於民國107年8月7日言詞辯論終結，判決如下：

主 文被告真好玩娛樂科技股份有限公司、周O昆應連帶給付原告新臺幣440 萬元。

事實及理由
...
壹、兩造不爭執事項：

一、日商光榮公司為系爭註冊第01037069、01041479、00184303號「三國志」之系爭商標權人，系爭商標註冊第01037069、01041479號商標專用期限至112 年3 月15日止、註冊第00184303號商標專用期限為至112 年11月30日止。

二、被告公司曾使用「三國志一統天下」作為遊戲軟體名稱。

丁、本院得心證之理由
...
貳、原告主張著作權法部分

一、「系爭美術著作」確為著作權法保護之美術著作：

（一）原告主張：其受損之著作權為105 年6 月20日書狀附表所列44個人物圖像之系爭「美術著作」等語。

（二）按「依著作權法第5 條第1 項各款著作內容例示規定，『美術著作』包括繪畫、版畫、漫畫、連環圖（卡通）、素描、法書（書法）、字型繪畫、雕塑、美術工藝品及其他之美術著作。又『美術著作』係指以描繪、著色、書寫、雕刻、塑形等平面或立體之美術技巧表達線條、明暗或形狀等，以美感為特徵而表現思想感情之創作」（最高法院96年度臺上字第2554號民事判決意旨參照）。次按：「著作權法所保障之著作，係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，著作權法第3 條第1 項第1 款定有明文。著作須符合『原創性』及『創作性』，所謂『原創性』，係指為著作人自己之創作，而非抄襲他人者；至所謂『創作性』，則指作品須符合一定之『創作高度』，經濟部智慧財產局認為應採最低創作性、最起碼創作（minimalrequirement of creativity ）之創意高度（或稱美學不歧視原則），並於個案中認定之。內政部則認『美術著作』係以描繪、著色、書寫、雕刻、塑型等平面或立體之美術技巧表達線條、明暗或形狀等，以美感為特徵而表現思想感情之創作。作品是否為美術著作（包括美術工藝品）須以是否具備美術技巧之表現為要件，如作品非以美術技巧表現思想或感情者，亦即未能表現創作之美術技巧者，尚難認係美術著作。至完全以模具或機械製造之作品緣（應為「原」字之誤）非具備美術技巧之表現，自不屬美術著作。著作人是否自始即以大量生產為目的並非著作權法保護之準據，且與該作品是否屬美術工藝品無關。又所謂思想與表達合併原則，係指思想與概念如僅有一種或有限之表達方式，此時因其他著作人無他種方式，或僅可以極有限方式表達該思想，如著作權法限制該等有限表達方式之使用，將使思想為原著作人所壟斷，該有限之表達即因與思想、概念合併而非著作權保護之標的。惟倘創作者源於相同之觀念，各自使用不同之表達方式，其表達方式並非唯一或極少數，並無有限性表達之情形，在無重製或改作他人著作之情形下，得各自享有原創性及著作權」（最高法院103 年度臺上字第1544號民事判決意旨參照）。

（三）關於系爭44個人物圖像之整體外觀，不論其所表達之風格、姿勢、穿戴之配件、服飾、臉部之表情神韻、肌肉線條、光暗、顏色之組合配對等，其表達方式並非唯一或極少數，並無有限性表達之情形，創作者自得源於相同之觀念，各自使用不同之表達方式。而系爭44個人物圖像之整體外觀，不僅對系爭每個人物圖像所表達之風格、姿勢、穿戴之配件、服飾、臉部之表情神韻、肌肉線條、光暗、顏色之組合配對有相當細膩且傳神之描繪，且亦融入一些突破古代服飾之誇張穿著、配件造型（如孫尚香、典韋、董卓），或獨特、誇大之動作、表情、手勢（如袁紹、何進、關羽、管亥、姜維、紀靈、公孫瓚、黃忠、周倉、曹植、曹真、曹操、孫權、孫策、張昭、張飛、張遼、馬超、呂布），表達其現代時尚之美感、思想，具有一定之創作高度，並以該獨特之創作風格、思想，吸引、迎合崇尚風靡三國志遊戲之時下年輕玩家。

（四）被告主張：茲整理系爭44個三國人物之中國歷史名著，如三國志、三國演義，橫山光輝創作圖像，三國歷史電視劇如83年中國中央電視臺電視劇三國演義、99年中國將江蘇衛視等電視臺聯播之三國，寫實畫風漫畫，如陳某著作火鳳燎原等，可清楚明瞭坊間三國人物之創作，均不脫沿襲自「歷史或小說之形象特徵」與「習知圖樣」，故原告主張之44張人物圖像並非獨立創作，不具原創性云云。

惟查：被告所提出之被附表3 之人物表情呆版、被附表7 則為黑白顏色之美術著作，以整體觀念及感覺觀之，較之本件系爭美術著作均有顯著之差異，且亦突顯被附表3 、7 之人物圖像欠缺現代時尚感，尚難據為證明原告之系爭美術著作不具原創性之證據。

（五）又被告於民事答辯七狀第1 頁自承：本件被告之44個人物改版後圖像（被附表6 ）已和改版前全然不同，若原告主張被告之「一統天下」改版前之44個人物圖像與系爭美術著作雷同，被告之「一統天下」改版後之44個人物圖像，應毫無雷同之處云云。

查被告所提出被附表6 三國志人物圖像，用以證明其與系爭美術著作已無雷同，加以被告前開所提出之前述被附表3 、7 之三國志人物圖像，益徵三國時代人物圖像之美術創作，尚非僅有一種或有限之表達方式，創作者得各自使用不同之表達方式，其表達方式並非唯一或極少數，並無有限性表達之情形。

（六）據上，系爭美術著作因具美術技巧之表現，故屬著作權法保護之美術著作無訛。

二、原告就系爭美術著作遭被告侵權之後述22位人物圖像，為被專屬授權人：

（一）按：「在著作之原件或其已發行之重製物上，或將著作公開發表時，以通常之方法表示著作人之本名或眾所周知之別名者，推定為該著作之著作人（第1 項）。前項規定，於著作發行日期、地點及著作財產權人之推定，準用之（第2 項）」，著作權法第13條定有明文，而該條所稱之「著作財產權」，應包括著作財產之準物權及債權，因而包括固有之著作財產權，以及經授權行使之著作財產權。

（二）次按：「民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求」，最高法院著有17年上字第917 號民事判例，可資參照，此於被告負舉證責任時，亦同。再按：「倘在著作之原件或其已發行之重製物上印有著作人之本名或眾所周知之別名者，即推定其為著作人，與之發生爭議之相對人欲為與該等表示內容不同之主張時，自應負舉證責任。此與著作權登記或註冊不具有推定之效果者迥不相同。查本件販售十二生肖紙牌之包裝盒上雖標示載明『新樂園』、『新樂園行企業公司』…；而就該包裝盒面所記載之整體內容以觀，一般人均會以為『新樂園行企業公司』始為『新樂園十二生肖』紙牌之著作權人。亦即僅能推定新樂園行企業公司為著作權人，無從推定告訴人為著作權人」（最高法院99年度臺上字第50號刑事判決意旨參照），故一般係以外觀或包裝所標示者，推定為著作人或著作財產權人。

又「All rights reserved 」（所有權利保留）係源於西元1910年之「布宜諾斯艾利斯公約」（Buenos Aires Convention ），依該公約第3 條規定，任何簽署國登記之作品，只要作品內標註「權利」之「保留」，即授予其在所有簽署國之著作權，此為國際通用且常見之著作權人標示方式，而為著作權法第13條第1 項所稱之「以通常之方法表示」。

查原告於系爭美術著作下方，均標示「All rights reserved 」字樣，此為國際間之「著作權法定形式」（Copyright Formalities ），即係於已發行之重製物上，以通常之方法表示著作人或著作財產權人之名稱，故應推定原告為有權主張系爭美術著作權利之人。

被告抗辯：原告不得主張系爭美術著作之權利等語，自應負舉證責任，然被告並未提出反證以實其說，僅爭執原告所提證據之形式及內容，故關於原告就系爭美術著作得主張著作財產權之後述所列舉證或其他舉證，縱有何疵累，依上述說明，被告此部分抗辯仍無理由。

（三）原告係以市場上一般商品之通常標示方法表示其為著作財產權人，被告遊戲亦以類似方式標示：「真好玩娛樂科技版權所有Ⓒ9SPlay Entertainment Technology Co . Ltd. All Rights」，所使用「Ⓒ」即為「Copyright 著作權」之意義，有時簡稱為「Copr .」，而市場上之一般電腦軟體商品或其他商品，亦無法就所包含之每項智慧財產權逐一標示，故尚難因原告並未於產品逐一標示各項智慧財產權，即斷認其未以通常方法表示著作財產權人之名稱。

（四）依著作權法第10條規定，著作人於著作完成時享有著作權，「又我國著作權法係採創作主義，著作人於著作完成時即享有著作權」（最高法院103 年度臺上字第1839號民事判決意旨參照），而與該著作何時公開無關。又按：「依條約、協定或其本國法令、慣例、中華民國人之著作得在該國享有著作權者、外國人之著作得依本法享有著作權」，著作權法第4 條第2 款定有明文。又我國自91年1 月1日正式加入世界貿易組織，依據世界貿易組織協定所含之與貿易有關之智慧財產權協定第9 條第1 項、伯恩公約第3 條之規定，我國對於同屬世界貿易組織會員國國民之著作，應加以保護。日本及大陸地區均為世界貿易組織之會員國，揆諸前揭說明，其等國民之著作財產權存續期間內，自應受我國著作權法之保護。查原告主張受侵害並經系爭鑑定報告比對之系爭美術著作來源為：「真˙三國無雙6with 猛將傳」、「真˙三國無雙7with 猛將傳」、「三國志11」、「三國志12with威力加強版」、「三國志X with威力加強版」。

（五）原證29之80年、82年間「畫面圖像作成契約書」第6 條規定：「包含甲方作成之圖像，關於圖像之權利全部由乙方保有，甲方不得為除經個別協議決定之圖像之作成以外之一切行為（複製、販賣、租借、改變等）」，且依各該契約書第7 條約定自動更新，此種約定方式，並不一一數算並特定所有約定之圖像，約定簡潔而避免煩冗，乃符合業界一般約定之方式，尤其係在契約雙方當事人具關係企業之關係時，故北京光榮及天津光榮，自已將相關美術著作概括授權日商光榮，而日本光榮自已取得系爭美術著作權。

（六）被告公司引用原證19之「製造販賣暨授權契約書」之內容而為答辯，然該契約第二條，係約定相關著作權若為第三人所有，日本光榮需取得原著作權人許可後授權原告，並非謂必然有何第三人著作權之存在，且縱屬存在，亦經該第三人許可，足證日本光榮依該契約專屬授權原告，應無疑義。又被告並未舉證證明該契約係於境外所締結，則被告陳稱：該等文書應經認證等語，並無理由。另該契約書係原告公司更名前所締結者，此有原告所提公司變更登記表附卷可稽。

而該契約第2 條明定：「在下列明定之許可區域內，乙方（日商光榮公司）將其持有著作權或製造販賣權之商品中，其個人電腦用商品、家用電視遊戲機用商品，以及與這些商品相關之書籍之製造販賣權利授與甲方（原告）。如該著作之著作財產權為乙方所有，乙方並同意於本契約所定地域、時間、內容『專屬授權』甲方利用之。許可區域：臺灣等」（見本案卷二第23頁背面），第7 條第1 項：「許可商品及說明書之商標權、著作權為乙方（日商光榮）所有、並由乙方依本契約之規定專屬授權甲方（原告）利用」（見本案卷二第23頁背面），其於101 年4 月1 日簽約之備忘錄附件記載商品名稱，包括：「真˙三國無雙6Empires」、「真˙三國無雙7 」、「三國志11特優版」、「三國志12」（見本案卷二第28頁背面、第29頁背面），依系爭鑑定意見第84、101 頁，已然包括系爭美術著作遭被告侵害之後述22位人物圖像。前述契約既已明定：「如該著作之著作財產權為乙方所有，乙方並同意於本契約所定地域、時間、內容『專屬授權』甲方利用之。許可區域：臺灣等」，故原告為系爭美術著作於臺灣地區之被專屬授權人，依著作權法第37條第4 項規定，自得提起本件訴訟。

（七）按「著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利」，著作權法第37條第4 項後段固有明文，而著作財產權人於第一次專屬授權後，如嗣後再授權他人，至多僅為該再授權他人是否有效之問題，並不能以該再授權反推斷認該授權人必然並無第一次專屬授權，是原告經原證19之「製造販賣暨授權契約書」被專屬授權後，授權人嗣後倘再授權他人而違反著作權法第37條第4 項後段規定，仍不得因此斷認原告必然並未經授權人之專屬授權。

（八）據上，原告就系爭美術著作遭被告侵權之後述22位人物圖像，為被專屬授權人，自得行使權利並提起訴訟無誤。

三、被告遊戲中22位人物圖像與系爭美術著作中之22位人物圖像高度實質近似：

（一）按「法院於認定有無侵害著作權之事實時，應審酌一切相關情狀，就認定著作權侵害的二個要件，即所謂接觸及實質相似為審慎調查審酌。接觸分為直接接觸與間接接觸兩者態樣，間接接觸係指於合理之情況下，行為人具有合理機會接觸著作物，均屬間接接觸之範疇。諸如著作物已行銷於市面或公眾得於販賣同種類之商店買得該著作，被告得以輕易取得；或著作物有相當程度之廣告或知名度等情事。實質相似者，其包含量之相似與質之相似，此為客觀要件。…查兩類產品屬同種類飲品，具有競爭關係，系爭產品一、二上市時必會先就市場相同產品進行市場調查，是上訴人自有合理機會接觸系爭著作一、二，依社會一般通念，上訴人實無可能從未接觸系爭著作一、二，亦不因上訴人係委託第三人設計，即有所影響，上訴人已成立間接接觸」（最高法院103 年度臺上字第1544號民事判決意旨參照），是若兩同類商品具競爭關係，且均於公開市場流通，依一般社會通念，實無可能從未接觸請求權人之系爭著作者，至少應有間接接觸。

（二）次按：「所謂『獨立創作』乃指著作人為創作時，未接觸參考他人先前之著作；凡經由接觸並進而抄襲他人著作而完成之作品即非屬原創性之著作，並非著作權法上所定之著作（最高法院97年度臺上字第1587號刑事判決意旨參照）。實質相似之二著作，雖非無可能係個別獨立之創作，然依社會通常情況，如其相似之程度越高，侵權人曾接觸著作人創作之可能性越高，是以在『接觸』要件之判斷上，須與二著作『相似』之程度綜合觀之，如相似程度不高，則公訴人應負較高之關於『接觸可能』之證明，但如相似程度甚高時，僅需證明至依社會通常情況，有合理接觸之機會或可能即可，除非相似程度甚低，始有證明『確實接觸』之必要」（本院103 年度刑智上訴字第54號刑事判決意旨參照，最高法院104 年度臺上字第1575號刑事判決駁回上訴確定），「按所謂『獨立創作』乃指著作人為創作時，未接觸參考他人先前之著作；凡經由接觸並進而抄襲他人著作而完成之作品即非屬原創性之著作，並非著作權法上所定之著作（最高法院97年度臺上字第1587號刑事判決意旨參照）。實質相似之二著作，雖非無可能係個別獨立之創作，然如其相似之程度過高，則實無從想像『若非接觸，何以致之』。被告辯稱於刑事之判斷上，基於無罪推定原則，檢察官應舉證至確實有接觸，始構成侵害等語云云。惟按於著作是否非法重製之判斷上，之所以會有『接觸』之要件，主要即係因著作權人與侵權人通常並不相識，於舉證責任之分配上，在二著作已近似之情形下，如何要求著作權人證明侵權人侵權，因此須配合有無『合理接觸』之可能，作為判斷之標準。故在『接觸』要件之判斷上，須與二著作『相似』之程度綜合觀之，如相似程度不高，則著作權人或公訴人應負較高之關於『接觸可能』之證明，但如相似程度甚高時，僅需證明至依社會通常情況，有合理接觸之機會或可能即可。故除非相似程度甚低，始有證明『確實接觸』之必要」（本院100 年度刑智上訴字第39號刑事確定判決意旨參照），「接觸者，除直接實際閱讀外，亦包含依據社會通常情況，行為人應有合理之機會或合理之可能性閱讀或聽聞著作人之著作，且分為直接接觸與間接接觸兩者態樣。前者，係指行為人接觸著作物。諸如行為人參與著作物之創作過程；行為人有取得著作物；或行為人有閱覽著作物等情事。後者，係指於合理之情況下，行為人具有合理機會接觸著作物，均屬間接接觸之範疇。諸如著作物已行銷於市面或公眾得於販賣同種類之商店買得該著作，行為人得以輕易取得；或著作物有相當程度之廣告或知名度等情事；倘若行為人著作與著作人著作極度相似（striking similarity ）到難以想像行為人未接觸著作人著作時，則可推定行為人曾接觸著作人著作，換言之，在接觸之判斷上，須與二著作相似之程度綜合觀之，如相似程度不高，公訴人始應負較高關於『接觸可能』之證明（本院102 年度刑智上易字第35號刑事確定判決意旨參照）。著作權法之刑事處罰有罪門檻不應低於民事侵權行為之成立門檻，則著作權民事侵權行為之成立，更應據此判斷。

（三）由系爭鑑定報告於著作物人物圖樣抓取過程可知：著作物的人物圖樣取得，甚至不需進行遊戲，直接可於著作物之軟體所建資料庫中取得，此更增加取得著作物之容易性。

（四）系爭鑑定報告略以：人物創作風格、胖瘦高矮的身形、服裝種類及基礎型態、長相的基礎型態等，可以有千萬種變化，但本案待鑑定物對應著作物相同或近似之比例如此之高，遠超出創作可能近似之或然率，反應待鑑定物必定有抄襲著作物，畢竟縱使同一位創作人，相隔一段時間後，在不抄襲前著作之條件下，要達到如此高比例之相同或近似，機率都幾乎是微乎其微，更何況是不同的創作人。而「抄襲」包含有「思想的抄襲」及「表達的抄襲」；而由各人物的鑑定結果可見，待鑑定物或更改了一些人物長相中之成分，或更改了服飾、配件、姿勢等，當更改幅度達一定程度以上，在表面的表現上已經使人感知為另一位人物，則此種只有「思想的抄襲」者，不能認定為實質相似，本案許多人物雖最終鑑定為實質不相似，但幾乎都屬此種情形；反之，最終鑑定為實質相似者，則包含有相同或近似之量大且質的成分亦被反應者，如孫尚香；亦包含有相同或近似之量不大但質的成分被反應者，如典韋。依據前篇之鑑定分析結果，可得本案最終鑑定結論如下：構成改作條件之表達抄襲者：（各人物姓名後之括號內數字，係本院所提供附件之各人物編號）：于吉( 1)、袁紹( 3)、夏侯惇( 6)、何進( 7)、關羽( 8)、管亥( 9)、姜維(10) 、黃蓋( 12) 、司馬懿( 15) 、周倉( 16) 、諸葛亮( 18) 、徐庶( 19) 、孫權( 23) 、孫策( 24) 、孫尚香( 25) 、趙雲( 28) 、張飛( 31) 、典韋( 36，含三種型態) 、馬超( 38) 、麋竺( 40) 、劉備( 42) 、呂布( 43) 等22位人物。

（五）本院囑託鑑定函中明示為「就附件1 所附5 套電腦遊戲軟體與附件2 手機實物內所附之遊戲軟體內人物圖像，並參酌附件4 所示之44張人物圖像電子檔光碟」，因此臺經院自行於該等遊戲中抓取附件4 所示44個人物圖像，符合囑託鑑定範圍。再者，系爭鑑定報告於各人物之鑑定分析表中，分別列示出前述附件4 所示之44張人物圖像及臺經院自行於該等遊戲中所抓取之人物圖像，二者間幾乎並無本質上之差異，亦即縱使依附件4 所示之44張人物圖像而為鑑定，鑑定結果應為相同。

（六）正常型態的人都具有髮、眉、眼、鼻、口、耳，有的男性則有鬍鬚，在此等限制條件下，仍有著相當大的創作空間，甚至對著同一人進行寫生畫作，不同創作人仍有著細部表現上的差異，此等細部表現之差異即為創作表達之特徵，而非一定要如何與眾不同；前述構成改作條件之表達抄襲之22位人物圖像，無論臉型輪廓、眉、眼、鼻、口、耳或鬍鬚之表現或對應與配置、搭配的冠（盔）、服（甲）、配件等，在「質」與「量」的綜合考量下，確係足以反應了表達之抄襲，亦即縱將所有史料或先前技藝給予二個以上之人，在彼此互不抄襲的條件下，能創作出一組人物如此相近似之機率已經是微乎其微，但若22組均如此相似近，不抄襲的機率幾乎是零。

（七）整體人物風格中，可以某種程度的反應抄襲與否，畢竟任一位鑑定標的人物存在於當時都有數年或數十年之久，且每位人物可能之衣著，亦有相當多樣的變化與搭配，如不是在抄襲之下，怎會如此巧合有著相同或近似型態的冠（盔）、臉部表現出之年齡、神情及五官表現、是否有肩巾（或毛披肩）、衣著（鎧甲）等。甚至部分人物，系爭美術著作使用相對於史料或先前技藝之誇張表現，被告遊戲圖像依然抄襲這些誇張表現，例如人物孫尚香，其實不叫孫尚香，其名字並沒有流傳下來，「三國演義」中她叫孫仁，戲曲裡叫孫尚香；其並非如鑑定標的人物中表現的靈巧狀，而是自嫁與劉備後，一直都把自己當成是娘家人，依仗自己兄長而驕矜傲慢；其亦不會武藝，更不會是如被告遊戲內所表現出之弓箭手，其常以侍婢百餘人持刀護衛，以致劉備每次與之相會時，常惴惴不安，恐遭遇不測；再者，被告遊戲表現出之服飾，尚非當代，更不會是戰鬥時能保護自身應有者，如此悖離史實或常理之表現，被告遊戲竟完全與系爭美術著作相同。又如人物「典韋」，系爭美術著作在不同遊戲中，典韋之造型分別有光頭及有頭髮二種，長相各自有別，但被告遊戲內之圖像，兩者卻同時出現；史料中，典韋並非光頭，被告遊戲內所示之光頭典韋造型，均表現有髮根而非光頭，並剪理如現在三分頭，與史料不符，史料中典韋多著盔甲，甚至在其著名且因而官拜都尉濮陽之戰中，更身著兩重鎧甲，但被告遊戲均反應出奇裝異服，這種服飾為當時所無，亦無保護作用，被告遊戲卻如此巧合地與系爭美術著作呈現相同風格；在有頭髮之人物典韋造型中，被告遊戲內之圖像，均身材略胖，面有贅肉，此與典韋在史料中被記載形貌魁梧表現大有不同，被告遊戲仍如此巧合地呈現相同風格。縱部分人物（如關羽）之型態已被定型，但各家表現仍有所差異，此得以利用重疊比對方式進一步驗證，當有些人物經重疊後，臉部表現上幾乎疊合。

（八）由上述可知：即使史料或戲劇，對於系爭美術著作遭被告侵害之前述22位人物性格之一部或全部有所描述，但對於其圖像之繪製或設計，仍有無數種表達方式，因創作人個性、技法、能力之不同，而呈現不同之人物圖像造型、表情、服飾、姿態、兵器，其表達方式尚非唯一或有限者，然被告遊戲中前述22位人物圖像，與系爭美術著作中之前述22位人物圖像，竟高度實質近似，故極不可能為巧合，若非故意抄襲，何以致之？故依上述說明，原告無需證明被告遊戲之製作人有何實質接觸系爭美術著作，即得認定其為故意抄襲侵權無誤。

（九）原告系爭美術著作於公開市場流通，被告公司同為電腦遊戲行業，即使僅為代理商，於販賣被告遊戲前，應盡合理查證義務，而非僅相信委託銷售人片面所為無侵權之保證，蓋因依社會常情，不可能有任何委託銷售人會自承有侵權，以被告公司之資產及銷售規模，對於同為電腦遊戲市場之其他遊戲，尤其遊戲場景、時代、人物、玩法甚為相似之系爭美術著作，無論為手機遊戲或電腦遊戲，理應有相當資力及人員進行合理查證，卻應為而未為，貿然輸入、公開傳輸被告遊戲，故被告公司至少具過失無誤。

（十）據上，原告依前述著作權法規定，就前述22位人物圖像部分請求損害賠償，為有理由，應予准許，系爭美術著作之其餘人物圖像部分（原告係主張44位人物圖像之美術著作權，見本案卷三第294 頁正面、背面），原告並未舉證被告遊戲有何抄襲或侵權，以實其說，故此部分原告之訴為無理由，而應予駁回。

四、損害賠償：

（一）原告主張被告侵害系爭美術著作權，惟系爭美術著作之前述22位人物圖像，僅係被告遊戲中之部分人物圖像，並非全部人物圖像，而被告遊戲除圖像外，容有其他美術內容場景，且被告遊戲除美術內容場景外，尚有原始碼等之電腦程式著作等，因此，被告並非以被告遊戲之全部，而係以該遊戲之一部侵害系爭美術著作權之前述22位人物圖像，從而原告請求以被告遊戲或原告公司電腦軟體遊戲整體之售價、銷售額、淨利或授權金之全部為損害賠償額，恐有誤會，原告實未就被告遊戲其中侵害系爭美術著作權之前述22位人物圖像美術著作權部分，對於原告有何損害或其授權金，舉證以實其說，然此部分確屬不易證明。

（二）按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第222 條第2 項定有明文。爰審酌兩造之經濟能力、社會地位、侵害情節、同業利潤標準、原證26所示電腦遊戲整體之授權金、被告遊戲利益計算表、會計師查核報告、被告公司僅經銷而原告並未證明被告公司生產製造被告遊戲、被告等至少具過失、系爭美術著作創作之複雜程度等因素一切情狀，依所得心證定其數額，認系爭美術著作權之前述22位人物圖像，每位圖像之損害賠償額為20萬元為適當，從而原告訴之聲明第1 項，在440 萬元範圍內為有理由，應予准許，逾此範圍為無理由，應予駁回。

智慧財產法院第三庭
法 官 伍偉華

商標(刑事 無故意 指示性合理使用)法院認為，室內設計與按摩椅及家具業顯然不同，被告就不同行業間的商標權爭議不必然知情，被告無侵害商標權的故意。

臺灣新北地方法院112年度自字第35號刑事判決（2024.6.12）

自 訴 人 棨泰健康科技股份有限公司

被 告 劉O嘉

上列被告因違反商標法等案件，經自訴人提起自訴，本院判決如下：

主 文
劉O嘉無罪。

理 由

一、自訴意旨略以：

被告劉O嘉明知「ISOFA」、「isofa及圖」、「愛沙發」、「iSofa」、「iSofa愛沙發及圖（一）」等商標圖樣（註冊審定號00000000、00000000、00000000、00000000、00000000、00000000至00000000號）經自訴人棨泰健康科技股份有限公司向經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）申請註冊取得商標權，各指定使用於按摩器類或家具類等商品及服務，且現仍在專用期限內，未經商標權人授權或同意，不得於同一或類似之商品，使用相同或近似之註冊商標，竟基於違反商標法第95條及刑法第253條之犯意，未經自訴人之授權或同意，於其所經營萩田股份有限公司（下稱萩田公司）網頁，使用「isofa愛沙發」商標圖樣，因認被告涉犯商標法第95條、第97條及刑法第253條之罪嫌等語。...

四、訊據被告固坦承有於其所營萩田公司相關網頁提及「isofa」或「愛沙發」等字樣，惟堅詞否認有何於同一或類似商品使用相同或近似於註冊商標之商標等犯行，辯稱：其係經營室內設計公司，並有一廠房作為系統櫃之展示空間，因其與製作沙發之愛加沙發公司老闆為舊識，且為充實公司之展示空間，遂於該空間一併置放愛加沙發公司之沙發作為擺設，其並無販售愛加沙發公司沙發之意思，若有室內設計之客人需要沙發，其會轉介給愛加沙發公司，其與愛加沙發公司老闆認識以來，該公司的招牌就是「isofa」、「愛沙發」，其對於自訴人與愛加沙發公司之商標權爭議毫不知情，其並無違反商標法等犯罪之故意等語。經查：

（一）「ISOFA」、「isofa及圖」、「愛沙發」、「iSofa」、「iSofa愛沙發及圖（一）」等商標圖樣（註冊審定號00000000、00000000、00000000、00000000、00000000、00000000至00000000號）經自訴人向智慧財產局申請註冊取得商標權，各指定使用於按摩器類或家具類等商品及服務，且現仍在專用期限內，被告則為萩田公司負責人，且在萩田公司網頁及社群媒體網頁均有敘及「isofa」、「愛沙發」字樣等情，有智慧財產局商標註冊簿、萩田公司經濟部商工登記公示資料查詢服務資料、萩田公司網頁及社群媒體網頁資料等存卷可佐，復為被告所不爭執，是此部分之事實，堪可認定。

（二）按商標法第95條規定，未得商標權人同意，於同一或類似之商品或服務，使用相同或近似於註冊商標之商標罪，行為人除須在客觀上於同一或類似商品或服務上有使用相同或近似於註冊商標之行為，主觀上尚須以行為人有侵害商標權之故意為前提。倘行為人欠缺此項主觀要件，縱其行為有所過失，仍無從以上開罪名相繩。經查：

1、自訴人雖以其與訴外人鉅百有限公司（前曾取得「iSofa愛沙發」商標，嗣該商標於民國107年8月30日經智慧財產局撤銷在案，鉅百有限公司對外並使用愛加沙發公司名稱販售沙發，故均稱愛加沙發公司），就「ISOFA」、「愛沙發」等相關商標迭有爭訟，被告既為居家設計相關行業，對於居家配件應甚知稔，並應逐年確認合作廠商有無合法權源，又被告自陳與愛加沙發公司負責人相識多年，則被告對於愛加沙發公司有無仍享有「iSofa愛沙發」之商標權難以諉為不知等節，作為其主張被告有犯罪故意之論據。

2、惟查，被告所營萩田公司係從事室內設計工作，其所營項目主要在於室內裝潢，或門窗、玻璃、輕鋼架安裝工程等項目，此有該公司之基本資料在卷可稽，此與自訴人所從事按摩器材販售等行業，或與愛加沙發公司所從事之家具業均有顯然不同，則被告就不同行業間之商標權爭議是否必然知情，並非無疑。

3、自訴人雖主張被告與愛加沙發公司負責人相識多年，則被告對於愛加沙發公司有無「iSofa愛沙發」之商標權應屬知情云云。然就此部分，被告辯稱：其與愛加沙發公司老闆認識多年以來，它的招牌就是「iSofa愛沙發」，該公司網站也沒有換過LOGO，其完全不知道商標權被撤銷的事情，其也沒有想到是做按摩椅的沙發等語，核其所為辯詞並無顯然違背常情之處；況衡諸常情，愛加沙發公司對於自己公司商標權遭撤銷一案係屬不服而仍在進行後續行政救濟程序，則愛加沙發公司是否會自行大肆宣揚、公告周知其商標權遭撤銷一事，而令被告得以知悉此情，並非無疑；此外，自訴人復未提出相關客觀事證，足供本院認定被告早已「知悉」愛加沙發公司之「iSofa愛沙發」商標權已遭撤銷之情事存在，則自訴人前開主張，無非僅屬其主觀推測之詞，揆諸前開最高法院判決意旨，自不得以之作為認定被告有罪之憑據。況且，依卷附自訴人公司委請律師於112年5月22日所發律師函及萩田公司於112年5月25日所載切結書所示內容綜合以觀，可見被告與萩田公司原先應不知悉「iSofa愛沙發」之商標權爭議情事，嗣經自訴人以上開律師函告知後，方知情並隨即著手處理相關圖樣、文字變更刪除事宜，是自訴人主張被告早已知悉愛加沙發公司並無上開商標權而有犯罪之故意云云，實乏證據可佐。

4、再觀被告於萩田公司之網頁資料，乃記載「服務項目：室內設計、系統廚具及家具訂製『isofa愛沙發』」，而表明其所營公司有合作、可以代訂製「isofa愛沙發」一情；而其公司所營社群媒體網頁發文內容，主要亦在敘明各該室內設計裝修情形，並於發文末端以「＃」（Hashtag，標籤）標記包含「萩田製作」、「萩田設計」、「室內設計」、「design」、「housedesign」、「訂製系統櫃」、「訂製家具」、「住宅設計」、「住宅空間」、「訂製系統廚具」、「輕裝修」、「iSofa」、「愛沙發」等多項字樣，而欲以該等標籤提高在社群媒體發文內容之觸及率，是綜合各該發文全文內容以觀，明顯可見被告無非係在強調其為室內設計公司，專門做設計、裝修、系統櫃訂製等工作，具有許多室內設計實績，且在其所營室內設計公司之展示空間，尚有愛加沙發公司品牌之「iSofa愛沙發」可供室內設計之顧客模擬參考或選擇搭配，以完整呈現其室內設計空間之整體效果，此核與一般室內設計公司之經營常情相符，是被告辯稱：因其公司在新莊區的展示空間若只放系統櫃太單調，遂向愛加沙發借用沙發擺設作為點綴，若其室內設計之客人需要沙發，其會轉介給愛加沙發公司，其發文、拍片目的也是希望其公司與愛加沙發公司之流量交叉增加等節，實與現今相關產業間相互合作，共同提升流量之商業常情相合，並非全然不可採信。承此，被告於公司網頁上敘明「iSofa愛沙發」等字樣，既係為標明其展示空間尚有該沙發品牌之商品，方使用「iSofa愛沙發」圖樣，以表示商品或服務之使用目的，而使用他人之商標用以指示該他人之商品或服務，此亦符合一般商業交易習慣之誠實信用方法，而屬商標法第36條第1項第2款指示性合理使用之範疇，並不受他人商標權之拘束，更難以商標法第95條等罪名相繩。

5、至被告縱若有於112年5月25日前後，將其公司各網頁所指相關「iSofa愛沙發」字樣文字去除，惟此無非係應自訴人前開律師函之要求所致，自訴人逕指述此部分為被告滅證之舉，應屬誤會。...