智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決(103.12.14)
系爭專利一：「分離自藤黃樹脂的化合物以及包含有此等化合
物的藥學組成物COMPOUNDS ISOLATED FROM GAMBOGE RESIN,
AND PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING THE SAME
」發明專利
系爭專利二：「從藤黃樹脂所得到的分離部分以
及含有此等分離部分的藥學組成物」發明專利
「三、本件依民事訴訟法第463 條準用同法第270 條之1 第1 項第
3 款、第3 項規定整理並協議簡化爭點如下：（見本院卷(二)
第191 至192 頁）
（一）上訴人是否為系爭專利一之共同發明人？
１、原證1 、7 、8 、9 、11、12、13、14、17、18、19、23
、證人○○○101 年11月2 日在原審審理時之證述、被上
訴人101 年9 月3 日於原審所提出之陳報暨聲請限制閱覽
暨答辯（二) 狀附件1 、上證1 、2 、6 、7 、8 、9 及
上訴人於本院之陳述，是否足以證明上訴人為系爭專利一
申請專利範圍第1 項之共同發明人？
２、原證1 、2 、3 、7 、8 、9 、10、15、16、20、21、22
、24、25及上訴人於本院之陳述，是否足以證明上訴人為
系爭專利一申請專利範圍第2 、3 、4 項之共同發明人？
（二）上訴人是否為系爭專利二之共同發明人？
１、原證1 、8 、9 、10、11、12、13、20、21、22、23、24
、25、上證1 、2 、5 、10、11、12、13、14、被上訴人
101 年9 月3 日於原審所提出之陳報暨聲請限制閱覽暨答
辯（二) 狀附件1 、上訴人103 年7 月7 日庭呈處理程序
及上訴人於本院之陳述，是否足以證明上訴人為系爭專利
二申請專利範圍第1 項之共同發明人？
２、原證1 、8 、9 、10、11、12、13、20、21、22、23、24
、25、上證1 、2 、5 、10、11、12、13、14、被上訴人
101 年9 月3 日於原審所提出之陳報暨聲請限制閱覽暨答
辯（二) 狀附件1 、上訴人103 年7 月7 日庭呈處理程序
及上訴人於本院之陳述，是否足以證明上訴人為系爭專利
二申請專利範圍第2 至7 項之共同發明人？
３、原證1 、2 、8 、9 、10、11、12、13、15、20、21、22
、23、24、25、上證1 、2 、5 、10、11、12、13、14、
被上訴人101 年9 月3 日於原審所提出之陳報暨聲請限制
閱覽暨答辯（二) 狀附件1 、上訴人103 年7 月7 日庭呈
處理程序及上訴人於本院之陳述、是否足以證明上訴人為
系爭專利二申請專利範圍第8、9 項之共同發明人？」
「（三）何謂共同發明人？
１、按發明人係指實際進行研究發明之人，發明人之姓名表示
權係人格權之一種，故發明人必係自然人，而發明人須對
申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，當申
請專利範圍記載數個請求項時，發明人並不以對各該請求
項均有貢獻為必要，倘僅對一項或數項請求項有貢獻，即
可表示為共同發明人。所謂「實質貢獻之人」係指為完成
發明而進行精神創作之人，其須就發明所欲解決之問題或
達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而
可達成該構想之技術手段。
２、一發明專利可能是兩位或多位共同發明人所完成，其中每
一位共同發明人均必須對發明之構想產生貢獻。構想是在
發明人心中，具有明確、持續一定的想法且應為完整可操
作之發明，未來並可真正付諸實施，而無須過度之研究或
實驗。惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作
，若僅是依他人設計規劃之細節，單純從事於將構想付諸
實施之工作，或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之
工作，抑或使用他人所構思之具體技術手段而進行實際驗
證，此等付諸實施之行為縱然幫助發明之完成，仍難謂係
共同發明人。例如單純接受計畫主持人之指示，且依計畫
主持人所設計之實驗而完成實驗結果的助理，並不能稱為
共同發明人；或公司品管部經理提出產品缺點，交由研發
部門改進開發新產品，則品管部經理不能稱為共同發明人
；或大學之實驗室分離出一純化合物，而交由大學之貴儀
中心進行分析確認化合物之具體結構，該貴儀中心之分析
人員不能稱為共同發明人；抑或公司專利部門之專利工程
師協助發明人申請專利時撰寫發明專利說明書，該專利工
程師仍不能稱為共同發明人。
３、發明的構想可以表現在專利之申請專利範圍中的每一技術
特徵，而對一個共同發明之構想，每一位發明人雖無須對
該發明做出相同形式或程度之貢獻，但每一位發明人仍必
須做出重要的一部分才能有該發明。此外，確立發明的構
想之後，如僅僅只是付諸實施之人並不能稱作發明人；且
單純提供發明人通常知識或是解釋相關技術，而對申請專
利發明之整體並無具體想法之人，亦不能稱作是共同發明
人。再者，一位共同發明人並不需要對每一項申請專利範
圍做出貢獻，而是對其中一項申請專利範圍有所貢獻即可
，且共同發明人必須有共同從事合作研究之事實，個別進
行研究之兩人，縱基於巧合而研究出相同之發明，仍不能
稱為共同發明人。」
「 １、原證1 、7 、8 、9 、11、12、13、14、17、18、19、23
、證人○○○101 年11月2 日在原審審理時之證述、被上
訴人101 年9 月3 日於原審所提出之陳報暨聲請限制閱覽
暨答辯（二) 狀附件1 、上證1 、2 、6 、7 、8 、9 及
上訴人於本院之陳述，是否足以證明上訴人為系爭專利一
申請專利範圍第1 項之共同發明人？
（１）對於「化合物」之發明構想，倘僅提出化合物之特定「
結構」，但欠缺產生該化合物之「方法」，尚不得稱該
化合物之發明構想已然形成，故「化合物」之發明構想
必須包含特定化合物之化學結構及製造該化合物之操作
方法。本件系爭專利一申請專利範圍第1 項之發明既為
「化合物」，發明構想自應包含所請化合物之結構及其
製造方法。準此，上開證據須足以證明上訴人對於系爭
專利一申請專利範圍第1 項之12種純化自藤黃樹脂的新
穎化合物之結構及製法具有實質貢獻，方可證明上訴人
為系爭專利一申請專利範圍第1 項之共同發明人。
（２）系爭專利一申請專利範圍第1 項包含之12種純化自藤黃
樹脂的新穎化合物，其結構為申請專利範圍第1 項中所
載之12個結構，依系爭專利一說明書第52至144 頁實施
例3 為純化自分離部分1 至3 化合物之特徵鑑定（見本
院卷(一)第204 頁反面至250 頁反面），其係對實施例2
中所得到35種源自分離部分1 至3 的產物，進行物理以
及化學性質分析，包括熔點、1H-NMR、13C-NMR 、同核
關聯光譜(homonuclear correlation spectroscopy,1H
-1H COSY) 、異核多量子關聯(heteronuclear
multiple-quantum coherence, HMQC) 、異核多鍵關聯
(heteronuclear multiple-bond coherence, HMBC) 、
核奧佛豪瑟效應光譜(nuclear Overhauser effect
spectroscopy, NOESY)、EIMS、HREIMS、FABMS 以及
HRFABMS ，所得到的實驗數據歸納確認系爭專利一申請
專利範圍第1 項之12種新穎化合物如下：
化合物(1) 為產物Gh-2607-B 被命名為福木黃色素B （
formoxanthone B ）；
化合物(2) 為產物Gh-2607-1A被命名為表福木黃色素B
（epiformoxanthone B）；
化合物(3) 為產物Gh-2508 被命名為β- 轉位藤黃樹脂
酸（β-gambogellic acid ）；
化合物(4) 為產物Gh-2507 被命名為β- 表轉位藤黃樹
脂酸（β-epigambogellic acid）；
化合物(5) 為產物Gh-1631 被命名為福木黃色素C （
formoxanthone C ）；
化合物(6) 為產物Gh-105 0被命名為3 α- 羥基轉位藤
黃樹脂酸（3 α-hydroxygambogellic acid）；
化合物(7) 為產物Gh-3 291被命名為福木黃色素D （
formoxanthoneD）；
化合物(8) 為產物Gh-1052 被命名為福木黃色素F （
formoxanthone F ）；
化合物(9) 為產物Gh-1036 被命名為表福木黃色素F （
epiformoxanthone F）；
化合物(10)為產物Gh-3353 被命名為福木黃色素G （
formoxanthone G ）；
化合物(11)為產物Gh-3311 被命名為表福木黃色素G （
epiformoxanthone G）；
化合物(12)為產物Gh-3332 被命名為異福木黃色素I （
i s oformoxanthone I）。
（３）系爭專利一申請專利範圍第1 項之12種新穎化合物的製
法，依系爭專利一說明書第47至52頁之實施例2 （見本
院卷(一)第202 至204 頁），係將藤黃樹脂的丙酮萃取產
物TSB-14進行半製備級RP-HPLC ，所得到的半製備級RP
-HPLC 洗提圖形被顯示於系爭專利一之圖2 （見本院卷
(一)第267 頁反面），顯示35個波峰區，即表示有35個不
同化合物。將圖2 顯示的35個波○區○○○○ ○區段（
sections）（亦即○區段○ ○區段3 ），其中區段1 含
有波峰1 至12，滯留時間為第0 至42分鐘；區段2 含有
波峰13至24，滯留時間為第42至135 分鐘；以及區段3
含有波峰25至35，滯留時間為第135 至280 分鐘。之後
○區段○ ○區段3 之洗出物，得到分離部分1 至3 ，再
進行半製備級RP-HPLC 及分析級RP-HPLC ，以分別得到
分離部分1 之12種化合物、分離部分2 之12種化合物及
分離部分3 之11種化合物，共35種化合物。最後，將這
35種化合物依系爭專利一說明書第52至144 頁之實施例
3 進行物理以及化學性質分析，始確認其具體結構式，
其中即包含系爭專利一申請專利範圍第1 項之12種新穎
化合物。準此，系爭專利一申請專利範圍第1 項之12種
新穎化合物的製法，應為系爭專利一說明書第47至52頁
實施例2 記載之製法（見本院卷(一)第202 至204 頁），
主要係將藤黃樹脂的丙酮萃取產物TSB-14進行半製備級
RP-HPLC 後，分為3 個分離部分後繼續進一步分離。
（４）本件上訴人主張其為系爭專利一申請專利範圍第1 項之
共同發明人，所使用之證據如下：
原證1 為國立清華大學網站列印資料（見原審卷(一)第9
頁），記載上訴人為國立清華大學化學系之退休教授，
研究專長為有機化學及天然物化學。
原證7 為王惠玲所著「發明專利申請實務─化學、醫藥
、生物科技相關發明」第83、84頁影本（見原審卷(一)第
72至75頁），記載物之發明的新穎性是建立在物本身的
結構或性質，與物的製造方法或用途無直接關係，及化
合物發明新穎性之判斷。
原證8 為黃元照等人所著「蕨類生藥的研究與開發」第
13及24頁影本（見原審卷(一)第76至77頁），記載在台灣
蕨類生藥之化學成分等相關研究上，上訴人所進行的研
究最為豐富。
原證9 為被上訴人99年7 月30日寄予上訴人之存證信函
影本（見原審卷(一)第78頁），記載上訴人係協助被上訴
人代為解讀化學結構。
原證11為上訴人主張聖島事務所提供之97年12月18日會
議討論紀要影本（見原審卷(一)第81至82頁），記載討論
TSB-14A 、TSB-14B 、TSB-14C 、TSB-14D 及TSB-14E
的5 個分離部分之藥理實驗結果及其專利申請事宜。
原證12為上訴人主張其回覆聖島事務所97年12月18日會
議討論紀要之稿件影本（見原審卷(一)第83頁），記載討
論TSB-14A 、TSB-14B 、TSB-14C 、TSB-14D 及TSB-14
E 的5 個分離部分之止痛、消炎及抗癌活性，以及其專
利申請事宜。
原證13為上訴人主張其與聖島事務所往來討論系爭專利
與前案專利之傳真稿件影本（見原審卷(一)第84至87頁）
，記載前案專利之國外對應申請案及TSB-14A 、TSB-14
B 、TSB-14C 、TSB-14D 及TSB-14E 的5 個分離部分之
藥理實驗結果及其專利申請事宜。
原證14為上訴人主張其與泰國教授Karalai 於98年1 月
26日之電子郵件影本（見原審卷(一)第88頁），記載上訴
人與泰國教授Karalai於福木黃色素A、B、C
（formoxanthone A, B, C ）之命名有衝突，對該等命
名進行討論之內容。
原證17為高瞻自然科學教學資源平台網站之「分子式（
Molecular Formula ）與結構式（Structural Formula
）」列印資料影本（見原審卷(一)第244 至246 頁），記
載要瞭解分子內的原子連結情形需要結構式，而利用元
素分析可以定出實驗式，與質譜儀配合可以定出分子式
，相較之下，決定結構式就難得多，通常需要多種實驗
來找尋蛛絲馬跡，推論出分子的結構。
原證18為上訴人主張其決定系爭專利及前案專利中新穎
化合物結構式之草稿文件（見外放證物）。
原證19為上訴人主張其對系爭專利及前案專利中新穎化
合物進行IUPAC 名稱命名之草稿文件（見外放證物）。
原證23為上訴人主張其為被上訴人擬定之研發實驗室作
業標準書及測試標準書等之草稿文件影本（見原審卷(二)
第17至41頁），記載化合物分離/ 純化作業標準書、單
一化合物品質鑑定作業標準書、化合物定性測試標準書
、混合物萃取作業標準書等。
證人○○○於原審101 年11月2 日之證詞（見原審卷(一)
第257至262頁）。
被上訴人於原審101 年9 月3 日所提民事陳報暨聲請限
制閱覽暨答辯（二）狀附件1 （見外放證物），為被上
訴人委任聖島事務所之相關實體郵件、電子郵件、傳真
、會議紀錄等文書影本。
上證1 為聖島事務所之網站查詢列印資料（見本院卷(一)
第71頁）。
上證2 為聖島事務所台北所之專利申請報價函影本，（
（見本院卷(一)第72至74頁），記載前案專利相關之內容
。
上證6 為羅必新著「用現代波譜方法分析鑑定有機化合
物的結構」（見本院卷(二)第39至41頁）。
上證7 為美國US 2007/0000000 A1號專利（見本院卷(二)
第42至58頁）。
上證8 為Jinxin Wang 等人著「Studies on chemical
structure modification and biology of a natural
product,gambogic acid (I): Synthesis and
biological evaluationof oxidized analogues of
gambogic acid.」（見本院卷(二)第59至68頁）。
上證9 為Jinxin Wang 等人著「Studies on chemical
modification and biology of a natural product,
gambogic acid (II): Synthesis and bioevaluation
of gambogellic acid and its derivatives from
gambogic acid as antitumor agents.」（見本院卷(二)
第69至79頁）。
上訴人於本院之陳述（見本院卷(二)第98至101頁）。
（５）依上訴人所提上開證據資料，原證1 記載上訴人經歷及
研究專長，與待證事實即上訴人是否對於系爭專利一申
請專利範圍第1 項之12種純化自藤黃樹脂的新穎化合物
之結構及製法具有實質貢獻並無關聯。原證7 係說明對
於物之發明的請求項，於專利要件中新穎性的判斷標準
，亦與上開待證事實無關。原證8 雖記載在台灣蕨類生
藥之化學成分等相關研究上，上訴人所進行的研究最為
豐富，惟亦與上開待證事實無關。原證9 、14、18、19
固分別記載上訴人協助被上訴人代為解讀化學結構、上
訴人與泰國教授Karalai 於福木黃色素A 、B 、C （
formoxanthone A, B, C ）之命名有衝突，對該等命名
進行討論、決定系爭專利一新穎化合物結構式及進行
IUPAC 名稱命名之草稿，姑不論依其上記載可否確認所
解讀及命名之化合物是否即為系爭專利一申請專利範圍
第1 項之12種新穎化合物，惟新穎化合物之結構解析係
使該化合物進行各種光譜分析，例如質譜儀、核磁共振
光譜儀(NMR) 或傅立葉轉換紅外線光譜(FTIR ) 等，由
該等儀器所得到之光譜數據資料，依據一般光譜之解讀
規則與化學分析之知識而予以解析，雖與IUPAC 名稱之
命名均屬相當專業且困難之工作，但工作是否具專業性
及困難程度，與可否列名為一發明專利之發明人完全無
關，一發明專利即使非常簡單，只要是對該發明具有實
質貢獻，即應列為發明人，故縱認上訴人曾對系爭專利
一申請專利範圍第1 項之12種新穎化合物進行結構解析
及IUPAC 名稱之命名，然倘若上訴人僅從事新穎化合物
之結構解析及IUPAC 名稱之命名工作，難認對該新穎化
合物之結構及製法具有實質貢獻，是上證6 至9 縱得證
明新穎化合物之結構解析高度專業且困難，亦仍係使用
他人所構思之具體技術手段而進行實際驗證，難謂係共
同發明人。另原證11、12、13、17、23、上證1 、2 並
未顯示系爭專利一申請專利範圍第1 項之12種新穎化合
物相關之結構及製法，均無法證明上開待證事實。再者
，依被上訴人於原審101 年9 月3 日所提狀附件1 縱可
認上訴人與聖島事務所聯絡、討論系爭專利一之專利申
請事宜，甚或提供資料、撰寫專利說明書，惟將一實際
完成之發明轉化為發明專利之說明書或將該發明申請專
利之過程，抑或協助發明完成之相關行政工作，亦與是
否得列名為一發明專利之發明人無涉，當一發明由產生
構想至真正付諸實施，應可謂已完成之發明，而任何人
對已完成之發明所產生之貢獻，仍不足以使其列名為發
明人，故上訴人縱協助系爭專利一完成申請專利之工作
，亦難謂係共同發明人。
（６）證人○○○於原審結證稱：在被上訴人公司任職到94年
9 月30日離職，擔任植物的分離和鑑定工作，但鑑定通
常不會在伊這邊完成，伊只做從植物分離出純的化合物
，然後就交給上訴人，或者是開會時交給被上訴人法定
代理人丁○○，○○○和伊一樣是做從植物萃取、分離
及純化化合物，得到純的化合物後交給丁○○或上訴人
伊只是在做前面的部分，得到純的化合物後送到貴儀中
心去做光譜的鑑定，光譜圖是由上訴人負責鑑定，確認
是那一種化合物，及是否為新的化合物，萃取分離及純
化的階段，除遇到困難會請求上訴人協助，不然的話，
這都是很例行的工作等語（見原審卷(一)第257 至262 頁
）。尚無法證明上訴人參與系爭專利一申請專利範圍第
1 項之12種新穎化合物相關結構及製法之工作，且證人
○○○僅在被上訴人公司工作至94年9 月30日，斯時系
爭專利一申請專利範圍第1 項之12種新穎化合物是否即
已萃取完成，上訴人亦無法證明。其次，依上訴人於本
院之陳述，充其量亦僅得證明上訴人負責系爭專利一中
新穎化合物的結構解析及命名之工作等節。惟上訴人縱
負責系爭專利一中新穎化合物的結構解析、命名及處理
系爭專利一申請專利之相關事宜工作，仍難認上訴人參
與系爭專利一申請專利範圍第1 項之12種新穎化合物相
關結構及製法之工作，已如上述。至上訴人雖陳稱曾協
助解決系爭專利一中新穎化合物的分離製法所面臨之問
題，及被上訴人為前案專利之發明人，因系爭專利一為
前案專利之延伸，當然應列名為系爭專利一之發明人部
分；然依上訴人所述及上開證據尚無法證明其確實曾協
助解決系爭專利一中新穎化合物分離製法所面臨之問題
及所協助解決之問題係對於系爭專利一申請專利範圍第
1 項之12種新穎化合物相關結構及製法具有實質貢獻。
另前案專利之公開日及公告日均早於系爭專利一之申請
日，已為系爭專利一申請前周知之先前技術，故縱上訴
人對於前案專利具有貢獻，亦不足以證明其對於系爭專
利一之發明即當然具有貢獻，上訴人此部分所述，尚有
未合。
（７）準此，依原證1 、7 、8 、9 、11、12、13、14、17、
18、19、23、證人○○○101 年11月2 日在原審審理時
之證述、被上訴人101 年9 月3 日於原審所提出之陳報
暨聲請限制閱覽暨答辯（二) 狀附件1 、上證1 、2 、
6 、7 、8 、9 及上訴人於本院之陳述，尚無法證明上
訴人對於系爭專利一之發明具有實質貢獻，不足以證明
上訴人為系爭專利一申請專利範圍第1 項之共同發明人
。
（８）至上訴人雖聲請向中央研究院化學研究所及台灣大學化
學系函查若以光譜分析方法進行未知化合物之結構解析
，是否僅係依據一般光譜的解讀規則與化學分析之知識
，予以解析各類光譜儀器所得到之光譜數據資料，即可
完成化合物之結構鑑定？故以光譜分析進行化合物之結
構解析，僅係從事熟練之技術事項而無創造行為於內之
工作？或以光譜分析進行未知化合物之結構解析，係綜
合各類光譜儀器所得到之光譜數據資料與化學知識、經
驗，以茲判斷化合物之結構？結構解析之過程中需藉由
各類光譜儀器所得到之光譜數據資料，以及化學知識、
經驗，構想化合物可能之結構，再予以驗證？以光譜分
析進行未知化合物結構解析之過程中，化合物之結構是
否為待解決之問題，須構想可能之結構，再予解決？或
是可直接以光譜的解讀規則與化學分析之知識轉錄或轉
譯光譜數據資料，即可完成結構鑑定等事項。惟對於「
化合物」之發明構想，倘僅提出化合物之特定「結構」
，但欠缺產生該化合物之「方法」，尚不得稱該化合物
之發明構想已然形成，故「化合物」之發明構想必須包
含特定化合物之化學結構及製造該化合物之操作方法，
已如上述，本件系爭專利一申請專利範圍第1 項之發明
既為「化合物」，發明構想自應包含所請化合物之結構
及其製造方法，縱新穎化合物之結構解析高度專業且困
難，亦係使用他人所構思之具體技術手段而進行實際驗
證，仍難謂係共同發明人，是本件尚無函查之必要。」
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