(商標 訴願逾期)「和光」商標：僅有訴願人及其代理人均不在受理訴願機關所在地住居者，始得扣除在途期間。

智慧財產法院109年度行商訴字第30號行政裁定(2020.11.19)

原 告 和櫻記實業有限公司 

被 告 經濟部智慧財產局 

參 加 人 和光工業股份有限公司 

參 加 人 經濟部 

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國109 年2 月19日經訴字第10906300090 號訴願決定，提起行政訴訟。本院裁定如下︰

主 文

原告之訴駁回。

理 由

一、事實概要：原告以「和光及圖」指定使用於商標法施行細則第19條第037 類之「衛浴設備安裝修理；廚房設備安裝修理；室內裝潢工程施工；水電施工」服務申請註冊，經被告核准列為註冊第01902391號商標（下稱系爭商標）。

參加人於民國107 年5 月3 日以系爭商標有違商標法第30條第1 項第10、14款規定，對之提出異議。經被告審查，核認系爭商標之註冊有商標法第30條第1 項第14款規定之適用，以108 年11月29日中台異字第1070312 號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

原告不服，於109 年1 月3 日提起訴願，嗣經濟部以原告提起訴願逾越法定期間為由，以109年2 月19日經訴字第10906300090 號決定不受理，原告遂向本院提起行政訴訟。

本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人和光工業股份有限公司（下稱和光公司）之權利或法律上利益將受損害，乃依職權裁定命和光公司獨立參加本件被告之訴訟，又本院認經濟部有輔助被告之必要，乃依經濟部之聲請准許其參加被告之訴訟。

二、原告主張：

㈠原告與系爭商標異議階段之代理人○○○均設址於台中市，又原告委任訴願代理人OO國際專利商標事務所（下稱台一事務所）亦設於台中市，惟委任狀上誤書其地址為臺北市，是本件計算訴願之法定期間，應扣除4 日在途期間。縱認委任狀誤繕地址不得更改，然訴願代理人OOO、○○○之住居所均位於新北市，仍得扣除2 日在途期間，應以109 年1月4 日為末日，則原告於109 年1 月3 日提出訴願並未逾期。本件應依憲法第16條意旨，盡可能保障人民訴訟程序權。...

四、參加人除援引被告答辯外，並補充略以：

㈠和光公司部分：

在途期間之扣除，須訴願人不在訴願機關所在地，且無訴願代理人住居在訴願機關所在地時始得扣除，故應以訴願代理人而非收受原處分之人地址為斷。又訴願法第16條第1 項所稱「住居所」，應包括其營業所，依原告訴願代理人營業所OO事務所官網及經濟部商標主題網所示，其地址皆在台北市，自不應扣除在途期間。原告委任訴願代理人日期為108年12月16日，距訴願期限109 年1 月2 日前尚有充分時間可提起訴願，其憲法保障之訴訟權並未受影響等語。並聲明求為判決：原告之訴駁回。

㈡經濟部部分：

原處分階段之代理人雖得為當事人辦理商標異議事務，但其並無代當事人提起訴願之權，當事人仍應另行委任訴願代理人為其為訴願行為，○○○既非訴願代理人，即不得以○○○之住居所來認定應扣除在途期間，是本件訴願確實已逾法定期間，訴願決定並無違誤等語。並聲明求為判決：原告之訴駁回。

五、本院得心證之理由：

㈠按訴願人不在受理訴願機關所在地住居者，計算法定期間，應扣除其在途期間。但有訴願代理人住居受理訴願機關所在地，得為期間內應為之訴願行為者，不在此限。訴願代理人應於最初為訴願行為時，向受理訴願機關提出委任書。訴願法第16條第1 項、第34條分別定有明文。又按人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定者，得向行政法院提起撤銷訴訟。起訴不合程式或不備其他要件者，行政法院應以裁定駁回之，但其情形可以補正者，審判長應定期間先命補正，行政訴訟法第4 條第1 項、第107 條第1 項第10款亦有規定。準此，提起撤銷訴訟須先經合法之訴願程序，若當事人未經合法訴願程序即逕提起行政訴訟，其起訴即屬不備其他要件且不能補正，行政法院應裁定駁回其訴。是訴願逾期即屬未經合法之訴願程序，乃不備起訴要件，為不合法，且不能補正，行政法院自應以裁定駁回原告之訴。

㈡經查，被告以108 年11月29日中台異字第1070312 號商標異議審定書作成系爭商標之註冊應予撤銷之處分，並以電子送達方式，於108 年12月3 日送達原告商標代理人○○○，原告於109 年1 月3 日委由訴願代理人提起訴願，有智慧財產局商標案件電子送達證明、原告商標訴願申請書暨訴願委任書在卷可憑。原告雖設址台中市，惟依原告商標訴願申請書暨訴願委任書所載，其訴願代理人之地址為臺北市，即為受理訴願機關經濟部所在地，是依訴願法第16條第1 項但書之規定，毋庸扣除在途期間，訴願人最遲應於109 年1 月2 日前提起訴願，訴願人遲至109 年1 月3 日始經由原處分機關向訴願機關提起訴願，已逾越法定期間，是訴願機關為訴願不受理之決定，洵屬有據。

㈢原告雖主張原告及系爭商標異議事件之代理人○○○均址設台中市，與受理訴願機關所在之臺北市非屬同一縣市云云。惟訴願法第16條有關在途期間之規定，僅有訴願人及其代理人均不在受理訴願機關所在地住居者，始得扣除在途期間，非以收受原處分之訴訟代理人之住居所計算其在途期間（最高行政法院107 年度裁字第554 號裁定參照），商標異議階段代理人並不當然等同訴願階段之訴願代理人，自不得以其住居定在途期間。本件綜觀全卷卷證資料，並無原告委任異議階段代理人○○○為訴願代理人之委任書，○○○既非訴願代理人，即不能以○○○之住居所為台中市，逕認訴願期間應扣除在途期間。

㈣原告另主張訴願代理人委任狀誤書其地址，依報價單地址應在台中市，且訴願代理人「OOO」先生及「○○○」女士之住居所均位於新北市云云，並提出原告與訴願代理人於台中事務所簽訂之委任報價單為證，惟該委任報價單至多僅能證明原告與台一事務所係於台中辦公室接洽案件，而在途期間之適用非以訴願人委任行為地為依據，是原告主張應以委任報價單上所載地址為台中市計算在途期間，要屬無據。

又訴願法第16條第1 項所稱之「住居」，應包含代理人之事務所或營業所，本件依原告商標訴願申請書暨訴願委任書所載，其訴願代理人所載事務所地址為臺北市，自有訴願法第16條第1 項但書規定之適用而不應扣除在途期間，原告主張應以OOO律師及○○○律師「個人住居所」為新北市計算在途期間，亦不可採。

㈤原告又主張本件應依憲法第16條意旨，應盡可能使人民享有訴訟程序權保障云云，然依訴願法第16條第1 項規定可知，只有當訴願人不在受理機關所在地住居，且訴願代理人亦未住居受理訴願機關所在地時，始能扣除在途期間，訴願人委任住居於受理訴願機關所在地之人為訴願代理人，該代理人即得在法定期間內提起訴願，縱使訴願人是在訴願法定期間屆滿前一日始委任，訴願代理人亦得於當日親送訴願申請書，並無給予扣除在途期間之必要，是訴願法第16條第1 項規定已保障人民訴訟程序權，況事實上依本件訴願委任書所載，原告訴願代理人受委任日期為108 年12月16日，至109 年1 月2 日前尚有充分時間可以提起訴願，原告稱其本件憲法訴訟程序權受不合理限制云云，亦不足取。
 
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李維心

法 官 陳忠行

法 官 蔡如琪

(商標 最高法院 損害賠償 防止侵害) TutorABC v. HiTutor：商標法第71條為民法損害賠償的特別規定，應優先適用。原審判決認為商標權人不得請求防止被告使用與主要部分Tutor相同或近似之商標，應重新檢討。

最高法院109年度台上字第2161號民事判決(2020.11.19)

上 訴 人 麥奇數位股份有限公司

訴 訟代理 人 林佳瑩律師 

                   張志朋律師

上 訴 人 乂迪生科技股份有限公司

上列當事人間請求排除侵害商標權行為等事件，兩造對於中華民國108年4月25日智慧財產法院第二審判決（107年度民商上字第5號），各自提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決關於㈠駁回上訴人麥奇數位股份有限公司請求上訴人乂迪生科技股份有限公司與廖本昌連帶給付新臺幣陸佰萬元本息、上訴人乂迪生科技股份有限公司不得使用與原判決附圖一編號1至4所示商標相同或近似之名稱、網域名稱及圖示部分之上訴，㈡命上訴人乂迪生科技股份有限公司與廖本昌連帶給付上訴人麥奇數位股份有限公司新臺幣肆佰萬元本息，暨各該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產法院。

兩造其他上訴均駁回。
 
理 由

...

麥奇公司主張：伊為國內最早、規模最大之線上英語教學平台，自民國95年申請註冊取得如原判決附圖（下稱附圖）一所示商標（下稱系爭商標），經長期大量使用於線上英語教學，對一般消費者具高度識別性，而成為著名商標。詎對造上訴人乂迪生科技股份有限公司（下稱乂迪生公司）自99年7月3日起使用如附圖二所示商標（下稱系爭「HiTutor」商標）、「www.hitutor.com.tw」網域名稱（下稱系爭網域名稱），復於103年間惡意申請取得系爭「HiTutor 」之商標註冊，不僅造成消費者嚴重混淆誤認，亦減損伊就系爭商標之識別性及信譽，顯係攀附他事業商譽，足以影響交易秩序而有顯失公平，爰依修正前商標法第61條第1項、現行商標法第69條第1項、第3 項、修正前公平交易法（下稱公平法）第30條至第32條、現行公平法第29條至第31條、第33條、民法第195條及公司法第23條第2項規定，請求乂迪生公司除去或防止侵害系爭商標權之行為、乂迪生公司與其負責人即對造上訴人廖本昌（合稱乂迪生公司等）連帶賠償依修正前商標法第63條第1項第2、3款、現行商標法第71條第1項第2、3款規定擇一計算之損害及回復名譽等情。爰求為命㈠乂迪生公司不得使用「HiTutor」名稱、系爭網域名稱、系爭「HiTutor」商標，及其他與系爭商標相同或近似之名稱、網域名稱及圖示；㈡乂迪生公司等連帶給付伊新臺幣（下同）1000萬元本息，並連帶負擔費用將本件判決書之案號、當事人欄、案由欄及主文，以新細明體10號字體刊登於蘋果日報、自由時報、中國時報、聯合報（合稱新聞紙）全國頭版下半頁1日之判決。嗣於原審追加依民法第177條、第179條規定而為請求（未繫屬本院部分，不另贅述）。

對造上訴人乂迪生公司等則以：系爭商標於102 年始經法院認定為著名商標，非自98年起即為著名商標。「Tutor 」非系爭商標主要識別部分，該英文單字用於線上家教業，僅屬具中度識別性之暗示性商標，不得由麥奇公司壟斷。「TutorABC」與「HiTutor」雖均有「Tutor」字樣，但二者在外觀、讀音、觀念上均不同，近似程度甚低。麥奇公司與乂迪生公司均有數萬名以上學員，曾接觸之消費者更數倍於此，市調結果顯示相關消費者對系爭「HiTutor」商標有相當熟悉度，伊公司自98年經營HiTutor品牌迄今已10年，與系爭商標併存多年，麥奇公司所提出消費者混淆誤認之實例亦僅6 件，足見相關消費者仍可區辨二者差異。伊公司跨入線上家教媒合時原使用「Hi！家教」，嗣將其中「家教」翻譯「tutor」而成為「HiTutor」，主打多國語言教學，與麥奇公司僅提供英文教學服務者不同，非自始即欲攀附系爭商標，消費者對「HiTutor 」亦多予正面評價，未降低系爭商標之識別性，亦無減損系爭商標信譽之虞或違反公平法等情事。又線上語言教學平台業者均會向消費者詳細說明服務之特色及優勢，提供消費者試讀服務並設有退費機制，異於一般商品之性質，消費者不易混淆誤認，縱有混淆或誤認，與伊公司之獲利或麥奇公司所受損害間無甚關聯，不得依修正前商標法第63條第1項第2、3 款、現行商標法第71條第1項第2、3 款規定計算損害賠償額，縱認伊等應負連帶賠償責任，伊公司現處虧損狀態，亦請准將賠償金額酌減為0等語，資為抗辯。

原審以：

㈠擬制侵害商標權部分：

麥奇公司於93年間成立，為我國首間投入線上英文教學之企業，長期投入龐大廣告費用行銷，自96年起陸續在我國取得包含附圖一編號1至4商標（下稱系爭編號1至4商標）在內之Tutor 系列商標註冊，均仍在權利期間內，並陸續在其他國家取得同系列商標註冊，堪認系爭編號1至4商標至遲於98年間，已為該領域相關消費者所熟知之著名商標，並以「Tutor」為其主要識別部分，麥奇公司復已註冊「www.tutorabc.com 」、「www.tutorjr.com」、「www.tutorming.com」等網域名稱（下稱tutor 系列網域名稱）。系爭網域名稱使用「tutor 」文字，將有使相關消費者產生混淆誤認之虞，依修正前商標法第62條第2款、現行商標法第70條第2款規定，視為侵害商標權。至附圖一編號5商標（下稱系爭編號5商標）為一擬人化耳麥圖案，雖係將系爭編號2、4 商標圖案之「o」部分予以放大，然系爭編號2、4 商標未特別強調或放大「o」部分，相關消費者係以整體「TutorABC 」文字識別其商品服務來源，而非單以「o」圖案為識別，系爭編號5 商標即非著名商標，不得視為系爭網域名稱侵害系爭編號5 商標權。

㈡一般侵害商標權部分：

系爭編號5商標為單純擬人化耳麥圖案，系爭「HiTutor」商標則為略經設計的橫書英文，二者整體予人之印象有極大差異，尚非近似，不致使相關消費者產生混淆誤認之虞，固不構成對系爭編號5 商標之侵害。惟系爭編號1至4商標經指定使用於第35、41、42類服務，系爭「HiTutor」商標則指定使用於第41 類服務，兩造均自承實際從事線上英語教學服務，可認各該商標均使用於同一或高度類似之服務；再依相關市場調查報告顯示，消費者認為系爭「HiTutor 」商標與系爭編號1至4商標構成近似、二者為同一家公司或具有授權或合作關係者之比例者均過半，足證系爭「HiTutor」商標確實有使相關消費者與系爭編號1至4 商標產生混淆誤認；系爭編號1至4 商標早於「HiTutor」商標使用及註冊，麥奇公司98、99 年之營收與廣告費用遠高於「HiTutor」，相關品牌調查結果亦顯示「TutorABC」之排名均在「HiTutor 」之前，足見相關消費者對系爭編號1至4商標有相當之熟悉度；系爭編號1至4商標及tutor系列網域名稱分別早於系爭「HiTutor」商標及系爭網域名稱使用或登記註冊，麥奇公司亦早於乂迪生公司進入線上語言教學領域，乂迪生公司應知兩造為競爭同業，其在98年間主要仍以「Hi家教」作為商標行銷其服務，99年起使用HiTutor 品牌行銷其線上語言教學服務，嗣於103 年間向經濟部智慧財產局申請註冊商標，有攀附麥奇公司商譽之意，難謂其使用系爭「HiTutor 」商標係出於善意；另依麥奇公司之官方網頁資料，該公司除經營線上英語教學外，並擴及線上漢語及數學教學，而有多角化經營之情事。綜上事證，堪信乂迪生公司使用系爭「HiTutor」商標，有致相關消費者誤認為與系爭編號1至4 商標為同一商標，或極有可能誤認二者之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認二者之使用人間存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係，致生混淆誤認之虞，依修正前商標法第61條第2 項、第29條第2項第3款、現行商標法第68條第3 款規定，已構成商標權之侵害。

㈢請求損害賠償及排除或防止侵害部分：

麥奇公司雖主張應依修正前商標法第63條第1項第2、3 款或現行商標法第71條第1項第2、3 款規定，擇一計算損害賠償金額，然線上語言教學服務業者多會先提供試聽服務，並詳細說明其特色及優勢，消費者有充分時間進行比較後決定是否購買，縱使消費者因誤認服務來源而購買，亦得請求退費，品牌對於消費者決定是否購買之影響力甚微，乂迪生公司非僅憑系爭「HiTutor 」商標與系爭編號1至4商標近似，即可獲得營業收入，而與一般商品之消費模式不同；又系爭「HiTutor 」商標所表彰之客體非特定商品之零售單價，與冒用他人商標商品之態樣不同，麥奇公司既無法證明乂迪生公司之營業收入，均係因商標相似而來，自不得依上述規定計算其損害額，而應依民事訴訟法第222條第2項規定予以酌定。

依乂迪生公司99年7月至107年8月之銷售額，其總收入為6億7424萬6510元，如以財政部公布之「其他未分類教育服務」同業利潤標準之平均淨利率23%計算，其利潤為1億5507萬6697元，惟該公司除英語教學外，尚提供包含法、日、西語等17國語言及其他實體、線上教學等服務，上開同業利潤標準僅得作為課稅參考又屬偏高，爰審酌其財務報表暨會計師查核報告、報稅資料所顯示之各項營收、成本及費用等盈虧，與兩造營業規模、營業收入、系爭編號1至4商標在線上語言教學領域之著名程度、本件侵權行為之期間、態樣及此對損害賠償額之影響程度等因素，認麥奇公司所受損害額以400 萬元為適當，而應准許，逾此之請求則屬無據。

廖O昌為乂迪生公司之法定代理人，代表公司對外為意思表示，該公司使用系爭「HiTutor 」商標及上開網域名稱於線上英語教學服務，屬該公司業務之執行，廖O昌對於麥奇公司因上開侵害或視為侵害系爭編號1至4商標權所受損害，應依公司法第23條第2 項規定，與乂迪生公司負連帶賠償責任。

又乂迪生公司使用系爭「HiTutor 」商標及系爭網域名稱，既分別構成侵害或視為侵害系爭編號1至4 商標權，麥奇公司依修正前商標法第61條第1項、現行商標法第69條第1 項規定，請求乂迪生公司不得使用「HiTutor」名稱、系爭網域名稱、系爭「HiTutor」商標，均有理由，應予准許。

至麥奇公司請求乂迪生公司不得使用其他與系爭商標相同或近似之名稱、網域名稱及圖示部分，因僅系爭「HiTutor 」商標圖樣及系爭網域名稱構成商標權之侵害，故麥奇公司僅於此範圍內得請求排除侵害，至乂迪生公司現在或日後使用之其他商標圖樣或網域名稱是否相同或近似於系爭商標而侵害麥奇公司之商標權，既不在本件審理範圍內，即不得請求排除。

再麥奇公司對於其信譽因乂迪生公司之行為受有何損害及受損情形如何，未舉證證明之，本院認無命乂迪生公司等連帶負擔費用將判決書內容登報之必要，是麥奇公司此部分請求，於法亦屬無據，不應准許，爰將第一審判決關於駁回麥奇公司請求乂迪生公司等連帶給付400萬元本息、乂迪生公司不得使用「HiTutor」名稱、系爭網域名稱及系爭「HiTutor 」商標部分予以廢棄，改判如其聲明，其餘部分判予維持，駁回麥奇公司其餘上訴。

關於廢棄發回部分（即麥奇公司請求㈠乂迪生公司等連帶給1000萬元本息；㈡乂迪生公司不得使用與系爭編號1至4商標相同或近似之名稱、網域名稱及圖示部分）：

㈠按商標專用權人依損害賠償之規定請求損害賠償，倘須依一般侵權行為之法則證明侵害人所得之利益或商標專用權人所失之利益，舉證頗為困難，致不易獲致實益，不足以發揮抑制仿冒效果，修正前商標法第63條第1項、現行商標法第71條第1項乃特別列舉其損害賠償金額之計算方式，並於其第2 項賦予法院就該法定賠償額有酌減之權限，以符合衡平原則。此不但為民法損害賠償之特別規定，且係將民事訴訟法第222條第2項法院應審酌之情況予以具體化，自應優先適用。

原審雖謂：麥奇公司無法證明其實際所受損害若干，乂迪生公司所有營業收入非均為其侵害商標權所得之利益，本件所涉服務與一般商品性質不同，其所表彰之客體亦非特定商品之零售單價，而與冒用他人商標商品之態樣不同，不得依修正前商標法第63條第1項第2、3款、現行商標法第71條第1項第2、3款規定計算其損害額云云。

然修正前商標法第63條第1項與現行商標法第71條第1項規定，本即為解決商標權人難以舉證其所受損害額所設，原審竟以麥奇公司無法證明其實際所受損害若干，而謂不得依上開規定計算損害額，已有可議；又線上課程提供試聽服務或退費機制，與一般商品附鑑賞期或退貨機制者，似無不同，原審既認乂迪生公司有侵害或視為侵害麥奇公司之系爭編號1至4商標權之情事，於乂迪生公司無法就其成本或必要費用舉證時，是否無法根據其銷售之線上課程全部收入為其所得利益？或依查獲之課程單價核算賠償金額？倘乂迪生公司之營業收入非悉屬其侵害商標權所得利益，或依上開規定計算其損害額顯不相當，是否不得予以酌減？均非無進一步研求之餘地。

原審未詳為調查審認並說明其理由，遽謂本件並無修正前商標法第63條第 1項第2、3款、現行商標法第71條第1項第2、3 款規定之適用，應依民事訴訟法第222條第2項酌定其損害額為400 萬元，即有判決不備理由及適用法規不當之違誤。而麥奇公司所受損害額若干既待調查審認，則原審判命乂迪生公司給付400 萬元本息部分，即無可維持。

㈡次按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去或排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之，修正前商標法第61條第1 項、現行商標法第69條第1項分別定有明文。

原審既認系爭編號1至4商標均為著名之註冊商標，並以「Tutor」為其主要識別部分，兩造皆實際從事線上英語教學服務，則倘乂迪生公司於其商品或服務使用相同或近似於系爭編號1至4商標之商標，是否不構成商標權之侵害？又其雖非使用「HiTutor 」名稱、系爭網域名稱或系爭「HiTutor」商標，但如使用以「Tutor」為其主要識別部分之其他名稱、網域名稱或圖示，是否無減損系爭編號1至4商標之識別性，或造成相關消費者混淆誤認之虞？麥奇公司是否不得本於上開商標法之規定請求防止之？均滋疑義。乃原審逕以乂迪生公司現在或日後使用之其他商標圖樣或網域名稱，是否相同或近似於系爭商標而侵害麥奇公司之商標權，非本件審理範圍，而為麥奇公司不利之判斷，亦嫌速斷。

㈢兩造上訴論旨，各自指摘原判決上開不利己部分不當，求予廢棄，非無理由。

最高法院民事第三庭

審判長法官 高 孟 焄

法官 彭 昭 芬

法官 蘇 芹 英

法官 徐 福 晋

法官 邱 璿 

(商標 無明知 被告無罪)OFF-WHITE：被告於進口鞋子前有指示員工查詢商標，但因查詢方式步驟及有誤而未查得商標，加上被告年事已高，不知OFF-WHITE為潮牌，亦屬可信，故被告主觀上並不是故意侵害商標。

智慧財產法院109年度刑智上易字第35號刑事判決(2020.11.19)

上 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官

被 告 李O驊

上列上訴人因被告違反商標法案件，不服臺灣臺中地方法院109年度智易字第25號，中華民國109年5月18日第一審判決（起訴案號：臺灣臺中地方檢察署109年度偵字第2419號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

理 由

一、檢察官於原審起訴意旨略以：

被告李O驊係址設○○市○○區○○路0段000巷0號0樓之○○○○○之負責人，而○○○○○前於民國89年3月設立，○○○○○以進口鞋類再予銷售為業。被告明知商標註冊審定號第01722978號「OFF-WHITE」商標文字（下稱OFF-WHITE商標），暨註冊審定號第01815789號「Arrow device logo」商標圖樣（下稱Arrow商標，而與OFF-WHITE商標合稱系爭商標），係商標權人美商歐夫懷特有限責任公司（下稱歐夫懷特公司）向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊取得商標權，指定使用於各種鞋類等商品或類似商品，且均在商標權期間內，未經商標權人之同意或授權，除不得於同一或類似商品，使用相同或近似之註冊商標外，亦不得販賣、意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入。

詎被告竟基於意圖販賣而輸入仿冒商標商品之犯意，竟於108年7月16日前之某日，在大陸地區福建省○○○○○○（下稱○○○○）購入未經上開商標權人授權而使用近類似於系爭商標之仿冒商標運動鞋後，以○○○○○名義，委託不知情之○○報關有限公司（下稱○○公司）於108年7月16日，向財政部關務署臺中關報運進口大陸地區鞋類2,292雙。嗣經財政部關務署臺中關派員查驗，發現來貨第5、6項鞋類標示「OFE-WHITE」字樣（下稱系爭文字）鞋類700雙（誤植698雙），經各取一雙送請為商標鑑定結果而認屬仿冒品，始查悉上情。因認被告涉犯違反商標法第97條之明知他人所為之仿冒商標商品，意圖販賣而輸入罪嫌。...

5.被告無侵害系爭商標之明知犯意：...

⑴被告於警詢或偵查中供述：此批進口貨物是彩色鞋子2,292雙，係本人委託「○○報關行」向臺中關投單報關向大陸福建地區之○○○○所進口，其與○○○○配合逾20年，通常會以微信傳送商品照片，查詢商標確認是否有違法，未違法始會進口；亦不知有「OFF-WHITE」商標，公司進口前，業務會用電腦與電話向經濟部查詢系爭「OFE-WHITE」文字是否有商標，業務說沒有查到，沒有人申請商標，始放心進口；本人僅聽過像愛迪達、NIKE，不認識「OFF-WHITE」，本人之前均做夜市或路邊攤之鞋子，較低端之鞋，本人不清楚「OFF-WHITE」是否有名，因本人未聽過等情。

⑵參諸被告上開所述，被告於進口本案系爭鞋子前，曾請其公司業務人員先查詢系爭鞋子所標示「OFE-WHITE」文字有無註冊商標等節。證人○○○前於原審結證稱：本人在綵騎企業社擔任下單、跑工廠之業務，公司進口鞋子及其他貿易；當時被告請其查詢OFE之商標，本人打電話至經濟部智慧局詢問商標「OFE-WHITE」要怎麼查，智慧局人員叫其輸入打字，就會出現索引，當時就打OFE並點第25類鞋業類，ENTER後就會跳出，倘沒有就可以，本人按下去後，有看到諸多之WOFE一串字，智慧局人員建議要從頭看到尾，倘沒有的話，就可以使用，其就將頁面一頁頁瀏覽後，確實沒有OFE，亦無看到系爭文字或圖示LOGO，本人始回報被告說無人註冊。經過此事後，始請人辦理公司自己之商標，承辦人表示智慧局之前所教查法為錯誤，應將所有文字打字符號均要出來，當時本人亦無至GOOGLE查詢過等語。

準此，參諸證人○○○之證言可知，被告確有指示其查詢關於「OFF-WHITE」，是否為商標註冊，因其查詢方式、步驟、查詢機關均有所失誤，而未能查得有系爭商標之註冊，加上疏未連接網際網路上網至多數人熟悉查詢之網站「GOOGLE」，進一步查核上開資訊。被告已委由其公司業務人員向智慧局查詢鞋子上標示系爭文字之商標事宜，因詢問之方法有所錯誤，導致未能查出有系爭文字之商標，或進一步查悉系爭文字近似於「OFF-WHITE」商標，要難遽論被告主觀上有直接故意標示近似於「OFF-WHITE」之「OFE-WHITE」於其進口之系爭鞋子。

⑶證人○○○於原審結證稱：本人事後問本人20幾歲之子，是否有聽過「OFF-WHITE」品牌，他說「OFF-WHITE」均與大品牌聯名，本人始知道有此品牌等情。準此，○○○為中壯年之人，未曾聽聞「OFF-WHITE」品牌，不知「OFF-WHITE」是美國知名潮牌。其多為追求新潮、流行或年輕族群者，始知悉之鞋子品牌，並非如家喻戶曉、眾所週知之品牌。況「OFF-WHITE」在我國境內之銷售門市甚少，此由網站「GOOGLE」查詢可證。而被告於案發當時已逾61歲，其較○○○年長。衡諸常情，被告未曾聽聞「OFF-WHITE」，為球鞋之品牌或潮牌。其合於常情，應可採信。

⑷綜上所述，被告對此品牌「OFF-WHITE」從未聽聞或知悉親見，且其於進口前，亦曾請證人○○○查詢其球鞋標示字樣「OFE-WHITE」是否已經註冊商標，經○○○回報無註冊商標或有無近似「OFE-WHITE」之情，均難謂或推認被告主觀上確有故意為本件犯行，更遑論其主觀上有直接故意之餘地。準此，被告主觀上無販賣侵害系爭商標商品之直接故意，不該當商標法第97條之販賣侵害商標權商品罪。

智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李維心
法 官 蔡如琪
法 官 林洲富

音樂法(著作權 音樂著作 伴唱機) 天立公司v.瑞影公司：天立公司授權瑞影公司將其著作重製於伴唱機供「營業市場」使用。法院認為，因為該合約的「營業市場」的解釋重在該場所是否為供公眾或不特定多數人得以利用，所以，瑞影公司將伴唱機提供給宜蘭縣壯圍鄉順和社區發展協會、古亭社區發展協會使用（未營利），仍屬在契約範圍內的使用，並未違約。

智慧財產法院109年度民著上字第8號民事判決(2020.11.12)

上 訴 人 天立科技股份有限公司法定代理人 

被上訴人 瑞影企業股份有限公司法定代理人

上列當事人間著作權其他契約爭議事件，上訴人對於中華民國109 年4 月17日臺灣臺北地方法院108 年度智字第45號第一審判決提起上訴，本院於109 年10月29日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

事實及理由
 
四、本件法官依民事訴訟法第463 條準用同法第271 條之1 、第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下：

㈠不爭執事項：
⒈兩造於98年9 月9 日簽立音樂著作授權合約書（見上訴人於原審所提甲證1 ，即系爭合約），嗣於98年11月30日簽立附加協議書（見上訴人於原審所提甲證2 ），另於100 年6 月10日簽立附加協議書（三）（見上訴人於原審所提甲證3 ）。
⒉兩造約定被上訴人得就本伴唱著作分別指定弘音公司或其他經銷商從事散布、出租等經銷活動，被上訴人已指定弘音公司為其所生產「瑞影MDS- 655伴唱機」（即系爭伴唱機）之總經銷以從事散布、出租等。
⒊宜蘭縣壯圍鄉古亭社區發展協會、宜蘭縣壯圍鄉順和社區發展協會及里民活動中心（「里民活動中心」經上訴人同意刪除）所使用系爭伴唱機內，有357 首自上訴人取得授權之歌曲。
⒋兩造系爭合約第5 條約定，如因可歸責於被上訴人之事由，致被上訴人違反系爭合約條款，被上訴人除願無條件就重製發行違約部分，以每首歌曲或以每一版本支付上訴人150,000 元之懲罰性違約金，並賠償上訴人因被上訴人違反系爭合約致上訴人所蒙受之一切損失。被上訴人違約情節重大，經法定程序確認後，上訴人得通知被上訴人終止系爭合約。
⒌上訴人於原審撤回對被上訴人系爭伴唱機內使用甲證6 序號001 「家後」、序號004 「再相會」、序號030 「傷痕」、序號225 「晚春」、序號226 「白色的愛」、序號229 「難忘的鳳凰橋」歌曲之請求金額。

㈡本件爭點:
⒈上訴人主張被上訴人將系爭伴唱機出租予宜蘭縣壯圍鄉古亭社區發展協會、宜蘭縣壯圍鄉順和社區發展協會（經兩造同意將「非營業場所之公益場所」更改為「宜蘭縣壯圍鄉古亭社區發展協會、宜蘭縣壯圍鄉順和社區發展協會」）使用，已違反系爭合約第2 條第4 款、第3 條第12款之約定，有無理由？

⒉上訴人依系爭合約第5 條約定要求被上訴人給付懲罰性違約金5,355 萬元，有無理由？

五、得心證之理由：

...

㈡查系爭合約前言、第2 條約定：「茲就甲方（即上訴人，下同）所擁有著作財產權或經著作財產權人委託其全權代理之音樂著作（即詞著作、曲著作），授權乙方（即被上訴人，下同）使用等相關事宜，甲乙雙方訂定如下條款，以資信守。」、「甲方同意就本合約標的以非專屬授權方式，授權乙方按下列方式使用：1.重製方法：甲方授權乙方自行及／或委託他人利用本合約標的以MIDI檔案格式重新編曲，重製、製作為伴唱MIDI檔案（下稱本伴唱著作）。2.產品名稱及伴唱機型號：本伴唱著作產品名稱為『弘音精選MIDI』，並僅限灌錄儲存於『瑞影MDS-655 伴唱機』（下稱本主機，即系爭伴唱機）。…4.市場用途：本伴唱著作僅限重製於本主機，並以散布、出租等方式提供營業市場使用（定義如後）。惟不包含家用市場。」等內容。

而上訴人依據前開約定授權被上訴人使用之「營業市場使用」是否包含出租予社區發展協會乙節，兩造互有爭執。

然細譯前開約定之文句，應認兩造係於系爭合約約定由上訴人將其具有著作財產權或代理之相關音樂著作，非專屬授權被上訴人將之灌錄即重製於系爭伴唱機內，並由被上訴人以將系爭伴唱機散布或出租至營業市場等方式使用該等音樂著作。復衡以現行市場上販售之伴唱機有「家用」與「營業用」之區別，所謂營業用係指業者製造及銷售之電腦伴唱機，若於營業場所播放，且有人演唱時，涉及公開上映視聽著作及公開演出音樂著作等行為，是除就重製他人著作部分取得授權外，另就後續之公開上映與公開演出行為，並應取得再授權；

反之因係於家庭中播放或演唱，則無公開上映或演出行為，是除就重製他人著作部分取得授權外，自毋庸取得上述再授權。

故家用伴唱機與營業用伴唱機最主要之區別，即在於營業用伴唱機須取得音樂、視聽著作公開上映及公開演出之授權，方不致有侵害著作權之問題。

從而，依該等約定之目的及交易習慣等情以觀，兩造就系爭伴唱機之使用方式僅就營業用產品之授權範圍予以約定，並未就家用產品之授權範圍有所約定，堪認被上訴人取得授權之範圍，應限於營業用之伴唱機內使用該等音樂著作，始合乎該等約定之解釋。

㈡承上，再觀諸兩造於系爭合約第3 條第12款約定：「用詞定義及利用方式和使用限制：…⒓本合約所稱營業市場係指，卡拉OK店、KTV 店、俱樂部、旅館房間、酒店、餐飲店、供公眾使用之交通工具或其他供不特定人進出之營業場所等均屬之。任何個人或家庭場所、電器、音響、電腦、通訊等零售通路，均不在本約所稱營業市場範圍內。」等語（見原審卷第23頁），可知系爭合約所指「營業市場」乃著重該場所是否為供公眾或不特定多數人得以利用之公開性質，反之若為個人、家庭或小眾之零售通路則不屬之，而參以社區發展協會等場所之屬性，為公眾或不特定多數人可進出之地點，其性質與前述條款之營業市場要件相符，自應屬系爭合約之營業市場。

另場所之營利與否應僅為判斷該地點是否具有前述公開性質之標準之一，否則系爭合約第3 條第12款前段所示店家若無營利行為，或該條款後段所載銷售通路若有營利之行為，將產生適用該約定混淆或浮動之狀況，顯見系爭合約所約定之營業市場非必有營利行為。

準此，本件上訴人授權被上訴人重製相關音樂著作於營業用伴唱機，並供在公共場所使用，嗣經被上訴人之經銷商弘音公司將系爭伴唱機輾轉出租予宜蘭縣壯圍鄉順和社區發展協會、古亭社區發展協會等公眾或不特定多數人可進出之地點，核該等出租予前述社區發展協會之行為，與系爭合約約定之授權使用範圍無違，故上訴人主張被上訴人因上情而違反系爭合約並請求給付違約金云云，自屬無據。

㈢上訴人固舉經濟部智慧財產局（下稱智慧局）函文暨所附資料、立法院議案關係文書及弘音公司函文為憑（見原審卷第281 至311 頁），主張社區發展協會等地點並非系爭合約第3 條第12款約定之營業市場云云。但查，前述智慧局函文暨所附資料及立法院議案關係文書所載內容，係因里民中心等場所提供里民使用電腦伴唱機時，迭生侵害相關音樂著作權之爭議，並有因此承擔刑事責任之風險等情，故由著作權法主管機關及立法院等介入協商及研議解決之法，又弘音公司函文為其提供及介紹系爭伴唱機之承租促銷方案予臺北市政府民政局，是該等文書與本件兩造間系爭合約之解釋應屬無涉，自難以此為有利上訴人之認定。況系爭合約授權被上訴人使用之範圍為營業用伴唱機暨於公共場所使用，本包含在社區發展協會等公眾或不特定多數人可進出之地點使用，業經本院認定如前，則上訴人上開主張，要不足採。

㈣又上訴人主張：依系爭合約第9 條第3 項約定，已表明上訴人未明確表示之授權皆為其所保留，故「社區發展協會」、「里民活動中心」等非「營利」場所不在系爭合約授權範圍云云。然查：

⒈系爭合約第3 條第12款約定就「營業場所」之定義，僅將「個人或家庭場所」之「家用」用途，及家用產品之零售通路排除在外，有如前述，故所謂「營業場所」係指「供公眾使用」或「供不特定人進出」之場所，與該場所是否「營利」無關。是上訴人以「社區發展協會」、「里民活動中心」為非「營利」場所，進而主張「社區發展協會」及「里民活動中心」並非系爭合約所稱營業場所，其主張實已將「營業」及「營利」混為一談，更已曲解系爭合約中第3 條第12款中「營業場所」之定義。

⒉上訴人主張社區發展協會或里民中心非「營利場所」云云。然而，「營業場所」與「營利場所」在文義及字意範圍大不相同。「營業場所」指非私密，而可供公眾進出之公開場所，「營利場所」則非著作權法及實務之用語，且其重點是指「經營獲利」之地點，與公眾能否出入而共見共聞無關。舉例而言，當機關或團體，甚至或一般民眾要在公園、廣場提供電腦伴唱機供員工或大眾演唱時，因為機關等並非「個人」或「家庭場所」，且因為是公眾得任意出入及共見共聞之場所，當然必須使用「非家用」，亦即「營業用」電腦伴唱機。在著作權法之領域，市場上之授權，並未區分為特定類型之機關或團體使用之重製授權，由此益證：所謂「營業用」，係指「非家用」，即「供公眾使用」或「供不特定人進出」之場所使用。

⒊由上訴人所提文件可證：「營利」或「非營利」場所係供公眾使用場所（營業場所）下之次分類，而非在「家用」、「營業用」場所外之其他類型場所，詳述如下：

⑴上訴人於原審所提立法院議案關係文書指出：「…針對提供公眾使用之非營利場所設置電腦伴唱機供民眾促進身心健康目的而重製著作者…」（甲證12，見原審卷第309 至311 頁）可證「營利」或「非營利」場所係供公眾使用場所（營業場所，即非家用場所）下之次分類，而非在「家用」、「營業用」場所外之另一獨立分類之其他類型場所。此外，智慧局就音樂著作之「公開演出」行為，區分「營利性使用」、「為公益目的之營利性使用」及「為公益目的之非營利性使用」而訂定不同使用報酬率（原審被證2 ，見原審卷第347 至350 頁）。因為「公開演出」行為，係指在「供公眾使用之場所」傳達著作之行為（著作權法第3 條第1 項第9 款規定參照），故智慧局所區分前述三種使用態樣均是發生在「供公眾使用場所（營業場所）」，由此亦證：「營利」或「非營利」場所係供公眾使用場所（營業場所，即非家用場所）下之次分類，而非在「家用」、「營業用」場所外之另一獨立分類之其他類型場所。立法院關係文書及智慧局函文係指：社區發展協會等提供公眾使用之場所為非「營利」場所，並未認為該等場所為非「營業」場所。

⑵系爭合約第3 條第12款約定指出：所謂營業市場係指「供不特定人進出」之場所，而上訴人在原審109 年3 月23日民事準備㈢狀自承：「至於公眾得出入之場所，係指不特定人得隨時出入之場所」等語，可證上訴人亦認為所謂「營業市場」係指「供公眾使用」之場所。故上訴人將「營業場所」混淆為「營利場所」，主張社區發展協會並非「營利」場所，故非「營業」場所云云，並無可採。

⑶被上訴人已自上訴人就系爭歌曲取得作為「營業用」之授權，則被上訴人可將系爭合約所包含之歌曲製成MIDI檔案、灌錄儲存於「瑞影MDS-655 伴唱機」，並以散布、出租方式提供予供公眾使用之場所。無論承租伴唱機之對象是否向使用人收取對價，被上訴人均未違反系爭合約之約定。上訴人主張被上訴人僅有獲得「營業用」授權，並未獲得「非營利用」授權云云，實已將「營業」及「營利」混為一談，而無可採。

⑷依上訴人所提出之甲證4 及甲證5 出租合約書，可知經銷商弘音公司將瑞影MDS-655 伴唱機出租予社區發展協會，至於承租人社區發展協會提供伴唱機予第三人演唱，是否向第三人收取費用，並非被上訴人或弘音公司所能干涉。但就著作權人之保護而言，僅要被上訴人依約支付權利金予上訴人，並不影響上訴人之權益。由此亦證：所謂「營業市場」係指「供公眾使用」之場所，無論「供公眾使用」之場所屬「營利」或「非營利」，均在所不問。

⒋綜上，上訴人主張依系爭合約第9 條第3 項約定，「社區發展協會」、「里民活動中心」等非「營利」場所不在系爭合約授權範圍，並不足採。

六、綜上所述，上訴人依系爭合約第5 條，請求被上訴人給付5,355 萬元本息，為無理由，應予駁回。 

智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿

法 官 彭洪英

法 官 曾啓謀

(商標 被告無罪)被告雖在網路上以低價販賣Thermos，但一般消費者無從判斷真偽品，且Thermos確實有在外國製造，且常有折扣，故被告主張其信賴為真品可採，應予無罪判決。

智慧財產法院109年度刑智上易字第53號刑事判決(2020.11.6)

上 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官

被 告 劉O君

上列上訴人因被告違反商標法案件，不服臺灣臺北地方法院109年度智易字第23號，中華民國109 年6 月24日第一審判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署109 年度偵字第6918號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

事實及理由
...
二、檢察官上訴意旨略以：

本件被告自承係於臉書批發社團，向真實姓名不詳之人，以每支新臺幣（下同）310 元至350 元之價格購入「THERMOS」商標之保溫瓶，於民國（下同）108 年10月至12月間在臉書媽咪寶貝網購社團，以每支360 元之價格販售予不特定人士，迄至查獲前短短兩個月已售出約200 餘支之事實，顯然並非單純一般二手自用品出清可言，而係專營販售相關保溫瓶事業，對於商品品質、來源及相關資訊包括價格等應具有取得容易之情，否則何以向購買者簡介促銷？

況告訴人美商膳魔師公司之註冊第00658012號「THERMOS 」商標（下稱系爭商標）為國內外著名商標，國內有官方網站，被告對於該型號之保溫瓶之特色及售價等資訊非無接觸機會，竟以顯低於正品價格且非自告訴人之經銷商或正常銷售商店之不詳人士取得該等商品販售，豈有不知該等保溫瓶為仿冒商標商品之理。原審未詳加考量被告進貨來源不明，且無論進出價格均顯低於正品銷售價格之異於常情，原審以查無積極證據可以證明被告明知所販售之保溫瓶為仿冒「THERMOS 」商標之商品，認與商標法第97條須以明知為侵害他人商標權之構成要件不符，判決被告無罪，自難認原判決妥適，請撤銷原判決，另為適當之判決。

...惟被告堅決否認有違反商標法之犯行，並辯稱其係向臉書「大批發商_1館」或「大批發商_2館」之批發社團購買系爭保溫瓶商品，其已再三確認是否為正品，該供貨廠商說是正品，且直接從馬來西亞工廠進口貨櫃，其才買來販賣，並不知系爭保溫瓶係仿冒品。膳魔師的相關商品經常有促銷拍賣、廠拍，價格都很低廉，這些都是正版的、不是仿冒品等語。經查：

㈠膳魔師JNR-400 保溫瓶之製造工廠確實位在馬來西亞，有告訴人提出之鑑定報告附卷可憑，故被告辯稱其信賴供貨廠商所稱系爭保溫瓶是正品，乃直接從馬來西亞工廠進口貨櫃等語，並非無據。系爭保溫瓶雖鑑定為仿冒系爭商標之商品，惟證人文○○於原審審理中證稱：「我向被告購買該保溫瓶後，是將商品寄到該商品上面記載的膳魔師保溫瓶製造工廠進行鑑定，後來根據鑑定結果，發現該商品並非正版膳魔師保溫瓶。（問：能否馬上判斷該商品是仿冒商標的保溫瓶？）需要與正品比對，因為仿冒品從其製程、模具上看得出與正品不同，我當時跟正品做過比對看到在上蓋的地方與正品確實有不同之處，粗略言之是形狀不同。以一般人來講，若沒有與正品比對，是無法分辨出來」等語。足見縱為告訴公司之代理人亦無法直接進行正品與仿冒品之比對，而須將產品寄回原廠，請求原廠專業人員以真品及仿品進行鑑定比對，方能確認，何況一般消費者，實難直接以肉眼分辨系爭保溫瓶是否為仿冒品。

㈡檢察官雖主張，被告所販售之膳魔師JNR-400 型號，正品建議售價為1550元，當時告訴人公司就該商品型號並無銷售折扣，而被告販售價格僅為360 元，顯低於正品價格，且進貨來源不明，被告應知是仿冒品等語。

惟查，被告稱其係向臉書批發社團購買系爭保溫瓶商品，而一般網路銷售平台為了衝高評價分數或累積客戶量，亦常見削價競爭之商品販售策略，加上網路批發商因無實體店面及人事成本較低之考量，也常出現商品批貨價格遠低於原廠建議售價之情形，且系爭保溫瓶如係由馬來西亞之製造工廠直接進口臺灣，確實可能與臺灣本地銷售之正品之間，具有一定之價差。

另徵諸證人文○○於原審審理中證稱時，亦不否認膳魔師商品正品促銷的價格也會打到以6 折販賣，只是系爭JNR-400 商品是2018年推出之新商品，目前還不會出現6 折價格。惟因膳魔師商品之品項繁多，一般消費者或網路小賣家未必會對膳魔師保溫瓶之各種型號差別及正品、促銷品之價格區間十分明暸，故尚不能僅因被告進貨及販售之價格較正品便宜，遽認被告主觀上業已明知系爭保溫瓶為仿冒品而販賣。
 
中 華 民 國 109 年 11 月 12 日

智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿

法 官 林欣蓉

法 官 彭洪英 

(著作權 攝影著作)蘋果日報「傅達仁」照片v.東森新媒體：新聞媒體應帶頭重視並積極落實智慧財產權之保護，使用其他競爭同業的報導內容，應謹慎為之，不得以「誤用照片為媒體實務常見」作為合理化侵權的藉口。

#新聞媒體 #使用照片應謹慎

這個案件我們之前分享過一審判決，
蘋果日報去瑞士拍攝了傅達仁生前的身影，
東森ettoday新聞雲未經同意加以使用，
一審認為侵害著作權，不構成合理使用，應賠償20萬元。

二審語重心長說了更多，強調 #新聞媒體更應該尊重他人的著作權，進一步判決東森新媒體ettoday應該 #刊登道歉啟事：

「兩造均為國內知名之新聞媒體，本應帶頭重視並積極落實智慧財產權之保護，上訴人 #不得以誤用系爭照片於媒體實務中均屬常見之詞_作為合理化本件侵害著作權行為之藉口。」

【傅達仁照片案】
(二審)智慧財產法院109年度民著上字第11號民事判決(2020.10.29)
https://ipcase.blogspot.com/2020/11/v.html

(一審)智慧財產法院107年度民著訴字第87號民事判決(2020.4.28)
https://ipcase.blogspot.com/2020/05/v-20.html

#恒達法律事務所
#智慧財產權

#著作權律師

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智慧財產法院109年度民著上字第11號民事判決(2020.10.29)

上 訴 人 東森新媒體控股股份有限公司

被上訴人 香港商蘋果日報出版發展有限公司台灣分公司 

主 文

一、上訴駁回。
二、上訴人應於台灣蘋果日報全國版頭版報頭下，依附件一所示方式，刊登內容如附件一所示之道歉啟事壹日；或於Ettoday 新聞雲網站（https ：//www .ettoday .net/）之Ettoday 新聞雲文字之橫幅右下方（即「歷史活動」文字正下方）之欄位，依附件二所示方式，刊登內容如附件二所示之道歉啟事壹日，且刊登期間不得以其他內容替換道歉啟事。
... 
事實及理由
 
肆、兩造間不爭執之事實： 

一、系爭照片（被證1 所示照片）係由被上訴人之員工即攝影記者張○○所攝，系爭照片之著作人格權、著作財產權均為被上訴人所有。

二、被上訴人於107 年6 月7 日14時19分於蘋果即時新聞網站登載原證1 所示之報導，標題為「瑞士獨家，影音傅達仁先生強撐27分15秒最後專訪唯一放不下的怨是緯來」，並於該報導內刊載系爭照片。

三、被上訴人於107 年6 月7 日20時21分於蘋果即時新聞網站登載原證2 所示之報導，標題為「臉書遺言，傅達仁先生和乾兒子李恕權最後一刻相擁 李戡傳話4 時44分呼應死訊」，並於該報導內刊載系爭照片，且該報導內並載明「蘋果獨家照片僅供傅達仁先生使用，任何媒體或個人使用，必究法律責任。」

四、上訴人於107 年6 月18日20時56分於ETtoday 網站登載原證5 所示之報導，標題為「慘被轟出傅達仁先生靈堂，恬娃揭胸罩陰影：我只是好意」並於該報導內刊載系爭照片，且於系爭照片下方註明「圖/ 翻攝自臉書」。

五、上訴人於107 年6 月21日13時24分於ETtoday 網站登載原證6 所示之報導，標題為「錯過傅達仁先生最後一面，恬娃爆哭整晚：謝罪我錯了」，並於該報導內刊載系爭照片，且於系爭照片下方註明「圖/ 翻攝自臉書」。

六、系爭照片具備原創性，屬著作權法所保護之攝影著作。

七、訴外人傅達仁先生於107 年6 月7 日上午1 時23分於臉書以「傅達仁」帳號發表貼文乙則暨未明示著作權何屬之系爭照片乙幅（被證1 ）。

八、上訴人於107 年6 月7 日0 時42分於ETtoday 網站登載原證4 所示之報導，標題為「傅達仁先生曝死前秘密，自爆遭封殺20年緯來回應了」並於該報導內刊載傅達仁先生於瑞士之相關照片三張，且於照片下方註明「圖/ 翻攝自傅達仁先生臉書」（原證4 ）。

伍、兩造間之主要爭點：
一、上訴人於原證5 、6 之報導中使用系爭照片，是否得主張著作權法第49條之豁免規定？
二、上訴人於原證5 、6 之報導中使用系爭照片，是否得主張著作權法第52條之合理使用？
三、上訴人於原證5 、6 之報導中使用系爭照片，是否得主張著作權法第65條第2 項之合理使用？
四、上訴人使用系爭照片之行為，是否具有侵害被上訴人著作權之故意或過失？
五、被上訴人請求上訴人負侵權行為損害賠償責任，或返還不當得利，是否有理由？得請求之金額為何？
六、被上訴人請求上訴人刊登道歉啟事，有無理由？

陸、得心證之理由：
... 
六、被上訴人請求上訴人刊登道歉啟事，有無理由？（第二審追加部分）

㈠按著作人於著作之原件或其重製物上或於著作公開發表時，有表示其本名、別名或不具名之權利。又按，侵害著作人格權者，被害人得請求表示著作人之姓名或名稱、更正內容或為其他回復名譽之適當處分，著作權法第16條第1 項前段、第85條第2 項定有明文。著作權法第85條第2 項規定乃屬權利人請求為回復信譽之處分，其方法及範圍如何方為適當，法院仍應參酌被害人之請求及其身分、地位、被害程度等各種情事而為裁量。

㈡上訴人未經被上訴人同意，擅自使用系爭照片，且未明示其出處，僅註明「翻攝臉書」，亦無以任何方式標示被上訴人為系爭照片之著作人，顯然已侵害被上訴人之姓名表示權，被上訴人依著作權法第85第2 項規定，請求為回復名譽之適當處分，自屬有據。

㈢上訴人雖辯稱，上訴人不慎誤用系爭照片，於媒體實務中均屬常見，上訴人於知悉誤用之當下，立即撤下系爭照片，被上訴人就其他同業誤用系爭照片僅以10萬元即達成訴訟外和解，足見金錢賠償即完全填補被上訴人系爭照片遭誤用所受之損害，且被上訴人早在獲得原審勝訴判決後，即於108 年
4 月28日自行撰寫發布「《蘋果》瑞士獨訪傅達仁安樂死《ETtoday 》盜用照片判賠20萬」一文（見本院卷第252-254頁），足以使廣大讀者認知系爭照片著作權為被上訴人所有，被上訴人要求上訴人公開刊登道歉啟事，顯係利用本件訟爭企圖打壓媒體同業競爭對手，依司法院大法官解釋釋字第
656 號意旨，顯然輕重失衡，更涉及自我羞辱及損害尊嚴，逾越損害填補之範圍，被上訴人之請求為無理由云云。

㈣按司法院大法官會議釋字第656 號解釋文揭示：「民法第195 條第1 項後段規定：其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。所謂回復名譽之適當處分，如屬以判決命加害人公開道歉，而未涉及加害人自我羞辱等損及人性尊嚴之情事者，即未違背憲法第23條比例原則，而不牴觸憲法對不表意自由之保障」。解釋理由書謂：「於侵害名譽事件，若為回復受害人之名譽，有限制加害人不表意自由之必要，自應就不法侵害人格法益情節之輕重與強制表意之內容等，審慎斟酌而為適當之決定，以符合憲法第23條所定之比例原則。…法院在原告聲明之範圍內，權衡侵害名譽情節之輕重、當事人身分及加害人之經濟狀況等情形，認為諸如在合理範圍內由加害人負擔費用刊載澄清事實之聲明、登載被害人判決勝訴之啟事或將判決書全部或一部登報等手段，仍不足以回復被害人之名譽者，法院以判決命加害人公開道歉，作為回復名譽之適當處分，尚未逾越必要之程度。惟如要求加害人公開道歉，涉及加害人自我羞辱等損及人性尊嚴之情事者，即屬逾越回復名譽之必要程度，而過度限制人民之不表意自由」。

㈤本件兩造當事人均為國內新聞媒體產業之龍頭，長期處於高度互相競爭之狀態等情，此為上訴人所自承，且上訴人身為專業新聞媒體，其日常營運行為即有大量使用各種語文、圖像、影片等素材之需要，自應更重視智慧財產權之保護，以維護自己及他人之權益。

且關於傅達仁先生遠赴瑞士蘇黎世進行安樂死之新聞事件，被上訴人為唯一派員親自至蘇黎世採訪傅達仁先生之新聞媒體，國內其餘媒體包含上訴人，均係追蹤、跟進被上訴人之相關報導，被上訴人係花費人力、時間、費用始取得採訪傅達仁先生之文字及照片等採訪內容，且該採訪內容具有稀有性、新聞性及相當之經濟價值，國內其他媒體跟進被上訴人之報導，不無搭便車不勞而獲之情，上訴人既為競爭同業，對於使用被上訴人之相關報導內容，更應謹慎為之，且傅達仁先生於107 年6 月7 日上午1 時23分臉書刊出貼文及系爭照片時，貼文中已載明「蘋果派了三人採訪小組到蘇黎世找到我們，自己人當然要照顧…」，被上訴人同日在蘋果即時新聞網站刊出之原證1 、原證2 報導已附有系爭照片，原證2 報導並明確記載「《蘋果》獨家照片僅供傅達仁使用，任何媒體或個人使用，必究法律責任」，上訴人竟仍在未確認系爭照片之權利來源，亦未取得明確授權之情形下，貿然使用系爭照片，且由原證5 、6 報導內容觀之，亦不具有非使用系爭照片即無法達到報導目的之必要性，上訴人就本件侵權行為，應具有故意或至少具有重大過失。

兩造均為國內知名之新聞媒體，本應帶頭重視並積極落實智慧財產權之保護，上訴人不得以「誤用系爭照片，於媒體實務中均屬常見」之詞（見上訴人109 年9 月28日綜合辯論意旨狀第16頁），作為合理化本件侵害著作權行為之藉口。

被上訴人在原審判決後，雖自行撰寫發布「《蘋果》瑞士獨訪傅達仁安樂死《ETtoday 》盜用照片判賠20萬」一文，惟並不能取代命上訴人刊登道歉啟事以回復信譽之處分。並審酌被上訴人請求上訴人將道歉啟事刊登於台灣蘋果日報全國版頭版報頭下（如本判決附件一所示）或於Ettoday 新聞雲網站之Ettoday 新聞雲文字之橫幅右下方欄位（如本判決附件二所示），其請求刊登之篇幅及內容係客觀陳述相關侵權事實，尚未逾越必要之程度或涉及加害人自我羞辱等損及人性尊嚴之情形，並略為修正被上訴人提出之道歉啟事文字後，准許被上訴人之請求。又本件刊登道歉啟事之請求，係命上訴人為一定內容之意思表示，應於本件「判決確定後」請求履行，方屬適當，被上訴人之請求逾上開範圍，及其假執行之聲請，尚非有理，應予駁回。

又被上訴人請求上訴人在台灣蘋果日報或Ettoday 新聞雲網站擇一處刊登，上訴人得於判決確定後，自行選擇一處刊登，即完成其給付之義務，如上訴人於判決確定後仍拒不刊登，被上訴人得定相當之期限，催告上訴人履行，如上訴人逾期仍不刊登，其選擇權應移屬於被上訴人（民法第210 條第2 項規定參照），被上訴人並得依法聲請強制執行，附此敘明。

智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿

法 官 林欣蓉

法 官 彭洪英

(商標)光陽many機車立體商標：法院認為相關消費者僅會認為是裝飾設計，欠缺先天識別性及後天識別性，不得註冊。

#立體商標不能註冊

#光陽機車 #many

我們來看看這個立體商標申請案，智慧財產局和智慧財產法院都認為欠缺識別性而不得註冊。

商標申請人主張，商標權的範圍在於：

#圓型車頭大頭(機車前面)

#配置領帶造型面板定位燈及分置兩側前擋方向燈之機車前面板(機車前面)

#圓潤方形尾燈(機車後面)

關鍵在於消費者看到這個設計組合，會不會想到是光陽機車出的many車款呢？還是覺得這只是一個裝飾元素？

智慧財產法院的看法如下：

1.就 #先天識別性 部分：

法院探查了機車業界使用情形、相關消費者的認知、機車商品的特性，認定：

「系爭商標是 #業界通常採用的立體形狀，機車商品對於外觀風格及美感考量之特性，相關消費者會將系爭商標視為 #商品功能的形狀或具裝飾性的設計，應認系爭商標指定使用於機車商品不具先天識別性。」

2.就 #後天識別性 部分：

法院探查了系爭商標使用方式及同業使用情形、使用時間長短及其機車商品銷售量與市場占有率、廣告促銷情形，認定：

「many車款雖銷售十年，但其銷售量在同類市場並非一枝獨秀或佔有顯著比例(7-8%)」

「原告自52年成立，多年來不斷開發各種車型行銷國內外，many車款不是唯一與原告連結之商品」

「由廣告內容探究...有關領帶飾板之局部特寫照片均占廣告頁面極小篇幅...廣告內容是針對many車款整體及各部位特別之介紹，並未專以系爭商標之設計組成元素為辨識來源之行銷。」

「消費者對於領帶飾板的認知是機車裝飾性的設計...復古圓形大燈係機車大燈的習用形狀...原告提及鑽石型後燈，並未強化原告所稱圓形方潤尾燈...」

「綜整原告就many車款之行銷內容，難以使相關消費者將圓型車頭大燈、圓潤方形尾燈、配置領帶造型面板定位燈及分置兩側前擋方向燈之機車前面板所組合之系爭商標認知係表彰商品來源之標識。」

結果是目前無法註冊。

立體商標申請的路途還是很不容易啊！

【光陽many機車立體商標】

智慧財產法院109年度行商訴字第36號行政判決(2020.10.22)

https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCA,109%2c%e8%a1%8c%e5%95%86%e8%a8%b4%2c36%2c20201022%2c1

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