娛樂法(著作權 音樂 DJ) MUST v. 斯邦奈公司「Road to Ultra Taiwan」「黑派對」演唱會：法院認為，被告為演唱會主辦單位，策劃安排國外DJ來台灣舉辦演唱會，被告「公開演唱」音樂著作，事前未申請授權，事後未支付授權金，侵害MUST享有專屬授權的著作權。被告拒不提出使用曲目，應認原告主張為真正，被告應賠償240萬元。

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#詞曲 #音樂著作 #MUST #集管團體 #演唱會

#外國詞曲

MUST作為詞曲著作權三公權利(公播、公演、公傳)的專屬被授權人，

有權對未經同意的使用者主張侵害著作權。

MUST同時也跟許多外國的集管團體簽約，

透過外國集管團體的輾轉專屬授權取得外國詞曲作家的著作權，

也有權在台灣對未經同意的使用者主張侵害著作權。

只是，MUST要如何證明自己確實取得外國集管團體的授權？

而外國集管團體確實取得外國詞曲作家的授權？

民事法院不要求相關文件一定要經過駐外機關認證：

「原告(MUST)為國際作者和作曲家協會聯合會CISAC 之會員，透過該組織已與全世界其他國家的部分仲介團體簽訂 #互惠契約，成為 #姊妹協會，以保護彼此會員之權利，因國外集管團體眾多，且分屬不同國家，倘遽認為該國外集管團體所簽訂或製作之證明文件，應均經我國駐外機關單位認證後，始生訴訟上證據能力，#無異使受國外集管團體授權之國內集管團體於我國法院涉訟時舉證之困難大增，而影響該組織保護國內外音樂著作權人之宗旨。是以，法院於判斷國外私文書之形式真正時，並非以該私文書是否經我駐外單位認證為其唯一依據，而係得依經驗法則，並斟酌全辯論意旨，以判斷其真偽。」

被告拒不提出曲目，民事法院也認為那就應該以原告主張的為準。

被告另外抗辯自己無法控制曲目、只負責賣票，並非公開演出行為人。

但法院認為：

「依被告斯邦奈公司之 #營業登記事項為：「藝文服務業、演藝活動業、音樂展演空間業」等，顯示被告斯邦奈公司係以 #舉辦商業或藝文演出活動 為主要之營利收入，而依其舉辦系爭活動3至6顯係以提供主題為「RoadTo Ultra Taiwan」、「黑派對2016」、「Road to UltraTaiwan 2016」、「Road to Ultra Taiwan 2017」音樂公開演出為銷售內容，此有系爭活動之節目或售票資訊可參，並安排國外專業DJ分別於系爭活動3至6中公開演出音樂著作。

職是，國外專業DJ均係受任或受僱於被告斯邦奈公司在系爭活動中公開演出音樂著作，且被告斯邦奈公司作為 #策畫舉辦並以販售系爭活動入場票券營利者，當屬系爭活動之音樂著作利用人」

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智慧財產法院107年度民著訴字第29號民事判決(2020.6.30)

原 告 社團法人中華音樂著作權協會(MUST)
被 告 斯邦奈有限公司
        兼法定代理人 蔡O偉 

主 文
一、被告斯邦奈有限公司、蔡Ｏ偉應連帶給付原告新臺幣2,411,113元。...

三、雙方不爭執的事實：

（一）原告為依法成立之音樂著作權集體管理團體。
（二）被告斯邦奈公司負責系爭活動公開演出之票券銷售、場地租借等事宜，並為系爭活動之娛樂稅納稅人。
（三）系爭活動公開演出之曲目並未獲得原告之授權。
（四）被告舉辦系爭活動1至5之售票收入如下表格所載：

四、爭點如下：
（一）被告舉辦系爭活動中有無公開演出如附表1至6之音樂著作？如有，是否須取得原告之授權？
（二）原告請求被告斯邦奈公司給付使用報酬及損害賠償有無理由？得請求金額若干？被告蔡家偉是否應與被告斯邦奈公司負連帶賠償責任？

五、本院判斷：


（一）被告斯邦奈公司舉辦系爭活動3至6中，分別就附表3之2及附表4、5、6之全部歌曲，均有公開演出行為：

1.按著作權法第3條第1項第9 款規定：「公開演出：指以演技、舞蹈、歌唱、彈奏樂器或其他方法向現場之公眾傳達著作內容。以擴音器或其他器材，將原播送之聲音或影像向公眾傳達者，亦屬之。」

2.經查，原告主張被告斯邦奈公司舉辦之系爭活動3至6中，就附表3之2歌曲，及附表4、5、6 之歌曲，均有公開演出行為之事實，業據原告提出活動名稱「Road To UltraTaiwan」、「黑派對2016」、「Road to Ultra Taiwan2016」未獲授權公開演出清單及售票資訊、網路蒐證光碟（含系爭活動3至6）、「Road to Ultra Taiwan 2017 」演出名單、蒐證光碟歌曲對照表、玩家誌採訪專文等件為證，且經本院勘驗原告提出系爭活動3至6網路蒐證光碟結果，系爭活動3至6即「Road To Ultra Taiwan」、「黑派對2016」、「Road to Ultra Taiwan 2016」、「Road toUltra Taiwan 2017 」之舞台裝置背景不僅與上開主題相符，此為被告所不爭執，且確實有演出如附表3之2及附表4、5、6 所示之部分歌曲，此有本院108年2月14日職務報告及截圖、同年10月24日職務報告及截圖在卷可稽，而本院上開職務報告於勘驗時因曲目辨識不易所遺漏之部分曲目，亦經原告提出蒐證光碟對照表補足，核屬相符，依此足認原告主張被告斯邦奈公司所舉辦之系爭活動3至6中，就附表3之2、附表4、5、6 之全部歌曲，均有公開演出之行為，洵屬有據，堪信真正。

3.被告雖辯以蒐證光碟之來源不明，亦未就拍攝者、拍攝時間、拍攝地點提出進一步說明，是否能連結至系爭活動有播出該等歌曲，顯有疑義，且依本院職務報告勘驗結果，僅少部分曲目與蒐證光碟所聽到的相同，該蒐證光碟之真實性及效力有重大瑕疵等等。

惟查，依被告斯邦奈公司曾於FB發文表示邀請Ultra 御用攝影團隊拍攝系爭活動，其內文連結YOUTUBE 平台上「UMF TV」頻道，有出現系爭活動3、5、6之「Road to UltraTaiwan」之紀錄影片，該系爭活動3、5、6 之舞台佈置，與原告所提蒐證光碟內出現之舞台佈置大致相同；且觀諸系爭活動4 之「黑派對2016」表演者John O'Callaghan於FB之貼文，以及社群網站Dcard 音樂板會員於網路分享演唱會之紀錄照片，亦與系爭活動4 之蒐證光碟呈現之表演者及舞台燈光效果相同，此有原告提出之被告斯邦奈公司FB貼文、「UMF TV」活動舞台截圖、蒐證光碟呈現系爭活動舞台之截圖、表演者John O'Callaghan之FB貼文、消費者於網路分享演唱會紀錄在卷可佐。

是以，縱該蒐證光碟拍攝之內容係原告自網路取得，並非現場拍攝所得，然既與官方Ultra 系列之系爭活動舞台佈置及表演者親自發佈之貼文內容、網友發佈之紀錄照片等客觀事證相符，參以一般消費者於演唱活動中隨手拍攝紀錄現場活動，實屬常見，應無時空錯置或遭刻意捏造之可能。再者，本院上開職務報告於勘驗時雖僅發現附表3之2及附表4、5、6 之部分歌曲，然係因曲目辨識不易而遺漏所致，此有原告提出附有原曲影片連結之蒐證光碟對照表可佐，業如前述，則被告此部分之辯解，即屬無據，不足採信。

4.至於原告雖主張被告斯邦奈公司舉辦之系爭活動1、2中有公開演出如附表1、2所示歌曲，及系爭活動3 中有公開演出如附表3之1所示歌曲，然此為被告所否認，自應由原告負舉證責任。而原告雖提出「Black Party黑派對2013 」及「Armada Night 2014 」未獲授權公開演出曲目清單、104年2月10日荷蘭著作權集體管理團體（BUMA）電子郵件、105年8月2日瑞典著作權集體管理團體（SUISA）電子郵件及105年2月19日德國著作權集體管理團體（GEMA）電子郵件為證（橋頭地院支付命令卷第25至36頁、第183至192頁）。

然查，上開電子郵件及曲目清單僅具有通知性質，並無法證明附表1、2所示之歌曲確曾在系爭活動1、2公開演出，亦無法證明系爭活動3 中有公開演出如附表3之1所示歌曲，且原告自承系爭活動1、2並無蒐證光碟可資佐證，亦自認系爭活動3 之蒐證光碟內容僅顯示未授權公開演出之曲目為附表3之2，並非附表3之1等情。此外，原告復未能提出其他證據證明，自難僅憑上開電子郵件通知及曲目清單，即認被告斯邦奈公司舉辦之系爭活動1、2 中有公開演出如附表1、2所示歌曲，以及系爭活動3中有公開演出如附表3之1所示歌曲。故原告此部分之主張及請求，應屬無據，自難採取。

（二）原告已取得如附表3之2及附表4、5、6 所示詞曲（其中未載授權證據者除外）公開演出權之專屬授權：


1.查原告為國際作者和作曲家協會聯合會CISAC 之會員，透過此組織，已與全世界其他國家131 個國家或地區仲介團體簽訂互惠契約（reciprocal representation contract），成為姊妹協會，保護彼此會員之權利，以便於全世界地區均能收取到公開演出權的使用報酬，且原告已取得附表3至6所示音樂著作所屬集管團體協會之專屬授權乙節，業經原告提出荷蘭BUMA、義大利SIAE、德國GEMA、瑞士SUISA、英國PRS、法國SACEM、澳洲APRA、愛爾蘭IMRO、瑞典STIM、美國SESAC 集管團體協會經公證之專屬授權證明書、電子郵件或證明書等影本為證，其中德國GEMA、美國SESAC、荷蘭BUMA、瑞典STIM 之專屬授權證明書並經公證，亦有原詞曲著作權人分別與荷蘭BUMA、瑞典STIM、德國GEMA 、瑞士SUISA、英國PRS、法國SACEM、澳洲APRA、愛爾蘭IMRO、美國SESA C簽署之授權證明中文翻譯可參。


由此堪認附表3之2及附表4、5、6 所示之國外集管團體，即荷蘭BUMA、義大利SIAE、德國GEMA 、瑞士SUISA、英國PRS、法國SACEM、澳洲APRA、愛爾蘭IMRO、瑞典STIM、美國SESAC，確有於取得各該詞曲著作權人授權後，將附表3之2及附表4、5、6所示詞曲（其中未載授權證據者除外）之公開演出權專屬授權予原告。

2.被告雖抗辯原告提出之授權證明資料部分無騎縫章、有遭遮蔽、擷取、塗改、姓名不相符合且簽名模糊、外國私文書未經我國駐外機關認證、翻譯未經公證等諸多瑕疵，難認其內容屬實等等。然查：

(1)按私文書經本人或其代理人簽名、蓋章或按指印或有法院或公證人之認證者，推定為真正，民事訴訟法第 358條第1 項定有明文。前揭國外集管團體如德國GEMA、美國SESAC 、荷蘭BUMA、瑞典STIM之專屬授權證明書既經公證，已如前述，自應推定為真正。被告仍執前詞否認其真實性，惟未提出反證以實其說，自難採信。

(2)其餘未經公證之授權證明書（義大利SIAE 、瑞士SUISA、英國PRS、法國SACEM、澳洲APRA、愛爾蘭IMRO）部分，雖未經我國駐外代表處之認證。然原告為國際作者和作曲家協會聯合會CISAC 之會員，透過該組織已與全世界其他國家的部分仲介團體簽訂互惠契約，成為姊妹協會，以保護彼此會員之權利，因國外集管團體眾多，且分屬不同國家，倘遽認為該國外集管團體所簽訂或製作之證明文件，應均經我國駐外機關單位認證後，始生訴訟上證據能力，無異使受國外集管團體授權之國內集管團體於我國法院涉訟時舉證之困難大增，而影響該組織保護國內外音樂著作權人之宗旨。是以，法院於判斷國外私文書之形式真正時，並非以該私文書是否經我駐外單位認證為其唯一依據，而係得依經驗法則，並斟酌全辯論意旨，以判斷其真偽。

本件原告所舉前揭國外集管團體既均與原告訂有互惠契約而為姊妹協會，此為兩造所不爭執，且經核原告所提授權證明書及中文翻譯並無不符之處，足認原告確有受附表3之2及附表4、5、6 所示詞曲（其中未載授權證據者除外）之專屬授權，則前開未經公證之授權證明書及中文翻譯本，縱未經駐外代表處認證及翻譯公證，均不影響其真實性，被告執此部分之授權證明書未經認證及翻譯未經公證為由，而否認其證據能力或真實性，並非可取。

(3)另被告抗辯授權證明資料部分無騎縫章、有遭遮蔽、擷取、塗改、姓名不相符合且簽名模糊等等，惟因國外集管團體在出具任何涉及個人隱私資訊時必須恪遵歐盟一般資料保護規範（General Data Protection Regulation，簡稱GDPR），以保護音樂著作權人個人隱私，故縱有部分授權證明資料之人名或個資遭到遮蔽或塗改或簽名模糊等情，仍應屬依法之合理範圍，且不影響該授權證明資料之真實性。是以，被告此部分之辯解亦無可採。

（三）被告斯邦奈公司利用附表3之2及附表4、5、6 之歌曲，並未取得原告之授權或給付使用報酬，已侵害原告管理之公開演出權：

1.按娛樂稅法第3條第2項規定「娛樂稅之代徵人，為娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動之提供人或舉辦人。」，而被告斯邦奈公司乃負責系爭活動公開演出之票券銷售、場地租借等事宜，並為系爭活動之娛樂稅納稅人，此為兩造所不爭執。

又參以原告受智慧局審議並公告之使用報酬率，係以「娛樂稅申報表所列收入總額扣除實際繳納之娛樂稅及營業稅後之2.2%為該場次使用報酬之總額，再按MUST（即原告）管理之曲目數占總曲目數之比例計算。」，足證系爭活動之提供人或舉辦人即被告斯邦奈公司為系爭活動之音樂利用人，則被告斯邦奈公司於系爭活動3至6中利用附表3之2 及附表4、5、6所示詞曲（其中未載授權證據者除外）為公開演出時，自應取得原告之授權並應按上開使用報酬率支付使用報酬。

惟經原告分別於105年2月24日、4月22日、8月19日、10月4日、10月19日及106年9月8日，陸續以發函、存證信函或電子郵件等通知被告斯邦奈公司應儘速辦理音樂著作之公開演出授權，然被告斯邦奈公司迄系爭活動均舉辦完畢後仍置之不理，此有原告提出上開函文、存證信函及電子郵件等件可稽，足見被告斯邦奈公司確有故意侵害原告所管理如附表3之2及附表4、5、6 所示詞曲（其中未載授權證據者除外）之公開演出權，應堪認定。

2.被告雖以系爭活動中播放音樂實際公開演出之人員均係國外專業DJ，並非受僱於被告斯邦奈公司，其無從要求國外專業DJ事先提供表演曲目清單，更無從事先審核演出內容，且被告斯邦奈公司僅為系爭活動負責場地租借、票券銷售等事宜，與侵害音樂著作公開演出權並無關聯，而否認有侵害著作權等等置辯。

然查，依被告斯邦奈公司之營業登記事項為：「藝文服務業、演藝活動業、音樂展演空間業」等，顯示被告斯邦奈公司係以舉辦商業或藝文演出活動為主要之營利收入，而依其舉辦系爭活動3至6顯係以提供主題為「RoadTo Ultra Taiwan」、「黑派對2016」、「Road to UltraTaiwan 2016」、「Road to Ultra Taiwan 2017」音樂公開演出為銷售內容，此有系爭活動之節目或售票資訊可參，並安排國外專業DJ分別於系爭活動3至6中公開演出音樂著作。

職是，國外專業DJ均係受任或受僱於被告斯邦奈公司在系爭活動中公開演出音樂著作，且被告斯邦奈公司作為策畫舉辦並以販售系爭活動入場票券營利者，當屬系爭活動之音樂著作利用人，已如前述，依前開說明，即應提出利用之音樂著作曲目清單，向原告取得音樂著作公開演出授權後始得公開演出，自不得以系爭活動3至6中實際公開演出之人員均係國外專業DJ，且無法事先提供表演曲目清單及審核演出內容為由，即推卸或免除自身音樂利用人應取得授權之責任。

是以，被告此部分之辯解即無可採。從而，被告斯邦奈公司既未事先提出申請利用音樂著作，顯然未與原告成立授權契約並支付使用報酬，仍於系爭活動3至6中透過國外專業DJ公開演出如附表3之2 及附表4、5、6所示之歌曲，自有侵害原告所管理公開演出權之故意甚明，原告自得請求損害賠償。

（四）原告得請求被告連帶給付損害賠償及賠償金額之計算：
...
2.查被告斯邦奈公司為利用音樂演出活動之營利事業單位，明知系爭活動3至6應事先向原告取得公開演出之授權，竟未事先提出申請即於系爭活動3至6中公開演出如附表3之2及附表4、5、6 所示之歌曲（其中未載授權證據者除外），業如前述，已嚴重影響原告於我國音樂著作授權市場執行集管業務，且因被告斯邦奈公司未提出公演申報明細表及公開演出曲目清單，致原告未能詳實計算被告斯邦奈公司所應給付之使用報酬，而有不易證明實際損害額之情形，則原告請求依著作權法第88條第3 項規定酌定賠償額，核屬有據。

3.本院審酌智慧局上開公告費率乃就國內集管團體所為使用報酬率之審議決定，以此核算本件賠償額應屬合理，故應以被告斯邦奈公司於娛樂稅申報表所列收入總額，扣除實際繳納之娛樂稅及營業稅後之2.2%為該場次使用報酬之總額，再按原告管理之曲目數占總曲目數之比例計算。

經查：

(1)系爭活動3、4、5 之售票收入金額即娛樂稅申報表所列收入總額，分別為31,745,600元、1,324,730元、54,620,820元，此為兩造所不爭執；而系爭活動6即「Roadto Ultra Taiwan 2017」之售票收入金額即娛樂稅申報表所列收入總額為93,312,510元，且被告斯邦奈公司就系爭活動3、4、5、6 繳交之娛樂稅，分別為766,541元、24,514元，1,428,250元、2,487,760元，此有臺北市稅捐稽徵處107年6月15日及高雄市稅捐稽徵處107年6月26日函覆之娛樂稅申報表及繳款資料、娛樂稅繳納證明書及臨時公演核定稅額計算表附卷可稽，自堪信屬實。至被告雖曾不爭執原告主張系爭活動6 之售票收入總額為55,420,000元乙情，然此顯與事實不符，自無從為被告有利之認定。

(2)又系爭活動3至6各別整場使用之總曲目數為何，因被告未能提出公演申報明細表及公開演出曲目清單，致無法得知，經本院依民事訴訟法第344條、第345條規定命被告應於相當期間內提出，惟被告仍無法提出該文書，自應為被告不利之認定，且得審酌情形認原告之主張為真正。

而原告雖主張各該系爭活動應按公開演出之曲目數占總曲目數之全部比例（即比例為1 ）計算，然而，斟酌系爭活動3至6整場演出的表訂時間長達8 至10小時，對照附表3之2及附表4、5、6所示取得授權之曲目數量，應不足以全部涵蓋整場表演時間，參以原告自承其如以現場表演人為歐洲協會會員，來判斷侵權曲目占全部表演曲目約六至七成等語，以及現場演出之曲目屬電子混音性質，曲庫固定，較不可能有即興演出之情況，自應認原告主張附表3之2 及附表4、5、6所示公開演出之經授權歌曲，占各該系爭活動總曲目數之60% 較為合理，逾此範圍之比例即不可採。

(3)基此，原告於系爭活動3至6得請求之賠償額，其計算式均為：【（娛樂稅申報表所列收入總額－娛樂稅）×使用報酬率2.2% ×曲目比例60%＝授權金即賠償額】，故原告得請求賠償額詳如附表8 所示。

另參酌本件原告為集管團體，為執行集管業務必須支出行政管理費，而被告斯邦奈公司為故意侵權，明知未先取得原告授權即公開演出上開歌曲，其侵權情節重大，因認原告請求每場系爭活動應加計賠償21,000元之授權行政管理費用，尚屬合理，總計原告請求金額在2,411,116 元之範圍內，為有理由，其逾此範圍之請求，則屬過高，不應准許。

智慧財產法院第三庭
法 官 吳俊龍

(商標 評定) AMAZON：申請評定人之據以評定商標應於「評定時」仍為有效商標。

智慧財產法院109年度行商訴字第7號行政判決(2020.06.30)

原 告 朱O森(亞馬遜育樂股份有限公司)
(107.2.26申請評定，但據以評定商標在108.4.30被廢止，評定處分於108.7.23作成)
被 告 經濟部智慧財產局
參 加 人 美商亞馬遜科技公司(AMAZON註冊商標)

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國108 年12月3 日經訴字第10806314990 號訴願決定，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：


主 文
原告之訴駁回。

事實及理由

伍、得心證之理由：
一、本件原告係以系爭商標之註冊違反商標法第30條第1 項第10款規定為由，對系爭商標申請評定，按「商標有下列情形之一，不得註冊：十、相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，商標法第30條第1 項第10款定有明文。故據以評定商標是否有效存在，攸關其得否依商標法第30條第1 項第10款規定而拘束系爭商標註冊之效力。

查在原告申請本件評定（107 年2 月26日）之前，據以評定商標已由第三人謝O秀於106 年4 月28日，依商標法第63條第1 項第2 款「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者」規定申請廢止，經被告審查，於108 年4 月30日以中台廢字第L01060191號處分書，廢止據以評定商標之註冊，有廢止處分書可稽，據以評定商標權人並未提起訴願及行政訴訟，該廢止處分業已確定，並公告於108 年7 月16日出版之第46卷第14期商標公報，為原告所自承，原處分作成時（108 年7 月23日），據以評定商標已非有效存在之商標，自無拘束系爭商標註冊之效力，原處分所為「評定不成立」之處分，並無違誤。

二、原告雖主張，其於107 年2 月26日申請評定時，據以評定商標仍屬合法有效之商標，被告違法自行決定暫緩審查，未給予原告表示意見之機會，直至據以評定商標被廢止後，被告始以據以評定商標已失其效力為由，做成原處分，有違被告自行發布之「商標爭議案件程序審查基準」第6 點本文、「商標爭議案件申請及答辯注意事項」第伍之二點、行政程序法第96條第1 項第2 款、行政程序法第102 條之規定云云。

惟查：


(一)按「以商標之註冊違反第30條第1 項第10款規定，向商標專責機關申請評定，其據以評定商標之註冊已滿三年者，應檢附於申請評定前三年有使用於據以主張商品或服務之證據，或其未使用有正當事由之事證。依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣」，商標法第57條第2 、3 項定有明文。原告申請本件評定時，據以評定商標已註冊滿三年，依上開規定，原告應提出據以評定商標於申請評定前三年內，有使用於所指定之商品或服務之證據，惟原告僅引用另案廢止案之106 年7 月14日答辯書所載之使用證據，而本件評定案須先由原告提出申請評定前三年之使用證據，經被告審查無誤後，始得進入是否有違反商標法第30條第1 項第10款規定之實體審查，故據以評定商標之使用證據是否可採，為本件評定案進入實體審查之先決問題，且已在另案之廢止案審查中，被告考量爭議案件審查之一致性及審理經濟之需要，乃等待據以評定商標廢止案審查確定後，再作成本件評定處分，以避免重複審查及審查結果歧異之情形，應屬合理正當。

(二)按「異議商標之註冊有無違法事由，除第106 條第1 項及第3 項規定外，依其註冊公告時之規定」，商標法第50條定有明文，上開條文，依同法第62條規定，於商標之評定準用之。商標法第50條係規定，商標註冊有無「違法事由」，應適用註冊時之規定，係指法律適用之基準時點，並非指事實狀態之基準時點。

另依經濟部106 年10月30日發布之「商標爭議案件程序審查基準」第6.1 (2)點規定：「據爭商標另涉有商標廢止案，而該據爭商標是否有效存在對於其主張系爭商標是否有商標法第30條第1 項第10款規定有影響時，須俟該商標廢止案審理後，再行處理」規定，可知商標是否有違反第30條第1 項第10款規定之不得註冊事由，係以「評定時」之事實狀態為準（參見最高行政法院10
2 年度判字第525 號判決，亦認評定案件之事實狀態基準時，應為「評定時」）。

被告考量爭議案件審查之一致性及審理經濟之需要，得依職權決定程序暫時中止，或依當事人申請暫緩審理（商標爭議案件程序審查基準「6.暫緩審理事由」參見），故有無暫時中止審理之必要，被告得本於職權決定，不受當事人意思之拘束。

本件原告申請評定時，已有廢止案件在審查中，據以評定商標是否合法有效，尚有疑義，且原告所提出之申請評定前三年之使用證據是否屬實，當事人間已有爭執，並由廢止案進行調查及審理中，被告並無在本件評定案重複調查之必要，反之，被告若不暫停審查，而與廢止案同時進行，仍須耗費相同之時間及流程調查該等使用證據，並不會加快本件評定案之審查進度，且審查結果，若認為原告提出之使用證據，無法證明據以評定商標於申請評定前3 年有使用，即應駁回原告之評定申請（見商標爭議案件程序審查基準第7.1.2 規定），原告並未因此獲得較有利之結果。本院認為被告本於其法定職權並考量上開情形，等待據以評定商標廢止案審查確定後，再作成本件評定處分，並無違反商標爭議案件程序審查基準之相關規定，原告之主張，並不足採。

(三)又按行政程序法第96條第1 項第2 款規定：「行政處分以書面為之者，應記載下列事項︰二、主旨、事實、理由及其法令依據」；同法第102 條規定：「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第三十九條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。但法規另有規定者，從其規定」。被告待據以評定商標廢止案審查確定後，再進行本件評定案之實體審理，該職權之行使並無違法，已如前述，且該行為並非限制或剝奪人民之自由權利，又原處分已敘明評定不成立之理由，並無行政處分不附理由之情形，原告主張原處分違反行政程序法第96條第1 項第2 款、行政程序法第10 2條之規定云云，亦非可採。

(四)原告又主張，廢止案係關於商標權人在申請廢止之前三年內，有無使用商標之事實，而本件評定案係審查據以評定商標在申請評定之前三年內有無使用之事實，廢止案與評定案之基準時點不同，二者會有時間差，被告等待廢止案結果再審查本件評定案，是完全不符合事實云云。惟查，原告在本件評定案並未提出據以評定商標在申請評定前三年內之使用證據，而是直接引用另一廢止案所提出之使用證據，故並無原告所稱因二案之時間差所可能造成審查結果不一致之情事，且原告提出另一廢止案之答辯書，本可預見二案之審查程序將會彼此牽連。又另案廢止案係106 年4 月28日申請廢止，在申請廢止日之前三年未使用，業已構成商標法第63條第1 項第2 款之廢止事由，商標權人縱使提出其廢止申請日後，申請評定日（107 年2 月26日）之前的使用證據，亦不影響據以評定商標在廢止案已構成廢止註冊之事由，據以評定商標既有應廢止註冊之事由，並非合法有效之商標，自不發生拘束系爭商標註冊之效力。

(五)原告又主張，原處分漏未審酌商標法第60條本文及但書之規定，亦有違法云云。惟按，商標法第60條規定：「評定案件經評定成立者，應撤銷其註冊。但不得註冊之情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益之衡平，得為不成立之評定」。惟查，系爭商標是否有違反第30條第1 項第10款規定之應撤銷事由，係以「評定時」之事實狀態為準，已如前述，據以評定商標在原處分作成時，業已廢止確定，並非合法有效之商標，自不得拘束系爭商標之註冊，本無應作成評定成立及撤銷註冊可言，自無再審酌該條但書之「斟酌公益及當事人利益之衡平，而為評定不成立」規定之必要。原告之主張，不足採信。

三、綜上，據以評定商標於原處分作成時，業經廢止註冊，並非合法有效之商標，並無拘束系爭商標註冊之效力，原告依商標法第30條1 項第10款之規定，對系爭商標申請評定，即屬無據，被告所為「評定不成立」之處分，並無違法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 曾啟謀
法 官 彭洪英

(商標)「循利寧」v. 循易寧錠：被告侵害原告的商標，應賠償、銷毀產品並停止使用。

智慧財產法院109年度民商訴字第3號民事判決(2020.5.29)

(商標 倂存 無故意 被告無罪)「好神拖」v.「妙煮婦真神」拖：被告自99年起使用其「妙煮婦真神」註冊商標再加上「拖」一字，與告訴人的「好神拖」雖有混淆誤認之虞，也不符交易習慣的誠實信用方法，但告訴人在106年才提起訴訟，可知被告與告訴人倂存於市場至少七年，被告長期推廣「妙煮婦」品牌，無攀附告訴人之必要，無侵害告訴人商標之故意。被告無罪。

智慧財產法院109年度刑智上易字第15號刑事判決(2020.6.18)

上 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 江O宏 

主 文
上訴駁回。

理 由

四、駁回上訴與維持原審之理由：...

(二)被告江O宏辯稱：

訊據被告堅詞否認有何上開犯行，並辯稱：本人於99年間有申請「妙煮婦真神」註冊商標，此為合法商標，「妙煮婦真神」註冊商標合法使用在拖把商品，據爭商標「妙煮婦真神拖」應可使用。況為避免相關消費者混淆，本人自99年間起使用據爭商標販賣拖把，其與帝凱公司之系爭商標不同。且兩商標並非近似圖樣，兩商標商品並存於市場甚久，被告無侵害系爭商標之故意，而本人於84年、85年間尚申請「妙煮婦」註冊商標，本人相關商品前面均冠上「妙煮婦」名詞，足證本人無侵害帝凱公司商標權意思等語。

(三)維持原判決之理由：...

本院首應判斷被告是否基於行銷之目的使用據爭商標？
繼而探討系爭商標與據爭商標，有無致相關消費者有混淆誤認之虞？
最後判斷被告使用妙主婦真神拖文字，有無符合商標法第36條第1項第1款？
被告有無侵害系爭商標之犯意，是否成立商標法第95條第3款之罪。

1.告訴人為系爭商標之商標權人及被告使用據爭商標圖樣：...

(2)被告基於行銷之目的使用據爭商標圖樣：

告訴人帝凱公司於97年4月29日向智慧局申請註冊系爭商標，嗣於同年12月1日核准登記公告而取得商標權，指定使用於拖把、拖把絞乾器等商品，商標期間經延展至117年11月30日。準此，告訴人為系爭商標之商標權人，指定使用於拖把、拖把絞乾器等商品。

被告先後於97年12月3日、97年12月31日及98年12月30日，申請註冊「真神拖」、「妙煮婦真神拖」、「真神拖設計圖」商標，均經智慧局審查認定近似於「好神拖」註冊商標，且指定之商品有相當程度之類似關係，足以致相關消費者混淆誤認之虞，予以核駁。被告僅就據爭商標提起行政訴訟，經本院於99年12月23日以99年度行商訴字第179號行政判決駁回確定。準此，被告申請註冊「真神拖」、「妙煮婦真神拖」、「真神拖設計圖」商標，均經駁回在案。

被告前於99年7月13日申請註冊「妙煮婦真神」商標，嗣於100年10月16日核准登記公告而取得商標權（註冊/審定號：00000000號），指定使用於拖把、提桶等商品，商標期間至110年10月15日，並自99年間起在「PChome」、「東森購物網」銷售平台，使用據爭商標販售拖把商品等事實，業據被告自認...

2.兩商標有致相關消費者混淆誤認之虞者：...

(1)兩商標近似程度高：

...查據爭商標圖樣係由標楷體中文「妙煮婦真神拖」由左而右臚列而成，而系爭商標圖樣由施以外框及陰影效果之中文「好神拖」排列構成。兩者均係單純之中文，別無其他可資區別部分。據爭商標圖樣予相關消費者之寓目印象應為二獨立字詞「妙煮婦」及「真神拖」組合，與系爭商標圖樣相較，兩者同有中文「神拖」，而置於中文「神拖」前之中文「真」、「好」字義相近，依圖樣組成方式觀察，應僅係用以形容後方「神拖」，是兩商標均有寓目顯然與相同之中文「神拖」，其字體及排列順序相近，暨所呈現之構圖意匠以觀，兩者極為相近，以具有普通知識經驗之相關消費者，異時異地隔離整體觀察之際，實不易區辨。準此，兩商標外觀具有高度近似性，有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

所謂讀音近似，係指商標所使用之文字，以連貫唱呼為標準，而足以產生混淆誤認之虞。查系爭商標與據爭商標之圖樣，其主要商標圖樣部分為「好神拖」、「真神拖」文字，以中文連續唱呼兩商標主要識別部分，兩商標間僅有一字之差，而呈現極為相似之讀音，足以使相關消費者有混淆誤認之虞。職是，足徵兩商標讀音有高度近似性。

所謂觀念近似，係指商標圖樣之實質意義，有致相關消費者產生混淆誤認之虞者。查兩商標之設計，均以「神拖」文字為主要圖樣，除文字設計上有差異性外，僅分別有「好」與「真」差異。參諸其字樣設計與主要字樣相較不大，致相關消費者就兩商標圖樣之實質意義，均為「神拖」文字，作為商標圖樣之實質意義。準此，兩商標觀念近似程度高。

綜上所述，兩商標不論整體或主要部分之外觀、讀音及觀念，而於異時異地隔離整體或主要部分觀察，實予人有同一或系列商標之聯想，以具有普通知識經驗之相關消費者，其於購買時施以普通之注意，應可能會混淆誤認兩商標來自同一來源或雖不相同而有關聯之來源，兩商標應構成高度近似之商標。兩商標就主要圖樣部分之鑲邊設計，固略有不同，然兩商標主要識別部分均為「神拖」文字，且設計字樣造型亦相彷彿，是主要識別部分將使相關消費者對兩商標表彰之商品來源或產製主體，發生混淆誤認之虞。

(2)兩商標指定使用之商品同一或類似程度高：

因社會及產業分工之常態及細緻，無法以抽象概念就商品或服務類似與否作適切之判斷，應依各產業別性質及具體個案判斷之。所謂商品類似者，係指二個不同之商品，在功能、材料、產製者或其他因素，具有共同或關聯處，倘標示相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同，或雖不相同而有關聯之來源者而言。被告固主張兩商標指定使用之商品，不成立類似云云。然檢察官與告訴人抗辯稱系爭商標與據爭商標圖樣，指定使用之商品，構成同一或類似商品等語。職是，本院應審究系爭商標與據爭商標圖樣所指定之商品，是否同一或類似？類似程度為何。

被告將據爭商標使用於第21類「拖把、抹布、水桶、提桶、非人體清潔用刷、清潔用海棉、保鮮盒」商品。相較系爭商標指定使用之第21類「毛刷、海棉刷、洗車刷、地板刷、洗地刷、抹布、汽車擦拭布、清潔用抹布、地板用抹布、清潔用廢棉紗、拖把、掃把、畚斗、垃圾箱、垃圾桶、拖把絞乾器、水桶、提桶、清潔用木漿海棉、清潔用海棉」商品。職是，可知兩商標就指定於清潔用品部分，兩者之商品有部分同一或類似。

(3)系爭商標有相當程度識別性：

識別性與混淆誤認成正比，故識別性越強之商標，相關消費者就商品或服務之印象越深，他人稍有攀附，即可能引起相關消費者產生混淆誤認。所謂暗示性商標，係指以間接之方式描述商品或服務之性質、功能、品質、用途或其他特點，使相關消費者經由想像之空間產生商品或服務與商標圖樣之聯想。暗示性商標與隨意性、創造性商標相較，其識別性較弱，雖屬於弱勢商標，然具有商標註冊之積極要件。準此，本院應審究系爭商標之識別性強弱程度為何？倘被告攀附系爭商標時，是否可能引起相關消費者產生混淆誤認。

系爭商標使用「好神拖」文字，為稍有變化之中文字型，其沿用既有之詞彙或事物組合，指定使用於拖把、水桶、海綿等清潔用品，如附圖所示。有暗示商品品質、功用之意，「好神拖」非競爭同業必須或通常用以說明商品或服務之標識，屬暗示性商標，具有相當之識別性，相關消費者會將其視為指示及區別商品來源之標識。準此，兩商標圖樣近似程度高，可能引起相關消費者或購買者產生混淆誤認。

(4)系爭商標無多角化經營與被告有多角化經營之情形：

所謂多角化經營，係指將其商標使用或註冊，在多類商品或服務者。在考量兩商標間有無混淆誤認之虞時，不應僅就各類商品或服務分別比對，而應將多角化經營情形納入考量。查系爭商標雖指定使用於拖把等商品，如附圖所示，然檢察官與告訴人未舉證證明告訴人有實際跨越其他行業之情事。反而被告已於我國申請多樣註冊商標，除拖把類商品外，其指定使用商品亦跨足清潔劑類、水產類商品，此有註冊第1576462 號「妙煮婦橘子傳說MASTERWOK 及圖」、第1886924號「妙煮婦四季鮮」商標註冊資料在卷可稽。職是，系爭商標權人無多角化經營，而被告有多角化經營之事實。

(5)兩商標無實際混淆誤認之情事：

所謂實際混淆誤認者，係指相關消費者對於商品或服務，誤認後案商標之商品或服務，為源自先權利人之情形。準此，本院應審究系爭商標與據爭商標有無實際混淆誤認之情事。查檢察官與告訴人雖主張有相關消費者就兩商標有實際混淆誤認之情事，然系爭商標與被告註冊商品長期併存於市場，難以證明兩商標有實際混淆誤認之事實。準此，本院無從判斷兩商標是否有實際混淆誤認之情事。

(6)行銷方式與行銷場所有相當重疊性：

就商品之行銷方式而言，商品之行銷管道或提供場所相同，相關消費者同時接觸之機會較大，引起混淆誤認之可能性較高。反之，經由直銷、電子購物、郵購等行銷管道者，其與實體店面行銷者，其發生混淆誤認之虞程度較低。職是，本院應審究兩商標行銷方式與行銷場所之重疊為何。查好神拖商標所指定使用拖把及提桶之相關商品，有經由「PChome」、「MOMO購物網」及「東森購物網」網路販售平台行銷等事實，此有檢察官於108年11月26日依職權查詢「好神拖網路購物」GOOGLE列印資料附卷可稽。衡諸交易常情，拖把、水桶或提桶等家庭清潔用品，置於網路購物平台，均陳列於同一分類頁面，以利相關消費者瀏覽選購，足見好神拖商標及妙煮婦真神拖圖樣之行銷方式與行銷場所，具有相當之重疊性。

參諸網路購物交易習慣，相關消費者常透過關鍵字詞檢索搜尋目標商品，且無從親身以感官知覺接觸實品，是好神拖商標及妙煮婦真神拖圖樣間之主要部分，成立高度近似，並指定使用之商品，均包含可轉動握柄之拖把、水桶、旋轉瀝水籃所組成之內置式脫水裝置，網路之相關消費者亦無法實際比較兩商品外包裝及實物外觀之細微差異。衡諸市場交易常情，可徵兩商標之行銷方式與行銷場所，具有相當重疊性，相關消費者同時接觸兩商品時，易致混淆誤認之虞。

(7)相關消費者未較熟悉系爭商標：

相關消費者對商標之熟悉程度，繫於商標使用之廣泛程度。原則上熟悉程度為何，應由主張者提出相關使用事證，加以證明之，相關消費者對衝突之兩商標，應賦予相關消費者較熟悉之商標較大保護。準此，本院應審究相關消費者對兩商標熟悉之程度為何。參諸檢察官與告訴人提出系爭商標與被告商標之註冊日，雖可知系爭商標與據爭商標長期併存於市場，然並未提出相關事證，可證明相關消費者熟悉系爭商標之程度。職是，本院無從判斷相關消費者是否較熟悉系爭商標。

(8)系爭商標與據爭商標有混淆誤認之虞：

綜上所述，系爭商標雖無多角化經營與被告有多角化經營之情形、兩商標無實際混淆誤認之情事、系爭商標與據爭商標長期併存於市場、相關消費者未較熟悉系爭商標之程度，然兩商標圖樣構成近似商標、兩商標指定使用之商品有部分同一或類似、系爭商標有相當程度識別性、行銷方式與行銷場所有相當重疊性。經本院綜合審酌後，認相關消費者易誤認混淆兩商標為同一商標，或雖不致誤認為同一商標，而極有可能誤認商品或服務為同一來源之系列商品，或誤認使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係存在，而有產生混淆誤認之可能。準此，兩商標應有混淆誤認之虞。

3.被告無侵害系爭商標之故意：

按行為非出於故意或過失者，不罰；過失行為之處罰，以有特別規定者為限，刑法第12條定有明文。商標之作用，在於表彰商標權人所生產、製造、加工、揀選、批售或經紀商品之來源，使相關購買者認識商標之商品，並藉以區別商品之來源及其品質信譽，俾使商標權人得因其商標商品，而在市場上建立其品牌之優越性而獲致應有之利潤，促使商標權人願投入經費與人力從事研究發展。參諸商標法第95條第3 款規定，其處罰要件有二：
(1)行為人有行銷之主觀目的而使用商標；
(2)行為人於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

是行為人主觀上必須具有故意之不法意圖，而其客觀上則必須於同一或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者，始足該當。

準此，本院應探究被告使用「妙煮婦真神拖」文字，有無符合商標法第36條第1項第1款之交易習慣之誠信方法？被告有無侵害系爭商標之故意。

(1)被告使用據爭商標「未符合」交易習慣之誠實信用方法：

按以符合商標交易習慣之誠實信用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，商標法第36條第1項第1款定有明文。其構成要件有三：以符合商標交易習慣之誠實信用之方法，表示商品或服務之說明。表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地，或其他有關商品或服務本身之說明。非作為商標使用者。所謂符合商業交易習慣之誠實信用方法，係指以商業上通常方法使用，在主觀上無作為商標之意圖，而將商標作描述性或指示性之使用，客觀上相關消費者未認知作為商標使用，其非藉由商標作為辨別商品或服務之來源。職是，本院自應審究被告使用據爭商標圖樣，有無符合交易習慣之誠實信用方法。

所謂描述性合理使用，係指第三人以他人商標，描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等，此種方式之使用，並非利用他人商標指示商品或服務來源之功能，純粹作為第三人商品或服務本身之說明，商標權人取得之權利，係排除第三人將其商標，作為第三人指示自己商品或服務來源之使用，第三人所為之使用既非用以指示來源，非屬商標權效力拘束範圍。查被告以行銷之目的，將據爭商標使用於與所販售拖把商品或有關廣告，足以使相關消費者誤認「好神拖」或「真神拖」為其商標或系列商標，核屬商標使用之範圍。被告於99年7月13日申請註冊「妙煮婦真神」商標，嗣於100年10月16日經智慧局核准登記公告而取得商標權。被告所販售者為拖把類商品，被告於本件案發期間，基於行銷目的使用據爭商標圖樣，而非「妙煮婦真神」註冊商標。被告於「妙煮婦真神」後加註「拖」字，致相關消費者易誤認混淆兩商標為同一商標或同一系列商標，並非用以說明商品本身之性質及用途。

被告雖於網頁標註「360 °手壓式旋轉拖把」、「妙煮婦旋轉拖把」、「真新式神奇拖把組」、「腳踏式旋轉拖把」、「360 °手壓旋轉拖把」，形容其拖把商品功能之文宣。然被告使用據爭商標之目的為行銷商品為目的，其在「妙煮婦真神」商標加註「拖」，並非描述性合理使用，不符合交易習慣之誠實信用方法。

按商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標，商標法第64條固定有明文。然觀諸被告販賣拖把商品之網頁，將「妙煮婦」與「真神拖」斷隔，或分別使用之情形。被告已就「妙煮婦真神」商標圖樣之字體或排列方式等加以變化使用，衡諸社會一般通念觀之，難認據爭商標與「妙煮婦真神」商標，屬同一商標之使用。

被告雖於網頁有使用其先前於85年8月1日、87年4月1日申請註冊核准之註冊第723904號「妙煮婦」、註冊第799705號「MASTERWOK及圖妙煮婦」商標。然就網頁為整體觀察而言，尚無法明確表彰所販售拖把商品之品牌及來源為「妙煮婦」。至被告販售其他非拖把之商品，固以「妙煮婦」註冊商標搭配商品名稱，諸如「妙煮婦炫彩白陶瓷不沾鍋」、「妙煮婦封口棒」、「妙煮婦鈦金刀」、「妙煮婦真空收納袋」、「妙煮婦去污霸」、「妙煮婦濃縮液態洗衣槽清潔劑」並以「妙煮婦真神」註冊商標販售「妙煮婦真神切-勁」商品。然被告「妙煮婦」販售其他非拖把商品，均與本案販售拖把商品有別，益徵被告使用「妙煮婦真神」註冊商標，並在其後加註「拖」字，以據爭商標圖樣行銷販售拖把商品，未符合交易習慣之誠實信用方法。

(2)被告無故意侵害系爭商標之犯意：

參照卷附被告販售拖把商品之網頁內容及商品標籤，除使用上開「妙煮婦」、「MASTERWOK及圖妙煮婦」及「妙煮婦真神」註冊商標外，均可見名人○○○代言之照片，且被告以洋豐公司名義，購置公車車體、網路平臺及電視臺之廣告等事實。此有妙煮婦車體完工清冊、廣告託播單、專案確認單、拖把商品標籤及妙煮婦真神拖之行銷資料等件在卷可參。準此，足認被告為推銷所販售之拖把商品，已投入大量時間金錢加以宣傳，衡諸交易常情，實無攀附系爭商標之必要性。

審酌告訴代理人律師於警詢時所述，可知帝凱公司於106 年6 月間發現洋豐公司販賣「妙煮婦真神拖」拖把商品，並函請網路平台處理，嗣洋豐公司員工於106年12月間收受網路平台來信通知後，隨即將所販售拖把之商品名稱更改為「妙煮婦真神脫」，被告亦於同年12月21日向智慧局申請註冊「妙煮婦真神脫」商標，嗣於107年8月1日核准登記公告而取得註冊第01929531號商標權，指定使用於拖把等商品，商標期間至117年7月31日等事實。此有電子郵件列印畫面2份、網頁列印畫面、「妙煮婦真神脫」商標註冊證及商標檢索系統列印畫面等件可稽。職是，商標專責機關智慧局核准被告申請註冊「妙煮婦真神脫」商標，並於107年8月1日核准登記公告，足徵被告自99年起至107年3月12日止之期間，無故意侵害系爭商標之犯意，縱告訴人於107年8月1日對「妙煮婦真神脫」商標，以違反商標法第30條第1項第10款規定，對之提起異議，智慧局雖嗣於108年10月15日對部分商品之註冊，作成異議成立處分，然無法以嗣後異議成立處分，認定被告之前使用據爭商標文字，成立故意侵害系爭商標。

告訴人書狀主張：本公司之好神拖旋轉拖把上市，有不肖業者競相仿冒，本公司時常接獲客戶反映市面上有諸多魚目混珠之贗品，甚者有業者以近似「好神拖」商標之字樣作為商標銷售拖把，以混淆消費者之視聽，本公司爰投入人力於市面上、網路上搜尋此等商品等語。復於警詢時陳稱：告訴人約於106年6月發現洋豐公司將「妙煮婦真神拖」字樣之拖把，在網路上販售，並於約106年6月，接到消費者通知，始知道此事。

準此，本院勾稽比對告訴人之前開陳述可知，自99年起至106年止之長達7年期間，告訴人不認為被告使用「妙煮婦真神拖」侵害系爭商標。是被告前於99年間開始使用「妙煮婦真神拖」文字，被告之拖把商品於市場銷售長達7年期間，衡諸常情，告訴人應知悉被告使用妙煮婦真神拖之文字。足證兩商標之拖把商品長期併存於交易市場，益徵被告使用據爭商標文字，無故意侵害系爭商標之犯意。

綜上所述，倘被告確有意攀附系爭商標，企圖使相關消費者誤認所販售之拖把商品為告訴人公司所生產之相關商品，大可持續沿用「妙煮婦真神拖」，抑是如其他賣家以「雷神拖」、「真省拖」、「美神拖把」、「大神拖」、「拖神」等諧音或相類義字詞而攀附系爭商標之知名度，並無必要投入大額行銷成本與長期推廣「妙煮婦」品牌及據爭商標拖把商品之能見度後，繼而耗資與耗時將原先所販售之拖把商品名稱更改為「妙煮婦真神脫」。

職是，足徵被告於主觀上將據爭商標使用於拖把商品，被告並無侵害系爭商標之犯意。至智慧局前雖依其行政審查之觀點，認「妙煮婦真神拖」與「好神拖」屬構成近似之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，姑不論該審查結果有無拘束本院之效力，仍難據以證明被告主觀上有侵害「好神拖」註冊商標之犯意。

智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 彭洪英
法 官 林洲富

(商標 法文) L'Oreal v. Foreal純奈主張：兩造商標不近似，無混淆誤認之虞。

智慧財產法院109年度行商訴字第2號行政判決(2020.6.18)

原 告 法商拉奧里露公司(L’OREAL, S.A.)
被 告 經濟部智慧財產局 
參 加 人 力煒奈米科技股份有限公司

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國108年12月3日經訴字第10806314470號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：


主 文
原告之訴駁回。
 
事實及理由...

(一)不爭執事項：

參加人於106年7月28日以「foreal純奈主張設計字」商標，，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第5類「殺菌劑；環境衛生用殺菌劑；環境衛生用消毒劑；環境衛生用除霉殺菌劑；衛生用消毒劑；動物用藥品；動物用創傷敷料；動物用洗滌藥劑；動物用消毒劑；動物用殺菌劑；魚用藥劑；獸醫用消毒劑；獸醫用藥；獸醫用藥劑；鴿藥；衣物除臭劑；非人體及動物用除臭劑；衣服用除臭劑；紡織品用除臭劑；抗菌洗手劑」商品，向被告申請註冊。經被告審查，核准列為系爭商標。嗣原告以系爭商標有違商標法第30條第1項第10款、第11款及第12款規定，對之提起異議。經被告審查，並於108年7月25日為異議不成立處分。原告不服處分，提起訴願，嗣經濟部於108年12月3日訴願決定駁回，原告不服訴願，遂向本院提起行政訴訟。

(二)當事人爭執事項：

二、系爭商標未違反商標法第30條第1項第10款規定：...

(一)系爭商標與據以異議商標近似程度低：

1.判斷商標圖樣近似之基準：所謂商標圖樣近似者，係指異時異地隔離與通體觀察，兩商標圖樣在外觀、觀念或讀音方面有相似處，具備普通知識經驗之相關消費者，施以通常之辨識與注意，有致混淆誤認之虞，此為不准商標註冊之消極要件。申言之，兩商標予人之整體印象有其相近處，倘其標示在相同或類似之商品或服務時，具有普通知識經驗之相關消費者，在購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認兩者商品或服務，來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，應構成近似。

原告雖主張系爭商標與據以異議商標之主要識別部分，均為「oreal」字樣，應成立近似云云。惟被告與參加人抗辯稱兩者圖樣近似程度甚低，原告主張不足採等語。職是，本院應審究系爭商標與據以異議商標是否近似？兩商標之近似程度為何。

2.系爭商標與據以異議商標不近似：

(1)兩商標外觀不近似：


所謂外觀近似，係指商標或標章圖樣之構圖、排列、字型或設色等項目，具近似性，有產生混淆誤認之虞。查系爭商標圖樣，由略經設計之水藍色外文「foreal」及中文「純奈主張」上下排列所組成。據以異議商標或由單純之外文「L'OREAL」所構成，或由該外文分別結合中文「萊雅」或「完美淨白」或「完美細膚」或「優媚霜」所組成，其中「完美淨白」、「完美細膚」及「霜」字，均經聲明不在專用之列，實際使用圖樣為單純外文「L'OREAL」部分，如附圖所示。

相較兩商標圖樣，主要識別部分之外文「foreal」與「LOREAL」，雖字尾均有英文字母「oreal」，惟拼音性之外文，其起首字母在外觀與讀音項目，對於整體字詞給予相關消費者之印象，常有極重要之影響，是判斷近似時，應賦予比重較重之考量。

查據以異議商標外文起首字母為「L」，且在字母「L」與「OREAL」中間插入符號「'」作為區隔，予相關消費者寓目印象明顯者，系爭商標外文起首字母為「f」，且與字母「oreal」前後緊密相連，並無任何符號區隔，故兩者外觀上明顯可區辨。職是，兩商標圖樣整體構圖用字有別，設色及視覺感受有差異明顯，兩者圖樣外觀，非屬近似圖樣。

(2)兩商標讀音不近似：


所謂讀音近似，係指商標或標章所使用之文字，以連貫唱呼為標準，而足以產生混淆誤認之虞。查系爭商標主要識別部分為外文「foreal」組成，而據以異議商標主要以「L'OREAL」組成。我國雖非英語系國家，然我國實施英語教育已行之有年，兩商標讀音雖就「oreal」部分相類似，然經連貫唱呼，其有顯而易見之不同。況「L'OREAL」為法文單字，英文文法中，「'」符號鮮少用於名詞中，復據以異議商標以巴黎萊雅為公眾所知悉，相關消費者應可認知其為法文，以法文唱呼據以異議商標時，其發音類似「洛黑雅勒」，而與系爭商標完全不近似。準此，兩者間之讀音，並不近似。

(3)兩者觀念不近似：


所謂觀念近似，係指商標或標章圖樣之實質意義，有產生混淆誤認之虞者。

查系爭商標主要識別部分為略經設計之水藍色外文「foreal」字體組成，為英文單字「for」、「real」構成之新型單字，中譯為「為了真實」，而與系爭商標中文部分「純奈主張」相呼應。而據以異議商標以「L'OREAL」，以歐萊雅或巴黎萊雅為公眾所知悉。職是，兩者圖樣予相關消費者之形象不一致，據以異議商標單純傳達原告公司名稱，而系爭商標以文字傳達商品理念，兩者整體外觀設計與字型有別，且觀念不同，予人寓目印象顯有差異，兩者觀念不成立近似。

(4)兩商標整體圖樣不構成近似：
綜上所述，系爭商標與據以異議商標不論整體外觀、讀音及觀念等項目，如附圖所示，兩者相異甚大，而於異時異地隔離整體觀察，實難予人有同一或系列商標之聯想，以具有普通知識經驗之相關消費者，其於購買時施以普通之注意，應無可能會誤認兩者來自同一來源或雖不相同而有關聯之來源，兩者為近似性之圖樣，縱兩者各有安全鎖圖樣，仍屬低度近似之商標，不致使相關消費者對兩商標所表彰之商品來源或產製主體，發生混淆誤認之虞。

(二)系爭商標與據以異議商標指定使用之商品部分類似：

1.判斷商品或服務類似之基準：因社會及產業分工之常態及細緻，無法以抽象概念就商品或服務類似與否作適切之判斷，應依各產業別性質及具體個案判斷之（參照最高行政法院105年度判字第614號行政判決）。是商標法施行細則之商品或服務分類，係為申請註冊時行政上之便利而規定，其與商品或服務是否類似，不盡一致，不受其限制。不得以二以上商品或服務屬於相同之分類，而當然認定其為類似商品或服務，亦不得以二以上商品或服務屬於不同之分類，而當然認定其不是類似商品或服務。所謂商品類似者，係指兩個不同之商品，在功能、材料、產製者或其他因素，具有共同或關聯處，倘標示相同或近似商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品之相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同而有關聯之來源。原告固主張系爭商標與據以異議商標指定使用之商品，應屬相類似云云。然被告與參加人均抗辯稱兩者僅部分構成相同或類似商品，類似程度低等語。職是，本院應審究系爭商標與據以異議商標指定之商品，是否類似及其類似之程度。

2.兩商標指定使用之商品相類似部分：

(1)系爭商標指定使用之商品：
系爭商標指定使用之商品如後：殺菌劑；環境衛生用殺菌劑；環境衛生用消毒劑；環境衛生用除霉殺菌劑；衛生用消毒劑；動物用藥品；動物用創傷敷料；動物用洗滌藥劑；動物用消毒劑；動物用殺菌劑；魚用藥劑；獸醫用消毒劑；獸醫用藥；獸醫用藥劑；鴿藥；衣物除臭劑；非人體及動物用除臭劑；衣服用除臭劑；紡織品用除臭劑；抗菌洗手劑。


(2)相較據以異議商標指定使用商品或服務：
據以異議商標指定使用之商品或服務如後：髮型設計及美容服務；燙髮劑；香水、化粧品、粉餅、香油、噴髮膠水、整髮劑、粉底、整髮水；洗髮精及香皂；染髮劑；書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾及化粧包；香水、浴膠、浴鹽、人體用皂、防汗臭劑、化粧品、護膚保養品、清潔霜、磨砂膏、爽身粉、防晒油、防曬護膚保養品、防曬化粧品、指甲油、洗髮精、潤髮乳、髮膠、染髮劑、燙髮劑、浴用香油。

(3)抗菌洗手劑為類似商品：

本院相較系爭商標與據以異議商標指定使用之商品或服務可知，系爭商標指定使用於「抗菌洗手劑」部分商品，其與據以異議商標一指定使用之「髮型設計及美容服務」、據以異議商標二至六與八至十指定使用之「燙髮劑」、「香水、化粧品、粉餅、香油、噴髮膠水、整髮劑、粉底、整髮水」、「洗髮精及香皂」、「染髮劑」、「香水、浴膠、浴鹽、人體用皂、防汗臭劑、化粧品、護膚保養品、清潔霜、磨砂膏、爽身粉、防晒油、防曬護膚保養品、防曬化粧品、指甲油、洗髮精、潤髮乳、髮膠、染髮劑、燙髮劑、浴用香油」商品或服務相較，均為人體清潔、美容相關商品或服務，在功能、用途，滿足消費者需求及商品產製者等因素，具有共同或關聯處，依一般社會通念及市場交易情形判斷，抗菌洗手劑應屬兩商標所指定商品之類似商品。

3.兩者指定使用之商品或服務不類似部分：

系爭商標指定使用於殺菌劑等商品，其與據以異議商標指定使用之「髮型設計及美容服務」、「燙髮劑」、「香水、化粧品、粉餅、香油、噴髮膠水、整髮劑、粉底、整髮水」、「洗髮精及香皂」、「染髮劑」、「書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾及化粧包」、「香水、浴膠、浴鹽、人體用皂、防汗臭劑、化粧品、護膚保養品、清潔霜、磨砂膏、爽身粉、防晒油、防曬護膚保養品、防曬化粧品、指甲油、洗髮精、潤髮乳、髮膠、染髮劑、燙髮劑、浴用香油」商品或服務相較。前者係環境衛生用或動物用之藥品或製劑；後者或為人體清潔、化妝、保養用品或提供美髮、美容相關之服務，或為書包、手提箱袋類商品，兩者在性質、功能、用途等項目，均不相同，消費族群、行銷管道及商品產製者，均有差異，依一般社會通念及市場交易情形判斷，應非屬同一或類似之商品。


(三)兩商標均有高度之識別性：
1.創造性商標有高度識別性：識別性與混淆誤認成正比，故識別性越強之商標，相關消費者就商品或服務之印象越深，他人稍有攀附，即可能引起相關消費者產生混淆誤認。所謂創造性或新奇性商標，係指該商標係刻意設計之標章，其為自創品牌，而該商標之文字、圖案或用語均為過去所無，故其識別性最強，係最強勢商標。職是，本院應審究據以異議商標之識別性強弱程度為何。

2.兩商標均為創造性商標：系爭商標為略經設計之水藍色外文「foreal」及中文「純奈主張」上下排列所組成，為英文單字「for 」、「real」構成之自創單字，中譯係「為了真實」，該用語為過去所無，核非既有文字。據以異議商標之主要識別部分由單純之外文「L'OREAL」所構成，該等外文非我國既有通常詞彙，不論英文或法文均無意義，為單純公司名稱，且為過去所無之字彙。兩商標商品指定使用於殺菌劑或香水、化妝品等商品，均與兩商標無關。準此，兩商標均為創造性商標，而具相當識別性。

(四)原告有多角化經營之情形：

所謂多角化經營，係指將其商標、標章使用或註冊，在多類商品或服務者。在考量與商標間有無混淆誤認之虞時，不應僅就各類商品或服務分別比對，而應將多角化經營情形納入考量。查原告已有多角化經營，而將據以異議「L'OREAL 」系列商標註冊及使用在多類商品或服務，如附圖所示，據以異議商標不僅於美髮、化妝品註冊及使用在先，原告並將事業版圖擴及個人護理、面膜、護膚、虛擬試用美妝產品App「化妝天才」、贊助坎城影展等事項，此有維基百科、原告L'OREAL集團之說明網頁在卷可稽（見本院卷第193至198頁）。職是，足堪認定原告有多角化經營之事證。

(五)兩者無實際混淆誤認之情事：

所謂實際混淆誤認者，係指相關消費者對於商品或服務，誤認後案商標或標章之商品或服務，為源自先權利人之情形。本院應審究據以異議商標與系爭商標間，有無實際混淆誤認之情事。查原告迄今均未提出事證，證明兩者有實際混淆誤認之事實。準此，本院無從判斷兩者是否有實際混淆誤認之情事。


(六)相關消費者較熟悉據以異議商標：


1.據以異議商標有長期使用之事實：

相關消費者對商標之熟悉程度，繫於商標使用之廣泛程度。原則上熟悉程度，應由主張者提出相關使用事證證明之，相關消費者對衝突之兩者商標，應賦予相關消費者較熟悉之商標較大保護。準此，本院茲審究相關消費者對據以異議商標與系爭商標之熟悉程度為何。參諸原告檢附之商標檢索資料與維基百科資料。可知原告公司創辦自1909年起，嗣發展成國際知名之化妝品企業法商萊雅集團(L'OREAL S.A.)，自74年間起即以外文「L'OREAL」作為商標圖樣，陸續於我國獲准多件商標於燙髮劑、香水等商品，前於2003年曾列「全球最有價值100大世界性品牌」第47位。經濟部另依職權以「l'oreal」或「loreal」作為關鍵字於Google網站搜尋資料，可證據以異議商標之化妝品等商品及相關服務於2017年7月27日前，即已透過原告官方網站、各網路購物網站及屈臣氏等零售通路行銷販售。準此，據以異議商標使用於化妝品等商品及相關服務，並在我國持續販售行銷，期間已逾30年。衡諸交易常情，足認我國相關消費者較熟悉據以異議商標。

2.相關消費者較不熟悉系爭商標：

參諸系爭商標之使用情形，可知參加人所檢送之公司介紹型錄、網路俚語字典及前案註冊資料。均與系爭商標之使用無關，僅於所送品牌源起介紹網頁1紙。可見系爭商標圖樣之數量極少，且無日期可稽。職是，依現有證據資料，堪認據以異議商標應較為我國相關消費者所熟悉。

(七)行銷方式與行銷場所有部分重疊性：

就商品或服務之行銷方式而言，商品或服務之行銷管道或提供場所相同，相關消費者同時接觸之機會較大，引起混淆誤認之可能性較高。反之，經由直銷、電子購物、郵購等行銷管道者，其與實體店面行銷者，其發生混淆誤認之虞程度較低。查系爭商標與據以異議商標均指定使用商品為陳列於開架式藥妝店、美妝店、藥局及生活百貨等行銷管道之普通日常消費品，且單價均不高，因此相關消費者選購時注意程度較低，兩商標商品有部分重疊，指定使用於殺菌消毒清潔產品。準此，兩商標行銷方式與行銷場所有部分重疊。

(八)參加人無攀附據以異議商標之必要性：

商標或標章之主要功能在表彰自己之商品或服務，俾以與他人之商品或服務相區別，故申請註冊商標、標章或使用商標標章，應在發揮商標或標章之識別功能。倘明知可能引起相關消費者混淆誤認其來源，甚至企圖致相關消費者混淆誤認其來源，而為申請註冊商標或標章者，其申請非屬善意，應不受保護。職是，本院應審究系爭商標之註冊申請是否善意。

查系爭商標與據以異議商標之近似程度甚低，相關消費者得區辨不同之來源，復無相關事證認為參加人有引起相關消費者混淆誤認其來源之意圖，可徵參加人申請系爭商標，並無攀附據以異議商標之必要性，其申請註冊自無惡意。


(九)綜合判斷混淆誤認之虞因素：基上所論，系爭商標與據以異議商標指定使用之部分商品，雖有部分具有共同或關聯處，有相當程度之類似性，且原告有多角化經營之情形，相關消費者較熟悉據以異議商標，行銷方式與行銷場所有部分重疊。然審酌兩商標者之近似程度低、兩者指定使用之大部分商品不類似、兩者均有識別性、兩商標無實際混淆誤認之情事、系爭商標申請人為善意等因素。本院認系爭商標未致相關消費者產生混淆誤認之虞。準此，系爭商標之註冊未違反商標法第30條第1項第10款規定。
 
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 彭洪英
法 官 林洲富 

娛樂法(著作權 電影)「白夜行全影像翻拍轉讓合同」吉光片羽公司 v. 蜜蜂公司：被告無法履約，應將原告支付的訂金返還給原告。

臺灣臺北地方法院109年度智字第7號民事判決(2020.4.30)

原　　　告　　吉光片羽電影娛樂有限公司 
被　　　告　　蜜蜂工房創藝有限公司 
兼法定代理人　張O懷  

上列當事人間回復原狀等事件，本院於民國109年4月8日言詞辯論終結，判決如下： 　　主　　　文 被告蜜蜂工房創藝有限公司應給付原告人民幣伍佰萬元。
...   
三、本件原告於106年8月10日與被告蜜蜂公司簽訂《白夜行》全影像翻拍版權轉讓合同，雙方約定被告蜜蜂公司應將東野圭吾作品《白夜行》之中國大陸地區獨家電影、電視劇之改作權轉讓予原告，轉讓費用為美金150萬元，原告應於契約簽署後10個工作天內，將50％定金即美金75萬元（約折合人民幣500萬元）匯入被告蜜蜂公司指定帳戶等情，有原證二在卷可稽，並為兩造所不爭，堪以認定。
四、本件原告主張被告蜜蜂公司於原告匯款後即以日方內部審核作業流程產生變化，無法依約將此片賣出為由，主張不能履約，原告即依系爭契約第6條第2項之約定主張解除契約，並要求被告蜜蜂公司退還定金人民幣500萬元，被告蜜蜂公司回覆會安排退款，嗣經原告於106年9月11日委請大陸律師以電子郵件發律師函向被告蜜蜂公司催款，被告張O懷於106年9月13日以電子郵件回覆會盡快將款項全數歸還，又經原告迭於106年9月18日、11月21日委請大陸律師以電子郵件要求被告蜜蜂公司盡快簽署解除合同協議書退款，並主張將採取法律途徑維護權益等情，有原證五被告蜜蜂公司交付之說明函、電子郵件、律師函等件在卷可憑，堪以認定。

被告雖辯稱兩造已於事後以「你的聲音」影片代替「白夜行」履約，原告同意換片，被告已依約送達「你的聲音」影片母帶予原告，兩造間代物清償契約成立，債之關係已歸於消滅，原告不得再請求被告返還訂金云云，已經原告否認，被告雖進一步稱原告已於書狀中自承，並有證人證詞可憑，且原告亦自承受領母帶等節以為證明。

然原告已於辯論時表示之前並未開拆母帶包裹且已當庭提出由本院保管，有言詞辯論筆錄記載可憑；至證人證詞，證人齊O衡於審理時證述其第一時間就沒有同意，但不知為何被告要寄（母帶），被告張O懷有提出換片但我們是一碼歸一碼，要先退還訂金，才能換片或再合作等情，證人許O可亦證述後來才知道張O懷提議希望以「你的聲音」影片代替「白夜行」，收到包裹沒有打開過，為何沒打開，當時有個樣片，看一看認為沒有市場價值，從來沒有同意「你的聲音」交換訂金五百萬元等情，證人翁O祺亦證述兩造沒有協議成換片之事，足見原告主張其評估後因認「你的聲音」影片市場價值不高故未同意代物清償乙節，尚非無稽，另被告抗辯原告自認云云，已經原告否認，原告並於辯論時再三主張兩造並無代物清償約定，足見兩造間確無換片或以訂金交換影片之約定存在，被告所辯自非可採。

被告於兩造簽約後無法履行《白夜行》影像翻拍版權合同之約定，原告依系爭契約第6條第2項委任大陸律師以電子郵件解除系爭契約後，訴請被告蜜蜂公司返還訂金人民幣五百萬元，自屬正當。
五、至被告抗辯實際僅收受美金561,717.22元(約人民幣3,954,388元)，然本件交付訂金之匯款流程因大陸人民幣匯款限制致需由第三人代轉處理，依原證五被告出具之說明書記載，原告匯款至江西公司人民幣五百萬元，係因被告蜜蜂公司委託江西公司處理金流業務，被告蜜蜂公司在無法依約履行後，允諾將該筆款項透過江西公司轉還於原告，復參原證三之代採購三方合約、原證四之國內支付業務付款回單，可知原告確實透過霍爾公司將人民幣五百萬元款項匯入被告蜜蜂公司指定之江西公司，本件應已發生原告支付訂金之法律效果，被告所辯自非可採。
六、至原告主張被告張恭懷自始心存詐欺使原告陷於錯誤進而簽約並交付訂金，被告張O懷應依民法第184條第1項等規定與被告蜜蜂公司負連帶賠償責任云云，已經被告否認，被告並提出被證10交易憑證、被證10-1請款單、被證11交易憑證、被證11-1請款單、被證12交易憑證等等為據，被告已經釋明原告所匯訂金款項之用途，本院綜合兩造陳述及一切事證，可認被告確實曾在市場上為一定努力企求取得「白夜行」版權以便履約，被告雖因競爭失敗致無法取得電影版權履約，但被告並非自始即存在詐欺故意，況在市場上，知名度高的電影版權，通常會有許多買家同時競爭，衡屬常情，被告張O懷雖因事後無法取得版權以致違約，但並非自始即有詐騙故意，原告主張依侵權行為被告張O懷應連帶負責賠償，自非可採。
  
 　　　　　　　　　　民事第四庭法　官　陳正昇  

(商標 有善意先使用)廣生堂漢記公司「廣生堂漢記in中藥」「廣生堂」註冊商標v.廣生堂國際公司使用「廣生堂」商標於燕窩產品：被告不構成侵權。

智慧財產法院108年度民商訴字第52號民事判決(2020.5.19)

原告 廣生堂漢記貿易有限公司
被告 廣生堂國際股份有限公司 

主文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。

三、兩造不爭執事項：

(一)原告公司為「廣生堂」商標之商標權人。
(二)原告公司為「廣生堂漢記及圖」商標之商標權人。
(三)原告公司之「廣生堂」商標權利期間為104 年6 月1 日至114 年5 月31日，指定使用於商標法施行細則第19條第29類：「乾製果蔬；脫水果蔬；乾製棗、酸梅；仙楂片；蜜餞；陳皮梅；黑金棗干；翠梅；金桔餅；八仙果；烏梅；蜜金棗；龍眼肉；食用乾製花草；乾製桂花；桂花釀；食用燕窩；乾燕窩」商品。
(四)原告公司之「廣生堂漢記及圖」商標於87年3 月16日註冊公告，指定使用於商標法施行細則第19條第5 類：「中藥」商品，專用期限至112 年5 月15日。

(五)被告廣生堂國際公司之「廣生堂及圖」商標之權利期間為95年8 月1 日至105 年7 月31日，指定使用於商標法施行細則第13條第35類：「農產品零售；食品及飲料零售」服務。此商標業經商標權人申請延長權利期間獲准。
(六)被告廣生堂國際公司於106 年8 月15日迄今，將甲證32、甲證33、甲證34、甲證35之「廣生堂」使用於食用燕窩、乾燕窩而行銷之。

四、得心證之理由：

本件原告公司主張被告廣生堂國際公司於106 年8 月15日迄今，將甲證32至35所示「廣生堂」字樣，使用於食用燕窩、乾燕窩，而侵害原告公司系爭商標權，且被告廣生堂國際公司以「廣生堂國際股份有限公司」之名稱於市場使用，為足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之使用，侵害其姓名權，經被告等否認，並以前詞置辯，故本件爭點為：

(一)被告廣生堂國際公司將甲證32至35所示「廣生堂」字樣，使用於食用燕窩、乾燕窩，是否侵害系爭商標權？
(二)被告廣生堂國際公司以「廣生堂國際股份有限公司」之名稱於市場使用，是否侵害原告公司之姓名權？是否違反公平交易法第25條規定？...

(一)被告廣生堂國際公司將甲證32至35所示「廣生堂」字樣，使用於食用燕窩、乾燕窩，是否侵害系爭商標權？

1.就「廣生堂漢記及圖」商標部分：

(1)查原告公司主張被告廣生堂國際公司使用之甲證32至35所示「廣生堂」字樣，與「廣生堂漢記及圖」商標，並不相同，有甲證32至35及「廣生堂漢記及圖」商標在卷可參，故被告廣生堂國際公司使用甲證32至35所示「廣生堂」字樣，對於「廣生堂漢記及圖」商標而言，並非使用「相同於註冊商標之商標」，自無違反商標法第68條第1 款規定。

(2)按商標法第68條第3 款規定：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：三於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」。而所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指二商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。簡言之，商標有使相關消費者對其表彰之商品或服務之來源或產製主體，發生混淆誤認之虞而言。又判斷有無混淆誤認之虞可參酌：商標識別性之強弱、商標是否近似暨近似之程度、商品或服務是否類似暨類似之程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度、被控侵權之商標使用人是否善意、其他混淆誤認之因素等相關因素，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

(3)甲證32至35所示「廣生堂」字樣與「廣生堂漢記及圖」商標近似程度中等：

有關商標是否近似暨其近似程度之判斷，應以商標圖樣整體為觀察，亦即以呈現在商品或服務之消費者眼前之整體圖樣加以觀察。惟在整體觀察原則上，尚有所謂主要部分，則係因商標雖以整體圖樣呈現，但商品或服務之消費者較為關注或事後留存印象作為其辨識來源者，則係商標圖樣中之顯著部分，此顯著部分即屬主要部分。主要部分觀察與整體觀察並非牴觸對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品或服務之消費者的整體印象，兩者對判斷商標近似係屬相輔相成。而二商標是否近似，應就其商品之相關購買人之整體印象（即外觀、讀音或觀念組成）是否相近以為斷，不能違反通體觀察原則，任意將商標圖樣割裂觀察。

查甲證32至35為「廣生堂」三字橫列或直列依序編排，僅字體設計有所差異，有甲證32至35在卷可供為證，故甲證32至35作為商標，給予消費者之整體印象，僅有「廣生堂」字樣。而「廣生堂漢記及圖」商標，由「廣生堂」、「漢記」、「CONSIN」、「HERBS 」及一圓形及一不規則線條組成之圖案所構成，其中「CONSIN」、「HERBS 」排列於左上方，「廣生堂」、「漢記」排列於下方，其餘空間則為一圓形及一不規則線條組成之圖案，則「廣生堂漢記及圖」商標整體約四分之三為一圓形及一不規則線條組成之圖案，「廣生堂」及「漢記」則約占整體四分之一，雖然「廣生堂」及「漢記」均為我國一般消費者一望即知之文字，然以「廣生堂漢記及圖」商標上開排列方式及比例，佐以主要部分觀察與整體觀察，其給予消費者之整體印象，應為由一圓形及一不規則線條組成之圖案及「廣生堂」字樣，並不會僅有「廣生堂」字樣。

而甲證32至35給予相關消費者之整體印象為「廣生堂」；「廣生堂漢記及圖」給予相關消費者之整體印象為「圓形及不規則線條組成之圖案」及「廣生堂」，兩者就讀音而言，均為「廣生堂」；外觀除有「廣生堂」外，仍有一定差異；而占有整體之四分之三比例之圖案與占有四分之一之「廣生堂」所組成之商標，與單純「廣生堂」字樣之商標，傳達與消費者之觀念，亦不相同，故甲證32至35所示「廣生堂」與「廣生堂漢記及圖」商標，其近似程度中等。

(4)甲證32至35使用於「食用燕窩」、「乾燕窩」，與「廣生堂漢記及圖」商標指定使用之商品是否相同或類似：

查「廣生堂漢記及圖」商標指定使用於第5 類「中藥」，有智慧局商標註冊簿在卷可參（本院卷二第519頁），與「食用燕窩」、「乾燕窩」自不相同。

再查，智慧局於98年10月之前將「燕窩」歸屬於第5類藥品（燕窩0501）或營養補助品（燕窩精0503）之下，因應尼斯分類之修正，於98年10月29日新增為第29類「食用燕窩」、「乾燕窩」商品（2917組群），同時刪除第5 類藥品項下之「燕窩」商品，另於102年11月7 日新增第5 類之「燕窩營養補充品」商品名稱（0503組群），目前依行政審查觀點，第5 類（0503組群）之「燕窩精」、「燕窩營養補充品」商品，與2917「食用燕窩、乾燕窩」商品具類似關係，有智慧局109 年4 月1 日（109 ）智商20789 字第10980191680 號函存卷可查，而近年來除了幾大品牌藉由媒體宣傳，而使消費者就食用燕窩、乾燕窩之銷售來源與該品牌建立連結之外，相當高比例消費族群慣常至中藥商舖購買燕窩產品，故雖「廣生堂漢記及圖」商標所指定使用之「中藥」類別原本包涵「燕窩」，及於98年10月之後，「燕窩」已經自第5 類藥品項下刪除，然以依一般社會通念及市場交易情形判斷，「食用燕窩」、「乾燕窩」與「廣生堂漢記及圖」商標指定使用之商品仍屬於類似之商品。

(5)甲證32至35所示「廣生堂」及「廣生堂漢記及圖」商標之識別性：

被告廣生堂國際公司使用甲證32至35所示「廣生堂」於「食用燕窩」、「乾燕窩」，「廣生堂」與食用燕窩、乾燕窩並無直接關聯性，相關消費者會將之視為指示及區別商品來源，具相當識別性。

「廣生堂漢記及圖」商標係經過一定圖案設計，並與「廣生堂」、「漢記」、「CONSIN」、「HERBS 」等文字編排所置位置而成之商標，與指定使用或證明之商品並無直接關聯性，相關消費者會將之視為指示及區別商品來源，亦具相當識別性。

(6)相關消費者對甲證32至35所示「廣生堂」字樣及「廣生堂漢記及圖」之熟悉程度：


被告廣生堂國際公司自101 年即將多種字體設計呈現之「廣生堂」三字使用於食用燕窩、乾燕窩，並於各大百貨商場設櫃販售，開設店面販售，參加婦幼用品展，建立網路行銷通路，並經媒體報導，有報紙影本、商場廣告文宣、被告廣生堂國際公司產品目錄、網頁列印資料等在卷可憑，故相關消費者對於被告廣生堂國際公司使用作為商標之各種字體設計之「廣生堂」已有一定熟悉程度。

原告公司提出「廣生堂漢記及圖」商標使用之證據，有中藥商商業同業公會會員名冊、商品目錄等，然原告公司使用「廣生堂漢記及圖」商標而經營之門市均位在高雄市，陳報之往來店家大都為中藥行、參藥行、藥鋪，故原告公司雖於中藥行業領域有相當熟悉程度，然以其開設門市所在區域，及原告公司銷售往來對象，有相當比例並非一般消費者個人等情，相關消費者對於被告廣生堂國際公司使用各種字體設計之「廣生堂」字樣之商標之熟悉程度，應略高於「廣生堂漢記及圖」商標。

(7)被告廣生堂國際公司以甲證32至35所示「廣生堂」字樣為商標使用，是否為善意？

被告廣生堂國際公司以甲證32至35所示「廣生堂」字樣為商標使用於「食用燕窩」、「乾燕窩」，雖係於「廣生堂漢記及圖」商標註冊公告之後，然甲證32至35所示「廣生堂」字樣與「廣生堂漢記及圖」商標之近似程度為中等，被告廣生堂國際公司係將甲證32至35所示「廣生堂」字樣使用於「食用燕窩」、「乾燕窩」，而「廣生堂漢記及圖」商標指定使用之商品，自98年10月以後已刪除「燕窩」，均如前述，故被告廣生堂國際公司抗辯其以甲證32至35所示「廣生堂」字樣為商標使用於食用燕窩、乾燕窩，係認知「廣生堂漢記及圖」商標對於「燕窩」不具專用權，尚非不可採信。

而被告廣生堂國際公司就其使用「廣生堂」字樣於「食用燕窩」、「乾燕窩」作為商標使用，投入相當廣告成本宣傳，有統一發票影本附卷可稽，顯見被告廣生堂國際公司為建立其所使用之商標，確實付出相當成本及努力。

原告公司雖主張被告廣生堂國際公司負責人之配偶即訴外人○○○為中藥商商業同業公會全國聯合會會員代表，原告公司關係企業仰益貿易有限公司代表人薛O鵬為理事，故被告廣生堂國際公司對於「廣生堂漢記及圖」商標自已知悉，其以「廣生堂」字樣作為商標使用，並非善意云云，然訴外人○○○是否知悉「廣生堂漢記及圖」商標，與被告廣生堂國際公司使用「廣生堂」字樣為商標於食用燕窩及乾燕窩是否善意一事，有何必然關聯？

況且甲證32至35所示「廣生堂」字樣與「廣生堂漢記及圖」商標之近似程度僅為中等，使用甲證32至35所示「廣生堂」字樣於食用燕窩及乾燕窩時，「廣生堂漢記及圖」商標之指定使用商品業已刪除「燕窩」等情，均不因訴外人○○○是否知悉「廣生堂漢記及圖」商標而受影響。因此，原告公司主張被告廣生堂國際公司將甲證32至35所示「廣生堂」字樣使用於食用燕窩及乾燕窩並非善意云云，難認有據。


(8)綜上，衡酌甲證32至35所示「廣生堂」字樣於食用燕窩及乾燕窩，「廣生堂漢記及圖」商標於指定使用之中藥商品，均各有識別性，甲證32至35所示「廣生堂」字樣與「廣生堂漢記及圖」商標近似程度為中等，「食用燕窩、乾燕窩」與「中藥」為類似商品，然甲證32至35所示「廣生堂」字樣與「廣生堂漢記及圖」商標，二者給予相關消費者之寓目印象尚能區別，一般消費者對於甲證32至35所示「廣生堂」字樣為商標之熟悉程度，較「廣生堂漢記及圖」商標之熟悉程度略高，被告廣生堂國際公司對於甲證32至35所示「廣生堂」字樣為商標，投入相當成本以建立及維持，相關消費者對於「廣生堂漢記及圖」商標及甲證32至35所示「廣生堂」字樣為商標，所表彰之商品來源得以辨別，堪認客觀上應無致相關消費者誤認「廣生堂漢記及圖」商標及甲證32至35所示「廣生堂」字樣為商標之商品為來自相同或相關聯之來源，或誤認二者商標使用人間存在關係企業、授權關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之可能。故原告公司主張被告廣生堂國際公司構成商標法第68條第3 款之商標侵害行為云云，即屬無據。

2.就「廣生堂」商標部分：

(1)按商標不得註冊事由之「混淆誤認之虞」要件（商標法第30條），與侵害商標權之「混淆誤認之虞」要件（商標法第68條、第70條），雖基於同一用語同一內涵之法理，在判斷時其基本概念應有一致性，但商標不得註冊事由側重在商標註冊靜態市場之分配，若先權利人已將商標註冊在某類商品服務，縱使其尚未在該領域使用商標，或使用情形不廣泛，但其既已取得註冊，日後不能排除有使用之可能，除非經廢止，否則即不應使後商標權人以相同或近似之商標註冊在相同或類似之商品上，以保護先商標權人之利益，並避免相關消費者產生混淆誤認之虞；但在商標侵權爭議事件中，消費者會不會產生混淆誤認之虞，應依一般社會通念及實際市場交易情形來判斷，而非以靜態註冊狀態認定之。簡言之，商標雖然有登記使用在某類別商品或服務，但若商標權人並未自行或授權他人將商標使用在該類商品或服務上，相關消費者無法認知該商標權人有跨足該領域的話，對於第三人使用在該類商品或服務時，自然就不會產生混淆誤認之可能。

(2)查「廣生堂」商標經原告公司於103 年11月11日申請，於104 年6 月1 日註冊公告，商標權利期間為104 年6月1 日至114 年5 月31日，指定使用於商標法施行細則第19條第29類：「乾製果蔬；脫水果蔬；乾製棗、酸梅；仙楂片；蜜餞；陳皮梅；黑金棗干；翠梅；金桔餅；八仙果；烏梅；蜜金棗；龍眼肉；食用乾製花草；乾製桂花；桂花釀；食用燕窩；乾燕窩」商品，有智慧局商標檢索系統資料可參。

次查，被告廣生堂國際公司使用甲證32至35所示「廣生堂」字樣，與「廣生堂」商標有字體上差異，而非相同，因此被告廣生堂國際公司使用甲證32至35所示「廣生堂」字樣為商標，相對於「廣生堂商標」自不構成商標法第68條第1 款之商標侵權。

(3)次按，商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，其判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察。甲證32至35所示「廣生堂」字樣與「廣生堂」商標相較，其中文字部分均為相同之中文「廣生堂」文字，僅係字體不同之些微差異，其中文之外觀、觀念及讀音皆高度近似，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆誤認二商品、服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且近似程度極高。

又被告廣生堂國際公司將甲證32至35所示「廣生堂」字樣為商標使用於「食用燕窩」「乾燕窩」，與「廣生堂」商標所指定使用之「食用燕窩；乾燕窩」為同一商品，故被告廣生堂國際公司使用近似「廣生堂」商標之商標於同一商品之行為，固堪認定。

(4)再按，在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示」商標法第36條第1 項第3 款定有明文。職是，主張善意先使用抗辯者，須證明如後要件：
1.其使用時間在商標權人商標註冊申請日前；
2.先使用之主觀心態須為善意，不知他人商標權存在，且無不正競爭目的；
3.使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務。

本款規範之目的在於平衡當事人利益與註冊主義之缺點，並參酌使用主義之精神，是主張善意先使用之人，必須於他人商標註冊申請前已經使用在先，並非以不正當之競爭目的，使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，始不受嗣後註冊之商標效力所拘束。而善意使用之認定時點，係以商標註冊申請日為判斷基準。申言之，商標法之善意先使用之規範，在於保護先使用行為所創造之事實狀態或社會關係，使善意使用人能在原有社會關係中，享有應受保護之利益。商標善意先使用者，不以行為人自行創設商標為限，亦包含行為人於他人商標註冊申請日前，並非以不正當競爭為目的而使用商標，均符合商標善意先使用之要件。


(5)查被告自101 年即將多種字體設計呈現之「廣生堂」字樣使用於食用燕窩、乾燕窩，並於各大百貨商場設櫃販售，開設店面販售，參加婦幼用品展，建立網路行銷通路，付出一定成本以建立所使用之商標，縱「廣生堂漢記及圖」商標業已註冊公告，被告廣生堂國際公司使用甲證32至35所示「廣生堂」字樣為商標仍出於善意，並非惡意抄襲或攀附原告公司經營中藥之商譽，均如前述。

原告公司雖主張依原證17、18、19可見被告廣生堂國際公司早知悉原告公司使用「廣生堂」三字為商標並使用於中藥，故被告廣生堂國際公司不符善意先使用規定云云，然原證17、18、19關於原告公司商標使用之部分，可見所使用者為「廣生堂漢記及圖」商標，而「廣生堂漢記及圖」商標不應割裂僅以「廣生堂」觀之，其寓目印象應為「一圓形及一不規則線條組成之圖案」與「廣生堂」，業如前述，故原告公司以其使用「廣生堂漢記及圖」商標之作為，及被告廣生堂國際公司應知悉原告公司此等商標使用之作為，而推論被告廣生堂國際公司就甲證32至35所示「廣生堂」字樣為商標使用，對於「廣生堂」商標而言不符善意先使用規定云云，難認有據。

(6)依前所述，被告廣生堂國際公司於101 年即將包括甲證32至35之各種字體設計之「廣生堂」字樣使用於食用燕窩、乾燕窩，迄今並未改變，原告公司係於103 年11月11日始申請「廣生堂」商標，故被告廣生堂國際公司早於「廣生堂」商標申請日前，即開始使用甲證32至35所示「廣生堂」字樣為商標使用於食用燕窩、乾燕窩，迄今並持續使用，無主觀心態惡意或不正競爭之行為，而符合善意先使用之情明確，則被告廣生堂國際公司在原有使用商品即食用燕窩、乾燕窩，而善意使用甲證32至35所示「廣生堂」字樣為商標之情形下，其交易關係於法律上所應受保護權益，自不受「廣生堂」商標之商標權效力所及，是被告廣生堂國際公司依商標法第36條第1 項第3 款規定，主張不受「廣生堂」商標之效力所拘束，自屬有據。

3.因此，被告廣生堂國際公司將甲證32至35所示「廣生堂」字樣，使用於食用燕窩、乾燕窩，並未侵害系爭商標權。


(二)被告廣生堂國際公司以「廣生堂國際股份有限公司」之名稱於市場使用，是否侵害原告公司之姓名權？是否違反公平交易法第25條規定？

1.按姓名權受侵害者，得請求法院除去其侵害，並得請求損害賠償，民法第19條定有明文。次按公平交易法第25條規定「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」乃不公平競爭行為之概括性規定，僅適用於公平交易法其他條文規定所未涵蓋之行為，若公平交易法之其他條文規定對於某違法行為已涵蓋殆盡，無再依本條加以補充規範之餘地。該條所稱「交易秩序」，包含產銷階段之水平競爭秩序、垂直交易關係中之市場秩序以及符合公平競爭精神之交易秩序。判斷是否「足以影響交易秩序」時，可考慮受害人數之多寡、造成損害之量及程度、是否會對其他事業產生警惕效果、有無影響將來潛在多數受害人之效果，以及行為所採取之方法手段、行為發生之頻率與規模、行為人與相對人資訊是否對等、市場力量大小、有無依賴性存在、交易習慣與產業特性等，且不以其對交易秩序已實際產生影響者為限。又所稱「顯失公平」，指以顯然有失公平之方法從事競爭或營業交易者，其中之「榨取他人努力成果」，如使用他事業名稱作為關鍵字廣告，或以使用他事業名稱為自身名稱、使用與他事業名稱、表徵或經營業務等相關之文字為自身營運宣傳等方式攀附他人商譽，使人誤認兩者屬同一來源或有一定關係，藉以推展自身商品或服務者，均屬之。

2.查本件原告公司主張被告廣生堂國際公司以「廣生堂國際股份有限公司」為命名，侵害原告公司之姓名權，及以「廣生堂國際股份有限公司」在市場使用，對原告公司構成足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，然被告廣生堂國際公司以甲證32至35所示「廣生堂」字樣為商標使用於食用燕窩及乾燕窩，並未對於「廣生堂漢記及圖」商標構成商標侵害，並因善意先使用而不為「廣生堂」商標之商標權效力所及，均如前述。而本件原告公司除主張被告廣生堂國際公司以甲證32至35所示「廣生堂」字樣為商標使用於食用燕窩及乾燕窩，對原告公司構成商標侵害之外，僅主張：「兩造公司均有『廣生堂』，且經營燕窩類買賣業務，故會令消費者混淆」等語，然原告公司之特取名稱為「廣生堂漢記」，被告廣生堂國際公司之特取名稱為「廣生堂」，而被告廣生堂國際公司作為商標之甲證32至35所示「廣生堂」字樣，與「廣生堂漢記及圖」商標，所表彰之商品來源得以辨別，業如前述，因此原告公司名稱與被告廣生堂國際公司名稱，應可區辨為不同經營主體，被告廣生堂國際公司以「廣生堂國際股份有限公司」為命名及在市場使用此一名稱，未對原告公司造成姓名權侵害及有影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。因此，原告公司此部分主張，洵屬無據。 

智慧財產法院第三庭
法 官 何若薇以上正本係照原本作成。