新聞報導：「包仔」商標被控侵權 鼎泰豐二審仍勝訴 自由時報
「2017-07-14 12:30
〔記者陳慰慈／新北報導〕小籠包名店鼎泰豐遭寶來文創負責人徐華文提告，侵害寶來文創設計的包仔、籠仔及青蛙的平面商標權，違反著作權法，一審判鼎泰豐及其負責人楊紀華無罪，二審智慧財產法院維持相同見解，今仍判鼎泰豐勝訴，尚可上訴。...」
智慧財產法院105年度刑智上訴字第41號刑事判決(2017.07.06)
「（三）被告鼎泰豐公司申請註冊包仔、籠仔之商標登記，係經自
訴人同意： 1.被告鼎泰豐公司之資訊部負責人即證人張躍騰於原審審理 時具結證稱：我於西元2005年5 月開始任職鼎泰豐公司資 訊部負責人，維護鼎泰豐公司資訊設備，在任職期間有看 過包仔、籠仔圖案，也有參與合作契約訂立過程，當時寶 來公司一直來找我們，拿樣品來，說希望可以掛我們鼎泰 豐之名稱作銷售，我就請對方提案，提案後交給公司看， 當時簽約時，是用寄銷方式，後來我們自覺包仔、籠仔跟 公司會有關連，合約是簽2 年，有想萬一寶來公司不跟我 們合作，公仔可能會做其他運用，可以運用到其他商品設 計上，我們有問寶來公司是否可以取得著作權，也有問公 司要不要取回著作權，我詢問完後，寶來公司說是長期合 作，共同合作關係，不會有著作權問題，當時業務說也許 合作到期後，會把包仔、籠仔著作權轉給我們；我那時有 向公司提說可不可以取回著作權，並沒有說要申請商標， 後來公司有人，我不記得是誰，跟我說要我去問寶來公司 是否可以登記商標，我有問寶來公司業務徐維志商標一事 ，我認知就是商標，對於平面或立體商標我沒有概念，徐 維志有回覆我電子郵件，裡面提到申請商標沒有太大問題 ，我將這件事回報給公司特助王長興，讓公司知道這件事 ，但後續申請商標註冊登記一事我沒有參與，我不知道等 語（原審卷(四)第102 至106 頁）。其中有關申請商標註冊 登記部分核與自訴人公司業務徐維志於98年7 月14日寄予 證人張躍騰之電子郵件中記載：「其實我們對於商標這部 分沒有太大問題，只是我們總經理希望能夠藉這次機會， 向楊先生及王特助親自表示我們的誠意，也希望能夠認識 一下楊先生，順便跟楊先生報告未來的發展」等語大致相 符（原審卷(四)第213 頁）。可知被告鼎泰豐公司確曾因申 請商標註冊登記一事詢問自訴人，自訴人亦已為同意之表 示，且並無區分平面或立體商標。 2.至自訴人與被告鼎泰豐公司後續於98年7 月27日簽訂之立 體商標註冊同意書雖係記載：「立同意書人寶來國際有限 公司（以下簡稱為甲方）為鼎泰豐公司包仔、籠仔公仔著 作物之所有權人，因鼎泰豐包仔、籠仔公仔著作物搭配中 文：鼎泰豐、英文：DIN TAI FUNG及日文： 聯合式立體商標（下稱鼎泰豐包仔、籠仔立體商標） ，鼎泰豐小吃店股份有限公司（以下簡稱為乙方）使用於 小籠包等餐飲週邊服務業行銷用途，將逐漸累積品牌價值 與提升企業形象，因應乙方品牌保護周全性需求，茲同意 乙方將鼎泰豐包仔、籠仔立體商標於小籠包等餐飲週邊服 務及產品申請立體商標註冊。上述所同意指定申請之商標 產品，在此商標專用權存在期間內，需交由甲方獨家生產 。」（原審卷(二)第63、89頁），依文字所示，似僅同意被 告鼎泰豐公司註冊包仔、籠仔立體商標，惟前開同意書中 僅提及包仔、籠仔「公仔」此種屬於立體之人形玩偶，全 未提及其他平面圖案之商品，而依證人張躍騰所述及上開 電子郵件之內容，僅提及「商標」，並未限定平面商標或 立體商標，故該立體商標同意書內容尚難認為有排除自訴 人前同意被告鼎泰豐公司註冊商標（含平面）之意。且被 告鼎泰豐公司註冊之包仔及籠仔平面商標於99年5 月16日 、7 月1 日公告（原審卷(二)第43至46頁），註冊之包仔及 籠仔立體商標於99年12月1 日公告（原審卷(二)第47至52頁 ），亦即於立體商標公告之前，平面商標早已公告，且二 者同於98年9 月21日申請註冊，自訴人公司人員豈有不知 之理？惟並無異議，直至被告鼎泰豐公司於104 年8 月25 日告知自訴人公司將終止兩造間之合作關係後，自訴人始 翻異稱未同意註冊平面商標云云，自不足採信。 3.自訴人另以被告鼎泰豐公司、丙○○未經其同意，而重製 、改作附表一之美術著作，向經濟部智慧財產局（下稱智 慧局）申請註冊登記平面商標，認係涉犯著作權法第91條 第1 項之以重製方法侵害他人著作財產權、第92條之擅自 以改作之方法侵害他人之著作財產權、第93條第1 款之侵 害著作人格權等罪嫌，被告鼎泰豐公司應依著作權法第 101 條科處罰金罪嫌，向戊○○○○○○○提起刑事自訴 ，亦經該院認定被告以附表一之包仔及籠仔圖案申請註冊 平面商標係經自訴人同意，而均判決被告等無罪在案，有 該院104 年度自字第88 號 刑事判決正本一份可參（本院 卷(三)第19至29頁）。 4.準此，被告鼎泰豐公司在與自訴人合作期間內，取得上開 同意後，於98年9 月21日將包仔、籠仔圖案，向智慧局申 請註冊商標核准登記，而取得指定使用於飲料店、小吃店 等商品之商標專用權（商標註冊號、圖樣、專用期間、商 品類別詳如附表三所示），有智慧局商標資料檢索服務在 卷可稽（原審卷(二)第43至52頁）。是其使用包仔、籠仔圖 案設計如附表一所示之商品，並交付予不知情之廠商生產 製作後，公開陳列於鼎泰豐各門市銷售，係屬依法使用其 商標權之行為。」
「（五）自訴人與被告鼎泰豐公司合作期間內，即知悉被告鼎泰豐
公司有自行開發包仔、籠仔、青蛙圖案商品及設計兒童餐 具並生產販賣： 1.被告鼎泰豐公司之經理丁○○於101 年8 月13日寄發電子 郵件予自訴人公司之員工Max ，告知：「有個問題要請你 們討論一下，我們公司的兒童餐具4 件組，售價是300 元 ，你們一叉一匙就要賣250 元，包裝也是簡易包裝，不是 塑膠盒的，擔心你們會賣不好……」，並附加被告鼎泰豐 公司自行設計生產之兒童餐具組照片（原審卷(三)第33頁） ；而證人顏淑美在任職被告鼎泰豐公司期間亦曾於102 年 1 月9 日寄發電子郵件予自訴人公司之員工Max ，告知： 「……(3)附件提供兒童餐具的提袋提供參考～（提袋＋內 盒＋餐具$300元）(4)附件提供高雄店的公仔櫃照片，大致 與台中店陳列方式相同……」，並附加被告鼎泰豐公司自 行設計生產之兒童餐具組提袋及鼎泰豐門市紀念品展示櫃 照片（原審卷(三)第35至39頁）；被告鼎泰豐公司之企劃部 專員潘明微於10 3年12月5 日、12月8 日分別寄發電子郵 件予自訴人公司員工蔡小姐，告知：「下圖為復興店目前 紀念品陳列的狀況，稀稀落落～品項很缺，請貴公司前往 了解並提出其他替代商品陳列販售之示意圖，謝謝」、「 附件為我們所有門市（不含101 及南西）目前紀念品陳列 的狀況，請您參考……」，其中並有附加鼎泰豐紀念商品 陳列架之照片（原審卷(二)第23頁至第31頁）。而該等上開 各該照片中即有被告鼎泰豐自行生產製造之兒童餐具、清 新香片立體茶包禮盒、凍頂烏龍立體茶包禮盒及搖頭公仔 陳列之畫面，而證人周賢儒亦於原審審理時證稱：「我在 寶來公司任職期間，也會去鼎泰豐門市陳列商品或巡視， 在我快要離職時，還有特殊年節像是端午節或中秋節時， 有看過非寶來公司製作之紀念品，像是秋節禮盒、兒童餐 具組，上面也是有包仔、籠仔圖案」等語（原審卷(四)第22 0 頁反面至第221 頁）。 2.證人葉慧鳳亦於本院審理中證稱：因為寶來公司不正常運 作，缺貨很嚴重，導致被告公司有自行開發需求。寶來公 司製作的紀念品，是寶來公司業務到被告公司門市陳列， 跟被告公司自行開發的紀念品放在一起，寶來公司無任何 人曾經反應，為什麼會有不是寶來公司製作的包仔、籠仔 商品在被告鼎泰豐公司店面陳列販售。兒童餐具在被告公 司開發之前，有請寶來公司設計開發，但是太慢所以我們 才自己設計。被告公司自己設計出兒童餐具之後有一次寶 來公司連副總來開會，我們有拿設計圖給她看，說你們設 計太慢，所以我們自行開發。寄原審卷三第33-38 頁的電 子郵件，是反應寶來公司的兒童餐具，只有湯匙、叉子， 與我們商品比較賣太貴。這封郵件有附被告公司開發商品 圖樣的照片，上面有包仔、籠仔的圖樣，寶來公司沒有反 應被告公司自行設計的餐具上面有包仔、籠仔的圖樣，他 們本來就知道我們有做。…2012 年 有送被告鼎泰豐公司 自己設計包仔、籠仔圖樣外包裝的鳳梨酥禮盒給自訴人他 們，連副總回信說徐總覺得有創意，設計得很好等語（本 院卷(四)第39至51頁審判筆錄）。再參諸自訴人在被告鼎泰 豐公司寄發電子郵件告知不再繼續合作之同日104 年8 月 25日起，即陸續於如附表二所示之時間購買被告鼎泰豐公 司自行開發設計之包仔、籠仔紀念品，倘非早知此事，豈 能於同日迅速蒐證以利提告之理，足見自訴人應早已知悉 被告鼎泰豐公司在合作期間內，已有自行設計開發包仔、 籠仔紀念品，並交付予其他廠商生產製作後，公開陳列於 鼎泰豐各門市銷售之事，惟並無何異議。 3.再按著作財產權人得授權他人利用著作，其授權利用之地 域、時間、內容、利用方法或其他事項，依當事人之約定 ；其約定不明之部分，推定為未授權，著作權法第37條第 1 項定有明文。自訴人與被告鼎泰豐公司於97年11月25日 簽訂之合作契約第15條第1 款固約定：「依本契約完成之 著作，以乙方為著作人，享有著作人格權。其著作財產權 歸乙方擁有，於該著作之著作財產權存續期間，除甲方使 用於行銷或宣傳之非營利用途外，非經他方書面同意，不 得在任何地點、任何時間以任何方式利用、轉授權他人利 用該著作之權利。」（原審卷( 一) 第33頁），惟在上開 合作契約簽訂後，自訴人即透過業務徐維志（為寶來公司 負責人甲○○之姪子）於98年7 月14日寄予證人張躍騰之 電子郵件中表示同意被告鼎泰豐公司商標註冊登記，復於 98年7 月27日出具立體商標註冊同意書，該最末段記載「 上述所同意指定申請之商標產品，在此商標專用權存在期 間內，需交由甲方獨家生產」（原審卷(二)第63、89頁）。 而依被告鼎泰豐公司所提供之自行開發商品上市時間表觀 之（原審卷(三)第30頁），可知其係於101 年5 月14日始開 始陸續將其所開發設計之包仔、籠仔紀念品上架販售，此 一事實亦為自訴人所知，業如前述，而自訴人在知悉該等 情事後，亦未就此表示反對或質疑，業據證人周賢儒於原 審審理時證稱：「我去現場會將看到的品項拍照，也會把 相關資訊用電子郵件給寶來公司連副總及鼎泰豐公司葉經 理確認，我也有將在鼎泰豐門市看到像是兒童餐具組或是 新的品項及價錢多少一事，通知我主管連慧姿，但我向連 慧姿報告後，她沒有提出為何鼎泰豐公司可以使用包仔、 籠仔製作商品之疑問，寶來公司也沒有指示我要向鼎泰豐 表示不可以繼續販售非寶來公司製作之兒童餐具等語」明 確（原審卷(四)第219 頁反面至第223 頁反面），是自訴人 與被告鼎泰豐公司合作期間內，即知悉被告鼎泰豐公司有 自行開發包仔、籠仔、青蛙圖案商品及設計兒童餐具並生 產販賣，事證明確。苟未經自訴人同意，為何自訴人未曾 異議？ （六）被告丙○○並無侵害自訴人著作財產權之主觀犯意： 1.按著作權法第91條第2 項之意圖銷售而擅自以重製方法侵 害他人之著作財產權罪、第91條之1 第2 項明知係侵害著 作財產權之重製物而散布罪及第92條之擅自以改作之方法 侵害他人之著作財產權罪之成立，均以行為人之行為出於 故意為其構成要件。自訴人雖稱青蛙圖案並未用於與被告 鼎泰豐公司合作開發之13款商品，被告丙○○卻指示員工 利用青蛙圖案自行開發商品陳列販售，並於原審承認其有 指示員工利用包仔、籠仔、青蛙圖案自行開發商品陳列販 售，係知情故意云云。惟據證人丁○○於本院審理中證稱 ：青蛙圖樣是顏淑美設計，顏淑美沒有告知這個青蛙圖樣 ，是她在寶來公司任職時就設計的，著作財產權屬於寶來 公司等語（本院卷(四)第41、42頁筆錄），核與證人顏淑美 於原審證稱：沒有告知被告鼎泰豐公司青蛙圖樣是在寶來 公司任職期間所繪製等語（原審卷(四)第100 頁背面筆錄） 相符，是尚乏證據證明被告鼎泰豐公司或丙○○知悉青蛙 圖樣是顏淑美在寶來公司任職期間所繪製。況且證人丁○ ○並證稱：信裡面提到的老闆是丙○○，一般我們在跟廠 商溝通都是拿老闆出來擋，是否有真的跟老闆講，其實不 盡然。…鼎泰豐公司跟寶來合作販售包仔、籠仔紀念品每 年的營業額，一年大約700 多萬，最少400 多萬，2015年 鼎泰豐公司全部營業額大約一年20億左右等語（見同上筆 錄）。可知被告鼎泰豐公司生意龐雜，一年全部營業額達 新臺幣20億元之多，被告丙○○身為鼎泰豐公司負責人， 不可能公司大小事情均親自參與，且有關與寶來合作販售 紀念品每年的營業額最多僅達700 多萬元，與被告公司整 體營業額相比，所占比例微小，被告等應無故意侵害自訴 人美術著作權之動機。 2.再者，被告鼎泰豐公司本身即為包仔、籠仔圖案之商標權 人，本有使用該等圖案之權利，而自訴人長期因缺貨問題 ，致被告鼎泰豐公司自行開發包仔、籠仔紀念品，並交付 予其他廠商生產製作後，公開陳列於鼎泰豐各門市販售一 事，亦屬自訴人在雙方合作期間已知之事項，自訴人在被 告鼎泰豐公司寄發電子郵件告知不再繼續合作之同日104 年8 月25日起，即陸續於如附表二所示之時間購買被告鼎 泰豐公司自行開發設計之包仔、籠仔紀念品，並於104 年 10月5 日提起本件自訴，在提起本件自訴前從未明確告知 被告丙○○或鼎泰豐公司不得使用青蛙、包仔及籠仔圖案 ，實難認被告丙○○主觀上有侵害他人著作財產權之故意 。」
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