(商標 最高行政法院 商標註冊 誤認誤信) 青啤 in 葡萄酒，不予註冊。

最高行政法院102年度判字第384號判決(2013.6.25)

上  訴  人　經濟部智慧財產局

（即原審被告）

被 上訴 人　台灣青啤股份有限公司
（即原審原告）

　　主  文
原判決關於撤銷訴願決定及原處分暨該訴訟費用部分均廢棄。
廢棄部分被上訴人在第一審之訴駁回。

　　理  由
「一、被上訴人（即原審原告）前於民國97年9月15日以「青啤」
    商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服
    務分類表第33類之商品，向上訴人（即原審被告）申請註冊
    。經上訴人審查，於101年4月30日以商標核駁第338576號審
    定書為不得註冊，應予核駁之處分。被上訴人不服，提起訴
    願，經決定駁回，向原審提起行政訴訟後，經原審法院判決
    將訴願決定及原處分均撤銷，並命上訴人對於申請第097043
    250號「青啤」商標註冊案，應依該判決之法律見解另為處
    分。上訴人不服，乃提起本件上訴（被上訴人就其原審之訴
    其餘遭駁回部分，因未上訴，而告確定）。
二、被上訴人起訴主張：系爭註冊商標之中文「青啤」二字，所
    指定使用之商品，本身並無特殊意義，自不致予相關消費者
    任何關於商品性質、品質或產地等重要特性的描述，亦不影
    響其購買意願，是系爭註冊商標顯不致有「致公眾誤認誤信
    商品性質、品質或產地」之虞。其次，被上訴人本身有數件
    商標以「青啤」註冊於各項商品與服務，其中包含上訴人認
    為「青啤」所代表的「生啤酒」商品及多項與「生啤酒」無
    關的商品、服務，且皆非商品說明或有造成公眾誤認誤信商
    品性質、品質或產地之虞，故仍獲准註冊迄今。則系爭註冊
    商標既同以此二字組成，相關消費者自亦不會對所指定使用
    商品性質、品質或產地產生誤認誤信，而無核駁時商標法第
    23條第1項第11款規定之適用。另被上訴人關係企業所有之
    註冊第1095631號「維士比青啤」商標、及被上訴人原註冊
    ，因3年未使用遭撤銷之第1205277號「青啤及圖」商標，皆
    與系爭註冊商標指定使用商品構成同一與類似，亦可證明系
    爭註冊商標之「青啤」二字並無使公眾誤信誤認所表彰商品
    之性質、品質或產地之虞。而消費市場上亦有他人在後商標
    使用「青啤」二字作為圖樣一部，獲准註冊，顯見此二字不
    致使消費者產生任何與商品性質、品質或產地有關的聯想，
    「青啤」縱具特定地區方言之「生啤酒」再衍生意涵，但已
    於不同權利主體申請商標註冊之過程當中多次通過商標識別
    性審查，顯見其具有作為生啤酒商品之識別性等語。求為判
    決將原處分與訴願決定均撤銷，並命上訴人就「青啤」商標
    應為核准註冊之處分。
三、上訴人則以：本件被上訴人申請註冊商標圖樣上之「青啤」
    二字，以註冊地區臺灣方言（即臺語或閩南語）發音即為「
    ㄑ一ㄟㄆㄟˊ」或「ㄑ一ㄟㄇㄟㄚ」有「生啤酒」之意，而
    業界又慣於對未經發酵之啤酒，以「生啤酒」稱之及標示，
    藉以與經發酵之啤酒為區分，故就本件而言，於商標權屬地
    主義原則下，應將有關系爭註冊商標於註冊地區為多數人使
    用之「臺語方言」針對「青」之發音及表徵之含意列入衡酌
    。則「青」字之台語發音為「ㄑ一ㄟ」，係「生」或新鮮之
    意，且該「ㄑ一ㄟ」音若與「啤酒」結合，即有「ㄑ一ㄟ啤
    酒」即「生啤酒」之含意，「ㄑ一ㄟ啤酒」依臺灣地區之一
    般社會通念觀察，實係商品本身之說明，具商品描述之性質
    。故被上訴人以「青啤」作為商標，使用於指定之「藥味酒
    、白蘭地酒、威士忌酒、伏特加酒、水果酒、雞尾酒、清酒
    、高梁酒、白酒、紅酒、葡萄酒、梅酒、米酒、甜酒、各種
    酒（麥酒及啤酒除外）、含酒精之飲料（啤酒除外）」商品
    ，有使一般消費者對其表彰商品之性質發生誤認誤信為生啤
    酒之虞，自有行為時商標法第23條第1項第11款規定之適用
    。至被上訴人所舉被上訴人所有之註冊第1336124號「青啤
    」商標業經依修正前商標法第23條第1項第2款規定撤銷其所
    指定使用於「啤酒屋、酒吧、居酒屋」等服務，又註冊第12
    12214號「台灣龍泉青啤」商標有關違反商標法第23條第1項
    第11款規定部分，則因逾商標註冊公告之日起3個月內之期
    間提出異議而致駁回，另註冊第1205277號「青啤及圖」商
    標，業經廢止撤銷註冊在案，至註冊第1336125號「青啤燒
    」商標及被上訴人關係企業「三洋藥品工業股份有限公司」
    所有之註冊第1095631號「維士比青啤」商標核准案例，核
    或其案核准時點之時空背景與考量因素不同，或所指定使用
    之商品服務類別不同，或屬另案是否妥適問題，尚難比附援
    引，執為本件商標應准註冊之有利論據等語，資為抗辯，求
    為判決駁回被上訴人之訴。
四、原審撤銷訴願決定及原處分，並命上訴人對於申請第097043
    250號「青啤」商標註冊案，應依原審判決之法律見解另為
    處分，而駁回被上訴人其餘之訴，係以：系爭註冊商標係由
    中文「青啤」二字由左至右排列而成，其中「青」字之臺語
    發音為「ㄑ一ㄟ」，係「生」或新鮮之意，而「青啤」以臺
    語發音即為「生啤酒」之意，而業界又慣於對未經發酵之啤
    酒，以「生啤酒」稱之及標示，藉以與經發酵之啤酒為區分
    ，惟查系爭註冊商標並未指定使用於啤酒類商品，且依據核
    駁時商標法第23條第1項第11款之規定，除需商標本身與其
    指定使用之商品或服務有名實不符之情形，尚需因而致使消
    費者誤認誤信其所表彰商品或服務之性質、品質或產地之虞
    而言。而本案系爭註冊商標係指定使用於酒精濃度較高之酒
    類商品，不論於各種形式之賣場，大者如量販中心，小者如
    便利商店等零售商店，皆習慣將其置於同種類之商品，則消
    費者於選購時，自能依系爭註冊商標所表彰商品所處商品區
    域之其他不同廠牌之酒類商品，判斷其是否屬於生啤酒類商
    品，且酒類商品之包裝各有其特殊性，分別反映於瓶蓋、瓶
    身之設計及材質上，而價位較高之酒類商品，尚會裝於盒裝
    之外包裝中，彰顯其價值。至於啤酒類商品，相對價格低廉
    ，且因其具有開瓶後無法保存，需立即飲用完畢之特性，故
    其商品置放之處亦與其他酒類不同，消費者均可輕易辨別所
    購買之商品是否為非啤酒類之酒類商品，應不致僅因系爭商
    標為「青啤」，即誤認誤信其所購買之商品為生啤酒類產品
    。綜上所述，原處分以系爭商標之註冊有違核駁時商標法第
    23條第1項第11款之規定，核駁系爭商標之註冊，於法未合
    ，訴願決定予以維持，亦有未洽，被上訴人訴請將原處分及
    訴願決定一併撤銷，自無不合，應予准許。惟系爭註冊商標
    ，是否仍有其他不應准予註冊之理由，有待上訴人重為斟酌
    後加以審定，則被上訴人聲明求為判決命上訴人應作成系爭
    商標核准審定之處分，尚未達全部有理由之程度，是以被上
    訴人此部分之請求，即難准許，應予駁回等由，資為論據。
五、上訴人上訴意旨略謂：有關性質、品質或產地誤認誤信之虞
    有無之判斷，依本院99年度判字第1324號判決意旨，從商標
    本身圖樣文字整體的外形、觀念或讀音等觀察，就商標給予
    消費者的印象，輔以商標所指定之商品或服務，考量指定商
    品或服務在市場交易之情事，以指定商品或服務消費者之認
    識、感知為基準，從商標自體構成直接客觀判斷，是否消費
    者所認識商品之產地、販售地，或服務之提供地，在實際使
    用上有異於所認識之性質、品質或產地等，致消費者有誤認
    誤信之虞。原判決既認定系爭「青啤」商標，為「生啤酒」
    之意，指定使用於非啤酒類商品，而有名實不符之情形，卻
    未適用修正前商標法第23條第1項第11款規定，制止此種商
    標構成要素之文字，與其指定使用商品間不相符合之不實描
    述關係，已有行政訴訟法第242條判決不適用法規之違誤。
    復未從系爭「青啤」商標自體構成之文字內涵，直接客觀判
    斷有無致消費者誤認誤信該標示「青啤」商標商品之性質，
    即為低酒精濃度之「生啤酒」，並影響其購買意願之可能，
    或衡酌縱使消費者誤認其商品性質而誤購標示有系爭「青啤
    」商標之「高酒精濃度」酒類商品逕行飲用，有無使該消費
    者本身或他人之身體健康等重大法益遭受不測損害之高度危
    險，而有必要透過商標註冊審查制度，過濾此種誤導消費者
    之不實消費交易資訊，而達到保護特定公共利益之立法目的
    ，而原判決漏未審酌修正前商標法第23條第1項第11款規定
    所蘊含保障消費者利益之公益目的，顯有適用不當之判決違
    背法令情事。又原判決對於系爭商標有無致消費者有誤認誤
    信之虞的認定，並未依據系爭「青啤」商標自體構成之文字
    內涵，直接客觀判斷於指定使用藥味酒、白蘭地酒、威士忌
    酒、…等各種酒商品性質之關聯，有無致消費者誤認誤信其
    商品性質，即為低酒精成分之「生啤酒」，並影響其購買意
    願之可能，反而運用影響混淆誤認之虞的各項因素中，判斷
    商品間是否具有類似關係之「販賣場所商品之擺設」、「不
    同廠牌商品之標示」、「商品包裝之設計」、「商品價值之
    高低」等條件，認定消費者可輕易辨別而不致誤認誤信系爭
    「青啤」商標商品之性質，則其判斷時與修正前商標法第23
    條第1項第11款之立法意旨或法規之社會機能，就法律事實
    所為價值判斷之論理法則或邏輯之分析方法相違背，並與一
    般通常人所具有之消費經驗相悖離，自有行政訴訟法第243
    條第1項之判決違背法令。再者，系爭商標之中文「青啤」
    二字予消費者認知之內涵，除經本院99年度判字第560號判
    決論明之外，原審法院復以99年度行商訴字第171號行政判
    決，採認具有「beer（啤酒）」意涵之「啤兒」商標，指定
    使用於「不含酒精之飲料」等商品，顯有藉我國相關消費者
    對「beer（啤酒）」係屬含酒精成分之酒類飲料的既有印象
    及認知，以「啤兒」商標來影射其上開飲料商品之性質，進
    而可能使相關消費者將上開商品與「beer（啤酒）」產生聯
    結，而誤認誤信上開商品係屬「beer（啤酒）」之飲料，有
    違修正前商標法第23條第1項第11款規定之法律見解，將註
    冊第01344735號「啤兒」商標指定使用於「啤酒、黑啤酒」
    以外商品之註冊撤銷外，並另對「台灣青啤及圖」商標指
    定使用於「酒（啤酒除外）、紹興酒、黃酒、花雕酒、…」
    等商品之註冊申請，以商標核駁第338576號審定書為核駁之
    處分，後續尚有已申請與「青啤」相關聯之待准駁案件十餘
    件。然原判決卻與前述判決之法規適用及論證方式大異其趣
    ，已使上訴人商標審查實務無所適從。綜上，原審法院先後
    之見解產生歧異，已非個案認定妥適與否之問題，且原判決
    除有不適用修正前商標法第23條第1項第11款規定或適用不
    當之情形外，亦與論理法則、經驗法則相違背等語。
六、本件原審認原處分以系爭商標之註冊有違核駁時商標法第23
    條第1項第11款之規定，核駁系爭商標之註冊，於法未合，
    訴願決定予以維持，亦有未洽，而將原處分及訴願決定一併
    撤銷，固非無見，惟查：
(一)、按商標有使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地
    之虞者，不得註冊。為本件商標申請核駁審定時之商標法第
    23條第1項第11款所明定。其規範目的在於防止商標構成要
    素之圖樣文字等，與其指定使用商品或服務產生不實聯結，
    致使消費者誤認商標所表彰商品或服務之性質、品質或產地
    而購買，以維護公平競爭之秩序。而商標或服務之性質、品
    質或產地誤認誤信之虞有無之判斷，應以一般消費者之立場
    ，就商標本身圖樣文字等整體的外形、觀念或讀音予人之印
    象是否產生對商標或服務之性質、品質或產地誤認誤信之可
    能加以觀察。
(二)、本件原審已論明系爭註冊商標係由中文「青啤」二字由左至
    右排列而成，其中「青」字之臺語發音為「ㄑ一ㄟ」，係「
    生」或新鮮之意，而「青啤」以臺語發音即為「生啤酒」之
    意，而業界又慣於對未經發酵之啤酒，以「生啤酒」稱之及
    標示，藉以與經發酵之啤酒為區分。又系爭商標係指定使用
    於「藥味酒、白蘭地酒、威士忌酒、伏特加酒、水果酒、雞
    尾酒、清酒、高梁酒、白酒、紅酒、葡萄酒、梅酒、米酒、
    甜酒、各種酒（麥酒及啤酒除外）、含酒精之飲料（啤酒除
    外）」等商品，系爭商標所指定之酒類商品，除原審所敘明
    均屬酒精濃度較高之酒類商品以外，並已將啤酒類除外。則
    系爭商標指定使用於非屬啤酒類之上開商品，卻以單純「青
    啤」二字作為其商標圖樣，依原審所審認「青啤」以臺語發
    音即為「生啤酒」之意，而業界又慣於對未經發酵之啤酒，
    以「生啤酒」稱之及標示之事實。由系爭商標本身圖樣文字
    之外形、觀念或讀音予一般消費者或公眾之印象加以觀察，
    難謂無產生系爭商標所表彰商品係啤酒類之可能。原審以消
    費者於選購時，自能依系爭註冊商標所表彰商品所處商品區
    域之其他不同廠牌之酒類商品，判斷其是否屬於生啤酒類商
    品，且酒類商品之包裝各有其特殊性，分別反映於瓶蓋、瓶
    身之設計及材質上，而價位較高之酒類商品，尚會裝於盒裝
    之外包裝中，彰顯其價值。至於啤酒類商品，相對價格低廉
    ，且因其具有開瓶後無法保存，需立即飲用完畢之特性，故
    其商品置放之處亦與其他酒類不同，故消費者依據上開特性
    ，均可輕易辨別所購買之商品是否為非啤酒類之酒類商品等
    情，判斷應不致僅因系爭商標為「青啤」，即誤認誤信其所
    購買之商品為生啤酒類產品部分，未以一般消費者之立場，
    就商標本身圖樣文字等整體的外形、觀念或讀音予人之印象
    是否產生對商標或服務之性質、品質或產地誤認誤信之可能
    加以觀察，尚有未洽。
(三)、本件依原審所認定「青啤」以臺語發音即為「生啤酒」之意
    ，而業界又慣於對未經發酵之啤酒，以「生啤酒」稱之及標
    示，藉以與經發酵之啤酒為區分。且系爭商標所指定使用於
    「藥味酒、白蘭地酒、威士忌酒、伏特加酒、水果酒、雞尾
    酒、清酒、高梁酒、白酒、紅酒、葡萄酒、梅酒、米酒、甜
    酒、各種酒（麥酒及啤酒除外）、含酒精之飲料（啤酒除外
    ）」等商品，均屬酒精濃度較高之酒類商品，並已將啤酒類
    除外。則系爭商標以單純「青啤」二字作為其商標圖樣，指
    定使用在前開非啤酒類及酒精濃度較高之酒類商品，自有使
    一般消費者對系爭商標所表彰商品之性質發生誤認誤信為生
    啤酒之虞，而有前揭商標法第23條第1項第11款規定之適用
    。從而本件原處分以系爭商標註冊有前揭商標法第23條第1
    項第11款規定之不得註冊事由而予核駁，訴願決定遞予維持
    ，於法核無不合。原判決以原處分及訴願決定所為核駁系爭
    商標之註冊，於法未合，而將原處分及訴願決定一併撤銷，
    非屬允洽。本件上訴為有理由。且本件依前述之事實，系爭
    商標之註冊有前揭商標法第23條第1項第11款規定之不得註
    冊事由而應予核駁，事證已臻明確，應由本院將原判決（除
    確定部分外）廢棄，並駁回被上訴人就該廢棄部分在第一審
    之訴。」
 
                    最高行政法院第六庭
                        審判長法官　廖　宏　明
                              法官　陳  秀  
                              法官　侯　東　昇
                              法官　江　幸　垠

                              法官　陳　國　成

(商標 最高行政法院 識別性 整體觀察) 台灣青啤及盾牌形狀、麥穗圖商標，具有識別性。

最高行政法院104年度判字第442號判決(2015.8.6)

「七、本院按：
（一）、按「對本法100年5月31日修正之條文施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後提出異議、申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。」現行商標法第106條第3項定有明文。查系爭商標係99年5月13日申請註冊，並經被上訴人於101年6月16日核准註冊公告；嗣上訴人於101年8月1日以系爭商標有違註冊時之商標法第23條第1項第1、2及13款與現行商標法第29條第1項第1、3款及第30條第1項第10款規定對之提起異議，是本件自屬對商標法修正施行前註冊之商標，於修正施行後提出異議之案件，依上揭規定，系爭商標之註冊有無違法事由，應以99年8月25日修正公布，99年9月12日施行之註冊時商標法及現行商標法併為判斷。

（二）、復按「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」「商標有下列情形之一者，不得註冊：（一）不符合第5條規定者。（二）表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者。……」系爭商標註冊時商標法第5條、第23條第1項第1、2款分別定有明文。次按「商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。」「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：（一）僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。……（三）僅由其他不具識別性之標識所構成者。」亦為現行商標法第18條、第29條第1項第1、3款所明定。

（三）、本件參加人前於99年5月13日以系爭商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第32類之啤酒、麥酒及製啤酒用麥芽汁……等商品，向被上訴人申請註冊，嗣上訴人以系爭商標有違註冊時商標法第23條第1項第1、2及13款與現行商標法第29條第1項第1、3款及第30條第1項第10款規定為由，對之提起異議，經被上訴人審查為「異議不成立」處分，上訴人不服，循序提起訴願及行政訴訟均經駁回，遂提起本件上訴。經查，如右圖所示，參加人系爭商標係由字體較小與較大之「台灣青啤」、外文「FRESH」及臺灣圖兩側綴以麥穗，上下依序置於類似盾牌形狀之設計圖內所組成。就文字之字面意義而言，其中「台灣青啤」一詞寓意臺灣生啤酒(「青」字台語為中文「生」或「新鮮」之意)，而英文「FRESH」一字則代表「新鮮」，加上臺灣地形圖，整體圖樣與人寓目印象應指新鮮的臺灣生啤酒之意。由於「青啤」、「台灣」以及「FRESH」等字為國人習知之用語，因此不具識別性，參加人就上開部分亦聲明不專用，是系爭商標具識別作用部分，應為類似盾牌形狀之設計圖及麥穗圖，以及上開各項元素組合後之整體圖樣。

（四）、上訴人起訴及提起本件上訴，主張系爭商標不具識別性，主要係認為參加人未聲明不專用之麥穗圖案係未經設計而與實物相仿，消費者一望即知此為啤酒之成分、原料，為產品品質之說明，且為同業常用之圖案，不宜由特定人專用，至盾牌狀設計圖僅為裝飾性質之背景圖案，同業亦常以類似盾牌狀設計圖作為啤酒商品標貼，消費者不會將此包裝之背景或裝飾圖案作為指示與區別商品或服務來源之標識，自不具識別性，而除去上開不具識別性部分，系爭商標即有違註冊時商標法第23條第1項第1、2及13款與現行商標法第29條第1項第1、3款及第30條第1項第10款規定云云。按商標圖樣予人之寓目印象，一般係就其整體為觀察，此乃因商標係以其整體圖樣呈現在商品或服務之消費者眼前，而非割裂為各部分分別呈現。至於商標因其設計之態樣，有可能其中某部分為設計之重點，或其外觀內容較易引人注目，此部分即所謂之「主要部分」，為消費者關注或事後留存印象中者。商標設計雖有其主要部分與非主要部分之別，惟該主要部分仍為構成商標整體之內容，主要部分最終仍是影響商標給予消費者之整體印象，是以，就商標圖樣是否具有識別性為判斷時，商標圖樣之主要部分雖具有重要地位，惟仍應以商標圖樣所呈現之整體外觀綜合判斷，非可割裂觀察。本件系爭商標雖係以不具識別性之「台灣」「青啤」「FRESH」等文字搭配習見之台灣地形圖案、麥穗圖案以及深色盾牌圖案為設計內容，惟因盾牌圖案之類型繁多，且與酒類產品間亦無必然關聯性，系爭商標以雙色呈現上圓下方鈍角形式之盾牌圖案作為上開文字圖案之底圖，已具相當程度之設計巧思與意匠，此一組合方式於市場上亦未見近似者，是就其整體呈現之外觀觀察，應足供消費者據為區辨商品或服務來源之依據。況本件參加人即臺灣菸酒股份有限公司以「台灣」一詞使用在類似酒類產品中不知凡幾(例如「台灣啤酒」)，對酒類商品之相關消費者而言，以「台灣」一詞冠於不同酒類產品前，均足以使消費者聯想為係參加人之產品，本件系爭商標所指定使用之商品或服務，確係由參加人所提供，此與一般消費者之認知並無差異，是縱使系爭商標之識別性不高，惟仍具有產品來源指向性之功能，換言之，消費者對於商品或服務提供者為何人並不致產生混淆誤認之虞，此亦符合商標法制定之目的與趣旨(商標法第1條規定參照)。是系爭商標雖係組合不具識別性或識別性不高之圖案與文字設計而成，惟因其組合結果已具有相當識別效果，與完全不具識別性仍有不同。上訴人認為系爭商標未聲明不專用部分乃屬產品品質之說明，且為同業常用之圖案，消費者不會將背景或裝飾圖案作為指示與區別商品或服務來源之標識，自不具識別性，而除去上開不具識別性部分，系爭商標即有違註冊時商標法第23條第1項第1、2及13款與現行商標法第29條第1項第1、3款及第30條第1項第10款規定云云，完全否認系爭商標之識別性，惟對於支持其論斷之依據均未舉證證明，是其所指系爭商標不具識別性一節，自屬無據。

八、從而，原審以系爭商標整體構圖設計仍具意趣，相關消費者足以認識該商標為指示商品來源之標識，並得以與他人商品相區別，系爭商標整體圖樣仍具識別性，尚非單純由說明性文字及圖形所構成，亦非僅由其他不具識別性之標識所構成，自無違註冊時商標法第23條第1項第1、2款及現行商標法第29條第1、3款規定為由，認為原處分機關所為異議不成立之處分並無違誤，訴願機關予以維持，亦屬允恰，因而為駁回上訴人之訴之判決，依上開說明，經核並無不當。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。」

                    最高行政法院第二庭
                        審判長法官　劉　鑫　楨
                              法官　吳　慧　娟
                              法官　蕭　忠　仁
                              法官　劉　穎　怡
                              法官　汪　漢　卿

(商標 最高行政法院 識別性) Native Shoes on 鞋子

最高行政法院102年度裁字第523號裁定(102.4.25)

「二、上訴人於民國100年6月30日以「NATIVE SHOES設計圖」商標

    （下稱系爭商標），指定使用於當時商標法施行細則第13條
    所定商品及服務分類表第25類之「鞋；衣服；圍巾；頭巾；
    領帶；領結；尿布；圍兜；冠帽；禦寒用耳罩；襪子；服飾
    用手套、禦寒用手套」商品，向被上訴人申請註冊。案經被
    上訴人審查，以101年3月29日商標核駁第337381號審定書為
    核駁之處分。上訴人不服，提起訴願、行政訴訟，均遭駁回
    ，遂向提起本件上訴。
三、本件上訴人對於智慧財產法院行政判決上訴，主張：系爭商
    標客觀上已具先天識別性。又即使該商標不具先天識別性，
    但已因長期大量之使用，取得第二層意義（secondary mean
    ing），具後天識別性。原判決就系爭商標是否具有識別性
    所為之認定，違反經驗法則及論理法則，構成行政訴訟法第
    243條第1項判決「違背經驗法則」之不適用法規之違背法令
    事由等語，雖以該判決違背法令為由，惟核原判決有關系爭
    商標先天識別性有無判斷之理由論述，建立在本國地域之時
    空環境背景基礎下，與何項可客觀檢證之具體經驗法則或論
    理法則有出入，上訴意旨並無具體之論述。再者「商標後天
    識別性」之判斷需斟酌眾多外在因素而為綜合評量，而且要
    以眾多消費者之集體「印象」為準，而原判決已就上訴人提
    出之全部證據方法為斟酌，並說明其心證形成過程。而上訴
    意旨僅僅是重複強調「其提出之既有證據對後天識別性之待
    證事實具有足夠之證明力」云云，但這些各別證據方法在判
    斷待證事實上應有之「權重」，以及「證據證明力應如何予
    以組合，以得出原判決此部分理由論述所違反之經驗內容」
    ，則並無體系化且有實證基礎之具體論駁，是其上訴理由僅
    係就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，
    並就原審已論斷者，泛言未論斷，或就原審所為論斷，泛言
    其論斷矛盾，而非具體表明合於不適用法規、適用法規不當
    、或行政訴訟法第243條第2項所列各款之情形，難認對該判
    決之如何違背法令已有具體之指摘。依首開規定及說明，應
    認其上訴為不合法。
四、據上論結，本件上訴為不合法。依智慧財產案件審理法第1
    條、行政訴訟法第249條第1項前段、第104條、民事訴訟法

    第95條、第78條，裁定如主文。」

                    最高行政法院第四庭
                        審判長法官　黃　合　文
                              法官　鄭　忠　仁
                              法官　劉　介　中
                              法官　林　惠　瑜
                              法官　帥　嘉　寶

(商標 商標註冊 先天識別性 後天識別性) Native Shoes on 鞋子

智慧財產法院101年度行商訴字第143號行政判決(102.1.10)

「  (三)系爭商標不具先天識別性：

    1.查系爭商標圖樣（如附圖1 所示）係由外文「native sho
      es」所組成，其中「shoes 」雖經原告聲明不在專用之列
      ，惟仍應以系爭商標整體圖樣為比對。其中「native」字
      體極大，在整體商標之明顯部位，「shoes 」字體極小，
      並置於「native」的字母「e 」之中，是以吸引相關消費
      者注意者乃「native」，而為系爭商標圖樣之主要識別部
      分。又「native」為「本地的、原產的」之意，「shoes
      」為「鞋子」之意，因我國相關消費者係以中文為主，對
      於「native shoes」的認知，係按其直接字義即「本地的
      、原產的鞋子」予以理解。是以之作為商標，使用於所指
      定之「鞋；衣服；圍巾；頭巾；領帶；領結；尿布；圍兜
      ；冠帽；禦寒用耳罩；襪子；服飾用手套、禦寒用手套」
      商品，其整體商標圖樣予相關消費者之認知，有指商品係
      屬「本地的、原產的」之寓目印象，而為所指定商品性質
      、來源地之相關說明，不足以使上開商品之相關消費者認
      識「native shoes」為表彰商品之標識，並得藉以與他人
      之商品或服務相區別，故系爭商標不具識別性，而有100
      年6 月29日修正公布之商標法第29條第1 項第1 款所定不
      准註冊之情事。
    2.至原告雖主張若要表達鞋子產自「本地、本土」，應為「
      locally-made shoes」或「local shoes 」，「 native
      shoes 」係不合乎文法、不合乎語言習慣之獨創用法，且
      系爭商標已於全球多國獲准註冊，包括以英文為母語之國
      家如美國、歐盟，以及中文為母語之地區如香港，並無缺
      乏識別性之問題云云，並提出各國註冊資料為證（本院卷
      第1 冊第23至33頁）。惟中文始為我國人民使用之母語，
      雖近年來國人使用英文之比例有增加、普遍之趨勢，然「
      鞋；衣服；圍巾；頭巾；領帶；領結；尿布；圍兜；冠帽
      ；禦寒用耳罩；襪子；服飾用手套、禦寒用手套」商品係
      屬日常生活用品，縱使「native shoes」並非合於正規英
      文文法，但我國具有普通知識經驗之相關消費者係直接以
      「native shoes」之字面文義予以認知、理解，進而以為
      上開商品之品質、來源地的相關說明。至美國、歐盟等國
      既以英文為其母語，其對於「native shoes」之認知，自
      與我國相關消費者有異。而香港固有使用中文，惟其社會
      、文化、經濟、政治等面向並非全然與我國相同，香港之
      相關消費者所持觀念即與我國截然不同，佐以各國商標審
      查標準有別，系爭商標既擬於我國申請註冊，自應以我國
      相關消費者對於系爭商標圖樣「native shoes」之理解與
      認知作為識別性有無之判斷標準，自不能以外國商標之案
      件，執為系爭商標亦應准予註冊之論據。是原告此部分主
      張，委無可採。
  (四)系爭商標不具後天識別性：
    原告固提出諸多證據資料，據以主張系爭商標已因原告廣泛
    使用具有後天識別性云云。然查：
    1.原告主張系爭商標之商品全球銷售成長驚人，其中亞洲地
      區為原告系爭商標商品之最大市場，在我國總代理商捷式
      公司自100 年6 月至101 年5 月間進口系爭商標品牌商品
      之總價額已逾百萬美金，且銷售據點遍及全國，捷式公司
      於同年春天所進口之NATIVE品牌產品已多達45,000雙，總
      價值已達到美金662,000 元云云，並提出銷售數據資料、
      銷售據點清單及相關照片影本、捷式公司官方網站、進口
      報單、101 年10月銷售據點清單為證（本院卷第1 冊第33
      至242 頁）。惟本院卷第1 冊第33至38頁乃原告品牌商品
      之「銷售數據資料」，並非系爭商標之商品於我國銷售狀
      況之憑據。而觀諸捷式公司之網頁介紹（本院卷第1 冊第
      39頁至反面），該公司代理數十種街頭流行、滑板品牌的
      商品，系爭商標僅為其中1 種，於100 年6 月至101 年5
      月之期間，「NATIVE」商品於我國之出貨量僅有55,586件
      （本院卷第1 冊第41頁之出貨統計明細），平均每月4,63
      2 件，於99年1 月至101 年9 月之期間，「NATIVE」商品
      於我國之出貨量僅有79,131件（本院卷第1 冊第236 至23
      8 頁之出貨統計明細），平均每月2,397 件，且上開「NA
      TIVE」商品為何種商品、是否為系爭商標所指定使用之「
      鞋；衣服；圍巾；頭巾；領帶；領結；尿布；圍兜；冠帽
      ；禦寒用耳罩；襪子；服飾用手套、禦寒用手套」，並使
      用系爭商標之圖樣，均屬未明。至所謂「相關照片影本」
      （本院卷第1 冊第43至169 頁），固有部分鞋子商品、展
      示招牌上標示有系爭商標圖樣，然其拍攝日期、地點不明
      ，無從瞭解系爭商標於我國使用之程度。縱使如原告所述
      ，捷式公司於100 年春天進口「NATIVE」品牌產品45,000
      雙（本院卷第1 冊第20、172 至235 頁之起訴狀第20頁、
      進口報單），然其數量非多，難認系爭商標之商品業已經
      原告長期廣泛於我國使用，而已成為我國相關消費者認識
      其為原告商品之識別標識。
    2.原告另主張媒體已對系爭商標商品大量報導，且從原告官
      方網站「native shoes.com」每日之到訪率、原告專屬臺
      灣臉書（Facebook）網頁、部落格討論等可知原告系爭商
      標品牌商品於臺灣受歡迎之程度云云，並提出媒體報導、
      中文商品型錄、外文商品型錄、Google搜尋網站101 年4
      月流量統計資訊、商品行銷之教育訓練教材、行銷活動證
      片、臉書網頁資料、部落格之討論為證（本院卷第1 冊第
      243 頁至本院卷第2 冊第215 頁）。然外文之商品型錄（
      本院卷第2 冊第2 至95頁），難認係於我國行銷之資料，
      而系爭商標商品行銷之教育訓練教材（本院卷第2 冊第10
      3 至148 頁），僅為原告總代理商捷式公司之內部教材，
      無足證明我國相關消費者認識系爭商標之情形。至前開其
      餘證據縱可證明系爭商標之鞋類商品已行銷於我國市場，
      而有消費者知悉其商品，惟尚不足以證明系爭商標業據原
      告長期廣泛使用而取得後天識別性。
    3.綜上，原告所提之前揭證據無從證明系爭商標業經原告於
      我國長期廣泛使用於所指定之商品，且在交易上已成為原
      告商品於我國之識別標識，自無100 年6 月29日修正公布

      之商標法第29條第2 項規定之適用。」

(商標 最高行政法院 識別性 英文商標) 「Mink」in 登山袋、露營袋：最高行政法院認為，Mink非一般習知的外國文字，申請註冊於登山袋、露營袋，具有識別性。

#商標 #外文商標 #英文商標 

#識別性

能夠把外文拿來註冊為商標嗎？

來看看這個經典的例子。

涉及到識別性的問題。

如果是「貂皮」登山袋，可能不能註冊，

因為消費者會覺得是在說「材質是貂皮的登山袋」，

而不是「貂皮牌」的登山袋。

不過，換成英文的時候，「mink」登山袋就可以註冊，

理由是「因為我們看不懂這麼困難的英文」，

會覺得是「mink牌」登山袋XD

法院說：

「本件商標「Mink」不僅只有「貂皮」之意，且非為國人所習知之外國文字，依一般社會通念， 根本不會混淆誤認本件商標為「登山袋、露營袋」此類訴求耐髒、耐磨、易清洗且多為大容量之戶外活動用品之材質說明。」

#mink有貂皮的意思

#也有其他的意思

#英文豆知識

#恒達法律事務所

#智慧財產權律師

#智財律師

#商標律師

【Mink登山袋】

最高行政法院102年度判字第526號判決（2013.8.22）

https://ipcase.blogspot.com/2016/03/mink-on_5.html

updated2024/3/1

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最高行政法院102年度判字第526號判決(2013.8.22)

五、本院按：

(一)商標法並未對商標註冊申請案之法規基準時明文規定，實務一般認應以行政爭訟程序終結前為法規基準時，惟不能一概 而論，應分別究係對申請人有利或不利以決定法規基準時。 蓋商標申請案係向行政法院（以下稱行政法院包括智慧財產 法院行政訴訟庭）提起課予義務訴訟，行政法院基於行政訴訟法所規定之權限，自有就商標申請案適用是否應准否註冊之構成要件法律的權能。若行政法院事實審言詞辯論終結前之法規（如92年商標法第23條第1項13款新增但書規定「商 標權人同意者不在此限」，即應適用新法），得以滿足申請 人申請事由之構成要件，自應依該有利申請人之法規。但若係對申請人不利之法規（如現行法第30條第10款就先註冊商 標之保護增訂「且非顯屬不當者」），則基於申請權人所信賴處分時既有權利狀態不得剝奪之理由，則應依審定時法律 。

經查，本件商標前於100年5月9日申請註冊，被上訴人於 101年4月19日作成「應予核駁」之審定，本件於102年1月24 日於原審辯論終結，本件商標是否違反言詞辯論終結前之現行商標法第29條第1項第1款之規定，依同法第31條第1項規定應予核駁審定，其內容大致與修正前商標法第23條第1項 第2款、第24條第1項之規範相同，並無對申請人有利或不利之情事，故本件商標之申請應否准許註冊，應以100年6月29 日修正公布，101年7月1日施行之現行商標法為斷。 

 (二)另按商標法就申請案之事實基準時，於現行法第29、30條第 1項本文及30條第2項，就行政機關審查商標不得註冊之事實 基準時雖有所規定，但該規定係對行政機關所為，既然依行政訴訟法規定行政法院就申請案之課予義務訴訟有調查事實適用法律而為課予義務判決之權能（行政訴訟法第200條參 照），而非僅審查智慧財產局審定違法與否而已。則行政法院應視事件之性質，參照商標法相關規範意旨，並斟酌相關商標權人權益之調整、信賴保護、權力分立原則、法律不溯及既往原則及程序經濟原則或權利救濟的有效性等，判斷該事實是否應由司法審查而為判決。按現行商標法第23條第1 項但書關於商品或服務之減縮之程序係規定於申請後仍得為之，而申請指定使用商品或服務減縮係屬其他申請事項之變更，應向智慧財產局為之（商標法第24條參照），則商品或服務之減縮當然包括申請案遭否准後之行政救濟期間，此比較商標異議評定等案之分割減縮僅限於審定前為之之規定甚 明（現行商標法第38條第3項規定）。是以若將申請案之事實狀態基準時設定在審定時，而行政法院不得斟酌行政救濟中之減縮指定商品或服務之事實，勢必仍應駁回原告之訴，則上開分割減縮於申請後仍得為之之規定將形同具文。且關於申請商標不具先天識別性，而將指定使用商品或服務之減縮，並不涉及特定相關商標權人其權利之調整，是以就此事項，其事實狀態基準時，應為行政法院事實審言詞辯論終結前為基準時（但就採先註冊主義之條款或其他特定商標權人之權益，而遭核駁者，可能又另當別論）；易言之，行政法院就減縮指定商品或服務此一程序事項所形成之事實，基於行政訴訟法規定課予義務訴訟行政法院對於申請案有調查事實適用法律之權能，自經斟酌並調查此一事實，而為判決。 本院之所以作上開論述，無非在於強調商標有效性訴訟，其裁判基準時，不得以單一標準定之，而應就商標事件性質及斟酌上開原理原則，就個案判斷，方能妥適。 

 (三)經查，上訴人於原審一再主張減縮指定使用商品僅餘「登山袋、露營袋」2項，請求准予本件商標註冊之申請等語，但系爭商標究係何時准予減縮？減縮後之指定使用商品為何？ 原審均僅據上訴人主張，而未調查其他證據，顯有未依職權調查事實之違法。

況且原判決所論述上訴人減縮之商品乃「 購物袋、露宿（營？）袋」，與上訴人主張系爭商標「Mink 」指定使用於「登山袋、露營袋」商品，顯然不同，亦有判決理由矛盾之違法。本件事實未明，本院自無從為法律判斷 ，自應發回原審再作妥適之事實認定。 

 (四)再按商標僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、 產地或相關特性之說明所構成，而有不具識別性情形者，不得註冊，商標法第29條第1項第1款定有明文。準此，商標重在足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別，而具有識別性。故識別性的判斷必須以商標與指定商品或服務間的關係為中心，若商標申請案所指定商品或服務減縮，自應就減縮後之商品或服務為之，且不得再就減縮前之其他商品或服務作為論述 之理由，否則，即有判決不備理由之違法。則原判決以「手提袋」有使用貂皮作為商品材質之可能，但此卻非審查識別性之指定商品，另原審未說明「手提袋」與「登山袋、露營袋」之關連性，亦未對本件商標指定使用之「登山袋、露營袋」為何有使用貂皮作為商品材質之可能予以論述，亦有判決不備理由之違法。 

 (五)另作為商標註冊為外國單字或字詞，究是否僅為描述性文字而不具識別性，或係具先天識別性之商標，應以國內相關消費者於購買時普通認知為準。蓋消費者購買商品或服務時， 當時相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之 商品或服務相區別，寓目所及者係該商標，因相關消費者所 見商標僅在區別自他商品或服務，並非在閱讀商品說明書， 不可能見到商標時，又查英漢字典，外國文字作為商標是否為描述性文字，應以國內相關消費者於購買商品或服務時是 否習知該文字意義為準。

則上訴人主張：原審未審酌本件商標「Mink」不僅只有「貂皮」之意，且非為國人所習知之外國文字，依一般社會通念（商標識別性審查基準2.2.1）， 根本不會混淆誤認本件商標為「登山袋、露營袋」此類訴求耐髒、耐磨、易清洗且多為大容量之戶外活動用品之材質說明等語，自應予以考量。 

 (六)從而，經核本件上訴為有理由，應將原判決廢棄，發回原審法院。

最高行政法院第四庭 審判長法官　黃　合　文 

法官　鄭　忠　仁 

法官　帥　嘉　寶 

法官　林　惠　瑜
法官　劉　介　中

(商標 識別性 英文商標) 「Mink」in 登山袋、露營袋，國內消費者難以理解為「貂皮」，難以認知為描述登山袋、露營袋之材質，具有識別性，應予註冊。

智慧財產法院102年度行商更(一)字第4號行政判決(102.12.27)

29I(1)

「訴願決定及原處分均撤銷。

被告對於申請第100022621 號「Mink」商標註冊申請案，應依本

判決之法律見解另為處分。」

「本件爭點如下（本院

      卷第41頁之準備程序筆錄）：
      (1)本件應否審酌原告所為申請減縮指定使用商品為「登山
        袋、露營袋」之事實？
      (2)系爭商標指定使用於「登山袋、露營袋」商品有無違反
        現行商標法第29條第1 項第1 款規定？
  (二)本件應審酌原告所為申請減縮指定使用商品為「登山袋、露
    營袋」之事實：
    1.按商標法就申請案之事實基準時，於現行法第29、30條第
      1 項本文及30條第2 項，就行政機關審查商標不得註冊之
      事實基準時雖有所規定，但該規定係對行政機關所為，既
      然依行政訴訟法規定行政法院就申請案之課予義務訴訟有
      調查事實適用法律而為課予義務判決之權能（行政訴訟法
      第200 條參照），而非僅審查被告審定違法與否而已。則
      本院應視事件之性質，參照商標法相關規範意旨，並斟酌
      相關商標權人權益之調整、信賴保護、權力分立原則、法
      律不溯及既往原則及程序經濟原則或權利救濟的有效性等
      ，判斷該事實是否應由司法審查而為判決。而現行商標法
      第23條第1 項但書關於商品或服務之減縮之程序係規定於
      申請後仍得為之，而申請指定使用商品或服務減縮係屬其
      他申請事項之變更，應向被告為之（同法第24條參照），
      則商品或服務之減縮當然包括申請案遭否准後之行政救濟
      期間，此比較商標異議評定等案之分割減縮僅限於審定前
      為之之規定甚明（同法第38條第3 項規定）。是以若將申
      請案之事實狀態基準時設定在審定時，而本院不得斟酌行
      政救濟中之減縮指定商品或服務之事實，勢必仍應駁回原
      告之訴，則上開分割減縮於申請後仍得為之之規定將形同
      具文。且關於申請商標不具先天識別性，而將指定使用商
      品或服務之減縮，並不涉及特定相關商標權人其權利之調
      整，是以就此事項，其事實狀態基準時，應為本院事實審
      言詞辯論終結前為基準時（最高行政法院102 年度判字第
      548 號判決參照）。
    2.查原告於前審審理時在101 年12月3 日向被告申請減縮系
      爭商標之指定使用商品僅餘「登山袋、露營袋」2 項，被
      告就此申請未為准否減縮之審定，此有申請函影本在卷可
      稽（前審卷第115 頁，本院卷第50頁），復為兩造所不爭
      （本院卷第40頁之準備程序筆錄）。揆諸前揭說明，本院
      就原告所為減縮指定商品此一程序事項所形成之事實，基
      於行政訴訟法規定課予義務訴訟行政法院對於申請案有調
      查事實適用法律之權能，自經斟酌並調查此一事實，而為
      判決。是系爭商標之註冊申請應否准許，本件應審酌原告
      所為申請減縮指定使用商品為「登山袋、露營袋」之事實
      ，而不再審酌原告減縮前之其他商品或服務。
  (三)系爭商標指定使用於「登山袋、露營袋」商品並無違反現行
    商標法第29條第1 項第1 款規定：
    1.現行商標法第29條第1 項第1 款所謂「描述性商標」或「
      說明性商標」，係指用於直接描述商品或服務之品質、用
      途、原料、產地或相關特性之說明者，因欠缺識別性，原
      則上不得作為商標，惟如因經長期反覆使用，使消費者對
      之已經產生商品或服務之聯想，而產生第二層意義具識別
      性者，則例外承認其具商標屬性，可得申請註冊。至商標
      是否為說明性、有無識別性，應以商標與指定商品或服務
      間的關係為中心，依社會一般通念及客觀證據認定之。所
      謂「商品或服務之說明」，係指依社會一般通念，商標圖
      樣之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合
      式，如為商品或服務本身之說明，或與商品本身之說明有
      密切關聯者，亦即該標識為對於商品或服務本身的形狀、
      品質、功用或其他有關的成分、性質等特性之直接且明顯
      描述，因消費者容易將之視為商品或服務本身的說明，而
      不具識別來源之功能，即不得申請註冊，不以一般製造、
      經銷該項商品者所共同使用為必要。又商品或服務之標識
      倘非商品或服務本身之明顯直接描述，而係以隱含譬喻方
      式間接暗示商品或服務形狀、品質、功用或其他有關成分
      、性質等特性，仍具有先天識別性而得註冊（最高行政法
      院99年度判字第560 、1163號、102 年度判字第548 號判
      決參照）。
    2.次按作為商標註冊為外國單字或字詞，究是否僅為描述性
      文字而不具識別性，或係具先天識別性之商標，應以國內
      相關消費者於購買時普通認知為準。蓋消費者購買商品或
      服務時，當時相關消費者認識為指示商品或服務來源，並
      得與他人之商品或服務相區別，寓目所及者係該商標，因
      相關消費者所見商標僅在區別自他商品或服務，並非在閱
      讀商品說明書，不可能見到商標時，又查英漢字典，外國
      文字作為商標是否為描述性文字，應以國內相關消費者於
      購買商品或服務時是否習知該文字意義為準（最高行政法
      院102 年度判字第548 號判決參照）。
    3.查系爭商標係由外文「Mink」所構成，其中文涵義為「貂
      皮」、「水貂」、「鼬」、「豪華的」、「富裕的」及「
      珍貴的」等意，被告逕以「貂皮」為其中文意義，並認以
      之作為系爭商標之圖樣，即係說明「登山袋、露營袋」材
      質，尚屬率斷。再者，我國國人相關語言文字係以中文為
      主，衡諸「貂皮」之稀有性、珍貴性及高價性，須極其謹
      慎保管與使用，而「登山袋、露營袋」係用登山、露營等
      戶外活動，重在耐磨、耐髒、易清洗等實用性考量，實難
      以「貂皮」作為「登山袋、露營袋」商品之材質。參以目
      前市場上尚無何「登山袋、露營袋」商品實際使用「貂皮
      」作為其材質之情形，此有原告所提網路搜尋結果在卷可
      稽，復為兩造所不爭。故以「Mink」作為商標指定使用於「登山袋、
      露營袋」商品，就國內相關消費者於購買「登山袋、露營
      袋」時，難使其認知其為「登山袋、露營袋」商品材質之
      說明，或與該等商品之材質產生直接聯想。
    4.被告雖考量「貂皮」之稀有性，其使用上多為表彰其高貴
      之意象及提供一部分之觸感功能，而無須商品本體全部或
      大部分使用此材質，故仍不排除未來有使用「貂皮」作為
      其一部分材質之可能性云云。然依社會一般通念及國內相
      關消費者習用之文字意義，我國相關消費者面對標示有「
      Mink」商標之「登山袋、露營袋」商品，甚難將「Mink」
      理解為「貂皮」，而將之認知為描述「登山袋、露營袋」
      商品本身之材質。
    5.綜上，原告以系爭商標之「Mink」圖樣作為商標，指定使
      用於「登山袋、露營袋」商品，並無易使相關消費者產生
      該等商品之材質即為「貂皮」之認知，故無現行商標法第
      29條第1 項第1 款所定之不得註冊情事。
五、綜上所述，系爭商標指定使用於「登山袋、露營袋」商品，
    並無違反現行商標法第29條第1 項第1 款規定，被告所為核
    駁之處分，於法尚有未洽，訴願決定未加指摘而予維持，亦
    非妥適，原告據此請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，
    應予准許。至原告請求被告應就系爭商標註冊申請案作成准
    予註冊之審定部分，因被告為原處分時，僅審酌同法第29條
    第1 項第1 款之否准事由，而未審酌其他不得註冊之事由，
    此為被告所自陳（本院卷第41頁之準備程序筆錄），是本件
    申請註冊案，除同法第29條第1 項第1 款外，有無其他不應
    准予註冊之理由，尚待被告再為審查，故本件事證未臻明確
    ，有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查裁量，原告

    此部分請求為無理由，應予駁回。」

                    智慧財產法院第三庭
                          審判長法　官  汪漢卿
                                法  官  陳容正
                                法  官  蔡惠如

(商標 著名商標 混淆誤認之虞 填補市場縫隙 擴張市場 商品類別) 福樂v.福樂寶

智慧財產法院103年度行商訴字第84號 (103.11.19)

30I(10)(11)

「訴願決定及原處分關於註冊第 01381486 號「福樂寶 FULLY BONNIE 」商標指定使用於「營養補充劑」商品之「評定不成立」之審定部分撤銷。

被告對於註冊第 01381486 號「福樂寶 FULLY BONNIE」商標指定使用於「營養補充劑」商品部分,應作成「評定成立,註冊應予撤銷」之審定。」

「3.商品之類似性：

經查據爭諸商標分別指定使用於第 20 類「牛乳、凝態發酵乳

、乳酪、獸乳、乳粉、乳水、奶油」、第 30 類「茶葉、茶葉 製成飲料、咖啡豆、咖啡飲料、巧克力製成飲料、可可製成飲 料、牛奶糖、口香糖、布丁、米、麥、穀製粉、粉圓、甜酒釀 、醋、調味品」、第 22 類 「獸乳、奶粉、乳水、奶油及其混 合製品與仿製品」、第 47 類「獸乳類、鮮牛乳、合成牛乳商 品」,有上開據爭諸商標註冊資料在卷可參(評定卷第 30 頁 、第 31 頁),據爭諸商標指定使用商品,主要為乳品類或飲品等商品。而查系爭商標指定使用於「藥膏、酸痛跌打損傷敷 藥、治療青春痘藥劑、凡士林藥膏、婦科用潤滑軟膏、消炎陣 痛藥膏、中藥、西藥、臨床試驗用之製劑、營養補充劑、絆創 膏、去疤痕藥膏、治療面皰除痘藥膏、抗老化藥膏、止痛藥膏 、肌肉酸痛藥膏、治酸痛藥膏、醫療用凝膠」等商品,有系爭 商標註冊證可稽(註冊卷第 13 頁),其中(1)「營養補充劑」 以外之「藥膏、酸痛跌打損傷敷藥、治療青春痘藥劑、凡士林 藥膏、婦科用潤滑軟膏、消炎陣痛藥膏、中藥、西藥、臨床試 驗用之製劑、絆創膏、去疤痕藥膏、治療面皰除痘藥膏、抗老 化藥膏、止痛藥膏、肌肉酸痛藥膏、治酸痛藥膏、醫療用凝膠 」等藥品類或醫療用品等商品(以下簡稱「營養補充劑」以外 之藥品類或醫療用品等商品)與據爭諸商標指定使用之乳品類 或飲品等商品,二者市場有相當程度區隔,加以系爭商標與據 爭諸商標近似程度不高,業如前述,則於商標近似程度不高之 情況下,且二者商品不具同一目的性、非滿足相同需求,即雙方商品之鄰近性不高之情況下,難認消費者會合理認為雙方之 商品來自同一來源,或有附屬、關聯或贊助關係,故二者此部 分商品在消費者心中類似程度不高。(2)就系爭商標指定使用 之「營養補充劑」商品而言,其與據爭諸商標指定使用之乳品 類商品,就消費者立場,二者皆能使滋補身體營養,增進健康 ,可合理期待其等在功能上可能互換;且乳品類商品具備蛋白 質、脂肪、糖類、礦物質、微生素...等營養成分,為眾所 皆知,而營養補充劑不外乎補充人體所需之蛋白質、脂肪、糖 類、礦物質、微生素...等營養成分,而動物產乳得作為製 作「營養補充劑」之重要來源,職此使系爭商標指定使用之「 營養補充劑」商品與據爭諸商標指定使用之乳品類商品,材料 來源可能相同,而功能上亦具有某些同質性或替代性,加以系 爭商標與據爭諸商標近似,誠如前述,故將系爭商標使用於「 營養補充劑」,有致通常購買者誤認「營養補充劑」 之生產 者為原告,或有關聯、附屬或贊助關係之可能。

4.原告填補市場縫隙之可能性：

原告主張據爭諸商標是著名商標,保護的範圍不應僅限於乳品 類商品,並提出「福樂鈣多多」商標註冊證說明據爭諸商標行 銷已切入燕窩飲料、人蔘茶、靈芝茶,即第 5 類「營養補充劑 」之領域云云。按為保存商標先使用者擴張及進入相關領域之 通路,先使用者固有權保留其「自然擴張領域」,而允許其在 有能力時將其商標使用於該種商品,惟以商標先使用者營業類 別越多元化,則其填補縫隙的可能性愈大。經查,原告所註冊 之商標資料(評定卷第 374 頁至第 379 頁背面),大部分與乳 品類、飲品等食品相關,僅註冊號數第 8653 號、第 12879 號 、第 12880 號、第 12881 號、第 12882 號與膳食業或食宿業之 服務有關,故依據爭諸商標指定之商品或服務類別以觀,原告有由乳品類等食品經營擴充至膳食業或食宿業經營之表象,而 由乳製品等食品經營擴充至膳食業或食宿業經營,與通常消費 者對於可能擴張的感覺不相違,惟消費者進一步之感覺能否再 自然擴張至系爭商標所指定使用之「營養補充劑」以外之藥品 類或醫療用品等商品經營,恐與消費者之可能擴張感覺距離過 大,因認就「營養補充劑」以外之藥品類或醫療用品等商品原 告填補市場縫隙之可能性不大。至於系爭商標指定使用之「營 養補充劑」部分,與據爭諸商標指定使用之乳品類等商品及原 告之註冊第 1267041 號「福樂鈣多多」商標指定使用之燕窩飲 料、人蔘茶、靈芝茶等第 32 類之商品,從滋養身體,補充體 力,增進健康方面,有異曲同工之妙,加以「營養補充劑」與 據爭諸商標指定使用之乳品類商品在功能上可能互換,而具有 某些同質性或替代性,俱如前述,是原告由乳品類等商品經營 擴充至「營養補充劑」之市場,衡情不違通常消費者對於原告可能擴張市場的感覺。 綜上,審酌據爭諸商標之強度、與系爭商標之近似程度不高、 與系爭商標指定使用之「營養補充劑」以外之藥品類或醫療用 品等商品二者商品之類似性不大,原告填補市場縫隙的可能性 小等各情,系爭商標指定使用於「營養補充劑」以外之藥品類 或醫療用品等商品不致使相關公眾有混淆誤認之虞。惟審酌據 爭諸商標之強度、與系爭商標之近似程度不高、與系爭商標指 定使用之「營養補充劑」商品二者商品具鄰近性、原告填補市 場縫隙的可能性大等各情,系爭商標指定使用於「營養補充劑 」部分有致相關公眾有混淆誤認之虞。」

「系爭商標是否減損據爭諸商標之識別性或信譽之虞 按減損著名商標識別性之虞係指著名商標之識別性有可能遭受 減弱,亦即當著名商標使用於特定之商品或服務,原本僅會使

 人產生某一特定來源之聯想,但當未取得授權之第三人之使用 行為,逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及 吸引力時,最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會 變成指示二種或二種以上來源的商標,或使該商標在社會大眾 的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象。商標淡化保護係用 來解決在傳統混淆之虞理論的保護範圍下,仍無法有效保護著 名商標本身之識別性或信譽遭受損害的情況。因此,當二造商 標之商品/服務之市場區隔有別且營業利益衝突並不明顯,消 費者不會誤以為其係來自相同或相關聯之來源,但如允許系爭 商標之註冊,可能會使據爭諸商標之識別性或信譽遭受損害, 此即為商標淡化保護所要解決的問題(註冊時商標法第 23 條 第 1 項第 12 款後段、現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段 、著名商標保護審查基準 3.1.1、3.2 參照)。復按,使用相同 或近似於他人著名之商標或標章於不同之商品或服務,導致著 名商標使用於特定之商品或服務來源之聯想減弱或分散,而降 低著名商標獨特性之可能,即足該當於修正前商標法第 23 條 第 1 項第 12 款後段、現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段 所謂有減損著名商標或標章之識別性之虞。本件系爭商標指定 使用於「營養補充劑」以外之藥品類或醫療用品等商品部分, 因系爭商標與據爭諸商標近似程度低,二者商品在消費者心中 類似程度不高,原告填補市場縫隙之可能性不大,因認不致使 相關公眾有混淆誤認之虞,誠如前述,惟基於前揭商標淡化係 為解決傳統混淆之虞理論無法有效保護著名商標本身之識別性 或信譽遭受損害的情況,故仍應進一步探究系爭商標指定使用 於前揭「營養補充劑」以外之之藥品類或醫療用品等商品部分 是否造成據爭諸商標本身之識別性或信譽受損害。經查: 據爭諸商標在乳製品部分固係著名商標,惟相同或近似據爭「

 福樂」商標在市場廣為使用,且指定使用於許多類別商品, 業如前述,已減弱或分散據爭諸商標強烈指示單一來源之特 徵,致使據爭諸商標在大眾之心中不會留下單一聯想或獨特 性,職此據爭諸商標其識別性不因系爭商標指定使用於前揭 「營養補充劑」以外之藥品類或醫療用品等商品而有減損之 虞。承上,系爭商標指定使用於「營養補充劑」以外之藥品 或醫療用品等商品不致減損據爭諸商標之識別性。 所謂減損著名商標信譽之虞,指著名商標之信譽有可能遭受污 損亦即因未取得授權之第三人之使用行為,使消費者對著名商 標所代表之品質、信譽產生貶抑或負面之聯想。經查系爭商標 指定使用於前揭「營養補充劑」以外之藥品類或醫療用品等商 品部分,該等商品未予人負面評價之印象,原告復未提出參加 人以有害身心或毀損名譽的方式使用著名商標,並使人對著名 商標之信譽產生負面的聯想之虞之相關事證,且據爭諸商標並 非識別性最強之創意性商標、兩造商標近似程度不高,已如前

述,自難認系爭商標之註冊有致減損據爭商標信譽之虞。」