#專利 #舉發 #更正
#民事訴訟有效性判斷
這是一個「梳子結構改良」新型專利的侵權案件。
專利訴訟常常發生被告說原告的專利無效後，
原告為了維持自己專利的有效性而對自己的專利申請更正。
法院說：民事案件審理原告專利的有效性時，也可以審酌其更正案是否合法。
法院談到了智慧財產案件審理細則第32條：「關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日。」應該怎麼適用的問題。法院從立法目的加以探討，棒棒。
「在民事專利侵害訴訟，被告抗辯專利權有應撤銷之原因（無效抗辯），原告為解消（排除）無效事由，維護其專利之有效性，除積極舉證反駁外，最主要防禦方法（對抗手段），即 #藉由更正系爭專利之申請專利範圍推翻無效抗辯事由，以確保專利權之行使，此即為日本實務及學理所通稱之「更正再抗辯」、「對抗主張」。
其實重要的應該是法院的 #附帶一提。
專利權人在行政程序中因為舉發成立而不能更正的時候，
在民事訴訟程序中還能不能主張更正？
法院說：
「#當專利權人因法律上理由而無法申請更正時，即應免除審理細則第32條規定「專利權人已向智慧局申請更正專利範圍」之要件，#准許專利權人在專利侵權訴訟程序提出更正再抗辯之主張，附此敘明。」
智慧財產法院 108 年民專訴字第 7 號民事判決(2019.06.28)
「（四）系爭專利之技術分析：
1.系爭專利之技術內容（主要圖式，如附圖1 ）： 本創作提供一種梳子結構改良，具有一本體，所述本體 兩端分別具有一握柄及一梳針座，梳針座上設有複數個 梳針，其特徵在於：所述梳針座上設有至少一格擋部， 所述格擋部設置於複數個梳針之間；利用設置於複數個 梳針之間的格擋部以防止頭髮卡住而造成打結之情形， 且也節省了將新購入的梳子的梳針間隙擴大之時間，節 省了不必要的人力及時間成本，其中，藉由格擋部可將 吹風機所吹之熱風均勻傳遞至頭髮上，使頭髮因受熱均 勻而捲度平均（參系爭專利新型摘要，見本院卷第35頁 ）。 2.系爭專利108 年2 月1 日更正案之判斷： (1)民事法院得自為更正再抗辯之合法性判斷： 原告主張被告源昌公司販賣之系爭產品侵害系爭專 利請求項1-5 之權利範圍，而提起本件訴訟，被告 於訴訟過程中抗辯系爭專利請求項1-5 之權利範圍 具有應撤銷之原因，已如前述，又原告於108 年2 月1 日於系爭專利另案舉發程序審查中提出更正之 申請，原告於系爭專利請求項1 增列「該梳針座設 有複數個梳齒，該梳齒設置於該複數梳針與該隔擋 部之間，其中該隔擋部之高度係略低於該梳齒之高 度」之技術特徵，並請求增加請求項6 「根據申請 專利範圍第1 項所述之梳子結構改良，其中，該梳 齒的數量多過該梳針的數量」，此有專利更正申請 書1 件在卷可參（見本院卷第285-291 頁），且原 告於本院言詞辯論程序主張依更正後請求項1-5 主 張權利等語（見本院卷第355 頁），則原告原起訴 主張之系爭專利請求項1-5 之權利範圍，因108 年 2 月1 日更正申請之合法與否，將變更系爭專利請 求項1 之權利範圍，然系爭專利於108 年2 月1 日 之更正案，迄至本件言詞辯論終結前，智慧局仍未 作成更正之審定（見本院卷第433-434 頁），準此 ，在專利民事侵權訴訟進行中，被告即侵權人為專 利無效之抗辯，原告即專利權人則為專利更正之再 抗辯，並向智慧局申請更正，在智慧局未為更正審 定前，民事法院可否自為判斷更正案應否准許，而 逕依判斷結果之申請專利範圍為審理對象？即有先 行論究之必要。 在民事專利侵害訴訟，被告抗辯專利權有應撤銷之 原因（無效抗辯），原告為解消（排除）無效事由 ，維護其專利之有效性，除積極舉證反駁外，最主 要防禦方法（對抗手段），即藉由更正系爭專利之 申請專利範圍推翻無效抗辯事由，以確保專利權之 行使，此即為日本實務及學理所通稱之「更正再抗 辯」、「對抗主張」。我國關於更正再抗辯之規定 ，即智慧財產案件審理細則第32條：「關於專利權 侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤 銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請 更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許 ，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害 等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正 程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當 之期日。」。然依條文所稱：「且專利權人已向智 慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之 申請顯然不應被准許」，對於更正之申請是否只要 符合新專利法第67條之更正要件，即非顯然不應被 准許而具備合法性？又「應斟酌其更正程序之進行 程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日」， 似認為除有「更正之申請顯然不應被准許，或依准 許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等」之例 外情形外，原則上，法院仍應等候智慧局之更正審 定結果，再為本案審理裁判，如此一來，法院即不 具有自為更正合法性之判斷權限，一旦原告對於被 告之無效抗辯提出更正再抗辯，恐將拖延訴訟審理 之時程，導致審理細則第32條規定違反審理法第16 條承認法院得自為專利有效性判斷之訴訟經濟、審 理迅速化立法目的，自非妥適。 觀之審理細則第32條之立法理由謂：「當事人提起 專利權侵害民事訴訟，法院須判斷侵害專利權之標 的物是否屬於專利權之權利範圍，以判斷有無侵害 之事實，如當事人主張或抗辯專利權有撤銷之原因 ，而專利權人已向智慧財產專責機關申請更正，則 是否有侵害專利權範圍，須待智慧財產專責機關審 核後，始能判定。因之，受理之法院應斟酌其更正 程序進行程度及兩造意見後，指定適當期日。但如 更正申請顯然不能被准許，或依准許更正後之申請 範圍，不構成專利權侵害，則受理之法院可無須斟 酌而即為本案裁判，爰訂定本條規定。」，可知， 審理細則第32條規定，旨在規範民事法院於專利權 人為更正再抗辯時，法院應斟酌其更正程序進行程 度及兩造意見後，指定適當期日而為本案審理，並 無限制法院僅於「更正申請顯然不能被准許」，「 或依准許更正後之申請範圍，不構成專利權侵害」 之情形下，始可為本案裁判，亦無限制法院不得自 為判斷更正再抗辯之合法性，蓋以，所謂「更正申 請顯然不能被准許」，顯然即屬賦予法院自為判斷 更正申請之合法性甚明。學者亦肯認法院應自為更 正再抗辯之合法性判斷，主張：「學理上來說，智 慧財產法院連是否有效都可以判斷了，更正居然不 能自為判斷，舉重以明輕，應該讓智慧財產法院也 可以判斷。」（100 年度第5 次智慧財產實務案例 評析座談會議紀錄第36頁（謝銘洋教授發言），20 11年7 月8 日） 審理細則第32條雖為更正再抗辯之原則性規定，然 關於更正再抗辯之合法性要件規定，卻付之闕如， 本院基於衡平理念、訴訟經濟、審理迅速化及避免 專利權人權利濫用等理念考量，並參酌智慧財產案 件審理法（含審理細則）立法時所參考之日本法制 ，從比較法觀點，歸納專利權人提出更正再抗辯之 合法性，至少必須完全具備下述3 項要件：（A ） 提出合法的更正申請「包含單獨申請更正（訂正審 判）或併於舉發程序提出之更正申請（訂正請求） 」；（B ）根據該更正結果，將解消被告抗辯的無 效事由；（C ）被控侵權產品、方法，落入更正後 的專利請求項之技術範圍內。此外，所需說明者， 在前揭（A ）要件，由於智慧局頒佈專利審查基準 第二篇第五章舉發基準第5-1-12頁3.4.1 更正與舉 發合併審查之處理程序：「（5 ）舉發案於行政救 濟期間，因原處分審定結果對舉發成立之請求項有 撤銷專利權之拘束力，故專利權人所提更正，僅得 就原處分中審定舉發不成立之請求項為之。由於更 正須就申請專利範圍整體為之，更正內容如涉及原 處分中審定舉發成立之請求項者，即應不受理其更 正申請；於設計專利，因係全案審定，故原處分審 定舉發成立者，不受理其更正申請」，是以，依智 慧局審查實務，對於專利舉發成立之請求項，在行 政救濟程序中，專利權人將無從申請更正，如此一 來，專利權人在民事侵權訴訟程序中，因專利請求 項經舉發成立而於行政訴訟救濟程序中，其如欲於 民事侵權訴訟程序提出更正再抗辯，將因智慧局不 受理其更正之申請而無從符合上開（A ）要件，易 言之，原告（專利權人）主張更正再抗辯時，確實 提出適法之更正，在訴訟上乃屬必要，但是，在上 開所舉例外情形，專利權人即使想提出更正申請， 卻於法律程序上有所困難時，從公平的觀點，則應 本於個別情事原則之理念，當個案事實存在有「法 律上不得已之特殊情事」時，就應該免除申請更正 之要件，允許專利權人可向法院主張更正再抗辯， 是以，當專利權人因法律上理由而無法申請更正時 ，即應免除審理細則第32條規定「專利權人已向智 慧局申請更正專利範圍」之要件，准許專利權人在 專利侵權訴訟程序提出更正再抗辯之主張，附此敘 明。 (2)系爭專利108 年2 月1 日更正案不合法： 原告主張系爭專利108 年2 月1 日更正案，包括： 系爭專利請求項1 增列「該梳針座設有複數個梳齒 ，該梳齒設置於該複數梳針與該隔擋部之間，其中 該隔擋部之高度係略低於該梳齒之高度」之技術特 徵。惟查，該新界定之「梳齒」技術特徵並未揭露 於系爭專利「申請時說明書、申請專利範圍或圖式 」，其亦無具體且明確揭露於原告所稱之「圖2A與 圖3A」，是請求項1 之更正超出申請時說明書、申 請專利範圍或圖式所揭露之範圍，不符專利法第12 0 條準用第67條第2 項之規定，其更正為不合法。 系爭專利增加請求項6 「根據申請專利範圍第1 項 所述之梳子結構改良，其中，該梳齒的數量多過該 梳針的數量」之技術特徵。查上開更正結果，將系 爭專利請求項由5 項增加為6 項，且增加新的請求 項屬請求項增加申請標的，故實質擴大公告時申請 專利範圍，不符專利法第120 條準用第67條第4 項 之規定，其更正為不合法。 系爭專利108 年2 月1 日更正案不合法，已如前述 ，則系爭專利請求項1-5 之有效性與系爭產品有無 落入系爭專利請求項1-5 之文義範圍等判斷，即應 依系爭專利更正前（即公告本）請求項1-5 之技術
內容進行比對，合先敘明。」
智慧財產法院第三庭 法 官 張銘晃