(專利 損害賠償) Entegris v. 家登

智慧財產法院104年度民專訴字第36號民事判決(2019.03.22) 原　　　告　ENTEGRIS, INC.（美國安堤格里斯公司） 被　　　告　家登精密工業股份有限公司 主 文 一、被告家登精密工業股份有限公司、邱銘乾應連帶給付原告新 臺幣玖億柒仟捌佰捌拾陸萬玖仟捌佰參拾伍元及自民國一○ 六年五月六日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。 二、被告家登精密工業股份有限公司不得直接或間接、自行或委 請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口如附表一所 示14項Reticle SMIF Pod光罩傳送盒產品及其他侵害中華民 國發明第I317967 號「光罩載具及支撐光罩之方法」專利權 之產品。 三、被告家登精密工業股份有限公司應將如附表一所示14項Reti cle SMIF Pod光罩傳送盒產品予以回收並銷毀。 四、原告其餘之訴駁回。 五、訴訟費用由被告家登精密工業股份有限公司、邱銘乾連帶負 擔百分之九十八，餘由原告負擔。 六、本判決第一項，於原告以新臺幣參億貳仟陸佰貳拾玖萬元或 等值之銀行無記名可轉讓定期存單，為被告家登精密工業股 份有限公司、邱銘乾供擔保後，得假執行。但被告家登精密 工業股份有限公司、邱銘乾如以新臺幣玖億柒仟捌佰捌拾陸 萬玖仟捌佰參拾伍元為原告供擔保後，得免為假執行。 七、原告其餘假執行之聲請駁回。 事實及理由 甲、程序方面： ... 三、原告擴張請求損害賠償金額，及追加侵權產品部分，應予准 許： (一)按「訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但有下 列各款情形之一者，不在此限：二、請求之基礎事實同一者 。三、擴張或減縮應受判決事項之聲明者」，民事訴訟法第 255 條第1 項第2 、3 款定有明文。本件原告原起訴請求被 告連帶賠償新臺幣（以下如未註明幣別，均為新臺幣）1,00 0 萬元，嗣於106 年5 月4 日民事擴張聲明狀，將請求之金 額擴張為10億元（見本院卷四第1 頁），本院認為原告擴張 損害賠償金額部分，合於民事訴訟法第255 條第1 項第2 、 3 款規定，應予准許。 (二)按民事訴訟法第196 條第1 項、第2 項前段規定：「攻擊或 防禦方法，除別有規定外，應依訴訟進行之程度，於言詞辯 論終結前適當時期提出之。當事人意圖延滯訴訟，或因重大 過失，逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者， 法院得駁回之。攻擊或防禦方法之意旨不明瞭，經命其敘明 而不為必要之敘明者，亦同」。依上開規定，當事人意圖延 滯訴訟或因重大過失逾時提出攻擊防禦方法，須以將致延滯 訴訟為前提，法院始得予以駁回。若並不致延滯訴訟者，法 院仍不得駁回之（最高法院88年度台上字第1740號民事裁判 參見）。原告於104 年5 月5 日起訴時，主張被告家登精密 工業股份有限公司（下稱被告家登公司）製造之Reticle SM IF Pod光罩傳送盒，侵害其所有之中華民國第I317967 號發 明專利「光罩載具及支撐光罩之方法」（下稱系爭專利）， 並提出光罩傳送盒產品實物1 件（原證17），經本院就原證 17是否落入系爭專利範圍及系爭專利有效性之爭點辯論完畢 ，並續為損害賠償之調查時，原告始於106 年12月間主張被 告家登公司尚有其他光罩傳送盒產品，其內部結構與原證17 相同，亦侵害系爭專利，並於107 年1 月11日具狀聲請保全 證據，本院認為原告於起訴二年多之後，始聲請追加侵權產 品，屬因重大過失，逾時提出攻擊或防禦方法，且有礙訴訟 之終結，以107 年度民聲字第5 號第一審裁定，駁回原告之 聲請，原告提起抗告，本院107 年度民專抗字第4 號裁定卻 廢棄原裁定，並予以准許（見本院卷四第207 -3至第207-7 頁，該裁定不得聲明不服，業已確定），本院一審法官受審 級制度拘束，不得不於107 年3 月13日前往被告家登公司執 行保全證據，取得被告家登公司銷售予台灣積體電路製造股 份有限公司（下稱台積電）、聯華電子股份有限公司（下稱 聯電）、美商Intel 公司（下稱Intel ）產品之料號、產品 型號對照表、相關照片、工程圖等資料，嗣原告以107 年4 月25日民事準備（二十八）暨聲請調查證據狀（見本院卷四 第258 頁），請求追加被告家登公司銷售予上開三家公司之 15項光罩傳送盒產品，本院審酌，第二審已准許原告保全證 據之聲請，並由本案訴訟一審法官前往現場執行，相關證據 已為本案一審訴訟法官所知悉，且由保全證據所取得之產品 照片、工程圖觀之（見原告107 年4 月25日準備（二十八） 狀附件一統整表，原告證物卷三第343-350 頁），如附表一 所示編號1 至14之產品，其中編號9 「○○○150-SAV」型號產 品之「光罩定位凸片」係兩片且互相分離，較原證17更接近 於系爭專利圖式之結構。編號11「○○○150-SNJ」型號產品， 其「光罩支架」為4 個柱狀，與原證17之「光罩支架」為2 個片狀，僅為數量及形狀之差異，其餘產品均具有與原證17 相同之外觀、形狀或功能之「基部」、「光罩支架」、「蓋 部」、「光罩限制器」及「光罩定位凸片」，其內部結構明 顯與原證17相同，該14項產品之侵權判斷，可援用兩造先前 關於原證17產品是否落入系爭專利之訴訟資料，無須重啟侵 權辯論程序，原告雖有逾時提出攻擊防禦方法之情事，惟如 將上開14項產品納入損害賠償之調查，尚不致延滯本件訴訟 程序。至於原告請求追加之「○○○150-AAP」型號產品，由於 本院保全證據程序，並未取得該型號產品之照片及工程圖， 無從認定其內部結構為何，該部分必須重啟侵權之調查程序 ，原告此部分逾時提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結， 依民事訴訟法第196 條第2 項規定，應予駁回，本院已以10 7 年5 月23日函詳述理由並通知兩造在案（本院107 年5 月 23日智院成和104 民專36字第1070002060號函，見本院卷五 第97-5至97-7頁）。 四、被告逾時提出新的有效性證據及先使用抗辯，不應准許： (一)本件兩造已於105 年11月1 日就系爭產品是否落入系爭專利 之申請專利範圍及專利有效性之中間爭點辯論完畢，本院並 宣示將於105 年12月13日為中間判決，惟被告於105 年11月 18日答辯（十）狀提出被證21（ASYST 公司光罩傳送盒）， 聲請再開辯論，主張被證21產品最遲於2001年5 月已於各半 導體廠使用，可證明系爭專利不具新穎性及進步性，因相關 產品多已汰舊換新，被告係近日才找到客觀上足以證明公開 日早於系爭專利優先權日之被證21產品，並非有意延滯訴訟 等語。經本院於105 年12月9 日再開辯論，就被證21之證據 能力為調查，詎被告於本院調查被證21證據能力之期間，又 於106 年5 月16日答辯十一狀，提出被證26美國第US4 ,815 ,912號專利、被證27台灣第430124號新型專利等新證據，惟 該等追加之有效性證據，為已公告之專利，被告並無正當理 由不能於有效性辯論程序中提出，被告顯屬重大過失，逾時 提出攻擊防禦方法，有礙訴訟之終結，依民事訴訟法第196 條第2 項，應予駁回。 (二)被告於本院已調查損害賠償完畢，並告知兩造將於108 年1 月23日言詞辯論終結，才以108 年1 月4 日民事答辯（三十 ）狀主張：系爭產品在系爭專利優先權日前已存在國內、在 國內使用、實施，且已完成必要之準備，為系爭專利權之效 力所不及云云，並聲請本院向第三人台積電函調相關文件及 傳訊3 名台積電員工到庭作證。按92年專利法第57條第1 項 第2 、3 款及100 年專利法第59條第1 項第3 款規定之先使 用抗辯，應屬系爭產品是否侵害專利權之抗辯，被告應於本 院調查侵權之階段提出，惟被告遲至本件即將審結之際，始 提出此項抗辯，並聲請調查證據，自屬有重大過失，逾時始 行提出攻擊或防禦方法，且有礙訴訟之終結，依民事訴訟法 第196 條第2 項規定，應予駁回。 五、被告家登公司銷售系爭產品予台積電、聯電、Intel 之資料 ，及107 年度民聲字第5 號保全證據事件所取得之料號及產 品編碼與客戶對應關係資料，涉及被告家登公司、台積電、 Intel 之營業秘密，業經其等聲請本院核發秘密保持命令在 案（107 年度民秘聲字第8 、19、20、21、39、40），本判 決有關損害賠償之計算，除理由論述中必要部分外，僅記載 總額，其餘詳細之銷售單價及數量，及家登公司料號及產品 型號之對應關係等，詳如卷內相關證據。 乙、實體方面： 壹、原告起訴主張： 一、原告為系爭專利之專利權人，專利保護期間自98年12月1 日 起至112 年7 月2 日止。被告家登公司製造銷售之系爭產品 （如附表一所示），侵害系爭專利請求項第1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13及17項（先位主張：系爭產品文義讀 取系爭專利請求項第6 、7 、9 、10、12、13及17，均等侵 害系爭專利請求項第1 、3 、4 項。備位主張：系爭產品文 義侵害系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、 13、17）。原告爰依專利法第96條，民法第184 條第1 項前 段及第185 條，請求被告家登公司應負損害賠償責任，並請 求排除侵害。被告邱銘乾擔任被告家登公司之法定代理人， 依公司法第23條第2 項，應與被告家登公司負連帶賠償責任 。又被告等明知系爭專利之存在及其利用系爭專利產銷系爭 產品等情，竟未經原告授權而仍繼續製造、販賣具有系爭專 利技術特徵之系爭產品，獲取優厚之利益，顯屬故意侵害原 告之系爭專利，並構成「明知為他人之事務，而為自己之利 益管理」之不法無因管理行為，原告得依民法第177 條第2 項之規定，請求被告等因該不法無因管理所獲得之所有利益 。又被告等未支付權利金、無實施系爭專利之權利，卻利用 原告系爭專利製造侵害系爭專利之光罩傳送盒產品，並販賣 獲利，顯無法律上之原因而受有不法利益，並致原告受有損 害，原告得依民法第179 條之規定，請求被告等返還其等所 受利益。原告依侵權行為、不法無因管理、不當得利為請求 權基礎，上開請求權為選擇合併，如法院認為原告之侵權行 為損害賠償請求權有罹於時效可能，請優先審酌不法無因管 理利益返還，次為不當得利之返還（見原告108 年2 月13日 綜合辯論意旨狀（三）第5 頁）。 二、申請專利範圍之解釋： 解釋申請專利範圍應以請求項所載整體內容、說明書等內部 證據為優先參考依據，系爭專利請求項第1 、6 、12項中「 橫向滑動」行為主體應解釋為「光罩」，被告以請求項中之 片段文字「橫向滑動迫使」、「橫向滑動定位」等強加拆解 成「橫向滑動」加「迫使」，或「橫向滑動」加「定位」， 分別附接至前方之「光罩定位凸片（或斜角邊緣部之方向） 」、後方之「光罩」，然後主張橫向滑動者為「光罩定位凸 片（或斜角邊緣部之方向）」而非光罩，此一解釋與請求項 整體內容、說明書與圖式相悖，更非本領域具有通常知識者 閱讀系爭專利說明書與申請專利範圍後所能理解之內容。本 院認定「橫向滑動」行為主體為光罩，原告敬表同意。 三、被告提出之證據，均不足以證明系爭專利具有應予撤銷之事 由，系爭產品確實採用系爭專利核心技術特徵，且均文義讀 取或均等侵害系爭專利。被告家登公司為光罩／晶圓載具相 關產品領域之專業廠商，身為相同產業中製造競爭產品之製 造商（被告之年報更年年將原告列為競爭者），於系爭專利 公告後當即知悉系爭專利及系爭產品侵權情事，退步言之， 被告於101 年宣稱其已迴避系爭專利之時，即已知悉其產品 侵害系爭專利，否則何來其宣稱之「迴避」可言，再退步言 之，縱認被告於原告起訴前無侵權故意，於原告提起本件訴 訟後，被告仍繼續為侵害系爭專利之行為，迄今仍未停止， 其未經授權而仍執意為製造、販賣系爭產品等侵害系爭專利 之行為，顯具有侵害系爭專利之故意。 四、損害賠償之計算： (一)由於被告之侵權行為橫跨102 年1 月1 日修正施行前後之專 利法，因此，原告主張被告於102 年1 月1 日前所為之侵權 行為，應按修正施行前之專利法第85條第1 項第2 款規定， 於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品 全部收入為所得利益，因此就被告98年度至101 年度之所得 利益，應以被告銷售系爭侵權產品之全部收入為計算。102 年1 月1 日修正施行後之損害賠償金額，則以被告銷售系爭 產品予台積電、聯電、Intel 之銷售金額，乘以被告家登公 司個體財務報告之毛利率計算。 (二)系爭專利係關於提供用於製造晶圓電路之光罩之保護及周轉 運送用之載具之技術，過去，沒有任何設計思及在光罩載具 之蓋部設置光罩定位凸片，用以在蓋部與基部配合時，推動 光罩在水平方向滑動到達在基部之預定位置。過去之設計思 維均緊守光罩必須先正確定位於基部，再將蓋部蓋上，這種 傳統之想法與做法直到原告首次推出應用系爭專利之商產光 罩載具才被打破。由此可知，於現今半導體廠之自動化作業 上，若無系爭專利之技術，而須仰賴光罩須先正確定位於基 部之作業方式，各半導體廠恐難以有現今之生產規模，因此 ，系爭專利之重要性不言可喻。系爭專利所請之範圍已涵蓋 一整個「光罩載具」，且上、下蓋中諸多基本特徵，均屬系 爭專利所特有且協同運作達成獨特之定位效果，系爭專利對 於系爭產品當具有100 ％之貢獻，自無庸也無可能「刻意扣 除」不具貢獻之部分，否則不僅對於原告顯失公允，如此恐 將助長被告不當逸脫侵權責任、變相鼓舞被告心存僥倖而為 侵權行為。因此，本件實勿庸論究專利貢獻度，即便應審究 系爭專利之貢獻度，貢獻度應為100 ％。 (三)原告對於被告陳報其銷售系爭產品予台積電之金額為1,234, 323,436 元，銷售予聯電之金額為118,600,060 元，並無爭 執，就Intel 函覆本院之訂單（Purchase Order）及銷售發 票（Invoice ），經被告家登公司整理陳報金額為381,413, 748 元，原告亦不爭執，僅爭執應再計入民事準備四十一狀 第6 頁至第7 頁表格中第2 項至第7 項、第9 項之金額，共 22,256,512元，共計為403,670,260 元。原告茲計算被告家 登公司因販售系爭產品予台積電、聯電、Intel 之所得利益 ，共為10億1,113 萬2,372 元。又本件被告之侵權行為屬於 故意，原告依專利法第97條第2 項，請求法院酌定已證明損 害額三倍以下之懲罰性賠償金。 五、並聲明：1.被告等應連帶給付原告壹拾億元暨自106 年5 月 4 日民事擴張聲明狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5 ％計算之利息。2.被告等不得直接或間接、自行或委請他人 製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口如附表一所示14項 Reticle SMIF Pod光罩傳送盒產品及其他侵害中華民國第I3 17967 號發明專利「光罩載具及支撐光罩之方法」之專利權 人之產品。3.前項聲明之侵權產品，應予回收並銷毀。4.訴 訟費用由被告等連帶負擔。5.就第一項及第二項之聲明，原 告願以現金或同額之可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執 行。 貳、被告抗辯： 一、申請專利範圍之解釋： 系爭專利請求項1 之「斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使 該光罩與該光罩限制器嚙合」應解釋為「斜角邊緣部橫向滑 動」，而非「光罩橫向滑動」。請求項6 之「光罩定位凸片 適用於橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」應解釋為 「光罩定位凸片橫向滑動」，而非「光罩橫向滑動」。請求 項12之「橫向滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙合之自該 內表面突出之光罩定位凸片」應解釋為「光罩定位凸片橫向 滑動」，而非「光罩橫向滑動」。 二、系爭產品不落入請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、 13、17： (一)系爭產品不具備「一對光罩定位凸片」，不落入系爭專利請 求項1 之文義範圍，自亦不落入請求項3 、4 之文義範圍。 若將「一對光罩定位凸片」藉由均等論擴大解釋成可涵蓋「 一個光罩定位凸片」，無異刪除「一對光罩定位凸片」中所 界定「一對」之要件，違反「全要件」及「禁止刪除請求項 要件」原則，因此，系爭產品亦不落入請求項1 、3 、4 之 均等範圍。 (二)系爭產品未實現系爭專利請求項1 、6 、12之「一蓋部，用 於緊密配合該基部」，亦未實現請求項1 、6 、12之「光罩 定位凸片可推動光罩橫向滑動至預定位置」之核心機械功能 ，因此，系爭產品不落入獨立項的請求項1 、6 、12之權利 範圍，自亦不落入其附屬項3 、4 、7 、9 、10、13、17之 權利範圍。 三、系爭專利有應撤銷之事由： 系爭專利具有下列應撤銷之事由，依法原告不得對被告主張 權利：(1)系爭專利違反申請時專利法第26條第2 項規定。(2) 系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17 未為發明說明及圖式所支持而有違反申請時專利法第26條第 3 項規定。(3)系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10 、12、13、17未載明必要技術特徵而有違反申請時專利法第 26條第4 項暨施行細則第18條第2 項規定。(4)被證1 足以證 明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、 17不具新穎性及進步性。(5)被證1 與被證3 之組合足以證明 系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17 不具進步性。(6)被證2 足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具新穎性及進步性。(7)被 證2 與被證3 之組合足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、 6 、7 、9 、10、12、13、17不具進步性。(8)被證4 足以證 明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、 17不具進步性。(9)被證1 與被證4 之組合足以證明系爭專利 請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具進步 性。(10)被證2 與被證4 之組合足以證明系爭專利請求項1 、 3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具進步性。系爭 專利請求項1 、3 、4 之「該斜角邊緣部之方向係可橫向滑 動」、系爭專利請求項之6 、7 、9 、10之「該光罩定位凸 片適用於橫向滑動」以及系爭專利請求項12、13、17之「橫 向滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙合之自該內表面突出 之光罩定位凸片」之修正，超出原說明書、申請專利範圍及 圖式，違反現行專利法第43條第2 項（92年專利法第49條第 4 項）之規定。 四、被告就本件侵權行為並無故意，至少無過失： 被告於98年時並不知悉系爭專利。又系爭專利請求項6 、12 在更正前因不符專利法第26條第3 、4 項而有應撤銷事由， 原本原告不得就此主張權利。系爭專利在N01 舉發案中為避 免請求項6 、12遭撤銷而為更正，而被告在104 年4 月11日 公告更正前，無從預見請求項6 、7 、9 、10、12、13、17 之更正後權利範圍，即使本院審酌後認系爭產品落入更正後 請求項6 、7 、9 、10、12、13、17之權利範圍，亦難認被 告就104 年4 月11日前之侵權行為，有任何過失可言。退萬 步言，在被告於101 年1 月25日電子郵件表明迴避設計之主 張後（被證55），原告並無進一步反駁，且未停止與被告間 之產品授權談判。因此，被告合理認為原告默認迴避設計業 已成功，縱認被告迴避設計為有過失，仍難謂故意。 五、原告之侵權行為損害賠償請求權時效消滅業已完成： (一)最高法院72年台上字第738 號民事判例指明「關於侵權行為 損害賠償請求權之消滅時效，應以請求權人實際知悉損害及 賠償義務人時起算」。因此，消滅時效之起算，不應以知悉 特定型號產品為限，應以知悉「實施系爭專利」及「賠償義 務人」為起算。 (二)原告於2008年以收購之名，對被告家登公司為盡職調查，已 取得被告家登公司之主力產品光罩傳送盒樣品，其中必定包 括當時被告銷售予INTEL 的○○○150-SAQ及銷售台積電的○○○1 50-SAR產品，而知悉系爭產品之詳細技術特徵，故最遲在20 09年12月1 日系爭專利獲准時，已知悉系爭產品侵害系爭專 利且可行使權利。在原告在收購案破局後，原在被告家登公 司擔任董事，且負責使被告家登公司光罩傳送盒攻入In tel 的技術長○○○，隨即於2009年至原告公司任職，將其等對 被告光罩傳送盒的詳盡認識帶到原告公司。隨後，原○○○ 手下負責光罩傳送盒業務的業務經理○○○，亦到原告公司 任職，將其等對被告光罩傳送盒的詳盡認識帶到原告公司。 又原告曾於2011年8 月12日向被告索取光罩傳送盒樣品，並 完成對被告光罩傳送盒的專利分析，原告技術授權主管○○○○ Rosenfeld 於2011年10月5 日電子郵件，向被告公司表示被 告家登公司之光罩傳送盒產品有侵權之疑慮時，已知悉系爭 產品侵害系爭專利且可行使權利（被證54），卻遲至10 4年 5 月5 日始提起本件訴訟，且故意不完整提出，僅提出原證 17產品（即○○○150-SAW，就其起訴效力及於結構形狀相同的 ○○○150-SAAC ），原告對於上開產品於起訴前2 年（102 年 4 月以前）之請求權已罹於消滅時效，嗣原告於107 年4 月 25日準備二十八狀，就○○○150-SAQ、○○○150-SAR、○○○150-S AT、○○○150-SAX、○○ ○150-SAAK、○○○150-SAAO 、○○○150-S ABF 、○○○1 50-SAV 、○○○150-SNJ、○○○150-ANI產品為訴之 追加，原告對追加之產品於追加日回溯逾2 年（105 年4 月 以前）之侵權行為請求權，已罹於消滅時效。 六、原告行使權利違反誠信原則，構成權利失效： (一)原告於2008年收購被告家登公司之計劃破局時，原告當時CE O ○○○○○○ Argov保證將銷毀所有於盡職調查時取得之資料， 切結保證不將其作為其他任何用途使用（被證44）。然而， 事實證明原告不僅並未銷毀其於盡職調查時取得之被告光罩 傳送盒，且更違反其保證，將其取得之被告光罩傳送盒作為 本件訴訟中，聲請保全證據之用，顯然違反誠信原則。 (二)原告提起本件訴訟時（104 年5 月），距原告為盡職調查取 得被告光罩傳送盒、距原告表示被告光罩傳送盒侵害專利權 但不影響收購計劃、距原告保證不將取得資訊作其他任何使 用，皆已逾7 年；距被告向原告主張迴避設計卻未立即停止 授權協商，已逾3 年，原告在此期間不行使其權利，卻等待 被告基於正當信賴而長期且大量生產系爭產品之後，再提起 本件訴訟，其專利權之行使，明顯有違誠信而權利失效。 (三)原告起訴時，隱匿其持有多數被告光罩傳送盒樣品之事實， 僅選擇性提出原證17作為本件系爭產品，卻能在保全證據聲 請時提出（其聲稱無法取得的）被告家登公司之其他光罩傳 送盒之實物照片，此舉益徵原告無視誠信，恣意反覆。 七、損害賠償之計算： (一)專利法修法前第85條第1 項第2 款規定：「依侵害人因侵害 行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時 ，以銷售該項物品全部收入為所得利益」，其前段規定必須 因侵害行為所得之利益，才能列入損害賠償金額，侵害行為 與所得之利益間自必須具有因果關係；其後段舉證責任移轉 之規定，隨修法應依程序從新原則，不再適用舊法。準此， 專利權人依侵害人因侵害行為所得之利益請求時，僅能就與 侵害行為具有因果關係的所得利益，請求損害賠償，不會因 為系爭專利請求項涵蓋「完整的產品」，而必須將「完整產 品」的所得全部利益，都算作損害。 (二)現今所有半導體廠皆以機械手擺放光罩的情況下，機械手擺 放光罩的精度，遠高於光罩定位凸片所能提供的定位精度， 系爭專利所涉光罩定位凸片的光罩定位功能，在光罩傳送盒 中可有可無，價值微乎其微。被告銷售光罩傳送盒所得之利 益中，包含與系爭專利技術有關的部分，及與系爭專利技術 無關的部分，例如「維持潔淨環境（Better than Class 1 internal environment）」、「抗靜電（Multiple ESD pat hs to ground）」、「標準機械界面（150 mm SMIF interf ace ）」及及先進製程中重要的「充氣防起霧」（purge ） 之功能，故應計算系爭專利之貢獻度（與所得利益具因果關 係之比例），方屬合法合理。 (三)被告已詳細統計Intel 陳報的每一張發票所得之金額，至於 Intel 陳報訂單金額與發票金額差異部分，有可能係將有訂 購但未出貨之訂單提交予法院。原告縱稱有些訂單沒有對應 的發票，應以發票金額加計訂單金額云云。然訂單僅是採購 憑證，並非付款憑證，並不能證明有實際交貨付款，自不等 於銷售收入之金額，故僅有訂單而無發票之金額，不應列入 銷售金額至明。 八、並聲明：1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。2.訴訟費用由 原告負擔。3.如受不利益判決，願以現金或同值之家登精密 工業股份有限公司股票或迅得機械股份有限公司股票供擔保 後，免為假執行。 參、兩造不爭執之事實（見本院卷六第216-217頁）： (一)原告係系爭專利之專利權人。 (二)被告家登公司有製造、銷售Reticle SMIF Pod光罩傳送盒產 品。 (三)本院保全證據程序所取得如附表一所示14項光罩傳送盒產品 為被告家登公司所製造。 (四)被告邱銘乾自被告家登公司設立之後，迄今為該公司之法定 代理人。 (五)98年6 月24日原告呈送智慧財產局專利修正申請書時，已檢 附英文申請專利範圍含有「laterally slidingly urge」的 文字。 (六)被告家登公司98年度年報第47至第48頁、99年度年報第47頁 、100 年度年報第49頁、101 年度年報第63至64頁、102 年 5 月27日所刊印之公開說明書第33頁均載明其光罩傳載解決 方案（其中包括光罩傳送盒）之主要競爭對手為美商Entegr is（即原告）（原證34）。 (七)被告就系爭產品於原告請求期間銷售予台積電及聯電之數量 及金額（台積電為123,4323,436元、聯電公司為118,600,06 0 元），依被告陳報給本院之數據為準，被告家登公司整理 Inte l函覆予本院的發票金額為381,413,748 元，原告不爭 執，僅爭執應再計入，民事準備四十一狀第6 頁至第7 頁表 格中第2 項至第7 項、第9 項，共22,256,512元。 肆、兩造主要之爭點如下（見本院卷六第217-219頁）： 一、申請專利範圍解釋部分： 系爭專利請求項第1 、6 、12項關於橫向滑動之行為的主體 為何？ 二、專利侵權部分： 系爭產品（如附表一所示）是否落入系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17之專利權範圍？ 三、系爭專利是否有應撤銷之事由？ (1)系爭專利是否違反申請時專利法第26條第2 項規定? (2)系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17 是否未為發明說明及圖式所支持而有違反申請時專利法第26 條第3 項規定? (3)系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17 是否未載明必要技術特徵而有違反申請時專利法第26條第4 項暨施行細則第18條第2 項規定? (4)被證1 是否足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、 9 、10、12、13、17不具新穎性及進步性? (5)被證1 與被證3 之組合是否足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具進步性? (6)被證2 是否足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、 9 、10、12、13、17不具新穎性及進步性? (7)被證2 與被證3 之組合是否足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具進步性? (8)被證4 是否足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、 9 、10、12、13、17不具進步性? (9)被證1 與被證4 之組合是否足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具進步性? (10)被證2 與被證4 之組合是否足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具進步性? 系爭專利請求項1 、3 、4 之「該斜角邊緣部之方向係可橫 向滑動」、系爭專利請求項之6 、7 、9 、10之「該光罩定 位凸片適用於橫向滑動」以及系爭專利請求項12、13、17之 「橫向滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙合之自該內表面 突出之光罩定位凸片」之修正，是否超出原說明書、申請專 利範圍及圖式而有違反現行專利法第43條第2 項規定? 四、原告是否得依專利法第96條第2 項、第97條第1 項第2 款、 民法第184 條第1 項前段及同法第185 條、第177 條第2 項 、第179 條、公司法第23條第2 項規定，請求被告等連帶負 損害賠償責任？若有理由，被告之損害賠償應如何計算？原 告行使權利是否有違反誠信原則構成權利失效？原告之請求 權是否全部或部分罹於時效？ 五、原告對被告等所主張之排除侵害及請求回收銷毀系爭產品， 是否有理由？ 伍、得心證之理由： 一、系爭專利之技術分析： (一)系爭專利之技術內容： 為避免光罩定位於光罩盒內部時造成損壞，系爭專利乃揭露 一種光罩載具，其具有一基部與一蓋部。基部具有複數個光 罩支架及複數個光罩定位部件。蓋部係用於緊密配合基部， 並具有一內表面，其向內突設有複數個相間隔之光罩限制器 及一對光罩定位凸片，各光罩定位凸片具有一斜角邊緣部， 當蓋部與基部配合時，可使斜角邊緣部迫使光罩支架上之一 光罩與光罩限制器嚙合。 (二)系爭專利之主要圖式如附圖一。 (三)系爭專利之申請專利範圍分析： 系爭專利申請專利範圍（103 年5 月16日更正本）共計20項 請求項，其中請求項1 、6 、12、19為獨立項，其餘均為附 屬項。原告主張受侵害之請求項為請求項1 、3 、4 、6 、 7 、9 、10、12、13、17，其內容如下： (1)一種光罩載具，用於承載光微影半導體製程中所使用的光 罩，該光罩通常係平面的，具有相對的上表面及下表面以 及四個隅角，該載具包括： 一基部，具有至少一對相間隔的光罩支架，當光罩置 於光罩支架上時，該光罩支架被定位且適於接觸及支撐光 罩之下表面，該光罩係可在其上橫向滑動；及 一蓋部，用於緊密配合該基部，該蓋部具有一內表面 ，其上突設有複數個相間隔之光罩限制器及一對光罩定位 凸片，各該光罩定位凸片具有一斜角邊緣部，當該蓋部與 該基部配合時，該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該 光罩與該光罩限制器嚙合，該光罩定位凸片係被定位成與 該光罩之光罩中間相鄰隅角嚙合。 (3)如申請專利範圍第1 項之光罩載具，其又包含至少一閂鎖 機構，用於將該蓋部鎖固至該基部。 (4)如申請專利範圍第1 項之光罩載具，其中，各該光罩支架 包含一自該基部向上突出的肋條。 (6)一種光罩載具，用於承載光微影半導體製程中所使用的通 常為平面的光罩，包括： 一基部，具有複數個光罩支架，當光罩置於光罩支架 上時，該光罩支架適於接觸及支撐光罩之下表面；及 一蓋部，用於緊密配合該基部，該蓋部具有一內表面 、複數個光罩限制器及至少一自該內表面突出之光罩定位 凸片，當該蓋部與該基部配合時，該光罩定位凸片適用於 橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合。 (7)如申請專利範圍第6 項之光罩載具，其中，該光罩定位凸 片具有一斜角邊緣部，當該蓋部與該基部配合時，該斜角 邊緣部之方向係可與該光罩支架上之一光罩的上邊緣嚙合 。 (9)如申請專利範圍第6 項之光罩載具，其又包含至少一閂鎖 機構，用於將該蓋部鎖固至該基部。 (10)如申請專利範圍第6 項之光罩載具，其中，各該光罩支架 包含一自該基部向上突出的肋條。 一種光罩載具，用於承載通常為平面的光罩，包括： 一基部，具有複數個光罩支架，當光罩置於光罩支架 上時，該光罩支架適於接觸及支撐光罩之下表面；及 一蓋部，用於緊密配合該基部，該蓋部具有一內表面 、複數個光罩限制器及用於當該蓋部與該基部配合時，橫 向滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙合之自該內表面突 出之光罩定位凸片。 如申請專利範圍第12項之光罩載具，其中，各該凸片具有 一斜角邊緣部，當該蓋部與該基部配合時，該斜角邊緣部 之方向係可與該光罩支架上之一光罩的上邊緣嚙合。 如申請專利範圍第12項之光罩載具，其中，各該光罩支架 包含一自該基部向上突出的肋條。 二、系爭產品技術內容： (一)系爭產品為被告家登公司製造之14項Reticle SMIF Pod光罩 傳送盒產品（型號詳如附表一所示，各產品內部結構照片與 工程圖詳見原告證物卷三第343-350頁）。 (二)系爭產品具有基部（120 ）以及蓋部（140 ），其中基部（ 120 ）上設有設有3 個光罩支架（122 ），蓋部（140 ）上 共設有6 個光罩限制器（142 ）以及一個定位部，定位部具 有定位凸片（150 ）以及斜角邊緣部（152 ），其中有2 個 光罩限制器（142 ）位於定位凸片（150 ）中，當基部（12 0 ）以及蓋部（140 ）配合時，定位凸片（150 ）之斜角邊 緣部（152 ）可使光罩橫向滑動而與定位凸片（150 ）上之 光罩限制器（142 ）嚙合。 (三)系爭產品之照片如附圖二所示（以原告提出之原證17產品實 物為代表）。 三、有效性證據技術分析： (一)被證1 為87年11月17日公開之日本特開平第00-000000 號「 基板收納盒及其半導體製造方法」（基板收納－ 半導体製造）專利案。被證1 公開日係早於系爭專 利優先權日（91年7 月5 日），可為系爭專利相關之先前技 術（中譯文見被證1-1）。 (1)被證1技術內容： 被證1 為一種用於收納半導體製程中之光罩（reticle ） 或遮罩（mask）等玻璃基板的基板收納盒，該基板收納盒 具有框體5 以及上蓋6 ，其中該框體5 之第一固定元件2 接觸及支撐光罩1 之下表面，其中上蓋6 下設有預壓板12 、第二固定元件3 ，透過框體5 與上蓋6 緊密配合將光罩 1 設置於基板收納盒中。（圖式第1 圖）。框體5 藉由未 圖示之鉸鍊可轉動地連接上蓋6 ，可開閉框體5 的上面。 （說明書第0017段第3 至5 行）。 (2)被證1 主要圖式如附圖三。 (二)被證2 為90年4 月17日公告之美國第US 6216873B1號「SMIF container including a reticle support structure 」專 利案。被證2 公告日係早於系爭專利優先權日（91年7 月5 日），可為系爭專利相關之先前技術（中譯文見被證2-1 ） 。 (1)被證2技術內容： 被證2 為一種用於傳送例如半導體或光微影製程中之光罩 等工作的標準機械界面容器（SMIF），該標準機械界面容 器具有容器門104 以及外殼102 ，其中該容器門104 之光 罩支撐件112 接觸及支撐光罩127 之下表面，其中外殼10 2 下設有光罩固定架114 ，透過容器門104 與外殼102 緊 密配合將光罩127 設置於標準機械界面容器中。 (2)被證2主要圖式如附圖四。 (三)被證3 為90年3 月11日公告之我國第426218號「具保護光罩 功能的光罩盒」專利案。被證3 公告日係早於系爭專利優先 權日（91年7 月5 日），可為系爭專利相關之先前技術。 (1)被證3技術內容： 被證3 揭露一種具保護光罩功能的光罩盒，包括底座20、 頂蓋21、固定架22、滾輪25以及導電支架26，其係利用滾 輪25以及導電支架26支撐光罩27，固定架22則是用來固定 光罩27在光罩盒中的位置，由於任何出現在光罩27上的電 荷可立即經由滾輪25、導電支架26與導線24傳導到電位零 點23，不會因電荷累積在光罩27上而發生破壞光罩27圖案 的情形。 (2)被證3主要圖式如附圖五。 (四)被證4 號為86年3 月11日公開之日本特開平第9-66989 號「 板材收容箱」專利案。被證4 公開日係早於系爭專利優先權 日（91年7 月5 日），可為系爭專利相關之先前技術（中譯 文見被證4-1）。 (1)被證4技術內容： 1.被證4 揭露一種收容印刷基板的板材收容箱10，該板材 收容箱10具有上側盒30以及下側盒20，其中上側盒30具 有抵靠壁32，而下側盒20具有壓制壁22a 及傾斜壁22b 。當印刷基板40置於下側盒20時，印刷基板40的一端位 於壓制壁22a 的側邊，並未完全吻合，而當上側盒30覆 蓋於下側盒20上時，上側盒30的抵靠壁32會將印刷基板 40往下壓，因印刷基板40之一端載置於傾斜面22b1上， 會沿著傾斜面22b1傾斜下降，使得印刷基板40另一端抵 靠於垂直壁22a1，進而夾持住印刷基板40。 (2)被證4 主要圖式如附圖六。 (五)被證21為ASYST 公司銷售之○○○-150Reticle SMIF Pod 實物 1 件，其底面刻印之製造日期戳記為2001年5 月，早於系爭 專利優先權日（91年7 月5 日）。 (1)被告主張聯電公司最早於2000年6 月19已向ASYST 公司採 購該產品，另台積電公司亦有採購該產品，故被證21於系 爭專利優先權日2002年7 月5 日之前，業已公開，可作為 系爭專利不具新穎性及進步性之證據云云。原告不爭執被 證21為ASYST 公司之產品，惟否認被證21於系爭專利優先 權日之前，業已公開。依民事訴訟法第277 條前段：「當 事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任」之 規定，自應由被告就此有利於己之事實，負擔舉證之責任 。 (2)經本院檢送被證21產品照片，及依被告提供之台積電、聯 電公司內部料號資料，向該二公司函查：是否於2002年7 月5 日之前有向ASYST 公司採購被證21產品？及該二公司 內部及外部人員是否可接觸及知悉該產品之內部結構特徵 ？該二公司之員工及供應商，有無簽立保密合約等？（函 文見本院卷三第157-158 頁、第161-163 頁）台積電於 106 年3 月29日函覆稱：該公司曾於2000年12月19日向「 亞仕帝科技股份有限公司」購買本院所詢料號（詳卷）之 光罩載具產品，品名描述為「SINGLE RETICLE SMIF POD 6"（3095-01 ）」，惟難以確定本採購物品是否即為本院 所詢之「○○○-150 Reticle SMIF Pod」，且因時間久遠， 該公司並無留存當時就本採購物品之使用紀錄，故無法確 認哪些內部或外部之人能看見該產品而得知悉其結構特徵 ，該公司於員工到職時，原則上會與員工簽訂聘僱合約書 ，其中第8 條即明定員工之保密義務；又該公司工作規則 第6.1.8 、6.1.9 條亦提及員工之保密義務。該公司原則 上會與供應商簽署保密合約，要求供應商就提供服務或產 品過程中所接觸之陳報人公司機密資料負保密義務等情， 並檢附該公司採購資料、制式聘僱合約書、工作規則、制 式保密合約到院（函文見本院卷三第177-178 頁，附件資 料經本院核發106 年度民秘聲字第11號秘密保持命令，另 行封存保管）。聯電公司亦於106 年3 月30日（106 ） 聯資字0233號函覆，該公司自2000年12月至2002年6 月間 向ASYST 公司採購本院所詢料號物件（詳卷），惟該公司 廠區目前使用的是另一料號物件（詳卷），上開二物件的 結構是否相同，並非該公司能夠鑑定。在2002年7 月3 日 前，該公司使用本院所詢料號物件的工廠潔淨室內黃光區 從業人員、處理品保及收貨的倉管等部門員工，於工作中 是否可知悉該料號物件的結構特徵，並非該公司所能確認 ，且在2002年7 月3 日前並無該料號物件委外清洗和維修 的紀錄，無從確認哪些外部人員能看見該料號物件而知悉 其結構特徵。該公司所有新進員工於到職時皆須簽訂聘僱 契約，該公司要求員工保密之規定，除列於聘僱契約第二 章外，另有其他多項管理規定。該公司與所有往來供應商 在開始往來之初，即會簽訂保密契約以維護交易雙方之機 密資訊權益，並檢附採購資料、物件照片、聘僱契約書、 員工從業道德守則規定、機密性資料管理辦法規定、與其 客戶即ENTEGRIS公司簽訂之保密契約到院（見本院卷三第 186-254 頁）。台積電及聯電公司之回函，均表示無法確 定本院所詢料號產品之結構是否與被證21產品相同，且二 公司均稱無法確認有哪些內部或外部人員可知悉該光罩傳 送盒產品之內部結構特徵，且該二公司與員工及往來廠商 均有簽訂保密契約，故接觸該物件之人，亦均負有保密之 義務，由台積電、聯電上開函覆之內容，實無從認定被證 21產品之技術內容，於系爭專利優先權日之前，業已公開 ，為不特定人或多數人所知悉，故被證21不具證據能力， 不得作為系爭專利之先前技術。 四、申請專利範圍之解釋： 系爭專利請求項第1 、6 、12項關於橫向滑動之行為的主體 為何？ (一)發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範 圍時，並得審酌說明書及圖式，專利法第58條第4 項定有明 文。按申請專利範圍之解釋，固以申請專利範圍所載之內容 為準，惟申請專利範圍通常僅就請求保護範圍為必要之敘述 ，或有未臻明確之處，自不應侷限於申請專利範圍之字面意 義，而應參酌專利說明書及圖式，尚不得僅擷取請求項中之 片段文字，曲解專利技術內容之真意。 (二)被告雖主張，依系爭專利請求項1 、6 、12所載，「斜角邊 緣部之方向」或「光罩定位凸片」等文字均置於「橫向滑動 迫使該光罩…」之前，可知橫向滑動之主體係「斜角邊緣部 」或「光罩定位凸片」云云（民事答辯（二）狀第1 至9 頁 ）。 (三)惟查，系爭專利請求項1 關於「橫向滑動」之記載包含有兩 處，其一記載是「…光罩支架被定位且適於接觸及支撐光罩 之下表面，該光罩係可在其上『橫向滑動』」，可知在光罩 支架上橫向滑動之主體係光罩；其二記載是「…當該蓋部與 該基部配合時，該斜角邊緣部之方向係可『橫向滑動』迫使 該光罩與該光罩限制器嚙合」，因「方向」本身並無橫向滑 動之可能，由其上下文可知其係指蓋部與基部相互配合（即 蓋部與基部相互靠近）時，蓋部上的斜角邊緣部具有一方向 ，該方向可橫向地迫使光罩向光罩限制器（亦位於蓋部）靠 近。 (四)另參酌系爭專利圖6 至9 ，以及說明書第9 頁第19行至第10 頁第2 行「當蓋部140 如圖7 所示向下移動時，若後表面20 8 係與後部定位凸片128 間隔開，則自我定位凸片150 之斜 角引導邊緣152 會嚙合上光罩表面202 與前光罩表面204 所 形成之隅角210 。當蓋部140 如圖7 與8 所示向下移動時， 隅角210 沿斜角引導邊緣152 滑動，使得光罩200 被推向後 部定位凸片128 。當蓋部140 幾乎完全嚙合基部120 時，隅 角210 滑過隅角170 ，使得垂直邊緣部172 嚙合前表面204 ，如圖9 所示」已揭露「（蓋部）斜角邊緣部向下移動」及 「（光罩定位凸片）斜角邊緣部之方向迫使光罩橫向滑動與 光罩限制器嚙合」等相關技術手段；因此該發明所屬技術領 域中具有通常知識者，依據上述說明書之記載內容及圖式， 並參酌申請時之通常知識，審視前述系爭專利請求項1 之相 關整體內容時，當能瞭解系爭專利請求項1 之「該斜角邊緣 部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」所 指的是「該斜角邊緣部之方向為使光罩橫向滑動與該光罩限 制器嚙合」，因此橫向滑動之行為主體係「光罩」。 (五)同理，系爭專利請求項6 之「當該蓋部與該基部配合時，該 光罩定位凸片適用於橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙 合」，及請求項12之「…當該蓋部與該基部配合時，橫向滑 動定位光罩使其與該光罩限制器嚙合之自該內表面突出之光 罩定位凸片」，發明所屬技術領域中具有通常知識者，由請 求項6 、12之文字，並參酌系爭專利圖6 至9 ，以及說明書 第9 頁第19行至第10頁第2 行之整體內容，當能瞭解請求項 6 、12橫向滑動之主體，亦係「光罩」。 (六)依系爭專利請求項1 、6 、12及說明書及圖式之整體內容可 知，系爭專利請求項第1 、6 、12項中所述「橫向滑動」以 達到定位者係「光罩」，而非如被告所主張之「光罩定位凸 片」或「斜角邊緣部」本身。 (七)綜上，系爭專利請求項1 、6 、12關於橫向滑動以達到定位 者，均係「光罩」，而非如被告所主張之「光罩定位凸片」 或「斜角邊緣部」本身。請求項1 之「當該蓋部與該基部配 合時，該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光 罩限制器嚙合」應解釋為：當蓋部與基部配合時，利用斜角 邊緣部之運動（下壓）方向迫使光罩在光罩支架上橫向滑動 至與光罩限制器嚙合之位置。請求項6 之「當該蓋部與該基 部配合時，該光罩定位凸片適用於橫向滑動迫使該光罩與該 光罩限制器嚙合」應解釋為：當蓋部與基部配合時，光罩定 位凸片用於迫使光罩在光罩支架上橫向滑動至與光罩限制器 嚙合之位置。請求項12之「當該蓋部與該基部配合時，橫向 滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙合之自該內表面突出之 光罩定位凸片」應解釋為：當該蓋部與該基部配合時，光罩 定位凸片自該（蓋部之）內表面突出、用以使光罩橫向滑動 以定位光罩，並使光罩與光罩限制器嚙合，本院就申請專利 範圍之解釋，業以105 年2 月25日智院灶和104 民專訴36號 函通知兩造（見本院卷二第67-68 頁）。 五、系爭專利有效性部分： 系爭專利申請日為92年7 月3 日，智慧財產局於98年12月1 日公告准予專利，是否有得撤銷專利權之情事，應依核准審 定時適用之92年2 月6 日公布，93年7 月1 日施行之專利法 （下稱92年專利法）論斷。 (一)系爭專利未違反申請時專利法第26條第2 項之規定： (1)按92年專利法第26條第2 項規定：「發明說明應明確且充 分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭 解其內容，並可據以實施」。 (2)被告雖主張，系爭專利請求項1 包含「斜角邊緣部之方向 係可橫向移動」、請求項6 包含「光罩定位凸片適用於橫 向滑動」、請求項12包含「橫向滑動之光罩定位凸片」技 術特徵，但系爭專利發明說明並未揭露任何斜角邊緣部（ 或光罩定位凸片）可橫向滑動之內容，是以所屬技術領域 中具有通常知識者無法據以實施云云。惟查，依前述本院 關於系爭專利請求項1 、6 、12橫向滑動行為主體之解釋 ，系爭專利系爭專利圖6 至9 ，以及說明書第9 頁第19行 至第10頁第2 行之記載內容，業已揭露將蓋部（光罩定位 凸片、斜角邊緣部）向下移動，迫使光罩之上邊緣沿著斜 角邊緣部之方向進行橫向滑動之技術手段，所屬技術領域 中具有通常知識者當能瞭解，前述請求項中之橫向滑動主 體係「光罩」，而非斜角邊緣部或光罩定位凸片。是以， 所屬技術領域中具有通常知識者在前述系爭專利說明書、 申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通 常知識，無須過度實驗，即能瞭解前述之作動原理與手段 ，據以實施系爭專利之發明，系爭專利發明說明之記載並 未違反申請時專利法第26條第2 項之規定，被告之主張， 不足採信。 (3)被告又主張，系爭專利請求項1 、6 、12記載「該光罩支 架…適於接觸及支撐光罩之下表面」，惟說明書中並無相 關之記載，且對於光罩支架在光罩表面可能造成刮傷或損 壞的風險應如何避免，均未予說明，與系爭專利所欲解決 之避免刮傷問題有所矛盾，故系爭專利發明說明所揭露之 內容無法為所屬技術領域中具有通常知識者據以實施云云 。惟查，系爭專利圖2 、3 、6 及說明書第8 頁第1 至3 行「光罩側部定位元件126 與後部定位元件128 係設置用 以導引光罩之手動定位，並確保光罩在光罩支架122 上適 當的側向與後向放置」、第9 頁第11至14行「光罩200 可 以手動的方式被定位在光罩支架122 上。側部定位凸片12 6 導引光罩200 之側向放置…」，業已揭露光罩被置放於 光罩支架上，即隱含光罩之下表面與光罩支架相接觸，以 及光罩為光罩支架所支撐等技術內容。又系爭專利所欲解 決之問題係在減少「光罩限制器」致使光罩表面損壞的機 會（系爭專利說明書第6 頁第12至13行），而其解決問題 之技術手段係以光罩定位凸片150 上之斜角邊緣部152 方 向，使蓋部140 與基部120 相互配合時，光罩之上邊緣得 沿著斜角邊緣部152 之方向移動，使光罩自動與光罩限制 器142 嚙合（見系爭專利圖6 至9 及說明書第9 、10頁內 容），可避免光罩之表面與光罩限制器嚙合時之損壞，所 屬技術領域中具有通常知識者依系爭專利說明書所載內容 據以實施，當能解決問題並且產生預期的功效。至於「光 罩下表面支撐區域」之細節與系爭專利定位光罩之技術並 無直接關聯。以一般之光罩結構而言，最重要者乃在於下 表面中間具有金屬膜圖樣及保護層之品質區域（quality area）部分，此為該發明所屬技術領域中具有通常知識者 所熟知，故在實施系爭專利時，自會避免品質區域與光罩 支架相接觸，而以品質區域「以外」之光罩下表面周邊作 為與光罩支架相接觸之處，此與系爭專利圖2 、3 所示光 罩支架係支撐光罩下表面之兩側邊的情形相符，是以系爭 專利說明書所載之內容已足使所屬技術領域中具有通常知 識者得以瞭解並據以實施，被告之主張，不足採信。 (4)被告又主張，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者， 無法瞭解系爭專利說明書中「既嚙合又相對滑動」之意義 ，無法據以實施云云。惟查，依系爭專利圖6 至9 ，及說 明書第9 頁第19行至第10頁第4 行「當蓋部140 如圖7 所 示向下移時，…自我定位凸片150 之斜角引導邊緣152 會 『嚙合』上光罩表面202 與前光罩表面204 所形成之隅角 210 。當蓋部140 如圖7 與8 所示向下移動時，隅角210 沿斜角引導邊緣152 滑動，使得光罩200 被推向後部定位 凸片128 。當…，隅角210 滑過隅角170 ，使得垂直邊緣 部172 『嚙合』前表面204 ，如圖9 所示，…，隅角210 與…彈力臂143 中的凹口160 『嚙合』」，可知系爭專利 已揭露蓋部140 與基部120 相配合時，斜角引導邊緣152 與光罩之隅角210 ，從一開始的相互「抵靠（嚙合）」、 以至於「相對滑動」，最後隅角210 則處於與凹口160 相 互定位的「抵靠（嚙合）」等各個作動狀態。又「嚙合」 一詞於機械技術領域中，常作為描述如齒輪間相互嵌接之 傳動關係，指在表達相互接觸、配合之意，尤以齒輪間彼 此嚙合後仍可相互轉動，益證「嚙合」非指固定不動，是 以「嚙合」與「相對滑動」並無相互矛盾或不相容之處， 所屬技術領域之通常知識者由前述系爭專利說明書及圖式 所載，當可瞭解其內容並據以實施，被告之主張，不足採 信。 (5)被告又主張，系爭專利請求項1 、6 、12等未記載「彈性 臂」（應為「彈力臂」之誤植）技術特徵，所屬技術領域 中具有通常知識者，無法瞭解在不具備彈性臂技術特徵下 ，如何達成系爭專利發明之目的，無法據以實施云云。 惟查，系爭專利請求項1 雖未提及「彈力臂」技術特徵， 然已明確記載「光罩限制器」及其可與光罩相嚙合之相關 技術特徵。參照系爭專利說明書圖4 、5 、10及第8 頁第 7 至11行「各光罩限制器142 具有一對彈力臂143 ，其可 呈直角配置並從安裝環198 突出。最佳如圖10所示，各彈 力臂143 的末端處係為光罩嚙合部145 ，其具有用於嚙合 一光罩之上部隅角之凹口160 」，業已在具體實施例中揭 露彈力臂（143 ）為光罩限制器（142 ）之一部分，並具 有與光罩之上部隅角相嚙合之功能或作用。按專利請求項 係由一個或一個以上的實施方式或實施例總括而成，並不 要求將實施例鉅細靡遺記載於請求項中，是雖系爭專利說 明書中僅記載特定形式之彈力臂作為光罩限制器之實施例 ，所屬技術領域中具有通常知識者依系爭專利說明書所記 載之技術手段，參酌申請時之通常知識，當可輕易思及其 他形狀之光罩限制器，而無需過度實驗，仍得達成相同之 功效，是以說明書中所記載之單一實施例足以延伸至請求 項1 所涵蓋的範圍，系爭專利發明說明並未違反申請時專 利法第26條第2 項之規定，被告之主張，不足採信。 (二)系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17 未違反申請時專利法第26條第3 項之規定： (1)按92年專利法第26條第3 項規定：「申請專利範圍應明確 記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且 必須為發明說明及圖式所支持」。 (2)被告主張，系爭專利發明說明完全沒有教示請求項1 、6 、12之「該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動」、「光罩定 位凸片適用於橫向滑動」技術特徵，故請求項1 、6 、12 不為發明說明及圖式所支持。請求項3 、4 依附請求項1 ，請求項7 、9 、10依附請求項6 ，請求項13、17依附請 求項12而有相同瑕疵，均違反申請時專利法第26條第3 項 規定云云。惟查，如前述之申請專利範圍解釋，請求項1 、6 、12中所述之橫向滑動主體係「光罩」，並非斜角邊 緣部或光罩定位凸片。而系爭專利圖6 至9 ，以及說明書 第9 頁第19行至第10頁第2 行之內容（詳如前述），業已 揭露「當蓋部向下移動時，光罩定位凸片之斜角邊緣部會 迫使光罩橫向滑動，與光罩限制器嚙合」等相關技術手段 ，當能支持請求項1 之「該斜角邊緣部之方向係可橫向滑 動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」，或請求項6 之「該 光罩定位凸片適用於橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器 嚙合」，及請求項12之「橫向滑動定位光罩使其與該光罩 限制器嚙合之…光罩定位凸片」技術特徵，被告上述主張 並不可採。基於相同理由，依附請求項1 之請求項3 、4 ，依附請求項6 之請求項7 、9 、10，以及依附請求項12 之請求項13、17，均無不為系爭專利發明說明及圖式所支 持之情形。 (3)被告又主張，系爭專利發明說明完全沒有教示請求項1 、 6 、12之「該光罩支架被定位且適於接觸及支撐光罩之下 表面」或「該光罩支架適於接觸及支撐光罩之下表面」技 術特徵，故請求項1 、6 、12未受發明說明及圖式所支持 。請求項3 、4 依附請求項1 ，請求項7 、9 、10依附請 求項6 ，請求項13、17依附請求項12而有相同瑕疵云云。 惟查，系爭專利圖2 、3 、6 及說明書第8 頁第1 至3 行 內容（詳如前述）業已揭露光罩200 被置放於光罩支架12 2 之技術特徵，至於光罩支架應避免接觸光罩下表面之「 品質區域」，為發明所屬技術領域中具有通常知識者熟知 ，故系爭專利說明書所載之內容並無不為發明說明及圖式 所支持之情形，被告之主張，不足採信。 (4)被告主張，系爭專利請求項1 、6 、12均未記載「彈性臂 」之技術特徵，此種無彈性臂之實施態樣無法為發明說明 及圖式所支持。請求項3 、4 依附請求項1 ，請求項7 、 9 、10依附請求項6 ，請求項13、17依附請求項12而有相 同瑕疵云云。惟查，系爭專利之主要技術特徵在於透過設 於蓋部之光罩定位凸片，用以推動光罩橫向滑動到達基部 的預定位置，最後再透過光罩限制器固定。雖然系爭專利 說明書僅揭示光罩限制器以彈力臂之凹口來固定光罩一種 態樣，惟光罩限制器固定光罩之核心技術手段，即「以一 具一有凹口之物件，與光罩之上部隅角相互配合」，該發 明所屬技術領域中具有通常知識者，依據系爭專利說明書 揭露之內容，並參酌申請時之通常知識，當能利用例行之 實驗或分析方法，創作足以固定光罩之相同機械功能的光 罩定位凸片，以完成系爭發明之目的，換言之，使用具備 彈力臂143 與光罩上部隅角210 之配合，僅是可實現光罩 限制器142 固定光罩之實施方式之一，而非唯一之實施方 式，所屬技術領域具有通常知識者，應可利用例行之實驗 或分析方法，合理地將光罩限制器修改成其他特殊形狀之 斜面等，尚不能因系爭專利說明書未揭露除「彈力臂」之 外的其他技術手段，即認為該發明所屬技術領域中具有通 常知識者，無法從發明說明所揭露的內容，合理推知光罩 限制器可以有「彈力臂」以外之其他形狀與機構。綜上， 系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、 17包含「光罩限制器」但無「彈力臂」，並無不為發明說 明及圖式所支持之情事。 (三)系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17 未違反申請時專利法第26條第4 項暨施行細則第18條第2 項 之規定： (1)按92年專利法第26條第4 項規定：「發明說明、申請專利 範圍及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。」，專利 法施行細則第18條第2 項規定：「獨立項應敘明申請專利 之標的及其實施之必要技術特徵」。係指獨立項應敘明解 決問題不可或缺的必要技術特徵，以呈現申請專利之發明 的整體技術手段。 (2)被告雖主張，系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、 10、12、13、17，未載明「可允許人為及機器所造成放置 光罩之誤差」、「該放置誤差能被修正，並可為了下一次 使用光罩之目的，而在光罩載具關閉時準確地重新定位光 罩在載具內的位置」、「支撐光罩『quality area』（品 質區域）以外之區域」，以及「彈性臂」等實施專利發明 之必要技術特徵云云。惟查，系爭專利所欲解決之問題係 在減少「光罩限制器」致使光罩表面損壞的機會（系爭專 利說明書第6 頁第12至13行），而其解決問題之技術手段 係以光罩定位凸片150 上之斜角邊緣部152 方向，使蓋部 140 與基部120 相互嚙合時，光罩之上部隅角120 得沿著 斜角邊緣部152 之方向移動，使光罩自動與光罩限制器14 2 嚙合（見系爭專利圖6 至9 及說明書第9 、10頁內容） 。而系爭專利請求項1 、6 、12已載明「光罩定位凸片」 及其使光罩橫向滑動以與光罩限制器嚙合之必要技術特徵 ，故系爭專利請求項1 、6 、12，及其附屬項請求項3 、 4 、7 、9 、10、13、17，並未違反申請時專利法第26條 第4 項及施行細則第18條第2 項之規定。 (3)被告所稱之「可允許人為及機器所造成放置光罩之誤差」 、「該放置誤差能被修正，並可為了下一次使用光罩之目 的，而在光罩載具關閉時準確地重新定位光罩在載具內的 位置」、「支撐光罩『quality area』（品質區域）以外 之區域」係實務上以機械手臂或人為操作光罩載具時，或 光罩盒在設計上所需考量之因素，但並未涉及系爭專利所 欲解決之問題，非屬系爭專利實施之必要技術特徵，自無 需記載於請求項中。被告所爭執者應仍屬系爭專利能否為 所屬技術領域中通常知識者據以實施之問題。而查，系爭 專利說明書第6 頁最後一段及其後之實施例，已經揭露將 光罩粗略地放置於基部120 之光罩支架122 上後，當蓋部 140 與基部120 配合時，利用蓋部140 之光罩定位凸片15 0 將光罩橫向推移至ㄧ正確之位置。因此，之後欲將光罩 載具100 中之光罩取出使用，而將蓋部140 打開時，光罩 已位於ㄧ正確之位置。故機械手臂可正確且順利地從光罩 底部兩側支撐光罩並取出光罩。此外，品質區域既為光罩 最重要的部分，所屬技術領域中具有通常知識者在實施時 自當會避免品質區域與光罩支架相接觸，而以品質區域以 外之下表面周邊作為與光罩支架相接觸之處，此與系爭專 利圖2 、3 顯示光罩支架122 係支撐光罩200 下表面之兩 側邊相符，故前述因素應無礙於所屬技術領域中具有通常 知識者瞭解系爭專利所載之內容並據以實施。 (4)另就「彈性臂」技術特徵部分，其並非系爭專利解決光罩 定位過程中表面損壞問題所不可或缺的之技術手段，如前 所述。況且系爭專利請求項1 、6 、12已載明「光罩限制 器」以及「光罩與該光罩限制器嚙合」等技術特徵，其雖 未進一步記載該「光罩限制器」中之「彈力臂」，惟由系 爭專利圖9 及說明書第9 頁至第10頁所載：「當蓋部140 幾乎完全嚙合基部120 時，隅角210 滑過隅角170 ，使得 垂直邊緣部172 嚙合前表面204 ，如圖9 所示」，可見一 旦光罩被移動至定位，光罩定位凸片150 之垂直邊緣部17 2 亦可發揮繼續保持光罩於定位狀態之效果，因此系爭專 利請求項1 、6 、12雖未揭露彈力臂，但彈力臂並非在蓋 部與基部配合後，「用來固定光罩位置」的必要技術特徵 ，故被告上述主張，並不可採。 (四)被證1 不足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具新穎性及進步性： (1)系爭專利請求項1 與被證1 所揭露之技術內容比對： 查被證1 圖1 及圖3a揭露用於承載光罩1 之收納盒，且該 收納合具有一框體5 ，框體5 上設有4 個相間隔的第一固 定元件2 ，且第一固定元件2 具有斜面狀之接觸部2a，當 光罩1 置於第一固定元件2 上時，第一固定元件2 之接觸 部2a會與光罩1 作線接觸（被證1 第【0018】段），即對 應於系爭專利請求項1 之「一種光罩載具，用於承載光微 影半導體製程中所使用的光罩，該光罩通常係平面的，具 有相對的上表面及下表面以及四個隅角，該載具包括：一 基部，具有至少一對相間隔的光罩支架，當光罩置於光罩 支架上時，該光罩支架被定位且適於接觸及支撐光罩之下 表面」技術特徵。但被證1 並未揭露系爭專利請求項1 之 「該光罩係可在其（註：光罩支架）上橫向滑動」技術特 徵。 (2)被告主張，依被證1 圖3a所示，由於光罩未受第一固定元 件2 及第二固定元件3 夾持，因此在相對於光罩面之2 度 空間上之移動不受限制，已揭露系爭專利請求項1 之「該 光罩係可在其上橫向滑動」之技術特徵云云。惟查，系爭 專利請求項1 係界定光罩置於光罩支架上，且光罩可在光 罩支架上「橫向移動」，則「橫向移動」自然係指與光罩 支架相接觸之平面相互「平行」之方向，而被證1 圖3a顯 示光罩1 置於第一固定元件2 上，尚未為上方之第二固定 元件3 所共同夾持，亦即在「垂直於」光罩1 之平面方向 有移動的可能性，與系爭專利請求項1 「該光罩係可在其 上橫向滑動」之技術特徵並不相同。 (3)被證1 圖1 及圖3a揭露之光罩收納盒具有一上蓋6 ，其具 有一內表面，上面突設有一預壓板12，預壓板上則設有4 個第二固定元件3 ，各個第二固定元件3 具有一斜面狀之 接觸部3a與第一固定元件2 上下相對，而上蓋6 可與框體 5 相互鎖定（第【0020】段），又依被證1 圖2a所示，第 二固定元件3 係與光罩1 之中間相鄰隅角嚙合，即對應於 系爭專利請求項1 之「一蓋部，用於緊密配合該基部，該 蓋部具有一內表面，其上突設有複數個相間隔之光罩限制 器」技術特徵。又被證1 第【0022】段揭露將光罩1 置於 第一固定元件2 上，並將上蓋6 閉合時，第一固定元件2 與第二固定元件3 上下夾持光罩1 ，且透過壓縮彈簧4 的 作用由上方往下方施壓，使得光罩固定在第一固定元件2 之接觸部2a與第二固定元件3 之接觸部3a間，限制了光罩 面在平面上2 個方向之移動。因此，被證1 之接觸部3a雖 然與系爭專利之斜角邊緣部均為斜面，但被證1 之接觸部 3a係與接觸部2a相對，用來上下共同夾持光罩1 ，光罩1 無法沿著接觸部3a橫向滑動，遑論在滑動後與光罩限制器 嚙合，故被證1 並未揭露系爭專利請求項1 之「該蓋部… 突設有一對光罩定位凸片，各該光罩定位凸片具有一斜角 邊緣部，當該蓋部與該基部配合時，該斜角邊緣部之方向 係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」技術特徵 。 (4)綜上，被證1 並未揭露系爭專利請求項1 之「該光罩係可 在其上橫向滑動」、及「該蓋部…突設有一對光罩定位凸 片，各該光罩定位凸片具有一斜角邊緣部，當該蓋部與該 基部配合時，該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光 罩與該光罩限制器嚙合」等技術特徵，故被證1 不足以證 明系爭專利請求項1 不具新穎性。 (5)被證1 與系爭專利請求項1 之差異如前所述，系爭專利請 求項1 之發明係藉由光罩定位凸片之斜角邊緣部，使光罩 橫向滑動後與光罩限制器嚙合，以達成減少表面損壞之功 效；而被證1 係以第一、第二固定元件之上下兩相對斜面 來共同夾持光罩，以限制光罩在平面方向上移動，其整體 作動原理、技術手段與系爭專利差異甚大，功效亦不相同 ，是以所屬技術領域中具有通常知識者依被證1 所揭露之 內容，自難完成系爭專利請求項1 之發明，故被證1 不足 以證明系爭專利請求項1 不具進步性。 (6)系爭專利請求項3 、4 係請求項1 之附屬項，包含有請求 項1 之全部技術特徵，被證1 既不足以證明系爭專利請求 項1 不具新穎性及進步性，自不足以證明系爭專利請求項 3 、4 不具新穎性及進步性。 (7)系爭專利請求項6 與被證1 相較，其理由詳如前述系爭專 利請求項1 與被證1 之比對，被證1 之框體5 、第一固定 元件2 、上蓋6 及第二固定元件3 雖可分別對應於系爭專 利請求項6 之基部、光罩支架、蓋部，以及光罩限制器等 技術特徵，但被證1 並未揭露系爭專利請求項6 之「該蓋 部具有…至少一自該內表面突出之光罩定位凸片，當該蓋 部與該基部配合時，該光罩定位凸片適用於橫向滑動迫使 該光罩與該光罩限制器嚙合」技術特徵，故被證1 不足以 證明系爭專利請求項6 不具新穎性。又系爭專利請求項6 技術特徵所採取之技術手段與作動原理，與被證1 差異甚 大，功效亦不相同，並非所屬技術領域中具有通常知識者 依據被證1 所能輕易完成，故被證1 不足以證明系爭專利 請求項6 不具進步性。 (8)系爭專利請求項7 、9 、10係請求項6 之附屬項，包含有 請求項6 之全部技術特徵，被證1 既不足以證明系爭專利 請求項6 不具新穎性及進步性，自不足以證明系爭專利請 求項7 、9 、10不具新穎性及進步性。 (9)被證1 並未揭露系爭專利請求項12之「該蓋部具有…用於 當該蓋部與該基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與該光 罩限制器嚙合之自該內表面突出之光罩定位凸片」技術特 徵，故被證1 不足以證明系爭專利請求項12不具新穎性。 又系爭專利請求項12技術特徵所採取之技術手段與作動原 理，與被證1 差異甚大，功效亦不相同，並非所屬技術領 域中具有通常知識者依據被證1 所能輕易完成者，故被證 1 不足以證明系爭專利請求項12不具進步性。 (10)系爭專利請求項13、17係請求項12之附屬項，包含有請求 項12之全部技術特徵，被證1 既不足以證明系爭專利請求 項12不具新穎性及進步性，自不足以證明系爭專利請求項 13、17不具新穎性及進步性。 (五)被證1 與被證3 之組合不足以證明系爭專利請求項1 、3 、 4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具進步性： (1)被證1 與系爭專利請求項1 、6 、12之比對，詳如前述， 其中被證1 並未揭露系爭專利請求項1 之「該光罩係可在 其上橫向滑動」、「該蓋部…突設有一對光罩定位凸片， 各該光罩定位凸片具有一斜角邊緣部，當該蓋部與該基部 配合時，該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與 該光罩限制器嚙合」技術特徵。被證1 並未揭露之系爭專 利請求項6 之「該蓋部具有…至少一自該內表面突出之光 罩定位凸片，當該蓋部與該基部配合時，該光罩定位凸片 適用於橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」技術特 徵。被證1 並未揭露系爭專利請求項12之「該蓋部具有… 用於當該蓋部與該基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與 該光罩限制器嚙合之自該內表面突出之光罩定位凸片」技 術特徵。 (2)被告主張，被證3 揭露滾輪25與導電支架26用來接觸及支 撐光罩27之下表面，因此被證1 與被證3 之組合足以證明 系爭專利請求項1 、6 、12不具進步性云云。惟查，被證 3 揭露以滾輪25與導電支架26來支撐光罩27，固對應於系 爭專利請求項1 之「該光罩支架被定位且適於接觸及支撐 光罩之下表面」技術特徵，或請求項6 、12之「該光罩支 架適於接觸及支撐光罩之下表面」技術特徵，然被證3 仍 未揭露前述被證1 與系爭專利請求項1 、6 、12之差異技 術特徵。被證3 主要在解決電荷累積問題，其技術手段係 以光罩27下方之滾輪25及導電支架26將電荷傳導至電位零 點23，並未揭露任何關於光罩橫向滑動迫使與光罩限制器 嚙合之技術特徵。故所屬技術領域中具有通常知識者縱使 組合被證1 與被證3 ，仍無法輕易完成系爭專利請求項1 、6 、12之發明，故被證1 與被證3 之組合不足以證明系 爭專利請求項1 、6 、12不具進步性。 (3)系爭專利請求項3 、4 係請求項1 之附屬項，請求項7 、 9 、10係請求項6 之附屬項，請求項13、17係請求項12之 附屬項，前揭附屬項均包含有所依附項次之全部技術特徵 ，被證1 及被證3 之組合既不足以證明系爭專利請求項1 、6 、12不具進步性，自不足以證明系爭專利請求項3 、 4 、7 、9 、10、13、17不具進步性。 (六)被證2 不足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具新穎性及進步性： (1)系爭專利請求項1 與被證2 之技術內容比對： 查被證2 圖3 及說明書第5 欄第54至57行揭露一種標準機 械界面（SMIF）容器，其係用於承載光罩127 ，即為光罩 載具，且由證據2 圖3 及圖17可見光罩127 係平面狀，具 有相對的上表面及下表面以及四個隅角，故被證2 已揭示 系爭專利請求項1 「一種光罩載具，用於承載光微影半導 體製程中所使用的光罩，該光罩通常係平面的，具有相對 的上表面及下表面以及四個隅角」技術特徵。另查，被證 2 圖3 、7 及說明書第7 欄第25至28行、54至59行，揭露 該容器具有容器門104 ，其上裝設有一對光罩支撐架112 ，每個光罩支撐架112 上設有兩個支柱126 ，支柱126 係 用來支撐光罩127 ，因此被證2 已揭露系爭專利請求項1 之「一基部，具有至少一對相間隔的光罩支架，當光罩置 於光罩支架上時，該光罩支架被定位且適於接觸及支撐光 罩之下表面」技術特徵。但被證2 並未揭露系爭專利請求 項1 之「光罩係可在其上橫向滑動」之技術特徵。 (2)被告主張，被證2 說明書第9 欄第5 至7 行揭露光罩127 在A 方向受到一不經意的力而沿著B 方向旋轉（見被證2 圖8 ），其橫向旋轉即屬於橫向滑動，另在被證2 圖17所 示之實施例中，光罩127 也有可能因為受力而上下或左右 平移，故被證2 已揭露系爭專利請求項1 之「光罩係可在 其上橫向滑動」技術特徵云云。惟查，被證2 說明書第8 欄第24至29行揭示光罩之重量及於倒角邊緣與傾壁間相對 較低的磨擦力，將使得光罩自動移位至一唯一結果位置， 即當光罩127 置放在光罩支撐架112 之四個斜面凹面128 上時，係藉由光罩支撐架112 之斜壁凹槽128 來自動調整 其偏移後，使光罩127 下落至唯一結果的水平平面上，而 被證2 說明書第9 欄第1 至15行係說明擋塊凸起134 之作 用在於，如有慣性作用力作用於光罩，使光罩脫離傾斜的 側壁129 及130 時，因擋塊凸起134 之相對部分所間隔的 距離，稍微小於光罩的對角距離，故可防止光罩落到光罩 支撐架112 之外。亦即被證2 說明書第9 欄第5 至7 行， 乃在強調光罩定位過程中如受有不經意之外力，藉由擋塊 凸起134 之設置可防止光罩脫出，並非指光罩可在光罩支 撐架112 之支柱126 上橫向滑動。再者，證據2 第13欄第 3 段關於圖16、17之實施例，係揭示該實施例適合與一叉 式光罩夾具機構200 相配合使用，其將光罩支撐架112 的 一對柱126 設於光罩兩個相鄰角之間，而非角隅處，其目 的僅為了避開光罩夾具所必經之動線，並未揭示系爭專利 請求項1 之「光罩係可在其上橫向滑動」之技術特徵，被 告所述，不足採信。 (3)證據2 圖3 、11，及說明書第9 欄第31至46行揭露該容器 具有外殼102 ，外殼101 上設有一對光罩固定架114 ，同 欄第61行至第10欄第7 行則揭露光罩固定架114 具有懸桁 部分146 及斜面凹部148 ，斜面凹部148 係相對於下方光 罩支撐架112 之斜面凹部128 ，另依被證2 圖3 所示，光 罩固定架114 （斜面凹部148 ）係與光罩127 之中間相鄰 隅角嚙合，故證據2 已揭露系爭專利請求項1 之「一蓋部 ，用於緊密配合該基部，該蓋部具有一內表面，其上突設 有…一對光罩定位凸片，各該光罩定位凸片具有一斜角邊 緣部」及「該光罩定位凸片係被定位成與該光罩之光罩中 間相鄰隅角嚙合」技術特徵。但被證2 並未揭露系爭專利 請求項1 之「光罩限制器」以及「當該蓋部與該基部配合 時，該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光 罩限制器嚙合」技術特徵。 (4)被告主張被證2 圖17之懸桁部分146 會隨著外殼102 向下 滑動，進而迫使光罩127 與懸桁部分146 嚙合，此可見於 被證2 第10欄第66行至第11欄第6 行內容，已揭露系爭專 利請求項1 之「當該蓋部與該基部配合時，該斜角邊緣部 之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」技 術特徵云云。惟查，被證2 第10欄第66行至第11欄第6 行 之內容，是指當斜面凹部128 之側壁上若有小缺口或某些 不規則存在，會阻止光罩自動下落定位，此時可藉由懸桁 部分146 施力，和緩地的將光罩推離斜壁凹槽斜面之缺口 或不規則處，以便光罩下落並定位於其唯一結果的位置上 ，故證據2 懸桁146 之斜面凹部148 施力，並非使光罩沿 著斜面凹部148 發生「橫向滑動」之位移，遑論有光罩橫 向滑動後可與之相嚙合的「光罩限制器」存在，故被告上 述主張並不可採。被證2 並未揭示系爭專利請求項1 之「 光罩限制器」、「當該蓋部與該基部配合時，該斜角邊緣 部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」 技術特徵。 (5)綜上，被證2 並未揭露系爭專利請求項1 之「該光罩係可 在其上橫向滑動」、「光罩限制器」及「該斜角邊緣部之 方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」等技 術特徵，故被證2 不足以證明系爭專利請求項1 不具新穎 性。 (6)被證2 與系爭專利請求項1 之差異，如前所述，系爭專利 請求項1 之發明係藉由光罩定位凸片之斜角邊緣部，使光 罩橫向滑動後與光罩限制器嚙合，以達成減少表面損壞之 功效；而被證2 係以光罩支撐架112 之斜面凹部128 與光 罩固定架114 之斜面凹部148 上下共同夾持光罩（見被證 2 說明書第11欄第42至50行），以限制光罩之移動，其整 體作動原理、技術手段與系爭專利差異甚大，功效亦不相 同，是以所屬技術領域中具有通常知識者依被證2 所揭露 之內容，自難完成系爭專利請求項1 之發明，故被證2 不 足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。 (7)系爭專利請求項3 、4 係請求項1 之附屬項，包含有請求 項1 之全部技術特徵，被證2 既不足以證明系爭專利請求 項1 不具新穎性及進步性，自不足以證明系爭專利請求項 3 、4 不具新穎性及進步性。 (8)系爭專利請求項6 與被證2 相較，其理由詳如前述系爭專 利請求項1 與被證2 之比對，被證2 之容器門104 、光罩 支撐架112 、外殼102 、光罩固定架114 雖可分別對應於 系爭專利請求項6 之基部、光罩支架、蓋部，以及定位凸 片等技術特徵，但被證2 並未揭露系爭專利請求項6 之「 光罩限制器」及「橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙 合」技術特徵，故被證2 不足以證明系爭專利請求項6 不 具新穎性。又前述系爭專利請求項6 技術特徵所採取之技 術手段與作動原理，與被證2 差異甚大，功效亦不相同， 並非所屬技術領域中具有通常知識者依據被證2 所能輕易 完成者，故被證2 不足以證明系爭專利請求項6 不具進步 性。 (9)系爭專利請求項7 、9 、10係請求項6 之附屬項，包含有 請求項6 之全部技術特徵，被證2 既不足以證明系爭專利 請求項6 不具新穎性及進步性，自不足以證明系爭專利請 求項7 、9 、10不具新穎性及進步性。 (10)系爭專利請求項12與被證2 相較，其理由詳如前述系爭專 利請求項1 與被證2 之比對，被證2 之容器門104 、光罩 支撐架112 、外殼102 、光罩固定架114 雖可分別對應於 系爭專利請求項6 之基部、光罩支架、蓋部以及定位凸片 等技術特徵，但被證2 並未揭露系爭專利請求項12之「光 罩限制器」及「橫向滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙 合」技術特徵，故被證2 不足以證明系爭專利請求項12不 具新穎性。又前述系爭專利請求項12技術特徵所採取之技 術手段與作動原理，與被證2 差異甚大，功效亦不相同， 並非所屬技術領域中具有通常知識者依據被證2 所能輕易 完成者，故被證2 不足以證明系爭專利請求項12不具進步 性。 系爭專利請求項13、17係請求項12之附屬項，包含有請求 項12之全部技術特徵，被證2 既不足以證明系爭專利請求 項12不具新穎性及進步性，自不足以證明系爭專利請求項 13、17不具新穎性及進步性。 (七)被證2 與被證3 之組合不足以證明系爭專利請求項1 、3 、 4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具進步性： (1)被證2 與系爭專利請求項1 、6 、12之比對，被證2 並未 揭露系爭專利請求項1 之「該光罩係可在其上橫向滑動」 、「光罩限制器」及「該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動 迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」技術特徵。被證2 並未 揭露系爭專利請求項6 之「光罩限制器」及「橫向滑動迫 使該光罩與該光罩限制器嚙合」技術特徵。被證2 並未揭 露系爭專利請求項12之「光罩限制器」及「橫向滑動定位 光罩使其與該光罩限制器嚙合」技術特徵，已如前述。 (2)被告主張，被證3 揭露滾輪25與導電支架26用來接觸及支 撐光罩27之下表面，因此被證2 與被證3 之組合足以證明 系爭專利請求項1 、6 、12不具進步性云云。惟查，被證 3 揭露以滾輪25與導電支架26來支撐光罩27，固對應於系 爭專利請求項1 之「該光罩支架被定位且適於接觸及支撐 光罩之下表面」技術特徵，或請求項6 、12之「該光罩支 架適於接觸及支撐光罩之下表面」技術特徵，然被證3 仍 未揭露前述被證2 與系爭專利請求項1 、6 、12之差異技 術特徵。被證3 主要在解決電荷累積問題，其技術手段係 光罩27下方之滾輪25及導電支架26將電荷傳導至電位零點 23，並未揭露任何關於光罩橫向滑動迫使與光罩限制器嚙 合之技術特徵。故所屬技術領域中具有通常知識者縱使組 合被證2 與被證3 ，仍無法輕易完成系爭專利請求項1 、 6 、12之發明，故被證2 與被證3 之組合不足以證明系爭 專利請求項1 、6 、12不具進步性。 (3)系爭專利請求項3 、4 係請求項1 之附屬項，請求項7 、 9 、10係請求項6 之附屬項，請求項13、17係請求項12之 附屬項，前揭附屬項均包含有所依附項次之全部技術特徵 ，被證2 及被證3 之組合既不足以證明系爭專利請求項1 、6 、12不具進步性，自不足以證明系爭專利請求項3 、 4 、7 、9 、10、13、17不具進步性。 (八)被證4 不足以證明系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具進步性： (1)系爭專利請求項1 與被證4 所揭露之技術內容比對： 查被證4 圖1 及第【0010】及【0013】段揭露一種用來承 載印刷基板40之板材收容箱10，其具有下側盒20，且下側 盒20具有壓制壁22a 及傾斜壁22b 可承載印刷基板40，即 對應於系爭專利請求項1 之「一基部，具有至少一對相間 隔的光罩支架，當光罩置於光罩支架上時，該光罩支架被 定位且適於接觸及支撐光罩之下表面」技術特徵。被證4 第【0010】及【0011】段揭示板材收容箱10具有上側盒30 ，該上側盒30可與下側盒20相互鎖固，且上側盒30之內表 面設有數個抵靠壁32，即對應於系爭專利請求項1 之「一 蓋部，用於緊密配合該基部，該蓋部具有一內表面，其上 突設有複數個相間隔之光罩限制器」技術特徵。但被證4 所揭露之技術內容係「印刷基板」收容箱，並非「光罩」 載具。 (2)此外，被證4 圖5 至7 及第【0015】至【0017】段，揭露 當上側盒30覆蓋在下側盒20時，上側盒30之抵靠壁32會將 印刷基板40向下壓，使印刷基板40的一端沿著傾斜面22b1 滑動下降，另一端則因此沿著水平壁22a2滑動，最後抵靠 在垂直壁22a1上，使得印刷基板40為設於下側盒20之壓制 壁22a 、傾斜壁22b ，以及設於上側盒30之抵靠壁32所共 同夾持，因此被證4 之上側盒30的抵靠壁32固然等同於系 爭專利請求項1 之蓋體上的光罩限制器，但被證4 並未揭 露系爭專利請求項1 在蓋體上另設有「一對光罩定位凸片 ，各該光罩定位凸片具有一斜角邊緣部，當該蓋部與該基 部配合時，該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩 與該光罩限制器嚙合蓋部」之技術特徵。 (3)被告並不爭執被證4 所揭露之技術內容與系爭專利請求項 1 有上開之差異，然主張只要將被證4 之收容箱上下顛倒 ，以上側盒為基部，以下側盒為蓋部，並將之轉用於半導 體製程中收容光罩，即可輕易完成系爭專利請求項1 之發 明云云（民事答辯（一） 狀第45至47頁）。惟查，被證4 並未揭露可將收容箱上下顛倒使用，亦無相關之建議或教 示，被告所臆測之使用方式，無非係將被證4 之技術內容 強行對應於系爭專利之技術特徵，所為之後見之明推論。 再者，被證4 所欲解決者，係印刷基板因水平方向的成形 誤差，所導致印刷基板略大而無法順利收容，或印刷基板 略小而會產生搖晃等問題（見被證4 第【0004】段），與 系爭專利所欲解決之光罩表面損壞問題明顯不同，況且半 導體製程中使用之光罩載具，其不論潔淨度、氣密度均遠 高於印刷基板收納盒之要求，因此，光罩載具所屬技術領 域中具有通常知識者並無明顯的動機參考被證4 之技術內 容，遑論思及將被證4 之收容箱上下顛倒後再轉用於光罩 上，故被證4 不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。 (4)系爭專利請求項6 、12與被證4 相較，除有印刷基板收容 箱與光罩載具之差異外，被證4 並未揭露系爭專利請求項 6 之「該蓋部具有…至少一自該內表面突出之光罩定位凸 片，當該蓋部與該基部配合時，該光罩定位凸片適用於橫 向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」技術特徵，亦未 揭露系爭專利請求項12之「該蓋部具有…用於當該蓋部與 該基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙 合之自該內表面突出之光罩定位凸片」技術特徵，詳如前 述，光罩載具所屬技術領域中具有通常知識者並無明顯的 動機參考被證4 之技術內容，遑論思及將被證4 之收容箱 上下顛倒後再轉用於光罩上。故被證4 不足以證明系爭專 利請求項6 、12不具進步性。 (5)系爭專利請求項3 、4 係包含有請求項1 之全部技術特徵 ；請求項7 、9 、10包含有請求項6 之全部技術特徵；請 求項13、17包含有請求項12之全部技術特徵。被證4 既不 足以證明系爭專利請求項1 、6 、12不具進步性，俱如前 述，被證4 自亦不足以證明系爭專利請求項3 、4 、7 、 9 、10、13、17不具進步性。 (九)被證1 與被證4 之組合不足以證明系爭專利請求項1 、3 、 4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具進步性： (1)系爭專利請求項1 分別與被證1 、4 之比對，詳如前述， 被證1 、4 均未揭露系爭專利請求項1 於蓋體上設有「一 對定位凸片，各該光罩定位凸片具有一斜角邊緣部」、「 該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限 制器嚙合」之技術特徵，且被證1 係利用上下固定元件之 相對斜面來共同夾持光罩，被證4 係利用上側盒之抵靠壁 32下壓印刷基板，使印刷基板橫向滑動而抵靠於下側盒之 垂直壁上，與系爭專利利用蓋體上之定位凸片，使光罩橫 向滑動與光罩限制器相嚙合之技術手段，顯然有別，是以 縱將被證1 、4 之內容強加組合，所屬技術領域中具有通 常知識者仍無法完成如系爭專利請求項1 之發明，故被證 1 及被證4 之組合不足以證明系爭專利請求項1 不具進步 性。 (2)同理，被證1 、4 分別與系爭專利請求項6 、12比對，被 證1 、4 均未揭露系爭專利請求項6 之「該蓋部具有…至 少一自該內表面突出之光罩定位凸片，當該蓋部與該基部 配合時，該光罩定位凸片適用於橫向滑動迫使該光罩與該 光罩限制器嚙合」技術特徵，亦未揭露系爭專利請求項12 之「該蓋部具有…用於當該蓋部與該基部配合時，橫向滑 動定位光罩使其與該光罩限制器嚙合之自該內表面突出之 光罩定位凸片」技術特徵。縱將被證1 、4 之內容強加組 合，所屬技術領域中具有通常知識者仍無法完成如系爭專 利請求項6 、12之發明，故被證1 及被證4 之組合不足以 證明系爭專利請求項6 、12不具進步性。 (3)系爭專利請求項3 、4 係包含有請求項1 之全部技術特徵 ；請求項7 、9 、10包含有請求項6 之全部技術特徵；請 求項13、17包含有請求項12之全部技術特徵。被證1 及被 證4 之組合既不足以證明系爭專利請求項1 、6 、12不具 進步性，俱如前述，被證1 及被證4 之組合自亦不足以證 明系爭專利請求項3 、4 、7 、9 、10、13、17不具進步 性。 (十)被證2 與被證4 之組合不足以證明系爭專利請求項1 、3 、 4 、6 、7 、9 、10、12、13、17不具進步性： (1)系爭專利請求項1 分別與被證2 、4 之比對，詳如前述， 被證2 、4 均未揭露系爭專利請求項1 於蓋體上設有「一 對定位凸片，各該光罩定位凸片具有一斜角邊緣部」、「 該斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限 制器嚙合」之技術特徵，且被證2 係利用之上下之斜面凹 部來共同夾持光罩，被證4 係利用上側盒之抵靠壁下壓印 刷基板，使印刷基板沿下側盒之傾斜面滑動而抵靠於垂直 壁上，與系爭專利利用蓋體上之定位凸片，使光罩橫向滑 動與光罩限制器相嚙合之技術手段，顯然有別，是以縱將 被證2 、4 之內容強加組合，所屬技術領域中具有通常知 識者仍無法完成如系爭專利請求項1 之發明，故被證2 及 被證4之組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。 (2)同理，被證2 、4 分別與系爭專利請求項6 、12相比對， 被證2 、4 均未揭露系爭專利請求項6 之「該蓋部具有… 至少一自該內表面突出之光罩定位凸片，當該蓋部與該基 部配合時，該光罩定位凸片適用於橫向滑動迫使該光罩與 該光罩限制器嚙合」技術特徵，亦未揭露系爭專利請求項 12之「該蓋部具有…用於當該蓋部與該基部配合時，橫向 滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙合之自該內表面突出 之光罩定位凸片」技術特徵。縱將被證2 、4 之內容強加 組合，所屬技術領域中具有通常知識者仍無法完成如系爭 專利請求項6 、12之發明，故被證2 及被證4 之組合不足 以證明系爭專利請求項6 、12不具進步性。 (3)系爭專利請求項3 、4 係包含有請求項1 之全部技術特徵 ；請求項7 、9 、10包含有請求項6 之全部技術特徵；請 求項13、17包含有請求項12之全部技術特徵。被證2 及被 證4 之組合既不足以證明系爭專利請求項1 、6 、12不具 進步性，俱如前述，被證2 及被證4 之組合自亦不足以證 明系爭專利請求項3 、4 、7 、9 、10、13、17不具進步 性。 (十一)系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12、13、17 之修正並未違反92年專利法第49條第4 項（現行專利法第43 條第2 項）之規定： (1)系爭專利於申請階段所為之修正（見被證14、15，原證40 、58），應適用修正時之92年專利法規定。按92年專利法 第49條第4 項規定：「依前三項所為之補充、修正，不得 超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍」。 (2)被告主張，系爭專利在審查過程中之歷次修正，於請求項 1 加入「斜角邊緣部之方向係可橫向滑動」之技術特徵， 於請求項6 加入「該光罩定位凸片適用於橫向滑動」，於 請求項12加入「橫向滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙 合之自該內表面突出之光罩定位凸片」技術特徵（系爭專 利於97年4 月3 日申請專利範圍修正本，已加入上開技術 特徵，其後多次修正均包含前述之技術特徵），而系爭專 利申請時之說明書、圖式及申請專利範圍並未揭露該些技 術特徵，已違反現行專利法第43條第2 項規定。請求項3 、4 為請求項1 之附屬項，請求項7 、9 、10為請求項6 之附屬項，請求項13、17為請求項10之附屬項，因包含有 獨立項之技術特徵，故亦違反上開規定云云。 (3)惟查，依據系爭專利申請時說明書及圖式（未曾修正，其 內容同公告之系爭專利說明書及圖式），尤其是系爭專利 圖6 至9 ，以及說明書第9 頁第19行至第10頁第5 行（詳 細內容參見前述申請專利範圍解釋爭點之說明）已揭露「 斜角邊緣部向下移動」及「（光罩定位凸片）斜角邊緣部 之方向迫使光罩橫向滑動與光罩限制器嚙合」等相關技術 內容，則前述系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、 10、12、13、17之修正，僅是將系爭專利申請時發明說明 及圖式已揭露之技術特徵，增加於申請專利範圍中，其修 正內容並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭 露之範圍，故系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、 10、12、13、17並未違反92年專利法第49條第4 項之規定 。 (十二)綜上，系爭專利並無違反92年專利法第26條第2 、3 、4 項 之規定，系爭專利請求項1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、12 、13、17相較於先前技術，具有新穎性及進步性，系爭專利 之修正並無違反92年專利法第49條第4 項之規定，被告主張 系爭專利具有應撤銷之事由，不足採信。 六、專利侵權部分： (一)系爭產品對系爭專利請求項1 、3 、4 不構成文義侵權，但 構成均等侵權： (1)系爭專利請求項1 之技術特徵可拆解為1A至1E，1A「一種 光罩載具，用於承載光微影半導體製程中所使用的光罩， 該光罩通常係平面的，具有相對的上表面及下表面以及四 個隅角，該載具包括：」；1B「基部，具有至少一對相間 隔的光罩支架，當光罩置於光罩支架上時，該光罩支架被 定位且適於接觸及支撐光罩之下表面，該光罩係可在其上 橫向滑動；及」；1C「一蓋部，用於緊密配合該基部，該 蓋部具有一內表面，其上突設有複數個相間隔之光罩限制 器及一對光罩定位凸片」；1D「各該光罩定位凸片具有一 斜角邊緣部，當該蓋部與該基部配合時，該斜角邊緣部之 方向係可橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙合」；1E 「該光罩定位凸片係被定位成與該光罩之光罩中間相鄰隅 角嚙合」。 (2)系爭產品對系爭專利請求項1 、3 、4 不構成文義侵權： 1.1A技術特徵：系爭產品係一種光罩盒，其可承載半導體 製程中所使用的光罩，而光罩通常係平面的，且具有相 對的上表面及下表面以及四個隅角，故系爭產品具有系 爭專利請求項1 之1A技術特徵。 2.1B技術特徵：系爭產品具有一基部120 ，基部120 上具 有3 個光罩支架122 ，其中兩個光罩支架122 係相對平 行設置，而當光罩置於光罩支架122 上時，該光罩支架 122 可接觸並支撐光罩之下表面，光罩可在其上橫向滑 動，故系爭產品具有系爭專利請求項1 之1B技術特徵。 3.1C技術特徵：系爭產品於蓋部共設有6 個光罩限制器（ 142 ）以及一個定位部，定位部具有定位凸片（150 ） 及斜角邊緣部（152 ），其中有2 個光罩限制器（142 ）位於定位凸片（150 ）中。參酌系爭專利圖4 、5 所 示，系爭專利係採用相互分離的一對定位凸片，該對定 位凸片係設於蓋部上鄰近於前光罩表面處，並以平行於 光罩橫向滑動之方向所設置，因此是以該對定位凸片的 兩個側邊來作為共同推動光罩橫向滑動的斜角邊緣部。 系爭產品之定位凸片僅為單一的片狀體，其側面略呈「 V 」形，並以垂直於光罩橫向滑動方向設於蓋體上，因 此係以定位凸片一側的斜面來作為推動光罩橫向滑動的 斜角邊緣部，且另設有2 個光罩限制器於其中。系爭產 品定位凸片設置之方位、形狀或構造，雖與系爭專利圖 4 、5 之定位凸片有所不同，惟系爭專利請求項1C之文 字並未限定定位凸片設置之方位、形狀或構造，只要是 突設於蓋部，並可以推動光罩橫向滑動至預定位置之片 狀構件，即已符合1C之「光罩定位凸片」之文義。惟系 爭產品僅有「單一」光罩定位凸片，與系爭專利之「一 對」光罩定位凸片，數量上有所不符，故系爭產品不符 合系爭專利請求項1 之1C技術特徵。 4.1D技術特徵：系爭產品之光罩定位凸片150 具有一斜角 邊緣部152 ，當蓋部140 與基部120 配合時，該斜角邊 緣部152 之方向係可迫使光罩橫向滑動而與6 個光罩限 制器142 嚙合，故系爭產品具有系爭專利請求項1 之1D 技術特徵。 5.1E技術特徵：系爭產品之蓋部140 與基部120 相配合時 ，光罩之中間相鄰隅角會與光罩定位凸片150 之斜角邊 緣部152 接觸，使光罩橫向滑動，意即光罩定位凸片15 0 被定位成與光罩之中間相鄰隅角嚙合，故系爭產品具 有系爭專利請求項1 之1E技術特徵。 6.綜上，系爭產品雖具有系爭專利請求項1 之1A、1B、1D 及1E技術特徵，但系爭產品僅有單一的光罩定位凸片， 不符合系爭專利請求項1 之1C技術特徵，故系爭專利請 求項1 未文義讀取系爭產品，系爭產品不構成文義侵權 。 7.系爭專利請求項3 、4 係請求項1 之附屬項，包含系爭 專利請求項1 之全部技術特徵，系爭產品既對系爭專利 請求項1 不構成文義侵權，對系爭專利請求項3 、4 自 不構成文義侵權。 8.關於1C技術特徵，被告雖辯稱，保全證據取得之產品因 設置金屬襯墊而犧牲蓋部與基部的密合，因此不符合系 爭專利之「一蓋部，用於緊密配合該基部」之要件云云 。惟查，光罩傳送盒之功能及目的係供自動化搬運設備 傳送及儲存光罩之防護，因此光罩傳送盒之上蓋需與基 部具有相當程度的密合以保持內部潔淨度，故蓋部與基 部「緊密配合」係光罩傳送盒設計時之基本要求，否則 光罩傳送盒將無法充分保護光罩而喪失其作用。且系爭 專利並非關於採用何等級密封技術之專利，故光罩載具 的蓋部與基部之「緊密配合」並非系爭專利發明之技術 重點，光罩載具所屬技術領域之人士，根據系爭專利申 請時之通常知識，可自行設計光罩傳送盒的蓋部與基部 之間的配合程度，只要達到製程所要求之足以避免汙染 光罩之微粒進入光罩傳送盒之規格，即已實現「蓋部與 基部緊密配合」之技術特徵。以○○○150-SAR型號產品（ 民事答辯（十六）狀第10頁，見本院卷四第238 頁）為 例，其於蓋部內側具有金屬襯墊（metal liner ），而 蓋部與基部係相互迫緊呈現緊密配合之狀態，故被告此 部分之辯解，不足採信。 (3)系爭產品對系爭專利請求項1 、3 、4 構成均等侵權： 1.系爭產品雖具有系爭專利請求項1 之1A、1B、1D及1E技 術特徵，但與1C技術特徵有所差異，應進一步判斷是否 適用均等論。 2.系爭專利請求項1 之1C技術特徵，其係以一對光罩定位 凸片，以及各該光罩定位凸片具有特定方向之斜角邊緣 部為其技術手段，以達到橫向滑動光罩使其定位之功能 或結果。而系爭產品雖僅有單一的光罩定位凸片，但該 定位凸片一側亦具有特定方向之斜面作為斜角邊緣部， 且該斜面之形狀實質上可概分為各自包含一個凸肋之左 、右兩個部分，可共同推動光罩橫向滑動，與系爭專利 請求項1 之一對光罩定位凸片的兩個斜角邊緣部，乃實 質相同之技術手段，並均能達成使光罩橫向滑動之實質 相同功能及結果，因此二者應屬均等之技術特徵。是以 ，系爭專利請求項1 之每一技術特徵，無論相同的技術 特徵（即1A、1B、1D、1E技術特徵）或均等的技術特徵 （即1C技術特徵）均出現於系爭產品，故系爭產品對於 系爭專利請求項1 構成均等侵權。 3.系爭專利請求項3 依附於請求項1 ，並界定「包含至少 一閂鎖機構，用於將該蓋部鎖固至該基部」之附屬技術 特徵（3A技術特徵）。系爭產品在蓋部140 兩側上設有 閂鎖部144 ，可扣合於基部120 之底面，用於將蓋部14 0 鎖固至基部120 上，是以系爭產品具有系爭專利請求 項3 之3A技術特徵，又系爭產品對於系爭專利請求項1 構成均等侵權，已如前述，故系爭產品對於系爭專利請 求項3 構成均等侵權。 4.系爭專利請求項4 依附於請求項1 ，並界定「各該光罩 支架包含一自該基部向上突出的肋條」之附屬技術特徵 （4A技術特徵）。系爭產品之光罩支架122 上具有自基 部120 向上突出之肋條，是以系爭產品具有系爭專利請 求項4 之4A技術特徵，又系爭產品對於系爭專利請求項 1 構成均等侵權，已如前述，故系爭產品對於系爭專利 請求項4 構成均等侵權。 (二)系爭產品對於系爭專利請求項6 、7 、9 、10構成文義侵權 ： (1)系爭專利請求項6 之技術特徵可拆解為6A至6D，6A「一種 光罩載具，用於承載光微影半導體製程中所使用的通常為 平面的光罩」；6B「一基部，具有複數個光罩支架，當光 罩置於光罩支架上時，該光罩支架適於接觸及支撐光罩之 下表面」；6C「一蓋部，用於緊密配合該基部，該蓋部具 有一內表面、複數個光罩限制器及至少一自該內表面突出 之光罩定位凸片」；6D「當該蓋部與該基部配合時，該光 罩定位凸片適用於橫向滑動迫使該光罩與該光罩限制器嚙 合」。 (2)系爭產品對於系爭專利請求項6 構成文義侵權： 1.6A技術特徵：系爭產品係一種光罩盒，其可承載半導體 製程中所使用的光罩，而光罩通常係平面的，故系爭產 品具有系爭專利請求項6 之6A技術特徵。 2.6B技術特徵：系爭產品之基部120 具有3 個光罩支架12 2 ，可接觸並支撐光罩之下表面，故系爭產品具有系爭 專利請求項6 之6B技術特徵。 3.6C技術特徵：系爭產品之蓋部140 係用於緊密配合基部 120 ，且蓋部140 具有一內表面，其上設有6 個相間隔 之光罩限制器142 及一個自該內表面突出之光罩定位凸 片150 ，故系爭產品具有系爭專利請求項6 之6C技術特 徵。 4.6D技術特徵：系爭產品之蓋部140 與基部120 配合時， 光罩定位凸片150 可使得光罩橫向滑動而與光罩限制器 142 嚙合，故系爭產品具有系爭專利請求項6 之6D技術 特徵。 5.綜上，系爭專利請求項6 之6A至6D技術特徵均出現於系 爭產品，系爭產品業已為系爭專利請求項6 所文義讀取 ，故構成文義侵權。 (3)系爭產品對於系爭專利請求項7 、9 、10構成文義侵權： 1.系爭專利請求項7 依附於請求項6 ，並界定「該光罩定 位凸片具有一斜角邊緣部，當該蓋部與該基部配合時， 該斜角邊緣部之方向係可與該光罩支架上之一光罩的上 邊緣嚙合」之附屬技術特徵（7A技術特徵）。系爭產品 之光罩定位凸片150 具有一斜角邊緣部152 ，當蓋部14 0 與基部120 配合時，該斜角邊緣部152 之方向係可與 光罩支架122 上之光罩的上邊緣嚙合，是以系爭產品具 有系爭專利請求項7 之7A技術特徵，又系爭產品對於系 爭專利請求項6 構成文義侵權，已如前述，故系爭產品 對於系爭專利請求項7 亦構成文義侵權。 2.系爭專利請求項9 依附於請求項6 ，並界定「包含至少 一閂鎖機構，用於將該蓋部鎖固至該基部」之附屬技術 特徵（9A技術特徵）。9A技術特徵與3A技術特徵相同， 如前述請求項3 之比對，系爭產品具有系爭專利請求項 9 之9A技術特徵，又系爭產品對於系爭專利請求項6 構 成文義侵權，已如前述，故系爭產品對於系爭專利請求 項9 亦構成文義侵權。 3.系爭專利請求項10依附於請求項6 ，並界定「各該光罩 支架包含一自該基部向上突出的肋條」之附屬技術特徵 （10A 技術特徵）。10A 技術特徵與4A技術特徵相同， 如前述請求項4 之比對，系爭產品具有系爭專利請求項 10之10A 技術特徵，又系爭產品對於系爭專利請求項6 構成文義侵權，已如前述，故系爭產品對於系爭專利請 求項10亦構成文義侵權。 (三)系爭產品對於系爭專利請求項12、13、17構成文義侵權： (1)系爭產品對於系爭專利請求項12構成文義侵權： 1.系爭專利請求項12之技術特徵可拆解為12A 至12C ，12 A 「一種光罩載具，用於承載通常為平面的光罩，包括 」；12B 「一基部，具有複數個光罩支架，當光罩置於 光罩支架上時，該光罩支架適於接觸及支撐光罩之下表 面」；12C 「一蓋部，用於緊密配合該基部，該蓋部具 有一內表面、複數個光罩限制器及用於當該蓋部與該基 部配合時，橫向滑動定位光罩使其與該光罩限制器嚙合 之自該內表面突出之光罩定位凸片」。 2.12A 技術特徵：系爭產品係一種光罩盒，其可承載半導 體製程中所使用的平面光罩，故系爭產品具有系爭專利 請求項12之12A 技術特徵。 3.12B 技術特徵：系爭產品之基部120 具有3 個光罩支架 122 ，當光罩置於光罩支架122 上時，光罩支架122 可 接觸並支撐光罩之下表面，故系爭產品具有系爭專利請 求項12之12B 技術特徵。 4.12C 技術特徵：系爭產品之蓋部140 係用於緊密配合基 部120 ，且蓋部140 具有一內表面，其上設有6 個相間 隔之光罩限制器142 及一個光罩定位凸片150 ，當蓋部 140 與基部120 配合時，該光罩定位凸片150 可使光罩 橫向滑動定位而與光罩限制器142 嚙合，故系爭產品具 有系爭專利請求項12之12C 技術特徵。 5.綜上，系爭專利請求項12之12A 至12C 技術特徵均出現 於系爭產品，系爭產品為系爭專利請求項12所文義讀取 ，故構成文義侵權。 (2)系爭產品對於系爭專利請求項13、17構成文義侵權： 1.系爭專利請求項13依附於請求項12，並界定「各該凸片 具有一斜角邊緣部，當該蓋部與該基部配合時，該斜角 邊緣部之方向係可與該光罩支架上之一光罩的上邊緣嚙 合」之附屬技術特徵（13A 技術特徵）。而13A 技術特 徵與7A技術特徵相同，如前述系爭專利請求項7 與系爭 產品之比對，系爭產品具有系爭專利請求項13之13A 技 術特徵，又系爭產品對於系爭專利請求項12構成文義侵 權，已如前述，故系爭產品對於系爭專利請求項13亦構 成文義侵權。 2.系爭專利請求項17依附於請求項12，並界定「各該光罩 支架包含一自該基部向上突出的肋條」之附屬技術特徵 （17A 技術特徵）。查17A 技術特徵與4A或10A 技術特 徵相同，是以，如前述系爭專利請求項4 與系爭產品之 比對，系爭產品具有系爭專利請求項17之17A 技術特徵 ，又系爭產品對於系爭專利請求項12構成文義侵權，已 如前述，故系爭產品對於系爭專利請求項17亦構成文義 侵權。 (四)綜上，系爭產品與系爭專利比對結果，系爭產品落入系爭專 利請求項1 、3 、4 均等範圍，及請求項6 、7 、9 、10、 12、13、17之文義範圍，系爭產品侵害系爭專利，堪予認定 。 七、原告行使權利是否違反誠信原則，構成權利失效？ (一)本件原告主張，其依專利法及民法之侵權行為、民法不法無 因管理及不當得利為請求權基礎，並主張上開請求為選擇合 併，如法院認為原告之侵權行為損害賠償請求權有罹於時效 可能，請優先審酌不法無因管理利益返還（民法第177 條第 2 項），次為不當得利之返還（民法第179 條）（見原告 108 年2 月13日綜合辯論意旨狀第5 頁）。 (二)按行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法，民法第148 條第2 項定有明文。權利人在相當期間內不行使其權利，如 有特別情事，足使義務人正當信任權利人已不欲行使其權利 ，其嗣後再為主張，即應認有違誠信而權利失效。法院為判 斷時，應斟酌權利之性質、法律行為之種類、當事人間之關 係、社會經濟狀況及其他一切情事，以為認定之依據。又權 利失效係基於誠信原則，與消滅時效制度無涉，要不因權利 人之請求權尚未罹於時效而受影響（最高法院102 年台上字 第1932號、106 年度台上字第2467號民事判決意旨參見）。 權利失效係源於誠信原則，應以權利人不行使權利，確已達 相當之期間，致義務人產生正當之信賴，信任權利人將不再 行使其權利，並以此作為自己行為之基礎，對義務人之行為 有應加以保護之情形，而依一般社會之通念，權利人如對之 行使權利，有違誠信原則，始足當之。權利失效理論既係針 對時效期間內，權利人不符誠信原則之前後矛盾行為規範上 之不足，用以填補權利人長久不行使權利所生法秩序不安定 之缺漏，剝奪其權利之行使，故在適用上尤應慎重，以免造 成時效制度之空洞化（最高法院103 年度台上字第854 號民 事裁判參見）。依上所述，權利失效係源於誠信原則而來， 誠信原則一般稱為「帝王條款」，對於任何權利之行使、義 務之負擔行為，均有其適用，故本院就被告提出權利失效之 抗辯，有先予審究之必要。 (三)被告主張，原告與被告於2008年洽談併購事宜，進行盡職調 查時，原告有要求被告家登公司提供光罩傳送盒（至少包含 被告家登公司售予Intel 及台積電之○○○150-SAQ、○○○150-S AR）樣品，及相關技術資料（見被證56原告公司2007年10月 25日代號「福爾摩沙計劃」簡報、被證75盡職調查清單）， 被告至少提出被證76之Excel 試算表「家登產品價格表」（ 內含○○○150-ANH、○○○150-AAI、○○○150-SAF、○○○150-SAO、 ○○○150-SAO-H、○○○150-SNE等產品之照片）予原告，故原告 早已知悉其詳細技術特徵，最遲在2009年12月1 日系爭專利 獲准時，即已知悉系爭產品侵害系爭專利且可行使權利。退 步言之，原告技術授權主管○○○○ Rosenfeld於2011年10月5 日之電子郵件，已向被告公司總經理特助徐子正表示，依原 告對被告家登光罩傳送盒產品的分析，顯示被告家登光罩傳 送盒產品有侵害系爭專利之疑慮，亦已知悉系爭產品侵害系 爭專利之事實。證人○○○原擔任被告家登公司之技術長， 於2009年前往原告公司任職，其手下之業務經理○○○隨後 亦前往原告公司任職，原告藉此二人探知被告家登公司之光 罩傳送盒之技術，惟原告長期不行使權利，待被告基於正當 信賴而長期且大量生產系爭產品之後，原告始於104 年5 月 5 日提起本件訴訟，其權利之行使有違誠信原則云云。 (四)經查，原告對於被告提出之被證75及被證76之形式上及實質 上真正，均有爭執，並主張被證76之Excel 試算表（保密卷 一第121-127 頁）所列之型號「○○○150-ANH、○○○150-AAI、 ○○○150-SAF、○○○150-SAO、○○○150-SAO-H、○○○150-SNE」， 均不在本件系爭14項產品型號之列，且被告曾於107 年3 月 15日民事陳報狀提出「○○○150-AAI」、「○○○150-ANH」之照 片（見本院卷四第223-224 頁），主張該2 個型號產品與原 證17號不同，並非系爭產品，嗣被告提出被證76，卻主張被 證76所列6 個型號產品均為系爭產品，原告早已知悉被告侵 害系爭專利云云，其主張前後矛盾，且前後二書狀所列之「 ○○○150-AAI」、「○○○150-ANH」產品照片，竟然不相同，足 見被告主張不實在（見原告107 年12月27日準備（三十五） 狀，本院卷六第138 頁），本院認為被告之主張，確有前述 前後矛盾之情形，且被證75、76為被告家登公司內部資料， 並無其他證據可佐，其憑信性實有疑問。又本院依被告之聲 請，函請第三人國際通商法律事務所，請該事務所提出2007 年11月間就原告與被告家登公司間「福爾摩沙計劃」為盡職 調查（Due Diligence Investigation ）之完整調查報告， 及被告家登公司提供之光罩傳送盒產品技術資料（包含設計 圖、材料規格、製造流程圖等）。經國際通商法律事務所10 7 年12月19日具狀陳報，該所僅有「福爾摩沙計劃」之「初 步報告英文草稿」，且「福爾摩沙計畫」之相關文件及電子 資訊於事件結束後已依委任人的指示予以銷毀，並檢送「初 步報告英文草稿」1 份到院（見保密資料卷一第140-182 頁 ，原告提出「初步報告英文草稿」中譯文，見保密卷卷一第 188-206 頁），由國際通商法律事務所陳報之「福爾摩沙計 劃」初步報告之內容，未見被告家登公司提供光罩傳送盒產 品相關技術資料予原告之資料。另本院依被告之聲請，於10 8 年1 月9 日傳訊證人○○（2007至2008年間擔任原告業務 開發部門副總裁）、○○○（2007至2008年擔任被告家登公 司技術經理）到庭。證人○○證稱：家登案的福爾摩沙計畫 的併購協商，進行期間從2007年9 月11日意向書開始，一直 做到2008年4 月。其曾與原告公司SBU （策略營業單位）總 經理WILLIAM SHANER、光罩部門處長WAYNE OLSON 等人員， 至被告家登公司製造廠區參觀，家登公司有拿其產品給SBU 總經理WILLIAM SHANER、光罩部門處長WAYNE OLSON 看，且 他們有請家登公司寄一批黑色、橘色光罩盒產品到美國。但 其不知道送去美國的產品是什麼料號。經本院詢以：原告公 司有無特別要求家登公司提出他賣給Intel 、台積電的產品 ？證人○○稱：沒有特別單獨的指明。證人○○又稱：「（ 在2007至2008年，其在進行這件併購業務時，你有無負責主 導或聽聞原告、被告這兩間公司之間有任何專利侵權的爭執 ？）沒有聽到，因為第一個會議時，就有講清楚，（2008年 ）1 月25日開會請各部門包含策略業務單位、法務等，他們 報告有無任何問題或不滿意的地方，或侵權訴訟（有無侵害 原告公司或其他公司），就這些部分都有要資料，每個部門 都報告完，結果是NO SHOW STOPPER （無阻礙計劃收購之事 由），可以進行第二階段即談併購價格、人事的問題」。證 人○○○證稱：「（SBU 總經理WILLIAM SHANER、光罩部門 處長WAYNE OLSON 到家登公司現場時，你是否有在臺灣？） 我應該不在。（提示被證76，此份文件的製作過程，你是否 有參與？）我不記得有看過這份文件，上面有價錢，所以通 常這種蠻機密的文件是老闆要求才會製作。（在你任職家登 公司期間，關於收購案，你是否有協助提供樣品或圖面或技 術的文件給原告公司？）樣品或圖面這不是我職權範圍。在 兩造談併購過程中，我沒有聽到這件事（原告主張被告家登 公司有侵權），我不清楚」（見本院108 年1 月9 日言詞辯 論筆錄）。查證人○○雖證稱，原告有請求被告家登公司提 供「光罩傳送盒產品」一批，惟並未具體指明其型號或料號 為何，而「光罩傳送盒」僅係一籠統、概括之產品名稱，不 同型號之產品可能具有不同的技術特徵，僅憑「光罩傳送盒 」一詞，無法特定其內容為何。再者，本院107 年3 月13日 至被告家登公司執行保全證據時，以關鍵字「*○○○ 150* 」 及被告自行陳報之光罩傳送盒成品料號「*9001 —* 」搜尋 結果，共有85筆產品資料，經本院勸諭兩造協議適合採證方 式，以簡化執行流程，原告表示僅請求被告家登公司提供銷 售予台積電、聯電、Intel 三家公司之產品型號之照片、工 程圖等資料，其餘不主張，故原告主張之侵權事實，已限定 於被告家登公司銷售予台積電、聯電、Intel 公司之系爭14 項產品之行為，證人○○既然無法具體指明原告於2008年為 盡職調查時，被告家登公司交付予原告之光罩傳送盒產品之 型號，自無法證明原告於2008年已取得本件系爭之14項光罩 傳送盒產品。另外，由證人○○○之證言，亦無法證明被告 家登公司主張有將被證76之Excel 試算表或系爭14項產品提 供予原告之事實，從而，被告主張其於2008年已提供系爭14 項產品之技術資料予原告，原告已知悉被告侵害系爭專利之 事實，不足採信。被告雖又主張，證人○○○原任職於被告 家登公司之技術長，於2009年至原告公司任職，其後其手下 業務經理○○○亦至原告公司任職，該二人將其等對被告光 罩傳送盒的詳盡認識帶到原告公司云云，惟查，證人○○○ 證稱：「你去原告公司上班後，擔任何職？從事何種業務？ ）我到原告公司後，就負責前開式晶圓傳送盒（FOUP）業務 ，完全沒有接觸光罩相關產品。（在2009年12月之後，你是 否知悉或瞭解家登公司關於光罩傳送盒有無在後續有新的設 計、改版，或其他產品的工程資訊？）沒有，因為沒有完全 負責光罩相關的業務，且那是家登公司的機密資料，我也沒 有管道得知」。至於○○○部分，原告否認○○○自被告家 登公司離職後，曾任職於原告公司，或與原告公司有任何關 係（見準備三十六狀第2 頁），被告主張原告在收購破局後 挖角○○○及○○○二人，藉此探知被告家登公司之光罩傳 送盒之技術，並未提出任何證據以實其說，亦難採信。 (五)被告又主張，原告技術授權主管○○○○ Rosenfeld於2011年10 月5 日電子郵件（被證54，被告證物卷二71-7 5頁），已指 出被告光罩傳送盒有侵害系爭專利之虞，故已知悉侵權之事 實云云。經查，兩造當時係在磋商前開式晶圓傳送盒FOUP產 品之專利授權過程中，原告技術授權主管○○○○Rosenfeld 發 現某項Reticle SMIF Pod光罩傳送盒產品疑似有侵害系爭專 利之情形，於2011年10月5 日電子郵件向被告公司總經理特 助徐子正表示：「我們就家登光罩傳送盒產品的分析，顯示 對第6,825,916 號美國專利的疑慮，其外國對應案包含台灣 第I-317967號專利及韓國第000000000 專利。其特徵包含上 蓋的一傾斜表面，於配合門（即基部）時，用以推光罩至其 位置。我們鼓勵家登檢討你們的光罩傳送盒與上述美國專利 及其外國對應案的關係，並將你們的發現告訴我們」（Our analysis of the Gudeng reticle pod has generated concerns related to Entegris US patent number 6,825, 916. Foreign counterparts include Taiwan patent number I-317967 and Korean patent numbeZ 000000000. The features involved include ; an angled surface related to the top cover that urges the reticle into position as the door and top cover are engaged . We encourage Gudeng to review your reticle pod against the aforementioned Entegris US patent and foreign counterparts and respond to us with your findings ） （被證54，見被告證物卷二第71-75 頁），惟被告公司徐子 正於2012年1 月25日電子郵件表示：「就光罩傳送盒而言， 很難說有多少Entegirs專利需授權給家登。家登光罩傳送盒 的設計已經避免在Entegris專利上之讀取。您可以提供有關 光罩傳送盒的專利清單供家登研究授權可能性嗎？」（For ○○○ , it's hard to say how many Entegris patents are necessary to license Gudeng .The ○○○ design of Gudeng has been avoided to read-on Entegris patents . Could you provide the potential patents list about ○○○ for Gudeng to study the license proba bility?)（ 被證55，被告證物卷二76-77 頁），否認有侵害專利權之行 為，並抗辯被告家登公司之產品已採迴避設計云云，兩造嗣 後未再繼續討論該問題，而續行協商前開式晶圓傳送盒FOUP 產品之授權事宜，並於2012年3 月20日簽訂原證152 之FOUP 產品授權合約。原告於被證54電子郵件中，雖表示被告家登 公司某不詳型號之光罩傳送盒產品有侵害系爭專利之疑慮， 惟僅比對系爭專利之部分技術特徵，並未就該光罩傳送盒產 品與系爭專利之技術特徵進行完整之比對分析，亦未肯定指 出該產品已構成侵權，經被告家登公司予以否認，並宣稱已 採迴避設計之後，原告即未再繼續主張，衡諸兩造當時尚在 洽談其他產品之專利授權事宜，以一般商業之交易習慣，有 維持雙方良好互動氣氛之必要，且原告當時僅對於被告家登 公司某項產品可能有侵權疑慮，提出疑問，並鼓勵被告家登 公司自行檢討其產品與原告專利之對應關係，並未確定已構 成侵權，本院認為依兩造當時之關係、社會一般交易情形觀 之，尚難認為兩造於被證54、55電子郵件之後，未再繼續討 論該不詳型號之系爭產品可能涉及侵害系爭專利之事，已足 以使被告家登公司產生正當之信賴，認為原告嗣後均不會再 對被告家登公司行使其權利，況且，原告於上開電子郵件所 主張之範圍，應僅限於該封郵件所討論之特定產品，而不及 於所有被告家登公司生產之光罩傳送盒產品，上開電子郵件 並未載明產品之型號或料號，無從特定所指之產品為何，故 無從認定原告於被證54電子郵件已知悉系爭14項產品侵害系 爭專利之事實，卻遲遲不行使權利。至於被告主張，原告違 反其切結保證，不會將其於2008年進行盡職調查而取得之被 告家登公司光罩傳送盒作為其他用途，卻於本件提出作為聲 請保全證據之用，及原告起訴時，僅選擇性提出原證17，而 隱匿其持有其他型號之光罩傳送盒產品，嗣在聲請保全證據 時才提出，有違誠信原則，構成權利失效云云，被告均未舉 證以實其說（詳見後述理由十、），不足採信。 八、被告就本件侵權行為，主觀上具有故意： (一)被告雖抗辯，原告並未舉證證明被告自98年已知悉系爭專利 存在。又系爭專利在N01 舉發案中為避免請求項6 、12遭撤 銷而為更正，被告無從預見104 年4 月11日公告更正後之請 求項6 、7 、9 、10、12、13、17的權利範圍，縱使本院認 為系爭產品落入更正後請求項6 、7 、9 、10、12、13、17 之權利範圍，亦難認被告就104 年4 月11日前之侵權行為， 有任何過失可言。又原告於100 年指稱被告光罩傳送盒有侵 害系爭專利之虞（被證54），被告於101 年1 月25日回覆表 示業已迴避設計（被證55）。原告並無進一步反駁，被告合 理認為原告已默認迴避設計成功，縱使法院審酌後認為被告 有過失，亦難認係故意侵害系爭專利云云。 (二)經查，系爭專利於93年2 月16日（原證2 號之系爭專利公報 ）已公開，迄98年12月1 日核准公告日止，有長達5 年多時 間，原告與被告家登公司均屬光罩傳載產業之專業製造廠商 並具有競爭關係，被告家登公司於98年度至101 年度之年報 （原證34），及102 年公開說明書（原證35），均將原告視 為光罩傳載解決方案（其中包括光罩傳送盒）之主要競爭對 手，光罩傳載產業又屬晶圓產業鏈中較特殊且偏門者，業界 內之競爭者較他產業而言，更易於掌握相關資訊，被告身為 同業中少數競爭者之一，且係具有技術研發能力之製造者， 而非單純之銷售商，對於同業間相同或類似產品所擁有之專 利技術，衡情應會加以密切之關注、了解，亦應負有較高之 注意義務，並具有注意之能力，堪認被告家登公司於系爭專 利核准公告後，應已知悉系爭專利存在，其未經授權而使用 系爭專利，即具有故意，退步言之，縱認被告家登公司於98 年間不知系爭專利存在，惟其疏於查證而貿然使用，致侵害 系爭專利，亦具有過失。再者，被告家登公司人員於101 年 1 月25日電子郵件（被證55），宣稱被告家登公司之產品已 採取迴避設計，並未侵害系爭專利，亦足認在此之前，被告 家登公司早已知悉系爭專利之技術，否則何來「迴避設計」 可言？再退步言之，縱認被告於原告起訴前無侵權故意，惟 原告提起本件訴訟後，甚至本院已為申請專利範圍之解釋之 後，被告仍繼續為製造、銷售系爭產品之行為，主觀上具有 侵害專利權之故意甚明。 (三)系爭專利請求項6 、12並無不符合92專利法第26條第3 、4 項之情事，已如前述。又依專利法第67條之規定，更正僅得 就「請求項之刪除」、「申請專利範圍減縮」、「誤記或誤 譯之訂正」及「不明瞭記載之釋明」事項為之，且不得實質 擴大或變更公告時之申請專利範圍，是以，更正後之專利權 範圍當未逸脫更正前之專利權範圍，或應較更正前的範圍更 為限縮。原告於系爭專利之N01 舉發案審查中，於103 年5 月16日申請更正，經智慧財產局於104 年4 月11日公告准予 更正，該次更正係將原請求項7 （依附於請求項6 ）既有之 部分技術特徵「該蓋部具有一內表面，及該至少一光罩定位 部包含一自該內表面突出之凸片」內容併入原請求項6 ；將 原請求項13、14（各自依附於請求項12）既有之部分技術特 徵「該光罩定位部包含一對自該內表面突出之凸片」、「該 蓋部具有一內表面」併入原請求項12中，另一併將原請求項 6 、12中之「光罩定位部」更正為「光罩定位凸片」，以與 說明書及原請求項1 之內容相符，經智慧財產局認定合於前 述「申請專利範圍之減縮」事項，且未實質擴大或變更申請 專利範圍而准予更正在案。系爭產品對於更正後之請求項6 、7 、9 、10、12、13及17構成文義侵權，如前所述，更正 後之權利範圍既然較更正前更為限縮，系爭產品對於更正前 之請求項6 、7 、9 、10、12、13及17，自亦構成文義侵權 。故縱使系爭專利嗣後因更正致使各請求項之權利範圍與更 正前不盡相同，然其更正後之技術特徵既可見於原系爭專利 說明書或請求項，且不論更正前、後系爭產品均構成侵權， 被告辯稱其無法預期系爭產品會落入更正後之申請專利範圍 ，故無侵權之故意，不足採信。 (四)原告於100 年10月5 日電子郵件指稱被告光罩傳送盒有侵害 系爭專利之虞（被證54），被告於101 年1 月25日電子郵件 回覆表示業已迴避設計（被證55），嗣後兩造未再討論該涉 有侵權疑慮之產品，並不足以使被告產生合理之信賴，認為 原告已默認其迴避設計成功，已如前述（見前述理由七、(五) ），且被告家登公司並未具體敘明其所稱「迴避設計」之內 容為何，本院以所屬技術領域中具有通常知識者，依系爭專 利請求項文字、說明書、圖式所載整體內容，參酌申請時之 通常知識所為之申請專利範圍之解釋，及系爭產品與系爭專 利比對之侵權分析，認定系爭產品之「光罩定位凸片」已符 合系爭專利請求項1 、6 、12「光罩定位凸片」之文義，差 異僅在於系爭產品僅有「單一」光罩定位凸片，系爭專利請 求項1 為「一對」光罩定位凸片，惟此「數量」上之差異， 仍落入請求項1 及其附屬項（請求項3 、4 ）之均等範圍， 至於其餘之請求項，系爭產品均落入文義範圍，故被告抗辯 其主觀上誤以為迴避設計成功，故並無侵權故意，即不足採 。 九、原告得請求被告家登公司、邱銘乾連帶負侵權行為損害賠償 責任： 按專利法第96條第2 項規定：「發明專利權人對於因故意或 過失侵害其專利權者，得請求損害賠償」；民法第185 條第 1 項前段規定：「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負 損害賠償責任」；公司法第23條第2 項規定：「公司負責人 對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對 他人應與公司負連帶賠償之責」。被告家登公司所製造、銷 售之系爭產品，侵害原告所有之系爭專利權，原告請求被告 家登公司負侵害專利權之損害賠償責任，自屬正當。專利法 第96條第2 項為民法第184 條第1 項前段之特別規定，應優 先適用。被告邱銘乾為被告家登公司之負責人，因執行職務 侵害系爭專利權，依公司法第23條第2 項規定，應與被告家 登公司連帶負損害賠償責任。 十、原告之侵權行為請求權並未罹於消滅時效： (一)按專利法第96條第6 項規定：「請求權，自請求權人知有損 害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅」。又按，所謂 知有損害及賠償義務人之知，係指明知而言。如當事人間就 知之時間有所爭執，應由賠償義務人就請求權人知悉在前之 事實，負舉證責任（最高法院72年台上字第1428號民事判例 ）。該條項所稱「自請求權人知有損害時起」之主觀「知」 的條件，如係一次之加害行為，致他人於損害後尚不斷發生 後續性之損害，該損害為屬不可分（質之累積），或為一侵 害狀態之繼續延續者，固應分別以被害人知悉損害程度呈現 底定（損害顯在化）或不法侵害之行為終了時起算其時效。 惟加害人之侵權行為係持續發生（加害之持續不斷），致加 害之結果（損害）持續不斷，若各該不法侵害行為及損害結 果係現實各自獨立存在，並可相互區別（量之分割）者，被 害人之損害賠償請求權，即隨各該損害不斷漸次發生，自應 就各該不斷發生之獨立行為所生之損害，分別以被害人已否 知悉而各自論斷其時效之起算時點，始符合民法第197 條第 1 項規定之趣旨，且不失該條為兼顧法秩序安定性及當事人 利益平衡之立法目的（最高法院94年度台上字第148 號、最 高法院95年度台上字第736 號民事裁判、最高法院106 年度 台上字第187 號民事裁判意旨參見）。 (二)被告雖辯稱：原告之侵權行為請求權，已罹於消滅時效云云 。惟查，本院依調查證據之結果，認為被告無法證明原告與 被告於2008年洽談併購事宜時，原告已知悉系爭14項產品侵 害系爭專利權之事實，亦無法證明原告技術授權主管○○○○ Rosenfeld 於2011年10月5 日電子郵件向被告家登公司主張 有侵權疑慮之產品，包含系爭14項光罩傳送盒產品，已如前 述（見理由七、(四)、(五)），故被告主張原告於2008（97）年 或2011（101 ）年已知悉被告家登公司之系爭14項產品侵害 系爭專利之事實，並不足採。從而，被告主張原告違反其切 結保證，不會將其於2008年進行盡職調查而取得之被告家登 公司光罩傳送盒作為其他用途（被證44），卻於本件提出聲 請保全證據，違反其切結義務云云，亦不可採。至於被告主 張原告起訴時故意選擇性提出原證17產品（即○○○150-SAW） ，而隱匿其餘型號產品之事實，已為原告所否認，查原告追 加原證17以外之產品，均在起訴之後，被告並未證明原告係 何時取得原證17以外之產品，且原告如故意不提出原證17以 外之其他侵權產品，於訴訟進行中才追加，若法院以不符合 訴之追加之要件（民事訴訟法第255 條）或逾時提出攻擊防 禦方法（民事訴訟法第196 條），予以駁回，或認定時效已 完成，原告必須另行起訴或受敗訴判決之風險，縱使原告另 主張不法之無因管理或不當得利之請求權，惟侵權行為、不 法之無因管理或不當得利，各具有不同之構成要件及法律效 果（例如侵權行為主觀上須有故意、過失，共同侵權行為人 應負連帶責任，消滅時效為2 年；不法之無因管理，主觀上 須「明知」為他人之事務之主觀意圖，不當得利不以故意、 過失為必要，不法之無因管理及不當得利並無連帶責任之規 定，消滅時效為15年等），原告故意不提出，可能受有訴訟 時間拉長或權利範圍減少之不利益，被告主張原告起訴時故 意隱匿原證17以外之產品，並未舉證以實其說，尚難採信。 綜上，被告辯稱原告之侵權行為請求權，已罹於消滅時效云 云，不足採信。 十一、損害賠償之計算： (一)專利法第97條第1 項第2 款規定：「依前條請求損害賠償時 ，得就下列各款擇一計算其損害：二、依侵害人因侵害行為 所得之利益」。原告主張依該款規定計算損害賠償，請求被 告賠償因銷售系爭產品所得之利益，自屬正當。 (二)被告家登公司自98年至107 年間銷售系爭產品予台積電、聯 電、Intel 之總金額為17億3,253萬7,244 元： 原告對於被告自行陳報其銷售系爭產品予台積電公司之金額 為1,234,323,436 元，銷售予聯電公司之金額為118,600,06 0 元，並無爭執，就Intel 公司函覆本院之訂單（Purchase Ord er）及銷售發票（Invoice ），經被告家登公司整理陳 報金額為381,413,748 元，亦不爭執，僅爭執應再計入原告 民事準備四十一狀第6 頁至第7 頁表格中第2 項至第7 項、 第9 項之金額，共22,256,512元，並主張：第2 項至第7 項 ，被告108 年1 月19日陳報狀附件一所載的發票號碼及訂單 號碼，經查詢Intel 檢送的發票及訂單，發票上所載的訂單 號碼與被告附件一的訂單號碼不同，所以我們把被告所主張 的訂單號碼上記載的金額再加回。第9 項，被告主張訂單號 碼上的交易數量與金額，與被告主張的發票上號碼交易金額 及數量不一致，所以我們以訂單上數量扣除發票上的數量的 差額，乘上單價加回來（見108 年1 月23日言詞辯論筆錄） 。惟查，本院核對原告民事準備四十一狀第6 頁至第7 頁表 格第2 項至第7 項Intel 陳報之發票，其上有記載訂單號碼 （PO Number ），再核對相對應之訂單，其數量及金額均相 符（以第2 項為例，訂單號碼0000000000，與發票流水碼87 06 3DOC01813之金額均為美金308 元，二者相符，其餘比對 方式均同（見保密卷二第277-289 頁），至於被告自行製作 之訂單及發票整理表（見保密卷二第105-141 頁），就該6 筆為何會記載不同之訂單號碼，本院參酌Intel 陳報之發票 及訂單之資料量十分龐大，多達數千頁，被告於抄錄、整理 資料過程中，不無發生誤繕之可能，惟原告既然主張以被告 家登公司銷售系爭產品所受之利益為計算損害賠償之方式， 自應以Intel 函覆之銷售發票金額為準，至於第9 項之訂單 金額與發票金額不一致部分，訂單號碼0000000000金額為美 金62萬元，對應之發票流水碼87063DOC00318 、87063DOC00 325 金額各為124,000 元、124,000 元，少於訂單金額部分 （見保密卷二第290-293 頁），由於訂單成立之後，有可能 因取消訂單或其他事由沒有交貨，而未開立發票，被告所受 之利益，應以Intel 公司實際有支付貨款並開立發票之金額 為準，原告主張應再加上第2 項至第7 項、第9 項之金額共 22,256,512元，不足採信（第2 至7 項、第9 項之訂單及發 票，見保密卷二第277-293 頁）。依此計算，被告家登公司 銷售系爭產品予台積電、聯電、Intel 之金額，共計17億 3,25 3萬7,244 元（被告家登公司銷售予Intel 之貨款係以 美金計價，原告依中央銀行公布之「新臺幣對美元銀行間成 交之收盤匯率」之每年度年平均匯率換算之，被告家登公司 提供銷售予Intel 之資料最後一筆為2018年3 月21日，故以 該年度3 月之月均匯率換算之，見原告準備三十三狀附件二 、三，保密卷一第26-27 頁）。 (三)被告因侵害行為所得之利益，應以總銷售額乘以被告公司之 營業毛利率計算： (1)按92年專利法第85條第1 項第2 款規定：「依前條請求損 害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：二、依侵害人 因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費 用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。」，嗣 於100 年12月21日修正時移列於97條第1 項第2 款，並將 後段刪除（102 年1 月1 日施行），其立法理由為：「現 行規定採總銷售說，明定於侵害人不能就其成本或必要費 用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。惟依此 方式計算損害賠償額，顯然將系爭之專利產品視為獨占該 產品市場。然一方面專利並非必然是產品市場之獨占，侵 權人之所得利益，亦有可能是來自第三者之競爭產品與市 場利益，非皆屬權利人應得之利益。另一方面如果侵權行 為人原有之通路或市場能力相當強大時，因為侵權而將該 產品全部收益歸於權利人，其所得之賠償顯有過當之嫌。 爰刪除該款後段，於請求損害賠償時，依實際個案情況衡 量計算之」。 (2)原告雖主張，被告98年至101 年因侵害系爭專利所得之利 益，被告未舉證其成本及必要費用，應依92年專利法第85 條第1 項第2 款規定，以被告銷售系爭產品之總額計算， 自102 年1 月1 日開始，才須扣除成本及必要費用，並依 被告家登公司個體個體財務報告之營業毛利率計算云云。 惟按，損害賠償之目的在於填補被害人所受之損害，並非 給予被害人超過其應得之利益，侵權行為人銷售侵權商品 之總銷售額中，包含其支出之成本及必要費用，此部分本 非屬因侵權行為所得之利益，100 年專利法修正時，認為 92年專利法第85條第1 項第2 款後段之規定，對侵害人有 恐有過當之嫌，而予刪除，本院認為新修正之專利法於10 0 年修正時，已回歸損害賠償以填補被害人所受損害之原 則，自新法於102 年1 月1 日施行後，損害賠償之計算即 應適用修正後之規定，由原告提出證據證明被告因侵權行 為實際所受之利益為何，原告主張應分段適用修正前、後 之規定計算損害賠償，不足採信。又原告就被告家登公司 102 年至107 年因侵害行為所受利益，主張應依營業毛利 計算，本院認為98年至101 年之所受利益，採取相同之方 式計算，應屬適當。 (四)被告家登公司因本件侵權行為所得之利益為6 億5257萬9890 元： 被告家登公司98年至101 年之毛利，本院依原告提出之被告 家登公司98年度至101 年度年報，所載之營業收入及營業毛 利比率計算，分別為98年度47％、99年度49％、100 年度46 ％、101 年度46％（見原證93至原證96原告證物卷三第3-11 頁），至於102 年度至106 年度之營業毛利，原告已陳報本 院，102 年度為34％、103 年度為39％、104 年度為35％、 105 年度為28％、106 年度為22％（見原告準備三十三狀附 件1 被告家登公司102 年度至106 年度個體財務報告，見保 密卷一第21-25 頁），又107 年度之年報尚未公布，本院爰 依106 年度之22％計算，依此計算，被告因本件侵害行為所 得之利益，為6 億5257萬9890元（如附表二所示）。 (五)被告主張所受之利益，應以合理權利金計算，並不可採： 被告雖主張，縱認被告得利與原告受損害具有因果關係，該 具有因果關係者僅限於「相當權利金」（最高法院61年台上 字第1695號民事判例），故本件被告所得之利益，應以「合 理權利金」計算云云。惟按，上開最高法院判例係針對無權 占有他人土地，所獲得之不當得利應如何計算表示之見解， 本件關於侵害專利權之損害賠償計算方式，專利法已有特別 之規定。按專利法第97條第1 項第2 款規定：「專利權人請 求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：二、依侵害 人因侵害行為所得之利益」。依上開規定，選擇以何種方式 計算損害賠償，為專利權人之權利，非被告所得干涉，本件 原告選擇依專利法第97條第1 項第2 款之方式計算損害賠償 ，被告抗辯應按同條項第3 款之合理權利金為基礎計算損害 ，尚不足採。況且，被告請求比照計算合理權利金之依據， 為原告及被告家登公司101 年3 月20日就「450mmFOUP 」、 「450mmFOSB 」與「450mmMAC」產品所簽署之授權契約（原 證152 號），該授權契約所涉之產品為450mm 矽晶圓之載具 ，該450mm 矽晶圓之載具遠大於光罩載具，門為前開式，且 採用橫向插入、多層堆疊置放晶圓之方式（見原告綜合辯論 意旨（三）第19-20 頁授權契約中文翻譯及產品照片），所 授權之專利權亦不包含系爭專利，該授權契約所涉及之產品 及專利權，均與本件訴訟無關，被告主張應以上開授權契約 作為計算本件侵權行為之「合理權利金」的基礎，自屬無據 。 (六)本件無須計算專利貢獻度： (1)被告雖辯稱：被告銷售光罩傳送盒所得之利益中，包含與 技術無關的部分，及與技術有關的部分，與技術有關的部 分中，系爭專利所佔比例又微乎其微（光罩傳送盒所涉技 術除了光罩定位之外，尚應有維持潔淨環境、抗靜電、標 準機械界面、防起霧充氣等功能），故計算損害賠償時， 應考慮系爭專利對系爭產品之貢獻度。原告提出之美國法 上「整體市場價值法則」係用於決定計算之基礎，而非系 爭專利對系爭產品銷售利益所貢獻之比例，縱使以產品之 整體價格為計算損害賠償之基礎，仍應計算系爭專利之貢 獻度云云。 (2)按現今由於各種工業技術蓬勃發展，產品之結構及功能日 益複雜化，產業鏈分工愈趨精細等，一項產品上可能有多 項專利技術堆疊，應屬常見。法院於認定侵害專利權之損 害賠償金額時，應否計算被侵害之專利權對於侵權產品整 體價格之貢獻度時，應考量專利技術對於該產品整體所產 生之效用增進、消費者之購買意願、市場一般交易情形等 因素決定之，不應僅以某產品上使用多少數量之專利，而 直接按專利數量之比例分配。換言之，考量專利技術對於 侵權產品價格之貢獻度，除了技術層面之考量（例如該專 利技術對於提昇產品功能之助益為何？係增進產品之主要 功能或附隨功能？欠缺該專利技術，該產品是否仍能達成 主要之功能）之外，尚涉及經濟層面之考量（例如該功能 之增進是否足以影響消費者之購買決定？專利與非專利元 件在物理上或觀念是否可分？可拆分之元件是否可單獨成 為交易客體？一般交易習慣等），並非簡單之數學問題。 被告主張系爭產品之銷售利益中，由系爭專利所貢獻者， 僅為其中一部分，故應計算銷售利益中，與系爭專利具有 因果關係之比例（專利貢獻度），則被告就此有利於己之 事實，應負舉證之責任。 (3)查「光罩傳送盒」係半導體製程中，用來儲存光罩並可透 過自動化搬運設備加以移動之裝置。由於光罩上具有極細 微之線路圖案供半導體微影之用，得使線路圖案轉移至晶 片上，則當光罩傳送移動時，除了應確保閘蓋完全密合以 避免光罩表面與外界空氣接觸而沾上微粒，更需避免光罩 在傳送或定位過程中與其他物件產生不必要的磨擦或接觸 ，否則光罩圖案可能會因此遭受污染或破壞；又若光罩在 光罩傳送盒內定位錯誤，亦會導致自動化設備移動光罩時 無法順利正確定位，或因震動導致破片或微粒污染等問題 ，進而導致後續曝光顯影品質不佳甚或晶片報廢等問題。 (4)系爭專利請求項1 、6 、12等所請求之標的名稱係「光罩 載具」，即為光罩傳送盒，其請求項內容界定有基部及與 基部緊密配合之蓋部，主要技術手段則是在基部設有光罩 支架，該光罩支架可允許光罩在其上橫向滑動，蓋部上設 有光罩定位凸片及光罩限制器，當蓋部與基部配合時，光 罩定位凸片可推移光罩橫向滑動，使光罩達到預定位置並 與光罩限制器嚙合。系爭專利技術允許光罩放置於基部時 ，可在基部水平滑動之初期較不精確的定位，當蓋部與基 部配合時，光罩定位凸片可將光罩推移至正確之位置，並 自動與光罩限制器嚙合，可確保光罩於光罩載具中適當定 位，防止與限制部件嚙合時產生損壞（參見系爭專利說明 書第6 頁）。 (5)系爭專利所界定之光罩載具之結構甚為簡潔並不複雜，請 求項係由包含蓋部、基部等各個構件所構成之光罩載具整 體，故系爭專利之技術特徵係附著於整個產品無法分離， 銷售時亦係以整個光罩載具為單位進行銷售，載具蓋部上 設置之光罩定位凸片固然是不可或缺之重要元件，惟光罩 定位凸片尚需與蓋部、基部之其他構件（光罩支架、光罩 限制器等）相互配合，始能達到正確定位並穩定固持光罩 之功效，又系爭產品既為光罩傳送盒，則光罩於光罩傳送 盒內是否能正確定位，使其能夠穩固、安全地保存於光罩 傳送盒內，並減少光罩在定位過程中與其他部件不必要的 接觸，係光罩傳送盒能否發揮效用之基本要求及主要功能 ，否則光罩傳送盒將失去其價值，半導體製程廠商自無購 買或使用之意願。因此，系爭專利技術對於系爭產品能否 發揮功效，具有重要之作用，本件損害賠償自應以系爭產 品之整體價格為計算之基礎。 (6)被告雖主張，系爭專利所解決之問題係可容許光罩「手動 定位」較大的誤差容許度，然在標準機械界面（SMIF）化 後，即完全使用機械手臂取放光罩，並無手動定位誤差之 問題，反而是以解決「污染」（具備充氣功能）及「靜電 放電（ESD ）」為光罩傳送盒技術上之關注重點，並援引 被證30之期刊文章內容為證，主張系爭專利對於系爭產品 之技術或價值上並無貢獻或貢獻極微云云（106 年11月3 日民事答辯（十四）狀第3-7 頁、108 年2 月1 日民事綜 合辯論意旨狀第11-14 頁）。惟查，系爭專利所解決之問 題或所達成之功效，並非僅在手動定位較不精確，尚有避 免光罩與限制部件嚙合時產生損壞等問題。又依被證30第 49頁第1 、2 段所述「光罩在製造完成後，必需再次以安 全、潔淨方式運送至IC製造廠，並在廠內進行儲放、運送 或使用」（原文為：After the reticle is manufacture d , it must again be safely and cleanly transporte d to the IC manufacturer , where it will be stored ,transported , and used within the facility . ）、 「在此過程中，存在許多機會，光罩會因掉落、破損、污 染、靜電放電或誤操作等而損壞。因此，重要的是，採取 策略來隔離光罩，並採自動化之移動方式，以確保光罩能 夠以安全、潔淨及經濟方式在最佳時刻被傳送到正確位置 」（原文為：Throughout this process ,numerous opportunities exist for the reticles to be damage d , through dropping , breakage , contamination , electrostatic discharge （ESD ）, mishandling , etc . Thus , it has become critical to have a strategy for isolating reticles and automating their movements to ensure that reticles are delivered safely , cleanly , and economically to the correct location at the optimal time .），可 知避免光罩在定位或傳送過程中受損、污染，乃是光罩傳 送盒所提供之基本功能或目的，雖因自動化技術的演進， 機械手臂之運用可增加光罩擺放或定位時的精確度，但在 光罩傳送盒之蓋部與基部密合後，能否避免不必要的磨擦 而使光罩被穩固地保持於光罩傳送盒內，仍係光罩傳送盒 所不可或缺之基本功能，此亦為系爭專利改善之重點，如 無任何作用或價值，系爭產品應無設置相同或均等於系爭 專利之光罩定位凸片及光罩限制器等構件之必要。至於光 罩傳送盒如具備充氣或防靜電等附加功能，雖可能增加光 罩傳送盒之附加價值，然被告坦承其售予聯電公司用於8 吋廠之光罩傳送盒並無充氣功能，用於12吋廠者才有充氣 功能（見106 年11月3 日民事答辯（十四）狀第5 頁）， 足見被告家登公司同時銷售使用系爭專利且有充氣功能之 產品及使用系爭專利技術但無充氣功能之產品，故充氣功 能對於光罩傳送盒而言，並非必要，被告亦未舉證他人購 買系爭產品單純出於其具備「充氣」或「防靜電」功能， 被告主張系爭專利之技術內容並無貢獻或貢獻極微，不足 採信。 (7)被告又主張，聯電公司於系爭專利優先權日前所使用之AS YST 公司製造的光罩傳送盒（即被證21）單價為16,892元 ，被告在系爭專利公告後，販售予聯電公司之系爭產品（ ○○○150-SAW）單價為17,500元，二者價差為608 元，係系 爭產品實施系爭專利技術所增加之價值，依此計算系爭專 利對系爭產品之貢獻度約為3.47% 云云（被告108 年2 月 1 日民事綜合辯論意旨狀第13頁）。惟查，被證21之光罩 傳送盒，係在蓋部的側邊設有活動式之光罩定位凸片，當 蓋部與基部配合時，光罩定位凸片乃向光罩傳送盒中間及 上方移動以定位光罩，被證21之光罩定位技術手段與系爭 產品並不相同；系爭產品相較於被證21之結構而言，並非 是在被證21上再外加系爭專利之光罩定位凸片，況且被證 21與系爭產品分屬不同公司所產製，在售價上本有可能因 為銷售策略、材料成本等諸多因素而有所差異，被告將二 產品之價差認定為系爭專利之技術貢獻所增加之市場價值 ，並不可採。 (8)被告又主張「防靜電」、「充氣」等功能或技術才是標準 機械界面（SMIF）光罩傳送盒之價值所在，在計算系爭產 品銷金額時，至少應扣除前述與系爭專利無關之技術所增 加之產品價值。而聯電公司於系爭專利優先權日前最後1 個月使用的ASYST 公司非防靜電光罩傳送盒單價為16,892 元，ASYST 公司防靜電光罩傳送盒單價則為38,000元，因 此「防靜電」所增加價值佔產品售價之55 .6%（計算式： （00000 －00000 ）÷38000 ×100% =55 .6%）；非充氣 光罩傳送盒與充氣光罩傳送盒之價差，僅以充氣用閥之單 價約5,000 元計算，「充氣」所增加之產品價值約佔產品 售價之29.6% （計算式：5000÷16892 ×100% = 29.6%） 。故系爭專利之貢獻度充其量頂多為14.8 %（計算式：10 0%－55.6％－29.6% =14.8%）（註：被告誤植為4.8%）云 云（被告107 年11月6 日民事答辯（二十六）狀第12至13 頁）。惟查，被告認定具有抗靜電功能之光罩傳送盒單價 ，係依其公司內部產品開發審查評估表上手寫「…ASYST 的抗靜電POD 一個要38000 元，本公司做上蓋成本只約需 500 元…」內容（見被證52），並無其他客觀證據可資佐 證，亦無法得知該抗靜電光罩傳送盒之型號、材料、結構 等，或是否有其他附加功能，況且被告亦提及抗靜電光罩 傳送盒之上蓋（註：上蓋內可設有金屬襯墊而使光罩傳送 盒具備抗靜電功能）成本僅約需500 元，自難以將該光罩 傳送盒與其他光罩傳送盒之價差，均認定為抗靜電功能之 貢獻。 (9)被告又主張，充氣式（purge ）光罩傳送盒係其首創，得 以針對起霧現象以充氣方式將有害氣體排出盒外，並獲得 如被證69之我國第M322056 號新型專利，台積電、Intel 及聯電亦陸續基於此原因，向被告採購充氣式光罩傳送盒 及充氣設備，而充氣技術顯與系爭專利無關，不應列入損 害賠償（107 年12月10日民事答辯（二十七）狀第7 、8 頁）。又台積電於99年間向被告採購充氣功能光罩傳送盒 （料號L611018 ）單價17,000元，無充氣功能光罩傳送盒 （料號L611013 ）單價11,000元，不同料號之系爭產品， 其價差即為充氣功能有無之差異，占售價之35% （17,000 -11,000 ）÷17,000=35%），非屬系爭專利之技術貢獻， 應予扣除云云（被告108 年1 月21日民事答辯（三十五） 狀第6 頁）。惟查，被告提出之被證2 （系爭專利之有效 性證據），係ASYST 公司所申請，現為原告所擁有之美國 第6216873 號專利，其公開日為2001年4 月17日，早於被 證69之申請日2007年4 月27日，該美國專利說明書第6 欄 第33行以下關於圖2 之說明，載明「門104 可進一步具有 一個或多個閥107 ，其允許流（氣）體從容器內部流過來 或流往該容器之內部。…該入口閥與出口閥可被用來滌淨 （purge ）該容器…」（見原告2019年1 月19日民事準備 （四十）狀第9 頁），可見在光罩盒基座設有閥門以對光 罩盒內部進行充氣，並非被證69所獨創之技術手段。再者 ，姑不論被證69係未經實體審查之新型專利，觀其主要技 術手段係在光罩盒之基座本體（204 ）上設有可彈性封閉 通孔（201 ）之舌片（208 ），當光罩盒與充氣裝置結合 充氣時，充氣裝置可推開舌片（208 ）將氣體填充入光罩 盒內，充氣裝置退出時，舌片（208 ）則自動彈性回復原 位。系爭產品所具備之充氣功能是否係採用被證69所示之 舌片，或採用如被證2 等其他相類似技術之閥門？尚有不 明，被告並未舉證說明被證69與系爭產品充氣功能間之關 聯性，自難以認定系爭產品之充氣功能，或不同型號之系 爭產品價差，屬被告所獨創之充氣技術所增加之市場價值 。 (10)綜上，系爭專利之技術特徵係附著於整個光罩載具產品無 法分離，須由蓋部、基部之構件互相配合，始能達成系爭 專利正確定位光罩之功效，銷售時亦以整個光罩載具為單 位進行銷售，無從加以細分為更小之單位，故應以系爭產 品之整體價格為計算損害賠償之基礎。被告雖抗辯系爭產 品尚有其他附加功能，故應將系爭專利對系爭產品售價之 貢獻度納入考量云云，惟系爭專利技術為達成光罩傳送盒 可發揮效用之主要功能，且被告提出之其他使用系爭專利 之光罩傳送盒產品的價差資料，無法證明該價差是在不同 產品的其他功能、材料、結構均相同之情況下，單純因為 「充氣」或「防靜電」等附加功能所增加之價值，及該附 加價值為被告家登公司獨特之技術貢獻所致。況且，被告 家登公司坦承其銷售予聯電公司之光罩傳送盒，包含使用 系爭專利且有充氣功能之產品，及使用系爭專利技術但無 充氣功能之產品（見前述(6)），惟被告家登公司在本案中 ，從未具體指明系爭14項產品中，哪些是使用系爭專利但 無充氣、防靜電功能者？哪些是使用系爭專利且有充氣或 防靜電功能者？被告主張系爭14項產品應一律扣除「防靜 電」及「充氣」所增加之產品價值55.6％、29.6％，不足 採信。 (七)懲罰性賠償金： 依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求， 依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損 害額之三倍，專利法第97條3 項定有明文。本院審酌，系爭 產品落入系爭專利請項第1 、3 、4 、6 、7 、9 、10、 12、13及17項之範圍，部分為文義侵權，部分為均等侵權， 且被告至少在原告起訴後甚至本院已為申請專利範圍之解釋 後，仍繼續為製造、銷售系爭產品之行為，已具有侵權之故 意，被告侵害系爭專利之期間、造成之損害，兩造在市場上 之競爭關係等一切情狀，認為原告得請求之懲罰性賠償金， 以已證明損害額之1.5 倍即9 億7886萬9835元為適當（652, 579,890 ×1.5 ＝978,869,835 ），逾此範圍，即非有理。 十二、原告請求被告家登公司排除侵害及回收銷毀系爭產品，為 有理由，請求被告邱銘乾排除侵害及回收銷毀部分，為無 理由： 按發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有 侵害之虞者，得請求防止之。發明專利權人為第一項之請 求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具 ，得請求銷毀或為其他必要之處置，專利法96條第1 項、 第3 項定有明文。被告家登公司之系爭產品侵害系爭專利 ，原告請求被告家登公司不得直接或間接、自行或委請他 人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口系爭產品及其 他侵害系爭專利之產品，並應將系爭產品予以回收並銷毀 ，為有理由。至於被告邱銘乾個人並無侵害系爭專利權之 行為，原告請求被告邱銘乾排除侵害，及應將系爭產品予 以回收及銷毀，為無理由，應予駁回。 十三、綜上所述，原告依專利法第96條第1 、2 、3 項、第97條 第1 項第2 款、民法第185 條、公司法第23條第2 項規定 ，請求被告家登公司、邱銘乾連帶給付原告9 億7886萬98 35元，及自106 年5 月6 日（即106 年5 月4 日民事擴張 聲明狀繕本送達被告之翌日，被告送達回執見本院卷六第 296-301 頁）起至清償日止，按年息百分之五計算之利息 ，被告家登公司不得直接或間接、自行或委請他人製造、 為販賣之要約、販賣、使用或進口系爭14項產品及其他侵 害系爭專利權之產品，並應將系爭14項產品，予以回收並 銷毀，為有理由，應予准許，逾此範圍之請求，則無理由 ，應予駁回。 十四、原告關於侵權行為之請求既經准許，其請求不法無因管理 、不當得利部分，即勿庸論究，又兩造其餘之主張及攻擊 防禦方法及所舉證據，經本院審酌後，認為均對於判決之 結果不生影響，爰勿庸逐一論列，附此敘明。 柒、假執行之宣告： 本件兩造均陳明願供擔保聲請宣告假執行及免為假執行，就 原告請求損害賠償勝訴部分，合於法律規定，爰分別酌定相 當之擔保金額准許之。至於原告請求排除侵害及回收銷毀系 爭產品部分，本院認為不適於宣告假執行，又原告敗訴部分 ，其假執行之聲請，亦失其依據，應予駁回。被告雖請求以 現金或同值之家登公司股票或迅得公司股票供擔保，免為假 執行（見本院卷六第293-294 頁），惟原告108 年3 月14日 民事陳述意見狀已表示不同意（見本院卷六第302-306 頁） ，本院審酌，被告提供免為假執行之擔保金，係供原告因免 假執行所受之損害，被告請求以現金等值之有價證券供擔保 ，法院應斟酌該擔保物是否具有相當之經濟上價值，且其價 值應具有穩定性，否則日後如因擔保物之價值變動，而發生 擔保額不足之情形，將使受擔保利益人之權益受損。股票價 值經常因國內外政經情勢、上市公司之盈虧等因素，市場上 買進賣出數量等因素有所波動，其價值不容易掌握，具有不 確定性，如以股票提供擔保，將使原告承受高度不確定之風 險，且本案之事實及法律關係較為複雜，訴訟標的金額亦甚 高，訴訟期間可能拉長，以股票作為擔保物，實有不妥，故 認被告應以現金或銀行無記名可轉讓定期存單為免假執行之 擔保，對於原告權益之保障，較為周全。 捌、結論：原告之訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法 第79條、第85條第2 項、第390 條第2 項、第392 條第2 項 ，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　108　 年　　3　　 月　　22　　日 智慧財產法院第二庭 法　官　彭洪英

(營業秘密)漢德威公司的牌價表：「工商秘密」的範圍大於「營業秘密」。

智慧財產法院107年度刑智上訴字第1號刑事判決(2018.12.27)

「乙、無罪部分：
壹、公訴意旨另以：傅先進明知漢德威公司係以生產、製造、銷 　　售機械零配件為業，且該公司有關之機械零配件產品之規格 　　、型號、價格等資料之「牌價表」（見偵卷第142 至185 頁 　　），為該公司與客戶間長期往來配合所製作，屬該公司所有 　　具秘密性之資訊，且非一般涉及該類資訊之競爭廠商人員所 　　明確知悉，為確保漢德威公司在業界競爭優勢之主要利器， 　　具有實際或潛在之經濟價值。詎傅先進為求虹荃企業社順利 　　營運，竟意圖為虹荃企業社之不法利益，基於洩漏工商秘密 　　暨營業秘密之犯意，於不詳時間，以不詳方式取得漢德威公 　　司所製作，記載機械零配件之規格、型號、價格之排價表後 　　，復於不詳時間，在前開住處，以電腦列印設備列印該牌價 　　表書面後，置於虹荃企業社之辦公處所使用，而洩漏漢德威 　　公司之營業秘密予虹荃企業社，嗣經○○○於105 年9 月間 　　，前往虹荃企業社，詢問傅先進有無使用漢德威公司機械零 　　配件之圖片之際，在辦公處所，發現前開牌價表書面資料， 　　而得悉上情。因認被告涉犯營業秘密法第13條之1 第1 項第 　　2 款之侵害營業秘密及刑法第317 條之洩漏工商秘密等罪嫌 　　。... 一、營業秘密及工商秘密之內涵： 　　按「本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程 　　式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左 　　列要件者：一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其 　　秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取 　　合理之保密措施者。」營業秘密法第2 條定有明文，是營業 　　秘密法所稱之營業秘密，須符合「秘密性」、「經濟性」及 　　「所有人已採取合理保密措施」等3 要件始足當之；又依法 　　令或契約有守因業務知悉或持有工商秘密之義務，而無故洩 　　漏之者，處一年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金，刑 　　法第317 條定有明文，刑法對於何謂「工商秘密」，並無明 　　文之定義，實務上認為，「工商秘密」係指工業上或商業上 　　之秘密事實、事項、物品或資料，而非可舉以告人者而言， 　　重在經濟效益保護（臺灣高等法院78年度上易字第2046號判 　　決參見），學者則認為，係指工業或商業上之發明或經營計 　　畫具有不公開之性質者，舉凡工業上之製造秘密、專利品之 　　製造方法、商業之營運計畫、企業之資產負債情況及客戶名 　　錄等，就工商營運利益如屬不能公開之資料，均屬本罪所應 　　加以保護之工商秘密（林山田，刑法各罪論（上），增定四 　　版，2004年1 月，285 頁）。因為刑法第317 條洩露工商秘 　　密罪乃24年已制定，迄今未曾修正，而營業秘密法係於85年 　　1 月17日始制定公布，並於第2 條明確規定營業秘密之要件 　　，嗣於102 年1 月30日修正時於第13條之1 至第13條之4 增 　　訂侵害營業秘密之刑事責任，既然刑法工商秘密罪早於營業 　　秘密法60多年即已制定，依當時刑法草擬之立法背景，實難 　　認制定時即要求工商秘密須滿足如現行營業秘密法所要求之 　　營業秘密三要件，更何況，侵害營業秘密之刑責遠高於工商 　　秘密罪，基於刑責相當性原則，應認為「工商秘密」與「營 　　業秘密」之實質內涵並不相同，「工商秘密」之門檻不必如 　　「營業秘密」般高，其客觀範圍應大於「營業秘密」。申言 　　之，營業秘密法所稱「營業秘密」限於「非一般涉及該類資 　　訊之人所知者」，採「業界標準」，即該營業秘密資訊非該 　　領域之從業人員所知悉者，但「工商秘密」僅須資訊所有人 　　之秘密不欲他人知悉且確實為他人所不知即可，該秘密是否 　　構成「工商秘密」並不採「業界標準」；「工商秘密」雖亦 　　須具備經濟效益始有保護之必要，然該等經濟效益僅須可將 　　之用於產出其經濟利益即可，無須如「營業秘密」之「經濟 　　性」須達到一旦秘密被公開，會使其市場競爭能力被影響之 　　程度；至於「營業秘密」尚須滿足「所有人已採取合理之保 　　密措施」之要件，但因工商秘密罪係處罰依法令或契約持有 　　工商秘密而無故洩漏者，因此僅須所有人主觀上將該等資訊 　　當作秘密加以保護，客觀上使依法令或依契約持有該資訊者 　　能知悉此為所有人之工商秘密，且實際上所有人之保密作為 　　已使得該等資訊確實未經公開，即足當之，並不要求如「營 　　業秘密」般須有積極努力的高度保密作為為必要。然而，即 　　使「工商秘密」之範圍較「營業秘密」為大，但兩者既均謂 　　「秘密」，其秘密性之要求，並非僅由營業人主觀認知為斷 　　，仍須以客觀上，該等資訊未曾以一般人可輕易得知之方式 　　公開，或他人無法透過一般方式得知，始足當之。產品之報 　　價或銷售價格，如不涉及成本分析，即屬替代性產品進入市 　　場進行價格競爭時得自市場中輕易獲取之資訊，非必因受僱 　　於產品之製造或銷售者，始得獲知之秘密（最高法院104 年 　　度台上字第1654號民事判決意旨參照）。 二、本案公訴人所指之營業秘密或工商秘密，為漢德威公司之牌 　　價表，證人○○○證稱：牌價就是標價，是一個基礎價格， 　　例如牌價是100 元，一般客人我們可能打8 折，如果是經銷 　　的客人，我們可能給他6 折，或者更大規模的客戶，他要大 　　量採購銷售，我們會給他更大的利潤空間。此牌價表會給有 　　合作關係的廠商，大概20多間，與廠商間並無保持價格秘密 　　之約定等語（見原審卷第29背頁至30頁、第32頁至背頁）， 　　由此可知，該等牌價表僅為漢德威公司各式規格產品之表訂 　　銷售價格，既非漢德威公司對客戶之報價，亦非漢德威公司 　　之成本價，而此類標價資訊，事實上在公開交易市場上可輕 　　易透過與漢德威公司之經銷商交易或訪查而取得，由被告所 　　取得之牌價表實無法得知漢德威公司對何客戶採取何折扣措 　　施，實難認為該等標價表有何營業秘密法或工商秘密罪所稱 　　之「秘密性」可言，即與營業秘密法第13條之1 第1 項第2 　　款、刑法第317 條等罪之構成要件有間，自難遽認被告有何 　　侵害營業秘密或洩漏工商秘密之罪行。」

　　　　　　　　　　智慧財產法院第一庭 　　　　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　李維心 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳忠行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡如琪

(著作權 攝影著作 圖形著作 原創性)漢德威公司產品照片、產片線圖。攝影著作原創性的判斷，不能再以傳統之攝影者是否有進行「光圈、景深、光量、快門」等攝影技巧之調整為斷。

智慧財產法院107年度刑智上訴字第1號刑事判決(2018.12.27)

「　(一)漢德威公司型錄所示之產品照片及產品線圖，應為著作權法 　　所保護之著作： 　　1.按著作係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作 　　　，著作權法第3 條第1 項第1 款定有明文。是著作權法所 　　　保護之著作，指著作人所創作之精神上作品；所謂之精神 　　　上作品，除須為著作人獨立之思想或感情之表現，且有一 　　　定之表現形式等要件外，尚須具有原創性始可稱之。而所 　　　謂原創性，包含「原始性」及「創作性」，「原始性」係 　　　指著作人原始獨立完成之創作，非抄襲或剽竊而來，而「 　　　創作性」，並不必達於前無古人之地步，僅依社會通念， 　　　該著作與前已存在之作品有可資區別，足以表現著作人之 　　　個性為已足（最高法院89年度台上字第2787號、90年度台 　　　上字第2945號、97年度台上字第1587號刑事判決；104 年 　　　度台上字第1251號民事判決意旨參照）。又著作權法對於 　　　「創作性」的創作程度要求極低，不僅無須如專利法中對 　　　於發明、新型、設計所要求之高度原創性程度，甚至僅須 　　　有微量程度的創作，可以展現創作人個人之精神作用即可 　　　，因此，大多數的作品都可達到創作性之標準，無論其創 　　　作多簡單、明顯，只要有少量的創作星火即可。再者，所 　　　謂攝影著作，係指以固定影像表現思想、感情之著作，其 　　　表現方式包含照片、幻燈片及其他以攝影之製作方法（著 　　　作權法第5 條第1 項各款著作內容例示第2 點第5 款規定 　　　參照），現代科技進步，連智慧型手機都有建置不同的拍 　　　攝模式可以選擇，因此評價某攝影著作是否具有「創作性 　　　」，不能再以傳統之攝影者是否有進行「光圈、景深、光 　　　量、快門」等攝影技巧之調整為斷，而應認為，只要攝影 　　　者於攝影時將心中所浮現之原創性想法，於攝影過程中， 　　　對拍攝主題、拍攝對象、拍攝角度、構圖等有所選擇及調 　　　整，客觀上可展現創作者之思想、感情，即應賦予著作權 　　　之保護。至於圖形著作，指以思想、感情表現圖形之形狀 　　　或模樣之著作，包括地圖、圖表、科技或工程設計圖及其 　　　他之圖形著作（著作權法第5 條第1 項各款著作內容例示 　　　第2 點第6 款規定參照），又現今電腦已被廣泛的作為繪 　　　圖及文字書寫之工具，一般繪圖者利用電腦繪圖系統程式 　　　，藉光筆或滑鼠的操作運用完成描繪、著色及書寫之行為 　　　，均需憑操作者之經驗與靈感，非電腦可代為判斷，此即 　　　為思想或感情之表達，即為創作之行為。 　　2.本案被告經起訴侵害他人著作財產權之標的，為漢德威公 　　　司產品型錄中之產品照片46件、產品線圖59件（下稱本案 　　　著作，見本院卷第50至111 頁之下半頁照片及線圖，產品 　　　型錄見臺灣臺中地方檢察署105 年度偵字第31392 號卷， 　　　下稱偵字卷，第71至140 頁），有關該等照片及線圖之創 　　　作過程，業據證人即漢德威公司負責人○○○於本院結證 　　　稱：照片是其與廠長○○○蒐集零件的樣本、實物進行拍 　　　攝，拍攝完再委託宗久實業有限公司（下稱宗久公司）修 　　　圖、去背、製成型錄，型錄上的照片是10多年來陸續拍攝 　　　來的，拍攝時使用的相機沒有特別品牌，地點是在廠裡或 　　　廠外光線充足的地方，依零件特性、使用者可理解的方式 　　　擺設角度，會拍10幾個角度再選出適合的，光圈、快門也 　　　會依實際狀況調整等語（見本院卷第321 頁），證人即漢 　　　德威公司廠長○○○證稱：型錄上的照片是其與○○○兩 　　　個人所拍攝，線圖是其用AutoCAD 製圖軟體一條一條線畫 　　　出來的。拍攝的相機是高畫素數位相機，地點是在公司頂 　　　樓陽光直接照射的到的地方，拍攝時須在零件底部鋪設白 　　　底的紙，角度的取捨必須表現零件用途、使用方式及客人 　　　購買意願，因為零件已經放在白紙上，所以用45度角往下 　　　拍，才能營造XYZ 軸三度空間，通常會拍10張以上，輸入 　　　電腦後再選取，若無法決定會請教主管，宗久公司對於照 　　　片只有去底圖與去背，認為顏色不夠才會加亮度，但此情 　　　形不多，因為拍攝時光源已經選擇過了。線圖部分，是其 　　　用AutoCAD 製圖軟體所繪製，不同的人用該軟體繪製相同 　　　的產品，因為每個人專業度、細心度不同，畫出來也不同 　　　，例如壓花要畫尖角的花紋，要經過上課訓練，透過計算 　　　才能畫的出來等語（見本院卷第322 至323 頁、第324 頁 　　　、第325 頁），並有漢德威公司所提之創作過程文件附卷 　　　可佐（見本院卷第299 至300 頁），觀諸上開產品照片及 　　　創作過程文件，其拍攝時光線選擇、角度調整、三度空間 　　　立體感之呈現，確實可表現創作者為凸顯產品特色、吸引 　　　消費者選購所欲表達之創作意涵，而產品線圖雖在描繪產 　　　品之外觀與尺寸，但創作人使用AutoCAD 軟體時所下的指 　　　令、著重之重點、細節不同，繪製出來的線圖即會有差異 　　　，此由被告所提之折疊把手網路圖片，雖與漢德威公司之 　　　折疊把手產品相同，但所繪製出來的線圖表達方式與漢德 　　　威公司之線圖不同（見本院卷第142 頁）即可得知。因此 　　　，漢德威公司之產品照片雖係對產品之靜物拍攝，產品線 　　　圖雖係在描繪產品外觀及尺寸，但由上開證人所述創作過 　　　程，及產品照片與產品線圖所呈現之表達方式，應可認已 　　　符合著作權法最低創意程度之要求，具有「創作性」；再 　　　由上開證人證述可知，該等照片與線圖確實由證人○○○ 　　　與○○○所創作，非抄襲他人而來，而具有「原始性」。 　　　因此，本案漢德威公司之產品照片與產品線圖具有「原創 　　　性」，而為著作權法所保護之攝影著作及圖形著作。」

　　　　　　　　　　智慧財產法院第一庭 　　　　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　李維心 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳忠行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡如琪 　　　　　　　　　　　　　　　　　

(著作權 美術著作 抄襲 重製) 蕭言中The Moment系列漫畫 v. 被告The Mouse系列漫畫：被告抄襲告訴人漫畫，構成著作權侵害。

智慧財產法院107年度刑智上訴字第16號刑事判決(2018.12.26)

「四、經查對比原判決附圖所示「The Moment」及「The Mouse 」

　　系列圖像，二者所描繪之圖樣均為「貓」、「狗」、「馬」 　　，描繪之線條粗細、轉折、走向、大小幅度及各部位比例等 　　整體佈局構造，已實質近似，且告訴人所有之「The Moment 　　」圖樣並非純為自然界動物之實物素描，而係告訴人投入其 　　自身靈感、精神而藉由動物賦予人類之印象並將動物身體部 　　位部分誇張之卡通繪製方法呈現；然被告「The Mouse 」系 　　列圖像之繪製方式則係以令人「一望即知」之相同手法創作 　　，並無從體會被告有投入任何精神作用而另為創作，即與重 　　製係以印刷、複印等將原著作內容再現之表達方式相同，況 　　被告於警詢時業已自承其所繪製之「The Mouse 」系列「貓 　　」、「狗」、「馬」圖樣，均係參考告訴人之作品所作成（ 　　見臺北地方檢察署104 年度他字第8845號卷第105 頁），故 　　被告所繪製「The Mouse 」系列之「貓」、「狗」、「馬」 　　圖，顯然已符合「接觸」與「實質近似」之要件，且未得告 　　訴人之同意，確已構成著作權法之非法重製行為。本件被告 　　僅係描摹告訴人「The Moment」系列作品所為之「The 　　Mouse 」系列圖樣，並非就原著作內容加入自己精神作用而 　　另為之創作，故被告上訴意旨辯稱其僅係改作，而非重製云 　　云，並不可採。」

　　　　　　　　　　智慧財產法院第二庭 　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　汪漢卿 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　彭洪英 　　　　　　　　　　　　　 　 　法　官　熊誦梅 　　　　　　　　　　　　　　　

時尚法(商標 著作權 戲謔仿作 parody) LV v. My Other Bag粉餅盒：被告使用近似原告Monogram Multicolor商標的圖樣，是在揶揄LV的高貴完美形象，以呈現出被告產品是平價環保的矛盾對比訊息，構成戲謔仿作，未侵害原告的商標和著作權。

前情提要請看這一篇：https://ipcase.blogspot.com/2018/08/parody-louis-vuitton-v-my-other-bag.html

智慧財產法院107年度民商訴字第1號民事判決(2019.1.23)

原 告 法商路易威登馬爾悌耶公司（LOUIS VUITTON MALLETIER）
被 告 臺灣樂金生活健康股份有限公司

主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。

三、法官整理兩造爭執事項：
(一)商標法部分：
1.系爭商標是否為著名商標？
2.系爭產品使用系爭商標有無致相關消費者混淆誤認之虞或減損系爭商標識別性或信譽之虞而違反商標法第68條第3 款、第70第1 款規定？是否屬商標之戲謔仿作（Parody）？
3.原告依商標第69條第1 項、第3 項、第71條、民法第195 條第1 項後段等規定，請求排除侵害、損害賠償及將判決主文登載新聞紙，有無理由？若有，損害賠償金額若干為適當？

(二)著作權法部分：
1.系爭商標、Speedy包外觀及Monogram Multicolor 之彩色外觀是否為我國著作權法所保護之美術著作？2.被告於系爭產品使用上開商標、外觀有無違反著作權法第87條第1 項第6 款之規定？是否屬戲謔仿作（Parody）之合理使用？3.原告依著作權法第84條、第88條、第89條等規定請求排除侵害、損害賠償及將判決主文登載新聞紙，有無理由？若有，損害賠償金額若干為適當？

(三)公平交易法部分：
1.Speedy包外觀是否為相關事業或消費者所普遍認知之商品表徵？
2.被告於系爭產品使用上開外觀有無違反公平交易法第22條第1 項第1 款及第25條規定？
3.原告依公平交易法第29條、第30條、第33條等規定請求排除侵害、損害賠償及將判決主文登載新聞紙，有無理由？若有，損害賠償金額若干為適當？

四、本院得心證之理由：
(一)原告雖主張被告所提被證28-1韓商TFS 公司之函文、被證29韓商TFS 公司與被告樂金公司間之授權契約等私文書非屬真正而無證據力；又就被告所提之他案美國判決，因美國之商標法、著作權法等法制均與我國不同，且本案之當事人、受侵權對象亦與他案美國判決不同，自不得於本案援引等情。惟查：

1.按當事人主張有利於己之事實，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277 條定有明文。又事實有常態與變態之分，其主張常態事實者無庸負舉證責任，反之，主張變態事實者，則須就其所主張之事實負舉證責任。私文書之內容及簽名均為真正，所蓋用之印文亦為真正，係屬常態，該等內容、簽名及印文係偽造，則為變態，倘當事人主張該等偽造情事，自應就此變態事實負舉證之責任。有最高法院105 年度台簡上字第16號判決意旨可參。查本件被告所提上開被證28、29等私文書，其上分別經韓商TFS 公司及被告樂金公司簽名或用印，原告雖主張該等私文書非屬真正而無證據力，惟其理由僅為該等外國文書未經我國公認證，而依民事訴訟法第356 條，縱為外國之公文書，亦僅規定若經駐在該國之中華民國大使、公使或領事證明者，推定為真正，若未經該等證明，其真偽係由法院審酌情形斷定之，並非逕認虛偽，舉重明輕，外國私文書縱未經認證，自亦不得當然認定不實，原告復無其他舉證證明上開變態事實，參照前揭判決意旨，自難認其主張可採，而應認該等私文書均屬真正。
2.次按民事，法律未規定者，依習慣，習慣者，依法理。民法
第1 條定有明文；復參以最高法院107 年度台上字第267 號判決意旨，認有關德國法系為調整法人格獨立原則及股東有限責任原則，而發展出之公司面紗原則、法人格否認理論、直索理論，我國公司法雖於102 年1 月30日始增訂公司法第154 條第2 項予以明文化，惟於此之前，此相關理論早經學者引進，司法實務亦有多件判決循此思維，運用權利濫用或誠信原則為論據，用以保護公司債權人。是在公司法第154條第2 項增訂前，揭穿公司面紗原則等相關理論已屬法理，依民法第1 條規定，自得適用之。職是，就外國法系之相關理論，縱尚未見於我國法制，若業經學界、實務運用，可認已屬法理，自得適用。而參諸本院103 年刑智上易字第63號、97年度刑智上訴字第41號等判決意旨，有關學理上戲謔仿作於商標法或著作權法之適用，或與美國商標法實務案例採相同見解，或明示將美國著作權法之實務見解納入審酌依據（詳後述），顯已屬法理。準此，雖美國與我國之商標法、著作權法等法制並非相同，惟本件他案美國判決及其餘美國與戲謔仿作相關案例之見解，自屬法理而得納入本案論斷參考，先予敘明。

(二)商標法部分：
1.按未經商標權人同意，為行銷目的而有於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權；又未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權。商標法第68條第3 款、第70條第1 款固有明文。

惟按學理上有所謂「商標之戲謔仿作」（parody），係基於言論自由、表達自由及藝術自由之尊重，而對商標權予以合理之限制，然商標法本為保護商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展而制定（商標法第1 條規定參照），商標權人經由商標之使用及商標權之保護逐漸建立其品牌價值，且相關消費者藉由商標之識別性而得以區辨各別商品或服務來源（同法第5 條、第18條第2 項規定參照），是商標權涉及商標權人之利益與避免消費者混淆誤認之公共利益，如欲允許「商標之戲謔仿作」，模仿知名商標的商標必須具詼諧、諷刺或批判等娛樂性，並同時傳達二對比矛盾之訊息，且應以「避免混淆之公共利益」與「自由表達之公共利益」予以衡平考量（本院103 年刑智上易字第63號判決意旨參照），此亦與美國Cliffs Notes , Inc . v .Bantam Doubleday Dell Publishing Group , Inc .案中就戲謔仿作之判斷基準，認僅於為避免混淆之公共利益遠勝於自由表達之公共利益時，商標法對商標權人之保護始凌駕於仿作創作者為傳達諷刺娛樂元素之表達自由，而採取之衡平法則（balancing approach）法理見解同一；其中有關戲謔仿作有無致消費者混淆誤認之虞部分，美國Mutual of Omaha Ins .Co . v .Novak案中認應審酌仿作者是否清楚傳遞消費者其與原作有顯著不同，故非原作、僅屬仿作之訊息；有無消費者已實際產生混淆誤認；及綜合考量仿作商品之種類、售價等情狀，其主要客群於消費時是否有足夠之敏銳度（a high degree of care or thought）可分辨仿作與原作並非相同來源等因素綜合考量。

另就商標戲謔仿作有無減損原商標識別性及信譽之虞部分，參以美國Louis Vuitton Malletier 案之見解，乃闡示於商標戲謔仿作之認定，受仿商標之著名強度及識別性為重要考量因素，因原告商標之識別性及著名程度極高，原告欲證明其商標識別性可能因戲謔仿作者而受損害時，應負擔更為加重之舉證責任；另一方面，戲謔仿作之保護亦非無限上綱，倘仿作者與原商標之近似度過高，例如使用原商標之原圖（actual mark ），已達可能被解讀為原商標本身實際使用之程度時，亦不受保護；而該案之受控商標雖模仿原告商標，惟已將原告商標中之「Louis Vuitton 」、「LV」字樣分別以「Chewy Vuiton」、「CV」代之，就原告商標之設計圖樣亦非完美呈現，顯僅促使消費者與原告商標產生聯想，而非實際使用原告商標之設計（suggest ,not use），近似程度不足以減損原告商標之識別性，已同時傳達其並非原告商標，僅在諷刺原告商標，故為一成功之戲謔仿作；原告雖另主張被控商品之品質低劣，可能使原告之商譽受損，惟法院亦認原告就此並未盡舉證責任，而為不利原告之認定。另美國Jordache Enterprises ,Inc . v .Hogg Wyld ,Ltd . 案中亦敘明若仿作商標與原作近似程度非高，而未分散或減弱原商標之單一來源指示性，且於本質上僅屬無傷大雅之雙關語或諧謔玩笑，亦未造成消費者與原作間產生特別負面之聯想（a particularly unwholesome association），即不致減損原商標之識別性。

綜上，「商標之戲謔仿作」於我國商標法雖無明定，惟於學理、實務上均受肯認，亦有相關美國實務見解之法理可參，是若於民事個案中經綜合衡平考量，認雖促使消費者與原商標產生聯想，惟已成功傳達係對原商標諷刺揶揄之仿作，而呈現藝術創作、言論自由之公共利益，且未致消費者有混淆誤認之虞，亦無減損原商標之識別性及信譽之虞，即不為原商標人商標權效力所拘束，而應受保護。

2.系爭產品構成「商標之戲謔仿作」：
本件原告雖主張被告所提被證23至26所示MOB 公司網站資料，均為在美國合理使用他案帆布袋之情形，未為我國消費者知悉，故MOB 公司所謂「翻玩」的議題在我國沒有任何價值，也非消費者所能瞭解；且系爭產品就系爭商標之使用形態乃以高度近似之顏色設計、圖案、包款抄襲原告之系爭商標，更將「值得珍藏的名牌氣墊粉餅」作為廣告文宣的主軸，足證其模仿系爭商標根本未傳達任何與「戲謔」或「玩笑」相關之意涵，完全不具備詼諧、諷刺或批判等娛樂性，而只是單純攀附原告商譽之商業行銷目的，別無任何社會評論或轉化性利用之合理使用可能之情事，毫無公共利益可言，無從判斷其有何文化上貢獻或社會價值而具有犧牲商標權之保護必要性；況觀諸原證14我國網路賣家及部落客之網頁資料，相關消費者不僅以「LV款、LV包包款、Louis Vuitton 、小路易」稱呼系爭產品，甚至稱其為「LV跨界合作款」，顯已使消費者與系爭商標產生聯想，因而誤認系爭產品與原告間具有某種關聯或合作關係，而有混淆誤認之虞，自已構成商標侵權行為無疑云云。惟查：

系爭產品固已使消費者與系爭商標產生聯想：
系爭商標使用之圖樣乃黑白兩色，以英文字母「LV」交錯重疊之設計為中心，於該英文字設計之四個角分別放置帶有四葉/ 花朵圖樣，進而延伸出去在英文字的上下左右各放置一個菱形外觀的四葉/ 花朵圖樣，以及菱形外觀四葉/ 花朵相互交錯放置的圓形外觀四葉/ 花朵圖樣，而前述所有英文字設計與圖樣均等距離之排列重複組合；而系爭產品之圖樣除將上開系爭商標之英文字母「LV」改為「MOB 」，並為彩色外觀，及就其中四葉/ 花朵圖樣之角度尖圓有所不同，其餘構圖設計均系爭商標極為雷同，近似程度甚高，參以原證14我國網路賣家及部落客之網頁資料，有部分以「LV款、LV包包款、Louis Vuitton 、小路易」稱呼系爭產品，固足證明系爭產品已促使消費者與系爭商標產生聯想。

系爭產品已呈現自由表達之公共利益：
然查，THE FACE SHOP 為韓商LG集團旗下韓商樂金公司、韓商TFS 公司品牌，主打崇尚天然、平價與時尚之美容保養及美妝，並於我國設立多間門市，亦經多間新聞媒體報導，有被證1 、2 可稽，另MOB 公司對外表徵之品牌形象與訴求，即為其大量翻玩之平價時尚設計概念，兼具環保意識及社會感知，且早於102 年12月間即推出與系爭產品組合圖案相同款式之帆布袋商品，其中商品描述載明：「若您靠近點看，您將會發現My Other Bag的驚喜在圖案設計裡。」（If you look closely you'll finda My Other Bag surprise in the pattern !）（被證26），設計風格亦說明：「向您呈現這個可以丟入洋蔥的『另一個包』，而不是丟進您的speedy包。」（given you this "other bag" to throw your onions in instead of your speedy . ）亦有被證25、26可證，顯已傳達既利用原告原作，亦同時詼諧揶揄原作高貴完美形象之娛樂元素，而呈現出矛盾對比之訊息，復提供高端時尚與平價環保間之社會省思；而我國早自101 年間即有部落客撰文介紹MOB 品牌環保時尚之設計概念，台北統一阪急百貨公司亦自103 年起已設有MOB 品牌專櫃，堪認MOB公司之創作理念亦已為我國消費者所知悉。嗣後韓商TFS 公司與MOB 公司所合作推出之系爭產品組合圖案既與上開帆布袋相同，顯基於同一設計概念、靈感，且其中系爭氣墊粉餅外盒上雖手繪原告彩色Monogram Multicolor Speedy包款之部分外觀，惟已將其上顯示原告品牌之交疊字母「LV」以「
MOB 」取代，並於該圖樣上方顯著標示「My Other Bag×THE FACE SHOP 」聯名品牌，而系爭帆布袋為素樸簡約之原色棉麻布材質束口袋，其上雖亦手繪原告彩色Monogram Multicolor Speedy包款外觀，並同上交疊字母「LV」以「MOB 」取代，且於該圖樣下方顯著標示「My Other Bag ×THE FACE SHOP」聯名品牌，另系爭手拿鏡亦為與系爭氣墊粉餅相同之圖樣，均已展現有別於原告華貴奢麗、精緻時尚之名牌包款，系爭產品乃質樸環保、便於日常使用之另一個包包，而承襲一貫之矛盾元素、社會省思，自已展現言論、藝術自由表達之公共利益。

系爭產品並無致消費者混淆誤認之虞：
又按所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者誤認兩商標為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。茲就本件各因素分論如下：

(1)商標是否近似、商品是否類似暨其近似、類似之程度：
系爭產品之圖樣與系爭商標近似程度甚高，惟其間仍有以「MOB 」取代「LV」、彩色四葉/ 花朵圖樣角度尖圓不同等差異，業如前述；另系爭商標指定使用之第9 、14、16、18、24、25、34等類別之商品，主要為珠寶配件、皮件、精品服飾，而系爭產品為包包及手拿鏡，與系爭商標所指定使用之商品應屬類似。

(2)商標識別性之強弱：
系爭商標為設計感強烈之英文字母及圖樣所構成，且為世界知名之皮件製造商，於我國廣為媒體報導、名人愛用，並曾經我國實務肯認為著名商標，有本院103 年度民商訴字第54號判決意旨、原證2 、3 之媒體報導在卷可佐，足認系爭商標經原告長期廣泛地使用，使相關消費者得以認識其係表彰商品或服務之來源，其識別性甚高。

(3)相關消費者對各商標熟悉之程度：
查系爭商標經原告長期在台灣市場廣泛行銷使用，予消費者之印象深刻，具有高度識別性，固如前述；惟系爭產品為「My Other Bag×THE FACE SHOP 」之聯名品牌，而此二品牌於我國市場亦經營相當時日，並經網路賣家、部落客宣傳使用及相關媒體報導，亦經本院認定如前，堪認同為相關消費者所知悉。

(4)被告等使用系爭產品之商標圖樣是否為善意：
查系爭產品之設計概念即為傳達對原告品牌之揶揄娛樂，業如前述，是本需同時利用原作之整體，再藉由其間製造之差異，始足達此目的，而二者縱於圖樣、商品類別近似，惟其間亦有前述以「MOB 」取代「LV」、彩色四葉/ 花朵圖樣角度尖圓差異等不同，尚無違戲謔仿作之本質，已難認系爭產品之原始設計人或相關販售人係本於惡意；且系爭產品係韓商TFS 公司與MOB 公司合作，再由韓商TFS 公司授權被告等在我國販售，有被證28-1、29之授權契約及函文可證，且原告前與MOB 公司就與系爭產品相同設計之他案帆布袋提起商標、著作權法之相關訴訟，業經他案美國判決一審於105 年1 月6 日即駁回訴訟，二審亦於105 年12月22日駁回原告上訴，並經我國媒體報導，原告雖又不服提起上訴，亦經美國最高法院於106年10月2 日不受理上訴，因而全案確定，是被告等基於系爭產品原始設計者MOB 公司經美國法院認定並未侵權、及與MOB 公司聯名推出系爭產品之韓商TFS 公司之授權，因而於我國販售系爭產品，自亦難認有何惡意可言。

(5)其他參酌因素：
(甲)至原證14顯示有部分網路賣家及部落客有使用LV款、LV包包款、Louis Vuitton 、小路易等用語指稱系爭產品，固如前述，原告並據以主張可證本件有致消費者混淆誤認之虞；惟觀諸上開網路賣家商品頁面及部落客文章之前後文脈絡，於提及系爭產品時，均於拍賣商品之標題載明「韓國免稅機場購入The Face Shop x My Other Bag限量翻玩聯名款」、「THE FACE S
HOP X MY OTHER BAG氣墊粉餅系列」、「韓國正品The face shop x My Other Bag控油持妝霧感氣墊粉餅」、「【韓國帶回】The face shop X My Other Bag聯名氣墊粉餅」、「THE FACE SHOP X MY OTHER BAG聯名名牌包氣墊粉餅」、「粉餅的外包裝翻玩經典的三款名牌」等字樣，而對外明示系爭產品與原告乃不同品牌，是該等賣家或部落客於同一產品所述上開LV款等相關指涉原告之字樣，顯僅係基於二者為不同品牌之前提認知下，為便於稱呼而為之別名簡稱，雖使消費者與系爭商標產生聯想，惟亦同時對外傳達該設計僅係翻玩自原告包款，而非原告品牌，並未使消費者產生不當連結，尚無法證明消費者因此即有混淆誤認之虞；又原證14中其餘部落客提及系爭產品時，亦均或以顯著字體於標題標明品牌為「The Face Shop x My Other Bag」，或於內文中提及乃「the faceshop與美國潮牌My Other Bag首度跨界合作」，亦可見「翻玩一些經典名牌包包的設計」、「翻玩經典」之描述，亦可知各賣家及部落客均知悉並對外表明系爭產品乃THE FACE SHOP 與My Other Bag之聯名品牌，僅為翻玩經典包款，並非原告之品牌，復參以系爭產品乃美妝品，主要客群為對流行時尚資訊較為敏感之女性，對相關商品之品牌關注程度必然甚高，系爭產品既已清楚對外宣傳其自身之品牌，其客群於消費時顯應有足夠之敏銳度可分辨仿作與原作並非相同來源，益難認有致相關消費者混淆誤認之虞；至原告雖另指其中有部落客於文章中直接以「LV跨界合作款」指稱系爭產品，顯有混淆之虞云云，惟查該文章所用之完整文字係「該款氣墊造型（按：即系爭氣墊粉餅）以LV跨界合作款為靈感」，而原告之Monogram Multicolor 本為原告委由日本知名藝術家村上隆設計，結合不同顏色將原告之經典商標展現全新樣貌，是上開文章顯僅說明系爭氣墊粉餅之設計靈感來自於原告與日本藝術家跨界合作之Monogram Multicolor ，並非直接將系爭氣墊粉餅指稱為LV跨界合作款，原告此部分主張容有誤解，仍不足證明有致消費者混淆誤認之虞。

(乙)又觀諸他案美國判決，就使用與系爭產品組合圖案相同設計之他案帆布袋，認定因其之圖形乃卡通式圖樣，又以「MOB」取代「LV」，並僅於一面使用圖樣，另一面標明「My Oth
er Bag」之品牌名稱，並以「. . . 」之標點符號作結，而給予觀者娛樂性之想像空間，綜參其整體使用情狀，顯如同美國汽車保險桿貼紙「My Other Car . . .」（例如：「MyOther Car is a Mercedes 我的另一台車是賓士」）等經典玩笑，已傳達其僅為對原告著名商品之玩笑，意指使用者尚有另一個高級名牌包，僅非目前所使用，並非表達其即為實際原告之品牌包，不致造成相關消費者對二者之來源、是否為贊助商或關係企業等連結產生混淆誤認；且因二者之交易價格、商業取向截然不同，他案帆布袋顯無意與原告商品為市場競爭，且該案並無消費者實際混淆誤認，MOB 公司之目的亦僅在使消費者與原告商品產生聯想，而非基於惡意使用原告商標，足證他案帆布袋確為商標之戲謔仿作無疑，而於本案中，我國消費者對美國汽車保險桿貼紙「My Other C
ar . . .」之經典玩笑雖未必理解，惟由「My Other Bag」之淺顯中文文義（我的另一個包），及如前述MOB 公司自101 年來已於我國傳遞之環保翻玩時尚品牌形象，相關消費者自亦已能理解其「我的名牌包外之另一個包」之玩笑主旨，且相較於他案帆布袋係將與系爭商標近似之圖形與「My Oth
er Bag」品牌名稱分別印製在正、反面，系爭產品則係將圖形與聯名品牌名稱於同一版面之上下位置同時呈現，顯更能促使觀者一望即知其諧謔之意，益證並無混淆誤認之虞。

(6)綜上，雖系爭商標之識別性高，且系爭產品於類似之商品類別使用與系爭商標高度近似之圖樣，惟圖樣間仍有品牌縮寫不同等差異，系爭產品復於外觀上標明其乃THE FACE SHOP與My Other Bag之聯名品牌，此二品牌均為我國相關消費者所知悉，又依原告所舉事證，相關消費者亦均認知系爭產品僅係翻玩原告之經典，並非來自原告品牌，而無不當連結，且被告等販售系爭產品非屬惡意，自難認有致相關消費者混淆誤認之虞。

系爭產品並無減損系爭商標之識別性及信譽之虞：
本件原告雖主張系爭商標經原告長期以來廣泛且大量之行銷，其著名程度早已跨越原來所使用之手提包等相同或近似之產品，於一般消費者間亦享有極著名之地位，此為本院103年度民商訴字第54號民事判決所肯認；況系爭商標並使用於原告之香水等化妝品上，乃名牌精品多角化經營常見之相關商品類別，且系爭商標之著名程度遠遠高於被告之品牌，系爭產品顯將使消費者誤以為系爭產品與原告之系爭商標有所關聯，若無法制止其之使用，長此以往，系爭商標獨特之識別性將遭受減損淡化，甚且被剝奪，對系爭商標之商標權將造成重大損害等情。惟查：

(1)按我國商標法規定商標淡化之類型，包括「減損著名商標識別性之虞」及「減損著名商標信譽之虞」，所謂「減損著名商標識別性之虞」，指著名商標之識別性有可能遭受減弱，亦即當著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但當未取得授權之第三人之使用行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力時，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象。所謂「減損著名商標信譽之虞」，指著名商標之信譽有可能遭受污損，亦即因未取得授權之第三人之使用行為，使消費者對著名商標所代表之品質、信譽產生貶抑或負面之聯想。至判斷有無減損著名商標之識別性或信譽之虞，應參酌下列因素：(1)商標著名之程度；(2)商標近似之程度；(3)商標被普遍使用於其他商品或服務之程度；(4)著名商標先天或後天識別性之程度；(5)其他參酌因素。

(2)查本件系爭商標之著名性及識別性均甚高，且系爭產品之圖樣與系爭商標近似程度甚高，亦係使用於與原告普遍使用系爭商標相類似之商品，固如前述；惟於戲謔仿作之案例中，受其娛樂諷刺之本質影響，受仿作商標之著名性、識別性越高，商標權人證明其可能遭淡化之舉證責任亦相應加重，有前述美國實務見解之法理可參。而本件原告所提原證14中之網路賣家、部落客本身均知悉系爭商品並非來自原告之品牌，亦對外明白表示，並無造成消費者不當連結，業經本院認定如前，自未減弱或分散系爭商標指示之單一來源，難認系爭產品有何減損系爭商標識別性之情。

又查系爭產品乃THEFACE SHOP 及My Other Bag聯名合作款，此二品牌均為相關消費者所熟知，且其等各自主打之品牌形象分別為天然美妝、平價環保時尚，業如前述，其等形象顯無違反社會倫理規範之處，使用與系爭商標近似之圖樣亦僅延續MOB 公司前述「名牌包以外的另一個包」之無傷大雅玩笑，並未造成消費者與原告品牌商譽間產生特別負面之聯想，而無不良影響；此外，原告復無其他舉證證明系爭產品有何品質瑕疵，而將影響系爭商標之社會評價，自無法證明系爭產品有減損系爭商標信譽之虞。準此，難認系爭產品確有減損系爭商標識別性或信譽之虞。

綜上，系爭產品所使用之商標圖樣雖足使消費者與系爭商標產生聯想，惟其已傳達諷刺揶揄系爭商標之娛樂矛盾元素，而展現藝術創作、言論自由之公共利益，亦無致消費者混淆誤認之虞或減損系爭商標識別性或信譽之虞，自應受商標戲謔仿作之保護，不為商標權人商標權效力所拘束。準此，原告主張被告等構成商標法第68條第3 款、第70條第1 款等侵權，尚屬無據。

(三)著作權法部分：
1.按「美國聯邦最高法院1994年在Campbell v . Acuff-RoseMusic Inc . （114 S .Ct .1164 ）一案中的結論，認為『戲謔仿作（Parody）』是合理使用的行為，不會因為使用目的具營利性質，而構成侵害著作權，主要是其利用具有在Campbell案中，原告Acuff-Rose公司是Roy Orbison 與Willia
m Dees所寫的『Oh ,Pretty Woman』這首歌的著作權人。這首歌非常有名，後來成為茱莉亞羅勃茲與李察基爾主演的『麻雀變鳳凰』主題曲。被告Luther R .Campbell等人則是知名饒舌合唱團2 Live Crew 的歌手，將『Oh ,Pretty Woman』改寫成『戲謔仿作』後，翻唱暢銷。被告Campbell等原先曾嘗試取得改作的授權，但被原告所拒絕，所以就直接使用，最後在發行時，被告有註明是改作自Roy Orbison 與Williames 所寫的『Oh ,Pretty Woman』，原告為發行公司。聯邦最高法院以一致之意見，判定被告的改作行為構成合理使用，被告的『戲謔仿作』具『轉換價值（transformative value）』，亦即在原著作的光環下，發揮了極高的創作性，應與一般對於原著作的評論或批評等合理使用等價齊觀；對於所利用著作的性質，法院認為被告所利用者，必然是著名的原著作，否則就沒有『戲謔仿作』的價值；至於所利用著作的質量與新著作的質量，法院認為被告所作大量且重要部分之使用，是『戲謔仿作』所必要的，並未超過合理範圍。最後法院特別強調，由於原著作的著作權人幾乎不可能授權他人作成『戲謔仿作』，而『戲謔仿作』與原著作又分屬完全不同性質，故關於利用的結果對著作價值及潛在市場的影響方面，是微乎其微，有時反而會有助於原著作之知名度」（本院97年度刑智上訴字第41號判決意旨參照）；次按學理上所稱著作權之「詼諧仿作」，參考國外司法實務，作品已與原著作所欲傳達之目的或特性有所不同，已具備所謂「轉化性之利用」，依著作權法第65條第2 項主張合理使用，須參酌其利用之目的及性質、所利用著作之性質、質量及其在整個著作所占比例、利用結果對著作潛在市場與在價值之影響等要件，如不致影響原著作權人之權益，有依該條規定主張「合理使用」之空間，亦有智慧局104 年4 月14日0000000 號電子郵件意見可佐。可知我國學理及實務參酌美國實務見解之法理，已肯認「著作之戲謔仿作」倘符合上述要件，得依著作權法第65條第2 項主張合理使用。再按有關合理使用之判斷，應以人類智識文化資產之公共利益為核心，以利用著作之類型為判斷標的，綜合判斷著作利用之型態與內容。而於判斷合理使用之際，應將所有著作利用之相關情狀整體納入考量，並逐一審查著作權法第65條第2 項所列4 款基準（參照最高法院101 年度台上字第5250號民事判決）。

2.Monogram Multicolor 之彩色外觀為我國著作權法所保護之美術著作（下稱系爭著作），且原告為著作權人：
按「美術工藝品係包含於美術之領域內，應用美術技巧以手工製作與實用物品結合而具有裝飾性價值，可表現思想感情之單一物品之創作，例如手工捏製之陶瓷作品、手工染織、竹編、草編等均屬之。特質為一品製作，亦即為單一之作品，如係以模具製作或機械製造可多量生產者，則屬工業產品，並非著作權法第三條第一項第一款所定之著作，自難認係美術工藝品之美術著作。」，固有內政部81年11月20日台（81）內著字第8124412 號函示可參，惟內政部業於86年4 月21日（86）台內著字第8605535 號函示補充：「至於著作人是否自始即以大量生產為目的，並非著作權法保護之準據，且與該著作是否屬美術著作無關，本部八十一年十一月二十日內著字第八一二四四一二號函說明：以模具製作或機械製造可多量生產者屬工業產品，非美術工藝品，係就上述情形而言，並非就美術工藝品限定以非量產為目的之保護要件。」；次按著作權法所保障之著作，係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，著作權法第三條第一項第一款定有明文。著作須符合「原創性」及「創作性」，所謂「原創性」，係指為著作人自己之創作，而非抄襲他人者；至所謂「創作性」，則指作品須符合一定之「創作高度」，經濟部智慧財產局認為應採最低創作性、最起碼創作（minimal requirement of creativity ）之創意高度（或稱美學不歧視原則），並於個案中認定之。內政部則認「美術著作」係以描繪、著色、書寫、雕刻、塑型等平面或立體之美術技巧表達線條、明暗或形狀等，以美感為特徵而表現思想感情之創作。作品是否為美術著作（包括美術工藝品）須以是否具備美術技巧之表現為要件，如作品非以美術技巧表現思想或感情者，亦即未能表現創作之美術技巧者，尚難認係美術著作。至完全以模具或機械製造之作品緣非具備美術技巧之表現，自不屬美術著作。著作人是否自始即以大量生產為目的並非著作權法保護之準據，且與該作品是否屬美術工藝品無關（最高法院103 年度台上字第1544號判決意旨參照）。職是，就一著作是否應享有著作權，應依我國著作權法就著作之要件進行判斷，若符合「原創性」及「創作性」，即可成為美術著作而享有著作權法之保護，尚不因是否為機械製造量產而有異。

查本件原告於西元2004年就系爭著作取得美國著作權註冊，參以原告所提原證2、3 所示使用系爭著作之包款於我國及世界各國行銷之媒體報導，倘原告非著作權人，以原告之廣泛行銷宣傳，應早受真正權利人興訟求償，依經驗法則應足推認系爭著作之著作權人為原告，原告並未抄襲他人著作而具有「原創性」；又觀諸系爭著作之設計，圖樣繁複精細，且具相當之美術技巧，已表現創作者之思想感情，有一定之創作高度，亦堪認符合「創作性」，是其縱屬機械製造量產，自仍為我國著作權法保護之美術著作。

原告雖就系爭商標及Speedy包外觀亦主張著作權，惟按法人為著作人之著作，其著作財產權存續至其著作公開發表後50年。但著作在創作完成時起算50年內未公開發表者，其著作財產權存續至創作完成時起50年。著作權法第33條定有明文。查原告於起訴狀內自承系爭商標係於西元1896年設計問世，Speedy包則係於西元1930年設計誕生，並經媒體拍攝奧黛麗赫本使用之照片一炮而紅，亦有原證2 可證，是縱原告為系爭商標及Speedy包外觀之著作權人，惟其著作財產權亦僅存續至該等著作於西元1896年、1930年公開發表後50年，迄今早已屆期；原告雖另稱原證21之美國著作權註冊登記文件足證原告亦為系爭商標及Speedy包外觀之著作權人，惟查原證21之註冊標的為西元2002年始設計問世之系爭著作，與前揭系爭商標及Speedy包外觀之著作權存續期間並無關聯，原告主張尚不足採。準此，原告就系爭商標及Speedy包外觀自已不得主張著作權，附予敘明。

3.系爭產品為「著作之戲謔仿作」，而屬著作權法第65條第2項之合理使用：
本件系爭產品與系爭著作之圖樣相較，除其間有以「MOB 」取代「LV」、彩色四葉/ 花朵圖樣角度尖圓不同等差異外，近似程度甚高，固如前述，原告並據以主張被告將仿襲系爭著作之圖樣使用於系爭產品上進行販售，其屬於單純之商業目的，完全不涉及我國實務上所認可轉化使用之合理使用，顯然構成侵害著作權之行為等情。惟經依著作權法第65條第2 項所列4 款基準審查結果如下：

利用之目的及性質：
按利用之目的及性質，雖分商業目的或非營利教育目的，然依著作權法第1 條所規定之立法精神解析其使用目的，並非單純採二分法。倘使用者之使用目的與性質，有助於調和社會公共利益或國家文化發展，使用目的縱使非屬於教育目的，亦應予以正面之評價。反之，使用目的及性質，對於社會公益或國家文化發展毫無助益，使用者雖未以之作為營利之手段，然使用行為未有利於其他更重要之利益，致必須犧牲著作財產權人之利益，以容許使用行為，則應給予負面之評價（最高法院94年度台上字第7127號民事判決意旨參照）。
本件系爭商品雖為商業目的，然其已傳達諷刺揶揄之矛盾對比娛樂訊息，而具備言論、藝術自由表達之公共利益，業如前述，顯已發揮高度創作性，而應視同一般對於原著之評論或批判等合理使用，參照前揭說明，自應給予正面之評價。

所利用著作之性質：
所謂著作之性質，係指被利用著作之性質而言。創作性越高之著作應給予較高度之保護，他人主張對該著作之合理使用之機會越低。本件系爭著作之創作性高，固應給予較高度之保護，惟系爭產品並未造成消費者與原告之品牌混淆誤認，亦未減損原告相關商品之識別性或信譽，均如前述，顯未取代系爭著作或對系爭著作造成損害，尚難認其不應受保護。

所利用著作之質量及其在整個著作所占比例：
系爭產品之圖樣除前述品牌縮寫、細部圖案之差異外，其餘均與系爭著作大致相同，所利用之質量比例固然甚高，惟此乃戲謔仿作為達其揶揄玩笑目的所必要，且衡其已標明屬THE FACE SHOP 與My Other Bag之聯名品牌，而表達非源自原告品牌，其利用之情狀亦未逾越合理範圍，參照前述美國實務法理，仍難僅以此即為不利被告之認定。

利用結果對著作潛在市場與在價值之影響：
由原證14可知該等網路賣家及部落客對系爭產品與原告之品牌間均未產生不當連結，亦對外清楚表明此情，無法證明有致消費者混淆誤認之虞，且系爭產品既未違反社會倫理規範，復未造成消費者與原告品牌商譽間產生不良聯想，亦無品質低劣之情事，而不致影響系爭著作之社會評價，均如前述，況系爭產品乃單價數百元至千元出頭之氣墊粉餅、棉麻布束口袋及手拿鏡，系爭著作則使用於單價數萬元以上之名貴精品包，二者之客群並非同一，是系爭產品對系爭著作之潛在市場及價值縱有影響，亦應甚微，且非屬負面。

綜上，系爭產品雖基於商業目的而利用高質量、比例之系爭著作，惟已傳達與系爭著作不同之戲謔仿作目的，展現具轉換價值之高創作性，對系爭著作之潛在市場及價值亦無不良影響，應與一般對於原著作的評論或批評等價齊觀；復參酌他案美國判決，就與系爭產品相同圖案設計之他案帆布袋，亦認其雖為商業使用，惟因其與原告之商業取向不同，其顯無法於市場上取代原告商品，並未對原告造成損害，符合美國著作權法之合理使用等情，亦與本院上開論理一致。準此，系爭產品自應構成著作權法第65條第2 項之合理使用而未侵害原告之著作權。

智慧財產法院第三庭
法 官 黃珮茹

時尚法(商標 損害賠償 違反文書提出義務) 「冰晶」註冊商標 v. 「de冰晶」舒緩凝膠：被告違反文書提出義務，有「以多報少」的情形，故被告就其侵害商標的行為應賠償1063萬。計算方式為：「被告產品銷售額」X「兩造同意的同業利潤標準淨利率16%」X「6/10」（因被告還有標示自己的商標「de」）。

#冰晶註冊商標 #de冰晶舒緩凝膠

#商標 #損害賠償 

本案經最高法院駁回被告的上訴而確定。

值得注意的是損害賠償的計算方式：

「上訴人第一公司自95年1月1日起至104年12 月31日止之總銷售金額為新臺幣11億827萬4107 元，以該總銷售金額之10分之1 作為系爭產品之銷售額，再乘以兩造所不爭之化粧品製造、批發之 #同業利潤標準之淨利率 16%，即1773萬2386 元，為第一公司銷售系爭產品獲得之利益。再依民事訴訟法第222條規定，系爭產品之損害賠償，以系爭產品獲利金額之10分之6計算為適當，第一公司應賠償1063萬9432 元。」

【冰晶 v. de冰晶舒緩凝膠】

最高法院109年度台上字第1762號民事裁定(2021.6.10)

https://ipcase.blogspot.com/2019/03/v.html

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最高法院109年度台上字第1762號民事裁定(2021.6.10)

上 訴 人 第一化粧品廠股份有限公司

被 上訴 人 勇兆國際有限公司

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國108年2月27日智慧財產法院第二審判決（106 年度民商上字第5號），提起上訴，本院裁定如下：

主 文

上訴駁回。

(被告應賠償10,639,432元。 )

理 由 
... 
本件上訴人對於原判決關於其敗訴部分提起第三審上訴，雖以該部分判決違背法令為由，惟核其上訴理由狀所載內容，係就原審取捨證據、認定事實之職權行使所論斷：被上訴人於民國84年7月20 日以原判決附圖一所示中文「冰晶」字樣，註冊取得中華民國註冊第00000000號商標權（下稱系爭商標），指定使用於「化妝品、保養品」商品，專用期間自85年11月1日起至105年10月31日止。系爭商標係由中文「冰晶」所組成，雖為既有詞彙，惟其屬暗示性商標，且被上訴人於系爭商標註冊後，已積極行銷使用，相關消費者於見聞具有「冰晶」商標之化粧品及美容保養品時，會將之視為具有表彰商品來源之識別標識，進而與商標權人產生聯想，乃具有指示特定商品或服務之來源，具有識別性。

上訴人第一化粧品廠股份有限公司（下稱第一公司）自95年間起，至被上訴人於104年12月14 日以郵局存證信函通知上訴人停止使用系爭商標及販售使用該商標之產品時止，疏未注意查證，將與系爭商標完全相同之「冰晶」使用於「de冰晶舒緩凝膠」化妝保養品（下稱系爭產品），並行銷、販售系爭產品，已屬不符商業交易習慣之誠實信用方法而使用系爭商標，侵害被上訴人所有之系爭商標權。

上訴人第一公司自95年1月1日起至104年12 月31日止之總銷售金額為新臺幣（下同）11億827萬4107 元，以該總銷售金額之10分之1 作為系爭產品之銷售額，再乘以兩造所不爭之化粧品製造、批發之同業利潤標準之淨利率16%，即1773萬2386 元，為第一公司銷售系爭產品獲得之利益。再依民事訴訟法第222條規定，系爭產品之損害賠償，以系爭產品獲利金額之10 分之6計算為適當，第一公司應賠償1063萬9432 元。上訴人陳O州係第一公司之法定代理人，因執行業務，侵害被上訴人之系爭商標權，應與第一公司連帶負賠償責任。被上訴人依商標法第69條第3項、公司法第23條第2項規定，請求上訴人連帶給付1063萬9432元，及自106年1月20日起按法定利率計算之利息，為有理由，應予准許等情，指摘為不當，並就原審已論斷者，泛言未論斷或矛盾，或論斷違反經驗、論理法則，而非表明該部分判決所違背之法令及其具體內容，暨依訴訟資料合於該違背法令之具體事實，尤未具體敘述為從事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見解具有原則上重要性之理由，難認其已合法表明上訴理由。依首揭說明，應認其上訴為不合法。再第一審判決上訴人連帶給付被上訴人1773萬2386元本息，原判決主文第1 項諭知「原判決關於命上訴人『給付』超過新臺幣壹仟零陸拾參萬玖仟肆佰參拾貳元本息…廢棄」，為「連帶給付」之誤，應由原審裁定更正，附此敘明。

據上論結，本件上訴為不合法。依民事訴訟法第481 條、第444條第1項、第95條、第85條第2項，裁定如主文。
 
最高法院民事第三庭

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智慧財產法院106年度民商上字第5號民事判決(2019.2.27)

上訴人 第一化粧品廠股份有限公司（被告）
被上訴人 勇兆國際有限公司（原告，「冰晶」註冊商標） 

主文
被告(第一化粧品廠)應賠償10,639,432元。

事實及理由
 
伍、得心證之理由：

一、上訴人等販售系爭產品，是否將「冰晶」一詞作為商標使用？

(一)按商標法第5 條規定，「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同」。本規定立法理由以：「商標之使用，可區分為商標權人為維持其權利所為之使用及他人侵害商標權之使用兩種樣態，二者之規範目的雖有不同，惟實質內涵皆應就交易過程中，其使用是否足以使消費者認識該商標加以判斷。本條之目的在於規範具有商業性質之使用商標行為，所謂『行銷之目的』，與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of IntellectualProperty Rights ,TRIPS Agreement）第16條第1 項所稱交易過程（in the course of trade）之概念類似」。某行為是否為商標之使用，應審酌其目的與方法，依一般社會通念及市場交易情形予以判斷。次按，「商標者，乃用以表彰商業主體商品或服務之標識，受保護之商標須具有顯著性，亦即應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務區別。基於表彰商品或服務之目的將商標使用於商品或服務，始為商標法上所謂之商標使用；若非因表彰商品或服務之目的，形式上縱有商標用於商品或服務之事實，審酌其目的與方法，僅係用以表示商品或服務之相關說明者，而不具有商標使用之意圖者（intent to use ），乃屬通常之使用，非商標法所稱之商標使用」（最高行政法院98年度判字第1487號判決參見）。


(二)觀諸系爭產品之圓形塑膠盒及小包裝隨身袋（上訴人於原審106年1月23日言詞辯論期日提出，見原審卷第153頁），500g 圓形塑膠盒上有標示「de冰晶」，下方有「Cool-down Ge
l 」，「de」、「冰晶」字體大小相同，小包裝隨身袋上有標示「de冰晶舒緩凝膠」，字體較大，下方有字體較小之「Cool-down Repairment Gel」，「de」、「冰晶」之字體大小相同（上證1 、上證3 照片），依其標示之方式，「冰晶」係作為表示商品來源之標識，而「舒緩凝膠」、「Cool-down Gel 」、「Cool-down Repairment Gel」始為商品之名稱。另原證2 、12銷售系爭產品之網頁，更將系爭產品單獨登載為「冰晶」或「de第一化粧品 冰晶」（原審卷第9 、29-30 頁），再者，上訴人第一公司亦自承該公司確有在Yahoo 搜尋引擎購買「冰晶」之關鍵字廣告（見原審卷第97頁），消費者鍵入「冰晶」關鍵字搜尋，即會將系爭產品廣告置於搜尋結果最上方（原證8 ），消費者點選該廣告，即可連結至上訴人行銷系爭產品之網頁，可知「冰晶」有表示、連結至特定來源之意涵，本院綜合上情，認為上訴人第一公司於系爭產品使用「冰晶」，主觀上具有表彰自己商品來源之意思及行銷商品之目的，客觀上所標示者足以使相關消費者認識其為商標，自屬於商標之使用。

二、上訴人使用「冰晶」是否構成合理使用？

(一)商標法第36條第1 項第1 款規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者」。本規定係指以符合商業交易習慣之誠實信用方法，提供商品或服務本身的有關資訊，而非作為商標使用之使用行為。商標合理使用，包括描述性合理使用及指示性合理使用兩種。所謂描述性合理使用，指第三人以他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等，此種方式之使用，並非利用他人商標指示商品或服務來源之功能，純粹作為本身商品或服務之說明，第三人所為之使用既非用以指示來源，即非屬商標權效力拘束範圍。又所謂指示性合理使用，係指第三人以他人之商標指示該他人（即商標權人）或該他人之商品或服務；此種方式之使用，係利用他人商標指示該他人商品或服務來源之功能，用以表示自己商品或服務之品質、性質、特性、用途等，類此使用情形多出現於比較性廣告、維修服務，或用以表示自己零組件產品與商標權人之產品相容；凡此二者皆非作為自己商標使用，均不受商標權效力所拘束。

(二)上訴人第一公司於系爭產品上以凸顯方式使用「冰晶」字樣，具有表彰自己商品來源之意思及行銷商品之目的，客觀上足以使相關消費者認識其為商標，且所行銷之產品與系爭商標指定使用之商品為同一，從事與被上訴人相互競爭之行為，自非符合商業交易習慣之誠實信用方法，使用系爭商標，上訴人第一公司辯稱係商標法第36條第1 項第1 款之合理使用云云，並不可採。

三、系爭商標是否不具有先天識別性？
(一)上訴人雖主張，系爭商標為未經任何設計或搭配任何圖片之純文字商標，「冰晶」二字作為形容詞，有「清涼、透徹、閃耀」之意，常見於許多市面上販售之美容保養商品，並為許多美容保養商品之本質、或所標榜之使用功效，並無來源指向性及區別性，不具先天識別性云云。


(二)按識別性為商標指示商品或服務來源，並與他人的商品或服務相區別的特性，識別性的判斷必須以商標與指定商品或服務間的關係為依據，不能脫離指定商品或服務單獨為之。識別性越強之商標，相關消費者就商品或服務之印象越深，他人稍有攀附，即可能引起相關消費者產生混淆誤認。獨創性之商標識別性最強，而以習見事物為內容之任意性商標，或以商品、服務相關暗示說明為內容之暗示性商標，其識別性較弱，惟仍然具有識別性，第三人加以攀附，仍有可能引起相關消費者或購買者產生混淆誤認。系爭商標係由中文「冰晶」所組成，為既有詞彙，為「氣溫在攝氏零度以下時，空氣中的水蒸氣凝結而成的結晶狀微小顆粒，需在顯微鏡下才能辨視，具有六角柱、六角片、樹枝狀和針狀等各種形狀」。「冰晶」此一表示晶體外觀形狀之詞彙，通常被使用作為描述冰凍、凝結方面的形容或表示，屬於大自然界產生的東西，「冰晶」一詞使用於「化粧品、保養品」商品，係取其「保濕、涼爽、舒適、舒緩、補水」之寓意，隱含、暗示可達到肌膚「保濕、涼爽、舒適、舒緩、補水」之功用，但與商品或服務本身的直接描述，仍有不同，消費者需要運用一定程度的想像、思考、感受或推理，才能領會標識與商品或服務間的關聯性，故應屬暗示性商標，仍具有識別性，上訴人主張「冰晶」一詞其字面意義已含有商品品質、成分及特性說明，難使相關消費者認識其為商標，不具有識別性云云，不足採信。

四、系爭商標是否已因業界普遍使用於化粧品及美容保養品產品，成為所指定商品或服務之通用名稱，而喪失其識別性？

(一)按商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，商標法第63條第1 項第4 款定有明文。所稱通用標章，係指業者就特定商品或服務所共同使用之標誌而言；所稱通用名稱或形狀，係指業者通常用以表示商品或服務之名稱或形狀而言。本款規範意旨在於商標註冊後，倘因怠於維護其商標之識別能力，致其成為商品或服務的通用標章、名稱或形狀，不具有指示特定商品或服務來源的識別性時，即失去商標的基本功能，基於公益及識別性之考量，應由商標專責機關廢止其註冊。至商標名稱通用化之判別標準，以該商標名稱（即該作為商標之詞彙) 在一般消費者心目中認識的主要意義為判準。申請廢止商標者對於上開事實應負舉證責任。因商標之廢止，係對已授予之商標專用權事後予以剝奪，故要求較強之證據證明力；必須能證明絕大多數消費者對於該詞彙之用法係作為商品之通用名稱使用，而非作為商品之來源名稱使用，始能廢止其商標之註冊（最高行政法院104 年度判字第488號判決參見）。


(二)上訴人雖主張，目前市面上至少有數十種商品，皆以「冰晶」一詞作為商品名稱使用於化妝品及美容保養品，足見相關消費者於選購商品時, 並非以「冰晶」一詞作為識別商品來源之依據云云。惟查：


(1)「冰晶」一詞有其固有涵義，係表示水氣凝結之晶體外觀形狀之詞彙，屬大自然界之產物，「冰晶」使用於「化妝品、保養品」商品，並非商品或服務的直接描述，屬於暗示性商標，已如前述。上訴人提出其於不同時點，於不同搜尋引擎就「冰晶」一詞之網路搜尋結果（原審被證5-24
、 上證18-20 及上證35-37 ），及其他業者使用「冰晶」二字於凝膠、面膜、洗髮精、沐浴精、潤滑液等產品（上證21），係將「冰晶」二字結合其他品牌名稱用以辨識其所產製之不同系列產品，並非以固定方式使用或指稱某特定化妝品、保養品，無從認定「冰晶」一詞已經業者反覆使用而成為「化粧品、保養品」之通用名稱，並為消費大眾所習知習見。

(2)再查，依被上訴人提出之商品目錄及廣告DM、「美麗佳人」雜誌內頁、「東森電視購物」、「VIVA電視購物」截圖，被上訴人於取得系爭商標註冊後，即透過知名醫美中心「春天診所」、momo、PChome、森森及東森等行銷管道銷售系爭商標商品，並邀請溫翠蘋、邵庭等藝人代言、藉由電視新聞節目廣告及於婦女觀賞之「女人我最大」節目置入性行銷販售系爭「冰晶」商標美容保養品商品，足徵被上訴人於系爭商標註冊後，已積極行銷使用，系爭商標除具有先天識別性之外，經被上訴人長期行銷、使用，亦足以加強其後天之識別性，相關消費者於見聞具有「冰晶」商標之化粧品及美容保養品時，會將之視為具有表彰商品來源之識別標識，進而與商標權人產生聯想。另查，被上訴人主張，其對於他人涉有侵害系爭商標權之行為，均已積極主張權利，其他第三人收受其侵權通知後，多已不再使用系爭商標，並有被上訴人對其他第三人提起刑事告訴之不起訴處分書（上證9 ：台灣臺北地方檢察署檢察官105 年度偵字第15420 號不起訴處分書、上證10台灣高等檢察署智慧財產分署105 年度上聲議字第538號處分書），及被上訴人對於第三人香港商○○○○○明有限公司提起民事訴訟之判決書在卷可稽，不論該等司法案件判決結果是否有利於被上訴人，然由該等事證可知，被上訴人確有積極維護其商標權之行為，亦難認本件系爭商標註冊後，商標權人有怠於維護其商標識別性，致「冰晶」成為化粧品同業使用之通用標章、名稱或形狀，而不具有指示特定商品或服務來源之情。又被上訴人主張，該公司本來在google網路搜尋列為第一名（原證7 ），因上訴人第一公司購買「冰晶」關鍵字廣告，使該公司之「冰晶」產品，掉到該頁面之最後一名（原證8 ）。其提起本件訴訟之後，其在Google、Yahoo 搜尋網站上都回復到第一名，足見其積極維護「冰晶」商標收到良好效果，並提出其分別於106 年7 月20日於Google網站、8 月4日於Yahoo 、Google網站搜尋之公證書及截圖共3 份為證，堪予採信。

(3)上訴人雖辯稱，被上訴人20幾年來在其網頁及產品包裝均係以其註冊第00656638號「CRYOS 及圖」商標搭配藍紅包裝之整體造型，作為其銷售自瑞士進口之冰晶商品之識別來源的依據云云。惟查，被上訴人使用系爭商標時，縱有與另一「CRYOS 及圖」商標合併使用，惟仍不足以否認被上訴人有長期行銷、使用系爭商標之事實，上訴人上開辯解，不得作為有利論據，所辯不足採信。


(4)綜上，上訴人所提出之證據，無法證明系爭商標註冊後，「冰晶」一詞經業界普遍使用於化粧品及美容保養品產品，已成為所指定商品或服務之通用名稱，不具有指示特定商品或服務之來源，喪失其識別性。況上訴人以系爭商標違反商標法第63條第1 項第4 款規定，申請廢止註冊，經經濟部智慧財產局審查後，以107 年6 月29日（107 ）智商40025 字第10780346510 號處分書，作成「廢止不成立」處分在案，益證系爭商標並無上訴人所指應予廢止之事由。

五、上訴人是否有侵害被上訴人系爭商標權之行為？被上訴人是否得請求被上訴人連帶負損害賠償責任？

(一)按未經商標權人同意，為行銷目的，於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者，為侵害商標權；商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償，商標法第68條第1 款、第69條第3 項定有明文。又商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益，同法第71條第1 項第2 款亦有規定。

(二)本件上訴人第一公司將與系爭商標完全相同之「冰晶」使用於相同之「化妝品、保養品」商品，構成商標法第68條第1款「於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標」之行為，侵害被上訴人之系爭商標權，被上訴人自得依同法第69條第3 項，請求上訴人負損害賠償之責任。上訴人陳鵬州係第一公司之法定代理人，因執行業務，侵害被上訴人之系爭商標權，依公司法第23條第2 項規定，應與第一公司連帶負賠償責任。

(三)上訴人雖辯稱，其係使用自己之「de」商標行銷自身之產品，並無侵害系爭商標之主觀意圖云云。惟查，兩造同為化妝品、保養品業者，對於競爭同業之品牌、商品品項、商標註冊之情形，理應有相當之關注及了解，相較於一般消費者或非同業競爭者，應負更高之注意義務，並有注意之能力，系爭商標早在85年即已註冊公告在案，迄上訴人95年使用時，已註冊約10年之久，上訴人公司之資本額高達上億元，為一頗具規模之企業，上訴人公司並在Yahoo 搜尋平台購買「冰晶」關鍵字行銷系爭產品，若稍加查證，應可輕易知悉被上訴人公司早已註冊系爭商標，並於市場上行銷使用之事實，竟疏未注意查證，貿然使用系爭「冰晶」商標，致侵害被上訴人之商標權，上訴人辯稱其主觀上無故意或過失云云，不足採信。

六、被上訴人得請求之賠償金額為何？

(一)按「當事人就其提出之事實，應為真實及完全之陳述」；「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。」；「法院為判決時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依自由心證判斷事實之真偽。但別有規定者，不在此限。當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第第195 條第1 項、第277 條、第222 條第1 、2 項定有明文。又「聲明書證，係使用他造所執之文書者，應聲請法院命他造提出」；「下列各款文書，當事人有提出之義務：二、他造依法律規定，得請求交付或閱覽者。…四、商業帳簿」、「當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實」，同法第342 條第1 項、第344 條第1 項第2 款及第4 款、第345 條第1 項定有明文。

次按「原告於起訴原因已有相當之證明，而被告於抗辯事實並無確實證明方法，僅以空言爭執者，當然認定其抗辯事實之非真正，而應為被告不利益之裁判」、「原告對於自己主張之事實已盡證明之責後，被告對其主張，如抗辯其不實並提出反對之主張者，則被告對其反對之主張，亦應負證明之責，此為舉證責任分擔之原則」，最高法院18年上字第1679號及第2855號等民事判例參照。

再按「當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或該文書應證之事實為真實，民事訴訟法第345 條第1 項定有明文。所謂正當理由，凡當事人未執有該文書、無提出義務及非因過失不能提出之情形屬之」；「當事人主張有利於己之事實，就其事實有舉證責任，若一方就其主張之事實已提出適當之證明，他造欲否認其主張者，即不得不提出相當之反證，以盡其證明之責，此為舉證責任分配之原則，更是民事訴訟法第277 條基於『公平原理及誠信原則，適當分配舉證責任』而設其抽象規範之具體展現」（最高法院99年度台上字第1807號及102 年度台上字第297 號民事判決參見）。

(二)經查，上訴人第一公司行銷系爭產品之通路，包含直營（百貨點）、直營（非百貨點）及網路平台三種，為兩造所不爭執（詳後述），又經原審向財政部北區國稅局桃園分局函查，上訴人第一公司自95年1月1日至104年12月31日止期間之營業人銷售額與稅額申報書，上訴人第一公司在上開期間之銷售總金額共計為11億827萬4,107元，有財政部北區國稅局桃園分局105年11月17日北區國稅桃園銷字第1051115737號函及附件可稽。


(三)上訴人雖辯稱：該公司所銷售之產品品項逾千種，原審判決竟以被證2 之化妝品廣告申請核定表，認定冰晶占總銷售品項的十分之一，顯有未洽云云。

惟查，上訴人銷售之產品品項縱使逾千種，惟每項產品之銷售額未必相同，上訴人既然特別在Yahoo 購買「冰晶」關鍵字廣告，足見系爭產品應屬上訴人公司重點行銷之產品，自不能按所有產品之品項平均計算其銷售額，再者，上訴人第一公司銷售系爭「冰晶」產品之詳細數量、金額之商業帳簿等文書，係在該公司持有中，他人無從知悉及取得，被上訴人並已聲請法院命上訴人提出，依民事訴訟法第342 條、第344 條第1 項第2 、4 款規定，上訴人對於系爭產品之實際銷售金額，有提出相關文書之義務。上訴人之說明及舉證如下：

(1)被上訴人於105 年12月26日言詞辯論期日主張：關於被告系爭產品使用「冰晶」所造成之損害數額究竟為何，應由原告負舉證責任。

(2)上訴人於原審提出106 年2 月14日民事答辯三暨陳報狀，僅提出104 年販賣系爭產品之銷售額119,088 元及所得利益19,054元，

(3)原審於106 年2 月14日宣示辯論終結並表示要依民事訴訟法222 條酌定損害賠償額後，上訴人始提出106 年2 月17日民事答辯四暨陳報狀，陳報102 年至104 年販賣系爭產品之銷售額，各為94,215元、130,407 元、119,054 元，平均每年之銷售額為111,029 元。

(4)原審為不利於上訴人之判決後，上訴人於第二審程序以106 年6 月3 日上訴理由狀，提出經德豐會計師事務所黃○○會計師簽證之102年至104 年共3 年之營業額資料，系爭產品102 年至104 年之總銷售額為1,298,222 元，平均每年銷售額為432,741 元。

(5)被上訴人106 年6 月21日答辯狀，質疑上證8 之資料僅有直營店及門市，並無網路平台之銷售資料，上訴人於106 年9 月4 日民事上訴補充理由（二）狀，陳稱上證8 之銷售額1,298,222 元，僅為系爭產品102 年至104 年直營（含專櫃、門市、官網、電話訂購）之銷售額，如加上100 年至101 年之直營（含專櫃、門市、官網、電話訂購）之銷售額883,783 元（非完整），及經德豐會計師事務所向網購平台調閱之101 年7 至12月及102 年至104 年之銷售額46,531元（其中101 年1 至6 月之資料網購業者函覆未留存，故未列入），系爭產品自100 年至104 年之總銷售額應為2,228,536 元，並提出經德豐會計師事務所簽證之100 年至104 年系爭商品營業額資料、上訴人第一公司與銷售通路商（網路平台）之電子郵件、經銷契約、系爭產品於網路平台銷售之帳款明細表（★上開證物為本院106 民秘聲上2 號秘密保持命令之保密資料）。

(6)被上訴人106 年11月1 日民事訴訟陳報狀，質疑德豐會計師事務所之黃○○會計師於上證8及上證31上訴人公司102 年至104 年營業額資料（財務報表）僅記載「上述所述營業額及銷貨性質分類均屬實在」，無從認定黃○○會計師已就上開資料為查核、核閱、複核或專案審查，並作成意見書，是其真實正確性，即有疑問。上訴人於106 年12月20日民事陳報狀，提出德豐會計師事務所黃○○會計師106 年3 月28日出具之協議程序執行報告，及系爭產品102 至104 年之直營（門市、官網、電話/ 傳真) 發票、非直營（網購平台）彙整資料、交易對帳單、直營（百貨專櫃）對帳明細共4 箱資料。同日之補充陳報狀，提出德豐會計師事務所黃○○會計師依據審計準則公報第34號所提出之簽證報告工作底稿資料3 箱（上證43）（★上開證物為本院106 民秘聲上4 號秘密保持命令之保密資料），並聲請傳訊證人即上訴人第一公司財務副理何○○、及會計師黃○○到庭作證。


(四)證人何○○證稱略以：「上證39資料是我們公司財務部同仁一起整理的，共有4箱，計20冊，第1箱有非直營網購平台全部產品的交易對帳單（編號6、7、8）及上訴人公司開立給網購平台的全部產品之統一發票（編號4），編號5是依編號4 整理的冰晶產品之交易彙整，編號1、2、3是上訴人公司直營店銷售冰晶產品的發票及彙總資料。上訴人公司開給網購平台的發票，雖然是只有寫商品一批，但是由網購平台開給上訴人公司的對帳單有詳列品名，所以可以勾稽冰晶商品的銷售數量及金額。這些對帳單都是當初開發票給網購平台時，網購平台所提供的電腦內的資料，是之前就存在上訴人公司，並非訴訟後才請求網購平台提出的，第2、3、4箱是上訴人公司102年至104年直營百貨專櫃的對帳明細，上訴人直營店銷售冰晶商品的數量及金額，可以直接由電腦中之資料以關鍵字撈取」（見106年12月27日準備程序筆錄）。

(五)證人黃○○證稱：「我在106年3月初有接受上訴人公司的委任，做三年度協議程序執行報告，因為上訴人公司想要知道102年至104年公司銷售額的營業額品項分類佔比，及冰晶產品三年度實際銷售額，所以我接受委任就進行查核工作，在106年3月底出具報告（即上證38協議程序執行報告），因為有這個報告做支撐，所以我在106年5月17日出具上證8的表。（請簡述協議程序執行報告〔上證38 〕的製作及查核方式為何？）對冰晶部分，是逐筆詳查，該公司的交易模式是分成直營，且以直營為大宗，在全省10多個百貨點都有設櫃進行販售，另外還有公司自己的官網、門市或客戶打電話訂購，這些都算直營，在網路平台上也有產品的銷售，我們以逐年、逐月訂定一個要查詢的重要性因素跟金額做查核，…在報告第1 頁，分成百貨直營、非百貨直營、網路平台。一、網路平台會給公司對帳單，公司有銷貨單，廠商結算後公司開發票給廠商，所以我們是逐筆從對帳單外部憑證核對公司的銷貨單、出貨單，再核對廠商結算的對帳單（外部憑證），再核至發票，此發票是公司開給廠商的，然後找出銷售數字。二、另外百貨點的直營也是同樣的道理，從百貨公司所開立的對帳單，然後到公司的銷售單、出貨單，因為百貨公司會從產品的銷售額扣除一定比例的抽成，所以會扣掉百貨公司的抽成後，才列入上訴人公司的營業所得，然後開給百貨公司的發票。在百貨公司的專櫃對帳單中會列載銷售金額（即百貨公司賣出商品的金額），扣除抽成後，廠商應開立發票銷售額才是實際上，上訴人公司要向百貨公司收取的金額，這些資料我先前都有提出給法院。三、非百貨點直營的部分，就沒有對帳單，因為可能是個人或公司行號打電話，從出貨單核到開給個人的發票，可能會有二聯式收銀機發票（開給個人的），或電子計算機的發票。（如何確認冰晶產品的查核，是逐筆詳查？）審計的查核方式會有一個遵循的方式，我們會先確認公司出出貨單是否遵循，公司員工接到銷售單後，才出具出貨單出庫這樣內部控制的流程，是否公司員工有遵循，我們所抽核到的結果是有遵循。另外依照證實查核程序，分為順查與逆查，看廠商的對帳單（外來憑證），我們抽核某月，從該月的1 日詳核至該月月底，然後逐筆抽查其銷售品項，再核至廠商的結算單及核至開立給廠商的發票，銷售品項中，有含冰晶的部分，我們就造冊分年逐月逐日詳查，所以我們並非完全以公司提供的資料做審查。（發票是否有記載冰晶產品的字樣？）直營店發票會記載冰晶。百貨點及網路平台部分，是由上訴人公司開立發票給各百貨公司及網路平台，是一個總額（通常是月結），沒有特別寫出冰晶類別，但百貨點及網路平台之對帳單中，都會有詳列銷售品項，其中有冰晶，就會寫出冰晶。（既然百貨點及網路平台部分的發票都只記載總額，沒有列出商品名稱，就冰晶產品部分，你有逐筆查核對帳單嗎？）有逐筆查核對帳單，我們的外勤工作人員會先從上訴人公司的電腦逐筆看對帳單中（對帳單是由廠商提供給上訴人公司），只要有冰晶部分，就條列出來，冰晶部分，三年度就逐年、逐月、逐日、逐筆詳查。（廠商提供的對帳單，是用紙本還是以電子的方式提供給上訴人公司？）上訴人公司有一台電腦會儲存對帳單資料，廠商那一端也有電腦會紀錄交易資料，以作為結算依據，我們查帳時，有需要時，也會列印出紙本，並非只有上訴人公司提供的資料，所以是外來憑證。（除了上訴人公司所提供給你關於冰晶產品的銷貨單、對帳單、發票及外來憑證，這些資料外，你是否還另外蒐集或驗證資料的正確性？）根據進行協議程序執行，事務所需要查核對帳單及開立給廠商的發票之正確性，對帳單就是外來憑證，開立給廠商的發票也有交易的相對雙方。我沒有針對冰晶作函證，因為依據審計公報第38號「函證」，第六條的規定，不是該函證的項目」（見107 年7 月18日準備程序筆錄）。

(六)按商業會計法第38條規定：各項會計憑證，除應永久保存或有關未結會計事項者外，應於年度決算程序辦理終了後，至少保存五年。各項會計帳簿及財務報表，應於年度決算程序辦理終了後，至少保存十年。上訴人辯稱，該公司自101 年7 月1 日起開始使用ERP 系統，故僅保有102 至104 年度系爭產品之完整銷售資料，之前的發票已銷燬，無法提出近10年的資料，並認為提出近3 年的銷售資料已足夠供本院比對云云，顯與上開法令規定不符。

(七)經查，上訴人於原審陳報102 年至104 年販賣系爭產品平均每年之銷售額僅111,029 元，惟於第二審提出之上證8 ，陳報系爭產品102 年至104 年之總銷售額為1,298,222 元，平均每年銷售額為432,741 元，二者差距高達近4倍，不可謂不大，證人黃○○雖證稱，其推測數據的差距是因為沒有含百貨點跟網路平台，僅有官網，上訴人亦附合其說，並稱：因原審法官已於106 年2 月14日言詞辯論終結，並表明要依據民事訴訟法第222 條第1 項推估損害賠償，上訴人乃於同年2 月17日將相關資料整理陳報，因為時間已經來不及整理百貨點與網路平台的銷售資料，並非有意遺漏云云。

惟查，上訴人於原審原先不願提出系爭產品之詳細銷售資料，辯稱應由被上訴人負舉證責任，嗣僅願陳報104 年單一年度之銷售額，於原審辯論終結之後，才陳報102 至104 年度之銷售額，且未向法院陳明該資料不含百貨點及網路平台之銷售金額，足見確有以多報少之情事。

(八)再查，由證人黃○○之證詞可知，上訴人第一公司銷售系爭產品之管道，分為直營（百貨點）、直營（非百貨點，包含門市、官網、電話／傳真）及網路平台三種，以直營為大宗，另由上訴人於原審陳報之102 至104 年不含百貨點及網路平台之銷售金額，平均每年僅有111,029元，惟加入百貨點及網路平台之銷售金額後，即膨脹為原來之4 倍，且上訴人陳報之各網路平台銷售金額亦非常少，每年僅數千元至數萬元不等，甚至有零元者，可知上開三種銷售管道，以直營（百貨點）之銷售量最大。玆就上訴人提出上開三個銷售管道102 年至104 年之銷售資料，分述如下：

(1)直營（非百貨點）：

上訴人提出之直營（非百貨點，包含門市、官網、電話／傳真）之銷售資料，包括銷售明細表及上訴人開立之發票（上證39第1 箱編號1 、2 、3 冊），其銷售明細表及發票，均有詳載商品品名、數量、時間及發票號碼，可以相互勾稽比對，且發票係銷售當時即已開立，並向稅捐主管機關申報營業稅，並非臨訟製作，應可採信。系爭產品102 年至104 年之銷售金額約33萬餘元（見上證39第1 箱編號第1 至3 冊首頁之統計資料）。

(2)直營（百貨點）：

上訴人陳報系爭產品於102 年至104 年在直營（百貨點）之銷售明細表及其開立予百貨業者之發票，業經被上訴人否認其真正，依上訴人提出之發票，各直營（百貨點）所開之發票均採月結，其上僅記載當月之銷售總金額，品名為「化妝保養品」等，並無記載詳細品名、數量、銷售時間，本院無法由發票之記載得知系爭產品之銷售情形。且證人黃○○亦自承，其執行協議程序執行報告時，並未向直營（百貨點）作函證等語，可知其查核之資料，均為上訴人所提供，證人黃○○雖證稱：「上訴人公司有一台電腦會儲存對帳單資料，廠商那一端也有電腦會紀錄交易資料，以作為結算依據，所以是有外來憑證」云云，上訴人於107 年8 月14日之準備二狀亦主張：上訴人公司商品於百貨門市之銷售模式，係百貨專櫃上設有二台POS （Point Of Sale ）機，一台是上訴人公司之鼎新ERP 系統，另一台則為百貨公司設置之POS機。消費者購買商品時，銷售人員會將產品條碼刷入公司POS 機進行扣庫存及銷售金額之計算，無誤後將該筆交易金額輸入至百貨POS 機，列印出「百貨公司設定之產品名稱」（如居家用品或化粧品等商品統稱) 之發票給消費者。故透過每月百貨公司POS 機計算之銷售金額即可與上訴人公司銷售金額核對云云。惟經本院依上訴人陳報之百貨點資料，函詢環球購物中心等17家百貨點，自95年至104 年間銷售系爭產品之資料，除了義美食品股份有限公司桃園航空城分公司（下稱義美公司）有函覆具體之銷售金額（僅3,420 元）外，其餘百貨點或未函覆，或函覆稱，雙方僅為租賃關係，POS 系統無支援品牌單品管理，無法提供相關資料（如環球購物中心屏東公司）；或函覆稱，該公司與上訴人每日對帳結算並未載明每筆交易銷售商品之明細，且上訴人第一公司銷貨留存之電子發票存根聯，也未呈現每筆交易銷售商品明細，故無法知悉或提供上訴人第一公司在該商場承租櫃位所銷售之系爭產品型號、數量與金額的資料（如統正開發公司）（各百貨點函覆之情形如附表一所示），故證人黃○○及上訴人所述，百貨點所設之POS 機資料，可與上訴人方面之銷售資料相互勾稽，顯與本院函查結果不符，不足採信，應認證人黃○○所查核之百貨業者對帳單，無非是儲存於上訴人第一公司電腦內之資料，並非所謂「外來憑證」。上訴人自行提出之銷售明細表，既然與各直營（百貨點）方面之資料無法核對勾稽，即無從確認是否與實際銷售之情形相符，且唯一函覆本院之義美公司銷售金額僅有3,420 元，占整體銷售額而言，比例實屬過小，縱使該項金額與上訴人自行陳報之義美公司銷售金額相符，亦不足以推論上訴人提出之其餘直營（百貨點）資料之內容，均為真正。

(3)網路平台：

上訴人提出系爭產品於102 年至104 年在網路平台之銷售明細表，並提出之網路平台業者之對帳單，及其開立之發票（見上證39第1 箱編號第4 至8 冊），業經被上訴人否認其真正，經查，上訴人提出之發票，上訴人第一公司與各網路平台業者均採月結或半月結，發票上僅記載該期間之銷售總金額，品名為「商品一批」，並無記載詳細品名、數量、銷售時間等，本院無法由發票之記載得知系爭產品之銷售情形。本院依上訴人提供與其合作銷售系爭產品之網購平台業者資料（見本院卷二第140 頁），向香港商雅虎公司臺灣分公司（下稱雅虎公司）等7 家網路平台業者函查系爭產品銷售金額、數量、時間等資料（函文見本院卷二第142 頁），部分業者並未回覆，部分業者回覆查無資料，部分業者函覆之銷售資料，與上訴人向本院陳報之網路平台銷售額（上證32、33）不符，有被上訴人提出之一覽表可稽（此部分涉及本院核發秘密保持命令之上證31、32資料，本院不直接引用數據，見本院卷二第212 頁反面）。其中康訊數位整合股份有限公司（下稱康迅公司）、雅虎公司、九易宇軒股份有限公司（下稱九易公司）函覆之金額均高於上訴人陳報之金額，上訴人107 年7 月27日準備狀，雖提出其認為差異之可能原因，例如稅差未計算，或訂單成立後又取消下訂、退貨、未取貨等原因撤銷訂單，而使交易未完成之情形（見本院卷二第233-247頁）。證人黃○○亦證稱：「康訊公司，法院函詢結果是4,750 元，與上訴人提列的3,810 元，是因為康訊公司的是含稅，上訴人的是不含稅，另外，康訊公司函覆的103年交易有四筆，其中二筆2014年8 月26日訂單時間只相差1 分多鐘，有可能是客戶下了訂單後，沒有取貨，實際上只有一筆成交，但在網路平台那邊，只要客戶下訂，其呈現的訂單日期，就有兩筆，所以扣除該筆再以每筆訂單金額800 元扣除5 ％營業稅後，每筆交易金額應為762 元，從102 年至104 年共成交五筆，總額為3,810 元，是相符的。（為何六筆中，有一筆訂單金額是750 元，仍然是以762 元計算？）有可能是因為客戶有累積點數，網路平台給予折扣後，只有收取750 元，但是上訴人公司對網路平台所開的發票仍是以762 元計算；一、雅虎公司部分所陳報的交易資料，與上訴人公司差異在於上訴人公司沒有計算5 ％的營業稅，另外，有六筆資料，上訴人公司的對帳單中也沒有，其中2013年3 月1 日有一筆240 元與冰晶產品一般售價為800 元不符，該筆交易是有疑義的，另外於2013年10月29日一筆、2015年3 月21日二筆（時間均為15：37）、2015年4 月6 日一筆、2015年4 月21日一筆，這五筆上訴人公司對帳單也沒有資料，其餘相符。二、商店街部分所陳報的交易資料，上訴人公司為5,65 1元，法院函詢結果為0 元，有可能是上訴人公司的公司名稱「化妝」與「化粧」不同，而無結果，我們未含稅金額確實是5651元。三、九易的部分，1,600 元除以1.05為1,524 元，是相符的」，惟查，上訴人及證人黃○○所述，除營業稅百分之五為客觀之數據外，其餘對於金額不符部分之主張，均屬推測之詞，並無其他客觀證據可資佐證，另就證人黃○○所述，商店街市集國際資訊股份有限公司（下稱商店街公司）陳報並無系爭產品之交易資料，可能係上訴人公司名稱「妝」與「粧」不同所造成，本院於107 年8 月7 日電請商店街公司提供「第一化『粧』品廠股份有限公司」之交易資料（見本院卷二第250 頁公務電話記錄），該公司後續並未提供，故上開主張均不足為上訴人有利之證明。上訴人提出其執有之網路平台業者之對帳單，雖有記載各項商品之品名、數量、金額等，惟上訴人依據該對帳單所計算之銷售金額，與本院函詢之結果不符，其內容之真正自有可疑，證人何○○雖證稱，對帳單當初上訴人開發票給網購平台時，網購平台所提供的電腦內的資料，是之前就存在上訴人公司，惟又自承：本件起訴後，我們有問過YAHOO ，其稱該公司目前只有保留最近年度的對帳資料，先前的年度資料目前無法提供等語。查上訴人提出之該公司電腦中儲存之網路平台對帳單資料，既無其他客觀之資料可資佐證，即無法認定該對帳單之內容是否未經過修改或變造，故無從認定上訴人自行提供之對帳單內容之真正。

(九)綜上，上訴人關於系爭產品之銷售管道，除了直營（非百貨點，包括門市、官網、電話／傳真）部分有記載品名之發票可稽外，其餘直營（百貨點）及網路平台二個管道，除上訴人自行提出銷售明細及對帳單外，並無其他第三人之客觀證據可以互相核對、勾稽，上訴人第一公司亦未提出其公司內部其他部門（例如公司進銷存貨管理、財務等）之資料，足以與其提出之銷售明細及對帳單比對、勾稽，自無法認定上開資料為真正，尤其在系爭產品之銷售是以直營（百貨點）占大宗的情況下，本案等於是系爭產品大部分銷售資料，均付之闕如，自不能以上訴人自行陳報之102 至104 年銷售資料，作為損害賠償計算之基礎，亦無法由102 至104 年銷售金額推估95年至101 年之銷售金額。

(十)本件被上訴人已證明上訴人之系爭產品侵害系爭商標權，且上訴人第一公司自95年1月1日起至104年12月31日止之總銷售金額為11億零827萬4,107元，上訴人雖抗辯系爭產品之銷售額僅占其整體銷售額之一小部分，惟對其抗辯之事實，負有舉證之責任，應提出客觀具體之證據，證明系爭產品95年至104年之實際銷售額資料，惟上訴人僅提出系爭產品102至104年之銷售資料，未提出95年至101年之銷售資料，已違反文書提出義務，其提出之102 至104 年銷售資料，除了在原審有漏未陳報直營（百貨點）及網路平台銷售金額，以多報少之情形外，其上訴後另行陳報之102 至104 年銷售資料，經本院歷時一年多之審理調查，逐一函查直營（百貨點）、網路平台業者，並傳訊證人何○○、黃○○到庭為證，依卷內證據綜合觀之，實無法使本院產生堅強之心證，確信其主張合於真實，則訴訟上所生之不利益，自應由上訴人負擔，否則，違反文書提出義務及舉證責任之當事人，反而受有利益，未來恐將無人願在訴訟上為誠實之陳述，及恪盡訴訟上之協力義務，實有違反程序正義及誠實信用原則。

(十一)上訴人違反文書提出義務，且對其提出之抗辯不能提出反證證明之，本院依民事訴訟法第345 條規定，得審酌情形認被上訴人之主張為真實，即依照被上訴人之主張，以95年至104 年總銷售金額11億827 萬4,107 元之十分之一作為系爭產品之銷售額，再乘以化粧品製造、批發之同業利潤標準之淨利率16% ，即1,773 萬2,386 元，為上訴人銷售系爭產品獲得之利益（兩造對於按同業利潤標準之淨利率16% 計算，並無爭執）。惟審酌上訴人於系爭產品上，除了使用系爭商標，亦有標示上訴人自己之「de」商標，即屬於商標併用之情形，故消費者會購買系爭產品，除了系爭商標之識別力之外，上訴人自己之「de」商標之行銷推廣，亦有一定程度之貢獻在內，自不宜將系爭產品之全部銷售額計入損害賠償，以免被上訴人反而獲得超過其應得之利益，及上訴人長期經營化妝品、保養品行業，竟未注意而貿然使用系爭商標，其過失程度非輕，且使用期間長達10年，營業規模甚大，經被上訴人通知後已下架回收等一切情狀，依民事訴訟法第222 條規定，認為系爭產品之損害賠償，以系爭產品獲利金額之十分之六計算為適當，故上訴人因本件侵害商標權之行為，應賠償之金額為10,639,432元計算（17,732,386×0.6 ＝10,639,432，元以下四捨五入），應屬適當。

智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 曾啟謀
法 官 彭洪英