原 告 即反訴被告 陳O華
被 告 即反訴原告 李O即洛華企業社
上列當事人間請求排除侵害商標權行為等事件，本院於民國113年3月26日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
一、原告之訴駁回。
二、訴訟費用由原告負擔。
三、反訴被告不得使用中華民國註冊第02247939號商標之圖樣。
四、反訴被告應給付反訴原告新臺幣參萬捌仟伍佰元...
事實及理由
...
三、兩造不爭執事項：
三、兩造不爭執事項：
㈠原告與李O即洛園餐飲前曾簽立如被證1所示之頂讓協議書，由原告將「女王音樂餐坊」頂讓予李O即洛園餐飲。嗣兩造簽立如甲證2所示之「洛華企業社」股東合夥契約書，自109年7月31日起共同經營「女王音樂餐坊」（店面名稱為「QUEEN A.女王」），並在店面招牌處使用如甲證4所示之系爭圖樣。
㈡原告於110年10月14日向智慧局申請「BEAUTYBLOG HannahQ及圖」商標，並指定使用於第43類「餐廳」商品或服務，嗣於111年9月1日獲准公告為註冊第02247939號商標（即系爭商標，如附圖一所示），現仍於商標權專用期間內。
㈢兩造於111年1月20日於臺灣桃園地方法院勞動調解委員會以110年度勞專調字第150號調解成立，調解筆錄約定：原告同意不再使用「Queen A.」、「Queen A.女王」於任何網站平台及APP軟體等社群媒體；兩造同意於110年1月20日終止洛華企業社之合夥關係，終止後由李洛所有並繼續經營等語。
㈣「女王音樂餐坊」已於111年9月5日經桃園市政府准為歇業登記。
㈤系爭圖樣係由邑倉廣告平面設計之設計師鍾O慧所設計。
㈥兩造合夥經營「女王音樂餐坊」期間即使用系爭圖樣於店面招牌；兩造結束合夥關係後，被告仍於原址經營「QUEEN A.女王」，持續使用系爭圖樣於店面招牌為廣告宣傳迄今。
㈦原告分別於111年10月13日、28日寄發桃園中路郵局存證號碼000680號、桃園茄苳郵局存證號碼000854號存證信函予被告，主張被告使用系爭商標圖樣，已侵害原告之權利，請求被告更換餐廳招牌之圖樣。
㈡原告於110年10月14日向智慧局申請「BEAUTYBLOG HannahQ及圖」商標，並指定使用於第43類「餐廳」商品或服務，嗣於111年9月1日獲准公告為註冊第02247939號商標（即系爭商標，如附圖一所示），現仍於商標權專用期間內。
㈢兩造於111年1月20日於臺灣桃園地方法院勞動調解委員會以110年度勞專調字第150號調解成立，調解筆錄約定：原告同意不再使用「Queen A.」、「Queen A.女王」於任何網站平台及APP軟體等社群媒體；兩造同意於110年1月20日終止洛華企業社之合夥關係，終止後由李洛所有並繼續經營等語。
㈣「女王音樂餐坊」已於111年9月5日經桃園市政府准為歇業登記。
㈤系爭圖樣係由邑倉廣告平面設計之設計師鍾O慧所設計。
㈥兩造合夥經營「女王音樂餐坊」期間即使用系爭圖樣於店面招牌；兩造結束合夥關係後，被告仍於原址經營「QUEEN A.女王」，持續使用系爭圖樣於店面招牌為廣告宣傳迄今。
㈦原告分別於111年10月13日、28日寄發桃園中路郵局存證號碼000680號、桃園茄苳郵局存證號碼000854號存證信函予被告，主張被告使用系爭商標圖樣，已侵害原告之權利，請求被告更換餐廳招牌之圖樣。
四、得心證之理由：
㈠本訴部分
原告主張其為系爭商標之商標權人，詎被告在兩造結束合夥關係且「女王音樂餐坊」已為歇業登記後，未經原告同意或授權，仍使用與系爭商標高度近似之系爭圖樣於店面招牌，已構成商標法第68條第1項第3款規定侵害原告商標權之行為，原告自得請求除去及防止侵害，並請求損害賠償，惟為被告所否認，並以前詞置辯。
是本件經整理並協議簡化爭點後（本院卷第230頁），所應審究者為：
⒈系爭商標是否有商標法第30條第1項第12款之不得註冊事由？
⒉被告有無善意先使用系爭圖樣，而依商標法第36條第1項第3款規定，不受原告商標權效力所拘束之情形？
⒊被告於其招牌上使用系爭圖樣，有無商標法第68條第3款規定侵害原告商標權之情形？
⒋被告有無侵害系爭商標之故意或過失？原告請求被告負損害賠償責任，有無理由？若有，其損害賠償金額應如何計算？以若干為適當？
⒌原告依商標法第69條第1項及第2項之規定，請求排除及防止侵害，有無理由？茲分述如下：
⒈系爭商標有商標法第30條第1項第12款之不得註冊事由：
⑴按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，修正前智慧財產案件審理法第16條定有明文。
查被告於112年6月16日民事答辯狀中辯稱系爭商標之註冊有商標法第30條第1項第12款之不得註冊事由(本院卷第100至102頁)，是本院應就系爭商標之註冊有無應撤銷之原因自為判斷。
⑵次按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。但經其同意申請註冊者，不在此限，商標法第30條第1項第12款定有明文。本款規範意旨，係將因與他人有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。從而，適用本款之要件，除包括：①相同或近似於他人先使用之商標。②使用於同一或類似商品或服務。③申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。④未經他人同意申請註冊等要件外，尚須申請人具有仿襲之意圖。至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷。又所謂先使用之商標，主要係用以確認據爭商標在系爭商標申請註冊前，已有持續使用之事實，故僅須相對於系爭商標為在先使用之商標即為已足，不分國內、外先使用，亦不問註冊與否（最高行政法院107年度判字第673號、108年度判字第512號判決意旨參照）。
⑶經查，洛園餐飲、洛華企業社分別為李O於108年10月5日、109年7月27日經核准設立之獨資商號，李O以洛園餐飲之名義，於109年5月1日與原告簽立「女王音樂餐坊」頂讓協議書，約定以40萬元之對價受讓「女王音樂餐坊」，嗣李O再以洛園餐飲之名義，於109年5月9日委託邑倉廣告平面設計之鍾穎慧為女王音樂餐坊作包含商標logo在內之一系列之廣告平面設計等情，有洛園餐飲及洛華企業社之經濟部商工登記公示資料、「女王音樂餐坊」頂讓協議書影本、系爭報價單及設計圖影本等件在卷可稽。
復經證人鍾O慧於本院言詞辯論時到庭證稱：其有受到李O委託進行logo平面設計，是為中壢的女王酒吧做整個logo的形象設計，甲證4所示之招牌包含圖案及文字整個都是其設計的，被證2之系爭報價單（包含系爭圖樣）則是其與李O簽署之報價單及其設計成果圖等語，堪認系爭圖樣係李O以其獨資之洛園餐飲名義自原告受讓「女王音樂餐坊」後，委託證人鍾穎慧創作完成。原告固以系爭報價單並無設計公司或設計師等人之簽名而爭執其形式上真正等語，惟觀諸系爭報價單上業已載明為邑倉廣告平面設計，復經證人鍾O慧證稱系爭報價單確實為其與李O即洛園餐飲所簽署之報價單等語如前，原告仍爭執系爭報價單之形式上真正，應屬無據。
又李O即洛園餐飲受讓「女王音樂餐坊」後，籌備階段係使用洛園餐飲名義來處理籌備事宜，業據被告陳述明確，且觀系爭報價單上記載業主為「洛園餐飲李O」、「女王咖啡酒吧」等文字即明；嗣李O於109年7月27日另行設立獨資商號洛華企業社以經營「女王音樂餐坊」，並以被告李O即洛華企業社名義與原告於109年7月31日簽立股東合夥契約書，約定由原告以10萬元為對價成為洛華企業社之合夥人以共同經營QUEEN A.女王音樂餐坊等情，有經濟部商工登記公示資料、股東合夥契約書等附卷可參，而兩造合夥經營「女王音樂餐坊」期間，有持續使用系爭圖樣於店面招牌如甲證4所示乙節，亦為兩造所不爭執，足認在系爭商標於110年10月14日申請註冊日前，被告自109年7月31日起已有將系爭圖樣作為商標使用於店面招牌，以表彰「女王音樂餐坊」所提供之餐廳服務之事實，且為原告因合夥契約關係所知悉。
⑷系爭商標係以淺粉紅為背景底色，並由酒紅色之英文字母「BEAUTYBLOG」、「HannahQ」、一面朝左方之女性側臉輪廓剪影，及一以黑色線條、具有花草紋樣裝飾之圓形圖框組合而成，其中英文字母「BEAUTYBLOG」字樣比例極小，而英文字母「HannahQ」字樣比例雖較大，但整體視覺仍以女性側臉輪廓剪影所佔比例較大，並位於圓形圖框中間以酒紅色突顯，是系爭商標予人主要印象顯著之識別部分應為該女性側臉輪廓剪影；復觀「女王音樂餐坊」招牌上所使用之系爭圖樣，係由酒紅色為背景底色，並由一開口朝上之奶油黃色圓弧曲線，及一奶油黃色且面朝左方之女性側臉輪廓剪影置於該圓弧線條內組合而成，別無其他圖樣或文字，整體視覺以該女性側臉輪廓剪影為予人主要印象顯著之識別部分。再比較上開系爭商標與系爭圖樣之女性側臉輪廓剪影，二者整體輪廓高度近似，且有長睫毛及高挺鼻梁，均面朝左方而與圓弧線條相接，僅配色略有差異，惟系爭商標為酒紅色之剪影、系爭圖樣則係剪影之底色為酒紅色，予人之寓目印象極為相似，是以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察，可能會誤認系爭商標與系爭圖樣來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且近似程度極高。又系爭圖樣使用於餐坊、餐廳服務，與系爭商標指定使用於第43類之「餐廳」服務相同。
⑸承前所述，原告既自109年7月31日起與被告合夥經營「女王音樂餐坊」，並在店面招牌處使用系爭圖樣，自當知悉系爭圖樣存在並使用於餐廳服務之事實，且系爭商標與系爭圖樣屬近似商標且近似程度高，又指定使用於與系爭圖樣商標相同之服務，均業如前述，堪認原告於110年10月14日以自己為商標權人向智慧局申請註冊系爭商標，確實有意圖仿襲而搶先申請註冊系爭商標之情事。因此，系爭商標確有商標法第30條第1項第12款之不得註冊事由。
⒉綜上，系爭商標確有商標法第30條第1項第12款之不得註冊事由，依修正前智慧財產案件審理法第16條，自不得對被告主張系爭商標之商標權；是原告依商標法第69條第1項、第2項、第3項、第71條第1項第2款規定，請求被告負損害賠償責任，並請求除去及防止侵害，自無理由，應予駁回。
㈡反訴部分
反訴原告主張其為系爭圖樣之著作財產權人，詎反訴被告未經反訴原告同意或授權，擅自重製、改作系爭圖樣後據以註冊系爭商標，已侵害反訴原告對於系爭圖樣之重製權、改作權，反訴原告自得請求排除侵害，並請求損害賠償，則為反訴被告所否認，並以前詞置辯。是本件經整理並協議簡化爭點後，所應審究者為：⒈反訴原告是否為系爭圖樣之著作財產權人？⒉反訴被告是否有故意或過失侵害反訴原告之著作財產權？反訴原告依著作權法第88條第1項之規定，請求反訴被告負損害賠償責任，有無理由？若有，其損害賠償金應如何計算？以若干為適當？⒊反訴原告依著作權法第84條之規定，請求排除侵害，有無理由？⒋反訴原告請求被告負損害賠償責任，並請求排除侵害，是否違反民法第148條第2項規定之誠實信用原則？茲分述如下：
⒈反訴原告為系爭圖樣之著作財產權人：
⑴按著作人於著作完成時享有著作權。但本法另有規定者，從其規定，著作權法第10條定有明文。又按出資聘請他人完成之著作，除前條情形外，以該受聘人為著作人。但契約約定以出資人為著作人者，從其約定。依前項規定，以受聘人為著作人者，其著作財產權依契約約定歸受聘人或出資人享有。未約定著作財產權之歸屬者，其著作財產權歸受聘人享有。依前項規定著作財產權歸受聘人享有者，出資人得利用該著作，著作權法第12條亦有明定。是依上開規定，出資聘請他人完成之著作，原則上係以受聘人為著作人或著作財產權人，惟在契約另有約定時，例外以出資人為著作人或著作財產權人。
⑵查系爭圖樣係由證人鍾O慧所設計，為兩造所不爭執(本院卷第229頁)。又系爭圖樣係李O以其獨資之洛園餐飲名義委託證人鍾O慧創作完成等情，業如前述；而系爭圖樣係由李O出資並約定由李O取得設計成果之著作財產權等情，業據證人鍾O慧於本院言詞辯論時到庭證稱：
其有受到李O委託進行logo平面設計，109年5月9日報價簽署系爭報價單時李O是一個人到，其有口頭向李O說明logo設計完成後之著作財產權歸由李洛所有，logo設計費是在系爭報價單之「商標logo設計」項目下，整個設計案是由李O支付所有設計費用，沒有收過其他人交付的設計費用，logo設計過程都是李O與其單獨討論及進行最後定案，是在logo設計完成後到中壢現場進行招牌工程的規劃時才認識反訴被告等語明確，核與反訴原告提出之系爭報價單及設計初稿、與證人鍾O慧之對話截圖、邑倉廣告平面設計之尾款請款單、匯款明細照片及匯款憑證等大致相符，堪認系爭圖樣確實由李O出資聘請證人鍾O慧創作，並約定以李O即出資人為系爭圖樣之著作財產權人甚明。
至反訴被告雖辯稱兩造係共同委託設計新商標，且商標之設計發想及討論係由其負責，並以其側臉為設計發想等語，惟系爭報價單已載明業主為「洛園餐飲 李O」，證人鍾O慧復明確證稱不論係簽署系爭報價單、設計過程中之logo討論事宜，抑或後續付款事宜，均係由李O單獨出面及負責，迄至系爭圖樣設計完成至現場進行施工時，始有接觸反訴被告，業如前述，實難認李O與反訴被告係共同出資聘請證人鍾O慧創作系爭圖樣；另證人鍾O慧設計系爭圖樣之設計發想固為反訴被告之側臉，惟著作權法所保護者僅為該著作之表達，並非其所表達之概念或發想，自無從僅因反訴被告之側臉為系爭圖樣之發想來源，即認其享有著作財產權，是反訴被告上開所辯，自屬無據。
⑶又系爭圖樣係李O以其獨資之洛園餐飲名義出資聘請證人鍾O慧創作完成，且因洛園餐飲為獨資商號，並無獨立人格，依法並無權利能力，李O與證人鍾O慧並已約定李洛即出資人為系爭圖樣之著作財產權人，均如前述。又李O既為系爭圖樣之著作財產權人，其除有獨資設立洛園餐飲商號外，另有獨資設立洛華企業社商號，而獨資商號既無獨立人格，以該商號為營業，所生權利義務仍歸諸出資之個人，是商號與個人，名稱雖異，實非不同權利義務主體，是李O即等同於洛園餐飲、洛華企業社，反訴原告李洛即洛華企業社提起本件反訴，並主張其為系爭圖樣之著作財產權人，即非無據。 ...
智慧財產第四庭
法 官 林怡伸
法 官 林怡伸
沒有留言:
張貼留言