(著作權 商標) 「馬蹄鐵」商標：被告將原告的著作物登記為註冊商標，屬侵害原告著作權之行為，應移轉商標權予原告。

智慧財產法院105年度民著訴字第33號民事判決（2017.7.5）

原告 浩漢產品設計股份有限公司（著作權人）

被告 瑪帝鐵整合股份有限公司（商標權人）

上列當事人間排除侵害著作權行為等事件，本院於民國106年6月2日言詞辯論終結，判決如下：
主 文

被告不得使用註冊第01721470號商標之馬蹄鐵圖案。
被告應將註冊第01721470號商標權移轉予原告。

事實及理由
...
三、兩造不爭執之事實：
（一）系爭商標為被告於103年4月9 日申請、經經濟部智慧財產局於104年8月1日核准註冊，專用期限至114年7 月31日，現仍為有效之商標。
（二）被告公司在核准設立、系爭商標在臺灣申請及核准時，代表人皆為謝O穎。
（三）MTT公司之代表人自101年10月23日設立迄今均為謝O穎。
（四）荷盛公司之代表人為謝O穎。
（五）謝O穎出面與原告洽談本件「馬蹄鐵」之商標圖案美工設計事宜。

四、本件爭點如下：
（一）系爭著作之「馬蹄鐵」標章圖樣是否由原告創作並享有著作權？
（二）本件系爭著作設計案之委託人是否為MTT 公司？該委託設計契約是否存在於MTT公司及原告間，而與被告無涉？
（三）被告未得原告之同意，為申請案號第103019276 號之「馬蹄鐵」標章圖樣商標之申請，是否已侵害原告之著作權？
（四）原告請求被告不得使用系爭「馬蹄鐵」圖樣以及應將系爭商標權移轉予原告是否合法？
（五）證人謝明穎是否為系爭著作之著作權人？

五、得心證之理由：
（一）系爭商標之「馬蹄鐵」圖案係由原告所創作：

原告主張系爭商標之「馬蹄鐵」圖案係由其所創作，故其享有系爭商標圖案之著作權等語，此與證人謝O穎於本院審理中證述其僅係提供設計概念予原告參考，最後仍係委託原告自行發揮完成設計；其認為系爭商標圖案之設計人係原告等語相符。

被告雖以前詞辯稱原告並未創作系爭著作圖案云云，然查，比較證人謝O穎所提供予原告參考之圖案，與經原告設計後提出予證人謝明穎確認之圖案，可知原告已就證人謝明穎提供之參考圖案，為創作之發想，進而設計出8 種不同造型變化之圖案。另將證人謝O穎提供之參考圖案與原告設計完稿所擇用之圖案加以比對，至少有下列差異：前者馬蹄鐵之曲線較為圓潤且為完整弧形，後者較像一般常見之馬蹄鐵曲線，且在M 字下方有婁空設計，而不具完整弧形；前者左右各穿3洞，後者左右僅各1洞；前者僅有M字，後者卻有MTT字串。故如此在圖形、曲線、英文字等變化組合下呈現之設計，系爭著作圖案與證人謝O穎提供之參考圖，已有不小之差異，而此差異已足認係經原告精神創作，而具有原創性之美術著作。故被告辯稱系爭著作圖案純係經證人謝O穎指示為之，而非係由原告設計者云云，並不足採。

（二）系爭著作圖樣之委託設計人係MTT公司：
１、查，MTT 公司確實存在，此有英屬安圭拉所頒發之商業行為登記證、維基網頁資料、經我國駐外使館公簽證之 MTT公司登記資料等件在卷可參，應無疑義。又證人謝O穎於本院審理中明白證述其當時係以MTT 公司負責人之名義與原告洽談合作細節，並以MTT 公司之名義委託原告設計本件系爭著作圖樣等語，此並有證人謝O穎與原告在討論參加IF作品競賽之過程中，曾於102年10月9日將MTT 公司之名稱、註冊國家、地址、董事姓名、聯絡地址等基本資料寄與原告知悉之電子郵件1封附卷可佐，與證人謝O穎前揭證述內容互核相符。
２、又查，MTT公司設立於101年10月23日；被告公司於103年1月13日經核准設立；英屬安奎拉商馬蹄星整合股份有限公司於104年5月26日經核准設立，而原告受委託設計系爭「馬蹄鐵」圖案之工段日期，約定在102年12月1日至31日，初稿完成日期為102年12月4日、最後完成日期為102 年12月24日，此業據證人謝O穎於本院審理中證述明確，並與卷附原告設計完稿單、電子郵件互核相符，堪認屬實。準此，約定之工段期間既在102年12月1日至31日，則原告受委託之日期至少係於102年12月1日前，應無疑義。據此，證人謝O穎代表MTT 公司委託原告設計系爭著作圖案時，被告公司既尚未設立，證人謝O穎自無由代表被告公司委託原告進行設計。綜上所述，系爭著作圖樣之委託設計人係MTT公司之事實，應足堪認定。

（五）綜上所述，系爭著作權人係原告、委託原告設計之人為MTT 公司，且本件依卷內證據資料既無法證明被告已取得原告就利用系爭著作，將之申請商標並加以使用之同意或授權，則被告將系爭著作圖案持以申請商標註冊並獲准，已侵害原告之系爭著作權，獲取系爭商標之不當利益，故原告依著作權法第84條規定請求排除侵害，並依民法第 179條規定請求被告將系爭商標移轉予原告，為有理由，應予准許。

智慧財產法院第三庭
法 官 蕭文學

(著作權 轉讓 董事會決議 董事長 營業上事務 經常性與反覆性之日常營業事務 善意第三人) 東西出版：公司轉讓著作權未經董事會決議，無效。

智慧財產法院105年度民著上字第9號判決(2017.07.13)

「四、丁○○讓與系爭著作權之行為須經董事會決議：
　　按公司業務之執行，由董事會決定之，除本法或章程規定，
    應由股東會決議之事項外，均得由董事會決議行之。股份有
    限公司由董事長對外代表公司，代表公司之董事長，有辦理
    公司營業上一切事務之權利。公司法第202 條及第208 條第
    3 項、第5 項準用同法第57條分別定有明文。縱非屬公司主
    要部分財產，其讓與無庸依同法第185 條第1 項第2 款規定
    經股東會同意，然公司業務之執行，亦應經董事會決定行之
    。故董事長所享有之對外代表權，僅限於公司營業上之事務
    （參照最高法院86年台上字第2996號民事判決）。上訴人雖
    主張以被上訴人資產抵償其債務，為當時董事長丁○○合法
    經營行為云云。惟被上訴人抗辯稱其所經營事業係以各種圖
    書出版為主，所營事業並無著作財產權讓與，系爭著作權之
    讓與，非被上訴人之一般業務執行之範圍，自應由被上訴人
    董事會決議行之，況抵償債務而轉讓公司資產，不具經常性
    等語。職是，本院首應判斷讓與系爭著作權之行為，是否為
    當時董事長丁○○代表被上訴人辦理營業上一切事務之權利
    ；倘非丁○○辦理被上訴人營業上一切事務之權利，繼而判
    斷讓與系爭著作權之行為，是否為董事會決議權限，應經董
    事會決議為之（參照本院整理當事人爭執事項3）。
(一)系爭著作權抵償債務非被上訴人營業上一切事務範圍：
  1.基於交易安全與債權人平等原則：
  　被上訴人章程第2 條規定，其所營事業如下：(1)各種圖書之
    出版發行業務；(2)各種錄音帶、唱片、CD唱片買賣業務；(3)
    前各項廠商產品之代理經銷業務；(4)F401010 國際貿易業；
    (5)J305010 有聲出版業；(6)J303010 雜誌出版業；(7)除許可
    業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。參諸被上訴人登
    記資料可知，其所經營事業以圖書出版為主，所營事業之例
    示登記，並無著作財產權讓與項目，其非被上訴人對外登記
    公告之營業事項，基於第三人與被上訴人之交易安全，暨被
    上訴人之財產為其全體債權人之共同擔保，倘董事長可決定
    將系爭著作權之讓與特定債權人，則有危債權人平等原則。
    足認系爭著作權之讓與，非屬被上訴人營業上之事務範圍，
    不應由當時被上訴人董事長丁○○為之。況著作物出版與著
    作權轉讓，對被上訴人有不同之影響程度。前者情形，被上
    訴人仍為著作權人；然後者則使被上訴人喪失為著作權。故
    著作權轉讓影響被上訴人業務之執行遠逾著作物出版，兩者
    不可相提併論。職是，丁○○無權處分或無權代理讓與系爭
    著作權予上訴人。
  2.營業上一切事務為經常性與反覆性之日常營業事務：
  (1)參諸公司法第208 條第5 項準用同法第57條規定，可知股份
    有限公司所有業務之執行，雖應由董事會為之，然股份有限
    公司內外事務甚多，倘均仰賴召開董事會，除不符效率與成
    本考量外，對於公司業務之推動，亦造成重大阻礙，為促進
    公司日常運作之順利，董事會得將其業務執行權限，包括業
    務之決定及代表權，授權董事長為之。職是，公司法第57條
    所稱營業上一切事務，係指具備經常性與反覆性之公司日常
    營業事務。因該等例常性事務單純，毋須透過董事會集思廣
    益，基於效率之考量，由董事長自行決定，並對外代表公司
    即可；反觀非屬公司營業之日常事務，為求決策慎重與保護
    股東權益，自應由董事會之執行，以避免董事長專擅，危及
    公司、股東或債權人之權益。
  (2)被上訴人登記經營事業係以各種圖書出版為主，並未列示著
    作財產權讓與業務，故系爭著作權之讓與，非被上訴人之一
    般業務執行之範圍，自應由被上訴人董事會決議行之。況抵
    償債務而轉讓公司資產，並不具有經常性與反覆性，顯非公
    司營業上日常事務，故轉讓公司既有資產作為債務清償之手
    段，顯非公司負責人可為權限，應由董事會決議行之，始能
    維護公司、股東及債權人權益，足徵被上訴人前董事長丁○
    ○，並無代表被上訴人將系爭著作權讓與上訴人之權限，該
    轉讓行為，依公司法第202 條規定，應經被上訴人董事會決
    議行之。
(二)系爭著作權抵償債務應經被上訴人董事會決議：
  1.證人戊○○可證被上訴人資產抵償應經董事會決議：
  (1)證人戊○○於106 年4 月18日準備程序期日結證稱：其前為
    被上訴人南部業務經理與董事，主要負責業務推行，任職期
    間自90年7 月起至97年7 月之公司出狀況止。被上訴人曾召
    開董事會討論與決議，將公司所有之車輛轉賣北部業務經理
    、公司倉庫之轉移、向銀行借貸等事項。時任總經理丙○○
    均會參與會議討論。依據其參與公司運作之經驗，將公司資
    產轉讓予他人用以抵債，應先徵詢董事或丙○○同意。被上
    訴人於97年7 月間將公司著作財產權轉讓予潺川公司抵債，
    其知情而不知細節，僅知悉其合約未經過股東會討論提案，
    其事後由總經理電話通知。依其參與公司運作經驗，凡公司
    資產轉讓予他人用以抵債，均需丙○○同意。業務會議討論
    有關公司出版品之簽訂及出版，會後由總經理與董事長決定
    與簽約，有可能會推翻會議結果。就董事會開會頻率而言，
    其固定每個月至北部開會，每年約3 至4 次，僅是不清楚是
    董事會或股東會，並非每次經營會議，全部董事均與會。公
    司經營會議成員，包含董事與股東，公司部分員工亦為董事
    。公司未於經營會議討論公司出版品授權予他人出版。丁○
    ○代理被上訴人與上訴人簽訂系爭轉讓同意書，除不知情外
    ，亦未見過該同意書等語（見本院卷一第199 至204 頁）。
  (2)參諸上揭證人戊○○之證言可知，經營會議討論著作物之出
    版議題，而被上訴人召開董事會，係討論與決議公司資產之
    轉賣與轉移、銀行借貸等事項，時任總經理丙○○均參與討
    論。被上訴人將著作財產權轉讓予潺川公司抵債，丙○○有
    參與之，因公司資產轉讓予他人用以抵債，均需丙○○同意
    。業務會議討論有關公司出版品之簽訂及出版，嗣後由總經
    理與董事長決定是否簽約。準此，涉及被上訴人財產之轉移
    ，因為影響公司利益重大之事項，被上訴人會召開董事會加
    以討論，其不同與經營會議討論被上訴人日常業務有關之出
    版事務。
  (3)綜上所述，可認被上訴人董事長與總經理未經業務會議同意
    前，雖未有自行決定是否出版著作物之情事，然被上訴人之
    業務會議結論出版著作物，對於總經理與董事長並無拘束力
    ，總經理與董事長仍有決定權。而資產讓與之行為，董事長
    與總經理不得擅自決定然有關之議題，應經董事會議決行之
    。系爭著作之著作權為被上訴人資產之一部，丁○○自無單
    獨代表被上訴人轉讓系爭著作之著作財產權之權限。倘丁○
    ○代表被上訴人將系爭著作之著作財產權轉讓上訴人，應先
    由董事會決議，始有處分權或代理權。」


「五、系爭轉讓同意書對被上訴人不生效力：
    按董事會為公司執行業務必要法定之集體機構，由董事三人
    以上所組織成立。董事會由董事長召集之。但每屆第一次董
    事會，由所得選票代表選舉權最多之董事召集之。公司法第
    192 條第1 項與第203 條第1 項分別定有明文。股份有限公
    司設立董事會之目的，在於使全體董事經參與董事會會議，
    互換意見，詳加討論後，決定公司業務執行之方針。故公司
    法第203 條、第204 條、第205 條第3 項、第4 項及第206
    條規定，董事會之召集程序及決議方式，俾利全體董事出席
    董事會，並議決公司業務執行之計策。董事會召集程序及決
    議方式，違反法令或章程時，其所為決議，應屬無效（參照
    最高法院99年度台上字第1650號民事判決）。上訴人雖主張
    丁○○為簽訂系爭轉讓同意書之董事長兼總經理，系爭轉讓
    同意書自對被上訴人生效，況上訴人為善意交易相對人云云
    。然被上訴人抗辯稱董事長或總經理均無權簽訂系爭轉讓同
    意書，此為董事會決議權限，無涉善意與否等語。職是，本
    院首應審究需經董事會決議事項，董事長未召開董事會而逕
    自為之，其效力為何；繼而探討上訴人是否為善意之交易相
    對人；最後認定被上訴人有無權利濫用之情事（參照本院整
    理當事人爭執事項4 ）。
(一)丁○○未召集董事會與系爭轉讓同意書未經董事會決議：
    系爭著作權抵償上訴人債務之系爭轉讓同意書，屬被上訴人
    業務之執行範圍，應由董事會決議行之，當時董事長丁○○
    除未召集董事會討論系爭轉讓同意書外，亦未依公司法第20
    6 條第1 項規定，有應過半數董事之出席，出席董事過半數
    之同意系爭轉讓同意書，均未符合董事會之召集程序及決議
    方式。揆諸前揭說明，董事會召集程序及決議方式，違反法
    令或章程時，其所為決議，應屬無效。丁○○擅自與上訴人
    簽訂系爭轉讓同意書，對被上訴人不生效力甚明。
(二)丁○○無權限簽訂系爭轉讓同意書：
  1.董事長權限僅在營業上之事務：
    代表公司之股東，關於公司營業上一切事務，有辦理之權。
    公司對於股東代表權所加之限制，不得對抗善意第三人。第
    57條及第58條對於代表公司之董事準用之。公司法第57條、
    第58條及第208 條第5 項固分別定有明文。然所謂不得對抗
    善意第三人，係指代表公司之董事長或股東，關於公司營業
    上之事務有辦理之權，公司得對於董事長或代表股東之代表
    權所加之限制。倘其所代表者非公司營業上之事務，本不在
    代表權範圍，自無代表權限制可言，董事長或代表股東就無
    權限之行為，不問第三人是否善意，非經公司承認，不能對
    於公司發生效力（參照最高法院21年上字第1486號民事判例
    、82年度台上字第2860號民事判決）。準此，本院自應審究
    丁○○簽訂系爭轉讓同意書之效力為何。
  2.被上訴人未承認系爭轉讓同意書：
    丁○○雖為當時代表被上訴人之董事長，然其權限僅於被上
    訴人營業上之事務。因簽訂系爭轉讓同意書，並非所代表之
    營業上事務，故屬無權限之行為，不問上訴人是否善意，非
    經被上訴人承認，不能對被上訴人發生效力。依民法第170
    條第1 項規定，無代理權人以代理人之名義所為之法律行為
    ，非經本人承認，對於本人不生效力。丁○○無權簽訂系爭
    轉讓同意書，其屬無權代理或無權代表被上訴人，非經被上
    訴人承認，對被上訴人不發生效力。被上訴人迭經否認丁○
    ○有權為系爭著作之著作權轉讓行為，足徵丁○○代表或代
    理被上訴人公司將系爭著作權讓與上訴人之法律行為，對被
    上訴人不生效力至明。」

智慧財產法院第一庭
                                       審判長法　官　陳忠行
　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　曾啟謀

　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林洲富                                    

(著作權 電腦程式 轉包 出資聘請他人完成著作 利用權) 得標廠商將標案轉由他人承作，因未付價金而遭到解約，會導致主管機關無法取得標案成果之著作權，構成侵權。

智慧財產法院105年度民著訴字第56號判決(2017.06.24)

「 (三)原告是否為系爭著作之著作人及著作財產權人？
  1.【04】原告主張其為系爭著作之著作人，但因其進行系爭著
    作創作作業時，均須依照軍事單位資訊安全管制辦法，無法
    進行錄音、影印、錄影、拍照等行為，故無法提出直接證據
    加以證明，惟依其請求被告開示如後述之證據，以及被告未
    能完整配合開示之情況，還有原告自己提出之間接證據，應
    可認原告為系爭著作之著作人。以下即分別逐一說明。
  2.【05】證人○○○少校經原告聲明，並經我依法命兩造會同
    於公證人前作成陳述書狀（本院卷第176 頁）。據此陳述書
    狀指出：○○○於憲兵指揮部（即被告）服務期間，負責10
    5 年度資訊設備委商維護案，依該案合約，得標廠商須提供
    報修系統乙套履約。得標廠商於得標後，曾帶原告至被告處
    實施系統需求訪談，履約過程均由原告及另一名工程師執行
    系統相關作業等語。雖此陳述書狀同時表示：該案報修系統
    是由原告開發？得標廠商紘琦公司在開發過程是否有涉入或
    參與開發並不清楚，但已可證實原告確有參與提供報修系統
    履約之過程，而具備其為系爭著作創作人之前提事實基礎。
  3.【06】105 年度資訊設備委商維護案之得標廠商為紘琦公司
    ，就此兩造並無爭執，而紘琦公司曾以臺北北門郵局存證號
    碼001776號之存證信函寄送原告，並以副本寄送被告，其內
    容表明：「本公司承攬國防部憲兵指揮部105 年度資訊設備
    維護案，本案依規定必須交付壹套資訊設備報修系統軟體，
    經與貴公司協商口頭約定雙方同意以15萬元整，委託貴公司
    製作符合憲兵指揮部合約規定需求之資訊設備報修系統軟體
    」，此有兩造先後分別提出之該信函影本可憑（被證7 ，本
    院卷第72頁；原告106 年3 月21日民事爭議整理書狀所附存
    證信函影本，本院卷第183 頁）。由此證據可知：原告確實
    有開發創作系爭著作之事理基礎。
  4.【07】另依被告所開示之105 年7 月6 日報修系統侵權爭議
    會議紀錄，紘琦公司於105 年7 月1 日即曾去函被告表示：
    將終止與原告之委託關係，並更換報修系統，以避免侵權疑
    慮；而被告因此採取之對應作法中，其中第一項即為：「限
    期要求承商移除報修系統，並於移除後30日完成更換」（本
    院卷第168 頁背面、第169 頁）。按照社會常情推論，如果
    系爭著作之著作財產權非屬原告，紘琦公司自當據理力爭，
    而沒有理由委屈表示願意更換報修系統，並可提供著作權證
    明文件，以供被告訴訟之用，根本沒有必要因此還遭被告要
    求限期移除。再加上前述前提事實基礎、事理基礎，應可認
    定：原告為系爭著作之著作財產權人（原告為法人，雖然不
    可能自己從事創作，但依通常情形，原告經由其受雇人完成
    創作，可依著作權法第11條第2 項，享有著作財產權；或依
    同法第11條第1 項但書成為著作人，再依同法第10條於系爭
    著作完成時，享有著作權而有著作財產權（著作權包括著作
    人格權及著作財產權，同法第3 條第1 項第3 款參照）。
  5.【08】又根據上述兩造先後分別提出之紘琦公司信函（即存
    證號碼001776號）之存證信函內容，可知紘琦公司與原告經
    協商口頭約定由紘琦公司出資，由原告完成系爭著作，別無
    其他約定（兩造並未舉證有何其他約定，故應認並無其他約
    定），雙方應屬「出資聘請他人完成著作」且無其他約定之
    法律關係，故依著作權法第12條第1 項、第2 項後段，仍以
    原告為著作人及著作財產權人。其中以原告為著作人部分，
    由於原告為法人，必須仰賴受雇人為其完成著作，是否能依
    同法第11條但書之規定成為著作人，仍應視原告及其受雇人
    之約定。惟無論如何，原告為系爭著作之著作財產權人，應
    無疑義。
  6.【09】據上，原告為系爭著作之著作財產權人。至於原告是
    否為系爭著作之著作人，按照後續爭點之爭執情形以及本案
    最後判決結果，應無判斷必要，一併在此敘明。
  (四)被告抗辯其係合法利用系爭著作，有無理由？
  1.【10】被告抗辯因其出資請紘琦公司完成系爭著作，紘琦公
    司又委託原告完成系爭著作，則原告僅為紘琦公司之履行輔
    助人，故被告可依著作權法第12條第3 項規定，有利用系爭
    著作之權。惟依著作權法第12條第3 項規定，出資人得利用
    該著作者，必須受聘人完成著作而為著作人，且依法享有著
    作財產權為前提，此觀該條項規定以「依前項規定著作財產
    權歸受聘人享有者」為規範前提，即可十分明瞭。在本案中
    ，被告出資請紘琦公司完成系爭著作，兩造固然沒有爭執，
    但紘琦公司又轉請原告完成系爭著作，且由原告取得系爭著
    作之著作財產權，已經前一爭點判斷結果認定明確，是紘琦
    公司既未享有系爭著作之著作財產權，被告自無從依著作權
    法第12條第3 項合法利用系爭著作。
  2.【11】被告雖引用最高法院100 年度台上字第1895號判決意
    旨，認為：出資人之利用權乃系本於法律之規定，並非基於
    當事人約定，與著作完成之報酬給付，並非立於互為對待給
    付之關係，自無同時履行抗辯之可言等情，惟查：按照上一
    段的說明認定，並非認定紘琦公司或被告未給付系爭著作完
    成之報酬，而是認定紘琦公司並未取得系爭著作之著作財產
    權，被告自無從依著作權法第12條第3 項合法利用系爭著作
    。所以上述最高法院判決意旨，於本案中，因前提不同，應
    無適用之餘地。
  3.【12】不過，在本案中，應該繼續探究的是，紘琦公司可否
    因著作權法第12條第3 項取得系爭著作之利用權，再根據此
    利用權，使被告合法使用系爭著作？另一方面，原告雖然取
    得系爭著作之著作財產權，但原告本應基於原先紘琦公司之
    委託意旨，將完成系爭著作所取得之著作財產權移轉於紘琦
    公司，如此是否亦可認被告可依著作權法第12條第3 項取得
    系爭著作之利用權？
  4.【13】對以上問題，我在審慎考慮後，均採取否定見解。理
    由在於利用權雖然是根據法律規定而生，但其必須以出資聘
    請他人完成著作之法律關係繼續存在為前提，此亦為最高法
    院100 年度台上字第1895號判決所憑之個案基礎事實。如果
    受聘完成著作之法律關係，已經解除，出資人自不能再享有
    法定利用權。這不用什麼高深的法理，簡單設想一下：出資
    人委託受聘人完成著作後，卻分文未付，受聘人因此以出資
    人債務不履行，解除受託契約，如果還讓出資人享有法定利
    用權，不僅對受聘人不公平，也嚴重違反契約正義。本案中
    紘琦公司出資聘請原告完成著作之法律關係，已經原告合法
    解除而消滅，詳如後述（詳見【14】【15】之說明），所以
    紘琦公司已不得請求原告移轉系爭著作之著作財產權，被告
    也無從據此取得法定利用權。
  5.【14】紘琦公司委託原告完成系爭著作，但並未實際支付約
    定報酬，而是以其他債權抵銷之方式，履行其價金給付義務
    ，此為兩造所不爭執，只是被告認為不影響其法定利用權。
    然而，被告並未舉出紘琦公司所憑以主張抵銷債權（即主動
    債權）之證據，原告亦爭執該項紘琦公司債權已於105 年8
    月清償，故無從抵銷（原告106 年2 月9 日民事爭議整理書
    狀第3 頁，本院卷第118 頁），在此情形下，我根本無法認
    定紘琦公司之抵銷主張為有理由。也因此，紘琦公司並未依
    其出資請原告完成系爭著作之法律關係給付報酬，應可認定
    。
  6.【15】承上，紘琦公司既未依約給付報酬，原告自得依民法
    第254 條定相當期限催告紘琦公司履行，並於紘琦公司逾期
    未履行後解除契約。原告就此曾於105 年5 月25日以臺北信
    維郵局第716 號存證信函向紘琦公司表示「憲兵指揮部報銷
    系統交易取消」，此有該存證信函影本在卷可憑（北院卷第
    6 頁，該信函依其郵戳顯示，寄送時間為2016年5 月25日，
    原告主張其為105 年5 月16日寄送，應係誤會，此觀該信函
    中提及「已於105 年5 月23日以EMAIL 通知貴公司以下事項
    」等語自明），依其真意，即在表示解除契約之意。雖然在
    此信函中，並未定期催告紘琦公司履行，而是逕行「交易取
    消」（即解除契約之意），但對照被告所提出前述紘琦公司
    寄送原告存證號碼1776號之存證信函，其內容記載：「依約
    定所必須支付貴公司的款項15萬元整，因與貴公司另案合作
    ，... 轉分包予本公司承攬維護，至今仍積欠本公司第一季
    款項325000元整，經雙方同意從中扣除該款項15萬元後，貴
    公司仍必須支付欠款175,000 元」，應可合理推論在原告向
    紘琦公司表示解除契約前，已先向紘琦公司請求支付報酬，
    惟遭紘琦公司以可從其他款項扣除為由加以拒絕。基於民法
    第254 條所規定解除契約前之定期催告履行，其目的本在期
    待相對人可經由催告而履行，是此種已明示拒絕履約之情形
    ，自無必要再定期催告，而得逕行解除契約。從而，原告於
    105 年5 月25日寄送存證信函向紘琦公司表示解除契約，自
    屬合法有效。
  7.【16】被告另抗辯系爭著作於安裝及驗收階段，原告員工均
    係以紘琦公司員工身分進入被告營區，足認自始原告同意被
    告使用或利用系爭著作，並提出進出管制登記表（被證14）
    、驗收記錄表（被證15）及教育訓練簽到表（被證16）為證
    （被告民事答辯二狀第5 頁，本院卷第212 頁），惟原告是
    否同意被告使用或利用系爭著作，法律上須有明示或默示之
    意思表示，原告員工以紘琦公司員工身分進入被告營區，僅
    係因原告與紘琦公司間另有委託關係，無從據以認定其即為
    原告默示同意被告有利用權。從而，被告此部分抗辯，亦屬
    無據。
  8.【17】據上，被告抗辯其係合法利用系爭著作，並無理由。
  (五)被告如非合法利用系爭著作，有無故意或過失？
  1.【18】依照被告所提出原告於105 年5 月23日以欣字第1050
    53001 號寄發被告之信函，其內容已指明：「為維護貴單位
    合法權益，避免違反著作權法與日後訴訟，請於文到七日內
    （日曆天）移除本公司所開發之報修系統，或取得本公司合
    法授權」（被證6 ，本院卷第71頁）。被告自承於105 年5
    月24日已收受此信函（被告105 年9 月14日答辯狀第5 頁，
    本院卷第27頁）。
  2.【19】被告既已收受上述信函，即應有從速查證系爭著作權
    利歸屬之注意義務，惟按照被告自己之抗辯，被告僅是轉知
    紘琦公司要求定期妥善處理，其所定期限亦超過原告上述信
    函之指定期限，此有被告於105 年6 月3 日發文紘琦公司之
    函稿可憑（被證8 ），並未見有何查證系爭著作權利歸屬之
    作為。被告亦未抗辯其當時審核如何之證據，因而主觀上確
    認自己確可合法利用系爭著作，而無須移除系爭著作，據此
    可認被告至少確有過失。被告雖嗣後於105 年7 月6 日邀集
    原告及紘琦公司協商處理，最後亦限期要求紘琦公司移除系
    爭著作（詳見【07】之會議紀錄），但其已逾原告指定之期
    間，自無從據以免除其過失責任。
  3.【20】惟因原告指定之移除期限為文到7 日內，而被告自承
    於105 年5 月24日收受，均如上述，所以在105 年5 月31日
    （含）以前，應認被告尚未移除系爭著作，並無過失；自10
    5 年6 月1 日起，繼續利用系爭著作，始有過失。
  4.【21】另被告已自認係自105 年2 月4 日起使用系爭著作，
    至同年7 月份止，藉由系爭著作所產製報修單件數共有377
    件（被告106 年2 月16日答辯狀第2 頁，本院卷第137 頁背
    面），原告就此並無爭執，可以認定為事實。
  (六)被告如因故意或過失非合法利用系爭著作，則原告是否有所
    損害？如有，其損害數額為何？
  1.【22】由於系爭著作係因被告之需求而專案創作，故並不存
    在重製物之銷售市場，被告非合法利用系爭著作，並不會造
    成原告在重製物銷售市場之損害。但被告既然因過失而非合
    法利用系爭著作，而系爭著作又屬電腦程式著作，在使用過
    程中，依照一般經驗，均會有暫時性重製之必要，以供程式
    執行之用，是被告在使用過程中，即侵害原告之專有重製權
    （依著作權法第22條第3 項但書規定，電腦程式之暫時性重
    製，仍屬著作人專有重製之權利），原告至少受有應收合理
    授權金而未收之損害。又此項應收之合理授權金，既因侵權
    行為而來，已難由兩造商議而確定，僅能由法院模擬兩造均
    有交易意願之情況下，再斟酌本案其他一切情況，而為核定
    。
  2.【23】審酌系爭著作之交易價格約為15萬至18萬5 千元之間
    （原告與紘琦公司間存有爭執，此觀原告提出臺灣臺北地方
    法院檢察署檢察官106 年度偵字第6463號不起訴處分書所記
    載雙方之說法即可明瞭，本院卷第206 頁背面）；原告另也
    提出系爭著作創作成本概算供參，其中有關人員薪資概算部
    分為222,500 元；又此項應收而未收之合理授權金，係為填
    補著作財產權人之損害，應避免「寧可侵權，也不要事先商
    議取得授權」之逆選擇，不宜以過低數額核定等情以及本案
    其他一切情況，原告主張其每日損害以1,000 元列計（原告
    起訴狀第2 頁，北院卷第4 頁），即每日授權金應為1,000
    元，應認屬合理，可以認定。」

　　　　　　　　　  智慧財產法院第三庭

                                法  官  蔡志宏                                  

(商標 公司名稱 著名商標 不公平競爭) 久樘開發公司、「久樘」商標 v. 久樘營造公司、久樘建設公司

智慧財產法院106年度民商訴字第11號判決(2017.10.30)

「（一）被告久樘營造股份有限公司、久樘建設股份有限公司不得使用（

含授權他人使用）相同或近似於「久樘」字樣之招牌、名片、廣
告、網頁或其他行銷物品，或從事其他為行銷目的而使用相同或
近似於「久樘」字樣之行為，並應除去及銷毀含有相同或近似於
「久樘」字樣之招牌、名片、廣告、網頁及其他行銷物品。
（二）被告久樘營造股份有限公司、久樘建設股份有限公司應連帶負擔
費用將本件判決書之案號、當事人、案由及判決主文內文，以新
細明體十號字體刊登於蘋果日報、自由時報、中國時報全國第十
版前之適當版面壹日。
（五）本判決第一項於原告以新台幣壹佰萬元供擔保後，得為假執行；
於被告久樘營造股份有限公司、久樘建設股份有限公司以新台幣
參佰萬元為原告供擔保，得免假執行。」

「一、禁制「公司名稱」使用之請求
  (一)商標法部分
  1.【04】此部分原告認為被告使用「久樘」二字作為公司名稱
    之特取部分，已構成商標法第68條第3 款所規定之侵害商標
    權，故依同法第69條第1 項之侵害除去請求權或防止請求權
    ，請求被告不得使用相同或近似於「久樘」之字樣，作為公
    司名稱之一部分，並應向臺中市政府辦理公司名稱變更登記
    。
  2.【05】惟商標法第68條第3 款所規定之商標侵權情形，是「
    於同一或類似之商品或服務」，使用近似註冊商標之商標，
    但將商標作為公司名稱之特取部分，並不是商標之使用，自
    不能認為構成該條款之商標侵權情形。
  3.【06】即使認為公司名稱之使用，也可能構成商標使用之情
    形，則其所侵害商標權者，是將公司名稱作為商標使用之行
    為，而不是將公司名稱登記本身，不能因此請求被告不得使
    用特定名稱作為公司名稱，僅能請求被告不得使用特定名稱
    為商標使用。
  4.【07】商標法另有將商標侵權形態擴至公司名稱使用之「視
    為侵害商標權」（商標法第70條第2 款），依此規定之侵害
    除去或防止請求權，始得請求侵害者不得使用特定名稱作為
    公司名稱。惟原告並未依此規定請求，且依該條規定，其保
    護對象僅限於「明知他人著名之註冊商標」之情形，但被告
    為公司名稱登記時，原告尚未為商標之註冊（詳後所述【18
    】段參照），亦無此規定適用，併此說明。
  5.【08】從而，此部分請求，並無理由。
  (二)公平交易法部分
  1.【09】此部分原告認為被告使用「久樘」二字作為公司名稱
    之特取部分，已構成公平交易法第22條第1 項第2 款所規定
    之不公平競爭行為，故依同法第29條第1 項之侵害除去請求
    權或防止請求權，請求被告不得使用相同或近似於「久樘」
    之字樣，作為公司名稱之一部分，並應向臺中市政府辦理公
    司名稱變更登記。
  2.【10】惟公平交易法曾於104 年2 月4 日修正施行，而久樘
    營造之設立登記時間為103 年12月19日，久樘建設之設立登
    記時間為105 年4 月11日，此分別有經濟部商業司公司登記
    資料列印本可憑（原證6 、11，本院卷一第136 、141 頁）
    ，恰巧發生在上述公平交易法修正施行前後。因此，原告此
    部分請求應分別適用上述修正施行前後之公平交易法規定判
    斷。
  3.【11】有關原告主張之公平交易法第22條第1 項第2 款規定
    如下：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得以著名之
    他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服
    務之表徵，於同一或類似之服務為相同或近似之使用，致與
    他人營業或服務之設施或活動混淆者。」公平交易法104 年
    2 月4 日修正施行前，相關規定則在第20條第1 項第2 款，
    其內容如下：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得以
    相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱
    、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之
    使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。」以上修
    正前後規定，均是針對事業營業所提供「商品或服務」之表
    徵，而不是在規範事業之名稱使用，其規範核心就如同商標
    法對於商標侵權之規範，是針對商標之使用（在公平交易法
    為營業或服務表徵之使用），而非商號或公司名稱使用。因
    此，依此修正前後之規定，均不能據以請求被告不得為特定
    公司名稱使用。
  4.【12】商標法另有將商標侵權形態擴至公司名稱使用之「視
    為侵害商標權」（商標法第70條第2 款），依此規定，其侵
    害除去或防止請求權，始得將請求不得使用特定名稱作為公
    司名稱，以除去或防止「視為侵害」之繼續或發生。惟在公
    平交易法並無此「視為不公平競爭」之規定，自無從據以為
    相同請求。
  5.【13】另外，原告也請求依照公平交易法第25條（修正施行
    前為第24條）之公平競爭概括條款禁制被告使用「久樘」作
    為公司名稱，惟公司名稱未供營業或商品表徵使用，而僅作
    為名稱使用時，如：購置不動產時之權利人姓名登記、申報
    稅捐時之申報人姓名表示、簽訂合約時之締約人姓名表示，
    這些與營業或服務來源指示都沒有關連之名稱使用，並不涉
    及商品或服務之競爭，自無從據以為禁制名稱使用之請求。
  (三)民法部分
  1.【14】此部分原告主張之請求權基礎為民法第19條：「姓名
    權受侵害者，得請求法院除去其侵害，並得請求損害賠償。
    」惟使用相同姓名可否認為構成姓名權之侵害？我認為這在
    法律上是有疑問及討論空間的。民法對於何謂姓名權侵害，
    並沒有像商標法一樣有法律的明文規定。而在自然人部分，
    同名同姓者，自古以來，不論中外，所在多有，以民法所架
    構之私法秩序而言，並不認為自然人姓名有獨占排他性。因
    此，自然人使用與他人相同之姓名並不能認為有侵害他人姓
    名權，至於因同名同姓所可能造成人際、財產關係之混淆誤
    認，社會上多有自己的解決之道（例如：以從事之職業，或
    年齡之大小，再加以區別），並無須法律強行介入。再以法
    人而言，其既為法律虛擬之法律人格，其於姓名權，似乎無
    須與自然人有不同處理。但個別法律仍得依其特定之政策目
    的，為區別之規定。由於公司本係為營利目的而成立，財產
    交易較為頻繁，為免增加社會區辨之成本，公司法第18條乃
    有：公司名稱不得與他公司名稱相同之規定，但只要標明不
    同業務種類或可資區別文字，即可視為不相同之規定。因此
    ，公司名稱只要有所不同而可資區別，應認為即無侵害姓名
    權可言。至於公司名稱成為營業表徵，因而與其所提供之商
    品、服務產生來源指示之連結，以致名稱有所不同，但仍因
    近似而造成混淆誤認時，這另有公平交易法可資規範其所衍
    生不正競爭之問題，應認不在民法姓名權保護之處理範疇。
  2.【15】原告雖引用最高法院20年上字第2401號判例、71年度
    台上字第747 號判決，認為故用類似商號、公司名稱類似使
    人有混同之虞者，得以禁制令判命禁用，但以上見解均是發
    生於公平交易法制定之前，因時空背景有所不同，自不能加
    以援用。又原告另舉之臺灣高等法院97年度智上字第27號、
    102 年上字第720 號判決，也都沒有說明何以不應以公平交
    易法解決公司名稱相近所造成混淆誤認之問題，卻直接適用
    民法上之姓名權保護規定，自無從參考援用各該見解。
  3.【16】據上，原告主張因被告公司名稱之特取部分與其公司
    名稱近似，請求依民法姓名權之保護，判命被告禁用，自無
    理由。
二、禁制「商標（或表徵）使用」之請求
  (一)商標法部分
  1.【17】此部分因涉及商標之善意先使用，故有必要將被告使
    用「久樘」商標與原告註冊「久樘」商標之先後順序及時間
    ，先予釐清。
  2.【18】前已認定說明：久樘營造之設立登記時間為103 年12
    月19日，久樘建設之設立登記時間為105 年4 月11日（前述
    【10】段參照）。原告申請註冊「久樘」商標之時間則為10
    4 年6 月8 日（商品類別代碼為36）、同年12月30日（商品
    類別代碼為35、37、42、44、45），獲准註冊時間分別為10
    5 年7 月1 日、同年9 月16日，此有原告所提出經濟部智慧
    財產局商標資料檢索服務系統之列印資料可憑（原證5 ，本
    院卷一第134-135 頁）。換言之，久樘營造與久樘建設早於
    原告獲准註冊久樘商標前，即已設立登記，原告憑註冊在後
    之商標對設立登記在前之公司名稱請求禁制使用，已難認有
    據。
  3.【19】此外，在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近
    似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之
    效力所拘束，商標法第36條第1 項第3 款本定有明文。由於
    商標權人取得商標權之時點依法是自商標註冊公告當日開始
    （商標法第33條參照），商標權人對於商標註冊前其他使用
    相同或近似商標之行為，本無從主張其商標權之排他效力，
    此無待再為「不受商標權效力拘束」之規定，所以上述條款
    所稱「不受他人商標權效力拘束」，自是指善意先使用人，
    可以在相同或近似商標遭他人註冊商標後，仍然維持原本之
    使用，註冊商標權人不得請求排除或除去其商標之使用。
  4.【20】雖然被告對於原告所舉被告使用「久樘」之事證，包
    括：在架設之網站、招牌以及印製之名片上使用「久樘」字
    樣，究竟是商標使用，還是單純公司名稱之使用，存有爭議
    （被告狀署日期106 年5 月2 日民事答辯狀第5-6 頁；本院
    卷三第4 頁及其背面），而有待判斷如後（經判斷結果，確
    屬表徵（或商標）使用無誤，詳後說明【32】至【34】段參
    照），但即使認為屬於商標使用，因被告均於原告申請註冊
    「久樘」商標前，即已設立登記，而有使用「久樘」商標之
    正當權源基礎，而可認為是善意先使用者。從而，根據上一
    段善意先使用者不受商標權效力拘束之法律規定及說明，原
    告自無從依商標法規定主張商標權之排他效力而請求禁制被
    告為商標使用。
  5.【21】原告或許會認為以上之法律分析判斷並不合理，但我
    必須要強調的是：我國商標法對於商標保護是採取註冊主義
    ，而不是使用主義，商標權效力始於註冊登記，而不是使用
    。還沒有註冊登記的商標，除非另有公平交易法之適用外，
    其仍屬於公共領域範圍，任何人也都可以拿來做商標使用，
    以發揮商業競爭為社會帶來的公共利益，商標法僅禁止商標
    搶註（意圖仿襲而註冊），並未禁止商標競用（意圖仿襲而
    使用）。換言之，意圖仿襲而使用未註冊之商標，除非公平
    交易法另有規範外（主要是著名未註冊商標之保護），是屬
    於商業自由之範圍，商標法並無禁止。也因此，在此商標未
    註冊階段，基於商業自由單純選用相同或近似商標，自無惡
    意可言（但故意欺罔攀附之不正競爭行為，應另當別論）；
    更何況在本案中，被告還有已設立登記之公司名稱作為其商
    標使用之合理正當基礎。又由於商標權本來就是法律所創設
    之無體財產權利，其權利範圍是由立法者基於政策價值取捨
    所劃定。為促使商業競爭者，盡快以具有公示機制之商標權
    保護其所使用之商標，更有規範地形成商標使用秩序，商標
    法區別註冊與未註冊商標之保護，讓未註冊商標必須接受競
    爭使用，這是立法形成自由，也具有合理之政策價值基礎，
    實無不合理可言。
  (二)公平交易法部分
  1.【22】前已說明之商標法適用限制，是建立在公平競爭秩序
    仍有公平交易法可資規範之前提。而原告可否根據公平交易
    法之規定，請求禁制被告就「久樘」之字樣為商標使用，即
    成為本案中最關鍵之爭議。本案中對於久樘營造與久樘建設
    應分別適用104 年2 月4 日修正施行前後之公平交易法，已
    經敘明如前（前述【10】段參照）。
  2.【23】公平交易法第22條第1 項第2 款以及104 年2 月4 日
    修正施行前之同法第20條第1 項第2 款規定，其內容全文已
    經引述如前（前述【11】段參照）。根據該項規定請求禁制
    其他事業為特定表徵（或商標）使用者，其要件可歸納如下
    ：(1)請求權人使用之營業或服務表徵須已達著名或相關事業
    或消費者所普遍認知程度（下均以「著名表徵」統稱）；(2)
    相對人須就該著名表徵為相同或類似之使用；(3)相對人對於
    該著名表徵之使用，與請求權人之營業或服務發生混淆之結
    果。如符合以上三項要件，請求權人即可依公平交易法第29
    條規定（修正施行前為第30條），請求除去及防止侵害。
  3.以下即分別就上述要件，說明對於本案之判斷結果。
  (1)原告使用之「久樘」表徵，確已達到著名表徵之程度
  【24】原告自94年8 月25日起，即由經濟部核准變更公司名
    稱為「久樘」開發股份有限公司，此有經濟部當時核准函件
    影本可憑（原證2 ，本院卷一第116 頁）。這表示在被告於
    103 年12月19日、105 年4 月11日設立登記前，原告確有充
    足時間可以使其表徵廣為相關消費者普遍認知而著名。
  【25】原告於其所推出之不動產建案，多有冠以「久樘」之
    名，並刊登廣告於自由時報、蘋果日報、中國時報、聯合報
    上，廣告數量甚多，且多為全版廣告，詳如附表一所示。而
    以「久樘」冠名各個不動產建案之上，確有使相關消費者辨
    析各該建案之商品、服務提供來源之功能，亦應認為其確屬
    商品或服務之表徵使用。
  【26】原告對於其所推出之不動產建案，同時多有設置大型
    廣告看板或布條，以供往來之不特定人觀覽，並經拍照存證
    ，各該照片之拍照時間及呈現出「久樘」字樣之建案名稱，
    詳如附表二所示。
  【27】原告所推出之不動產建案，亦有經蘋果日報以網路型
    式加以報導之情形，報導時間及報導中所提及冠有「久樘」
    建案，或以「久樘建設」指稱原告之情形，詳如附表三所示
    。
  【28】由以上原告廣泛使用「久樘」字樣以為其營業或服務
    表徵之情形，可認為其所用「久樘」之表徵，於被告103 年
    12月19日及105 年4 月11日設立登記前，已經著名或廣為相
    關事業或消費者所普遍認知。另原告主張各原告均隸屬於久
    億機構集團，共同進行不動產開發規劃、營建施工等不動產
    相關服務與活動（原告民事起訴狀第3 頁，本院卷一第6 頁
    ），被告亦表示「原告共同推出之建築物及建案，實際上並
    非久樘開發所施作，實際領有執照者為旺庭建設、久億營造
    」（被告言詞辯論意旨狀第10-11 頁，本院卷三第244-245
    頁），故可認原告就「久樘」表徵應屬共同使用（旺庭建設
    、久億營造進行不動產建案之實際營造，久樘開發則進行行
    銷廣告，故前述使用證據，多有標示「久樘開發」之字樣；
    也因此，原告共同起訴，應認具有當事人適格，併此敘明）
    。
  【29】被告對於上述原告提出之使用證據，並未爭執其真實
    性，但抗辯其僅屬原告自己的角度，而非以相關消費者的立
    場證明「久樘」已為著名表徵。且不動產開發建設之事業眾
    多，先前許多著名建商，其後亦曾落寞，「久樘」之表徵，
    又如何在上千家建商中脫穎特出而著名（被告代碼10611-1
    書狀第1-5 頁，本院卷三第128-130 頁）。然而，所謂著名
    表徵須以相關事業或消費者之觀點加以立論，固屬正確，但
    相關事業或消費者並非單一個體，本無從以直接方法加以詢
    問驗證，藉由表徵使用人廣告數量及資源之大量投入，間接
    推論相關事業或消費者所普遍認知，應可認為符合一般經驗
    法則。原告提出經濟部智慧財產局所發布之「商標法第30條
    第1 項第11款著名商標保護審查基準」，在可憑以認定「著
    名」之證據中，即列有國內外之報章、廣告看板架設等事證
    。因此，並不能認為因為各該廣告並非自相關消費者立場之
    直接證明，就說各該廣告不能憑以認定「久樘」為著名表徵
    。再者，所謂著名表徵，並非事業所使用之該表徵商品或服
    務必須是在各該市場中名列前茅之觀念，如有足夠的廣告資
    源投入，使相關事業或消費者普遍認知，即使有多數事業之
    表徵併存為著名或相關事業或消費者普遍認知，並無不可，
    並非一定要能從上千家建商中「脫穎而出」，始能認為是著
    名表徵。
  【30】被告另質疑在原告提出之使用證據中有關網路社群討
    論情形，其中有網友提到「買久樘的案子，在朋友面前有時
    還真的是有點不好意思講」等語（原證31，本院卷一第180
    頁），認為如此即可證「久樘」表徵，並非著名或相關事業
    或消費者所普遍認知（被告言詞辯論意旨狀第15頁，本院卷
    三第249 頁）。然而，就如同我在前面所述，相關事業或消
    費者並非單一個體；所謂著名或相關事業或消費者普遍認知
    也不是要相關事業或消費者的每一個人都認為該表徵已經著
    名或普遍認知，所以並不能以單一反證就推翻前述原告所提
    出之廣泛使用證據。
  【31】原告還有提出其他使用證據用以證明「久樘」於103
    年12月19日以及105 年4 月11日之時點已成為著名表徵，惟
    均遭被告爭執其真實性或證明力（原告提出與代銷公司簽訂
    之銷售契約《原證44》、建案銷售額《原證45》、「國家卓
    越建設獎」及「臺灣誠信建商」之得獎紀錄《原證33-35 》
    、國內外參展紀錄《原證46、47》、電視廣告託播合約《原
    證51》等資料證據，用以證明原告積極行銷「久樘」並使其
    成為著名表徵。惟被告爭執原告主張自94年至104 年間的建
    案銷售額為130 餘億元卻未提出銷售憑證證明之，其推案總
    額也難在臺中市場佔有相當之市占率。又該得獎紀錄亦無法
    證明「久樘」已具有著名表徵，因該獎項並非對知名度為調
    查，且該獎項實為二民間社團所頒發，並不具公信力。另關
    於《原證51》之託播合約，其內容印刷不清無法辨識託播廣
    告內容，亦不足為憑。見原告民事準備三暨聲請調查證據狀
    第4 頁，本院卷三第138 頁；被告民事答辯二狀第2 頁，本
    院卷三第159 頁、被告民事答辯狀第11頁，本院卷三第7 頁
    ），惟因前述～之證據（即前述【24】至【27】段參照
    ），已可據以認定原告此部分主張可以採信，其餘有關爭執
    ，不再逐一說明論斷。
  (2)被告就「久樘」為相同或類似之表徵使用
  【32】久樘營造將「久樘」使用於廣告看板、公司網站、總
    經理特助之名片，其中總經理特助之名片部分，同時標示有
    久樘建設之公司全名，以上有原告提出之原證7 、8 、9 可
    證（本院卷一第138-140 頁）。由於廣告看板、公司網站、
    名片，均有行銷表明所提供服務來源之功能與意義，均可認
    屬於表徵使用，故可認被告確有使用「久樘」之表徵無誤。
  【33】根據前述認定「久樘」為著名表徵所憑之使用證據可
    知，「久樘」係使用於銷售之不動產建案名稱，而上述被告
    使用久樘之情形，則是將久樘與「建設股份有限公司」、「
    營造有限公司」連用，而各該公司之登記所營事業，各包括
    住宅及大樓開發租售業綜合營造業、住宅及大樓開發租售業
    ，可認與原告之不動產建案銷售為相同或類似之表徵使用。
    被告就此為相同或類似表徵使用，亦無特別爭執。
  【34】被告雖抗辯其另符合公平交易法第22條第3 項第2 款
    之善意使用（104 年2 月4 日修正施行前為第20條第2 項第
    3 款，被告言詞辯論意旨狀第16頁，本院卷三第250 頁），
    但因被告之公司設立登記時，原告使用「久樘」之表徵，已
    達著名之程度，已如前述（前述【24】至【28】段參照），
    此時被告再選用「久樘」為公司名稱，並進而使用於廣告看
    板、公司網站、總經理特助名片，這已經有表徵使用之效果
    ，並不是單純的使用自己姓名而已，且由於公平交易法第22
    條第1 項第2 款（修正施行前同法第20條第1 項第2 款規定
    ）對於著名表徵之保護規定，著名表徵已非屬商業自由範圍
    ，故應認為被告已非善意使用自己姓名，此部分抗辯，並無
    理由。
  (3)被告對於「久樘」表徵之使用，與原告之營業或服務發生混
    淆之結果
  【35】由於本案是被告就「久樘」表徵之使用，是採取與原
    告所使用著名表徵「久樘」完全相同之字詞，僅是與「建設
    股份有限公司」、「營造有限公司」連用，兩者與原告將「
    久樘」表徵使用於不動產建案銷售可認為十分接近，而難以
    區別，其本身已可認為兩造同時使用「久樘」表徵，確有產
    生混淆誤認之疑慮。
  【36】原告也有提出網路社群對於兩造同名新聞報導所表示
    之意見為：「有兩間久樘公司都從事營造相關產業」、「從
    報導看起來又不像是同一間公司」、「感覺很容易混淆，有
    人了解差異在哪嗎？」（原證17，本院卷一第152 頁），可
    資佐證。
  【37】更重要的是，在原告所提出前述的使用證據中，有關
    蘋果日報以網路形式報導原告時，即有以久樘建設指稱原告
    之情形（詳附表三所示），而當時本案被告久樘建設都還沒
    有設立登記。這表示相關消費者確實很容易將久樘開發與久
    樘建設或營造相互混淆。
  【38】至於原告聲請傳喚之證人○○○到庭證稱確實有造成
    相關消費者混淆誤認部分，由於其為原告久樘開發董事長的
    特助（本院卷三第260 頁），被告對此亦爭執其證詞之可信
    性，且由前面的說明已可認為相關消費者確實有產生混淆誤
    認（前述【35】至【37】段參照），故其證詞是否可採，已
    無深究判斷之必要，附此敘明。
  4.【39】據上，原告自得基於公平交易法之規定，請求禁制被
    告使用「久樘」之表徵，而原告有關禁制表徵使用請求之具
    體內容為：「不得使用（含授權他人使用）相同或近似於『
    久樘』字樣之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物品，或
    從事其他為行銷目的而使用相同或近似於『久樘』字樣之行
    為，並應除去及銷毀含有相同或近似於『久樘』字樣之招牌
    、名片、廣告、網頁或其他行銷物品」，經審核均屬除去或
    防止違反公平競爭侵害所必要，自應准許。其中有關除去及
    銷毀行銷物品之請求，被告雖有抗辯其並非具體明確，而難
    於執行（被告言詞辯論意旨狀第16頁，本院卷三第250 頁）
    ，但此項請求之執行，並非不能於執行時經由兩造協商而確
    定；如不能協商時，原告自應指明並舉證各該行銷物品之所
    在，並非完全不能執行。遇有爭議時，也可以依照強制執行
    法聲明異議，以茲解決。如果強求必須於訴訟中加以逐一釐
    清各該行銷物品，未免掛一漏萬，且可能須耗費大量時間進
    行釐清確認，延滯透過司法訴訟迅速回復公平競爭秩序。因
    此，在此等具有商業競爭性質之訴訟中，應容許此類相對可
    確定之請求內容，以及判決結果，一併在此敘明。
三、登載判決內容之請求
  (一)【40】被害人依公平交易法之規定，向法院起訴時，得請求
    由侵害人負擔費用，將判決書內容登載新聞紙，公平交易法
    第33條定有明文。此項規定於104 年2 月4 日公平交易法修
    正施行前已有相同規定，僅條號列為第34條。而本案中對於
    久樘營造與久樘建設應分別適用104 年2 月4 日修正施行前
    後之公平交易法，已如前述（前述【10】段參照），所以原
    告無論是對於久樘營造或久樘建設均得依上述規定，為此判
    決登載新聞紙之請求。
  (二)【41】經審核久樘營造、久樘建設使用「久樘」表徵之情形
    ，均有出現於原證10之網站中（本院卷一第140 頁），而網
    路本可供不特人閱覽；且久樘營造亦曾設立大型廣告看板，
    以供往來不特人觀覽（原證8 ，本院卷一第138 頁），其影
    響層面較廣，確有以登載新聞紙以回復公平競爭秩序之必要
    ，惟為顧及比例原則，應將所刊登之版面調整為如主文所列
    三大報之全國版第十版前之適當版面，並將原告自己舉證「
    久樘」為著名表徵時所未刊登之經濟日報及工商時報剔除。
  (三)【42】再有關登載內容部分，原告僅請求登載本案判決書其
    中案號、當事人、案由及判決主文內文，基於當事人處分主
    義，自應以此為限判命被告登載。另此項請求，並無2 名被
    告分別刊登之必要，共同為一次刊登即為已足，應屬數人負
    同一債務，且其給付不可分之情形，依民法第292 條，準用
    連帶債務之規定，故仍應命被告連帶負擔費用而為新聞紙登
    載。」

                    智慧財產法院第三庭

                                法　官　蔡志宏                                   

(商標 著名商標 主要部分觀察法 混淆誤認之虞 減損識別性之虞 損害賠償) TutorABC v. Tutor4U：Tutor為TutorABC之主要部分，Tutor4U使用Tutor為主要部分，有造成混淆誤認之虞、減損識別性之虞，構成商標權侵害。

智慧財產法院105年度民商訴字第37號民事判決(2017.10.23)

原　　　告　

訴訟代理人   林佳瑩律師
            張志朋律師

    主  文
「被告空中美語文教事業股份有限公司不得使用「Tutor4U 」名稱
及「http://www.tutor4u.com.tw 」網域名稱及其他相同或近似
於「TutorABC」、「TutorABCjr」著名商標之名稱或網域名稱。
被告應連帶給付原告新台幣壹仟萬元，及自民國一百零五年九月
一日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。」

「  四、兩造之爭點及論斷：

  （一）被告空中美語公司使用系爭商標2 之「Tutor4U 」於提
        供線上英語教學服務，構成商標法第68條第3 款、第70
        條第1 款、第2 款規定之侵權行為：
        1.系爭商標1（TutorABC、TutorABCjr）為著名商標：
          原告自公司設立迄今，旗下有TutorABC（線上真人英
          語教學網站）、TutorABCjr（線上真人兒童英語教學
          網站）、TutorMing （線上真人華語教學網站）等品
          牌，於101 年獲美國雜誌（Red Herring ）評選為全
          球創新100 強企業；於103 年獲中國最大電子商務集
          團阿里巴巴、新加坡淡馬錫及啟明創投投資1 億美元
          ；於104 年獲新加坡政府投資公司、中俄基金、高盛
          、銀翎資本投資2 億美元，公司市值超越10億美元，
          目前已在全球60個國家、80個城市擁有4,500 多位外
          籍顧問，近年已提供超過1,000 萬堂線上教育課程，
          於全球線上英語教學具有極高知名度，又原告長期於
          我國投資龐大廣告費用，透過諸多平面、電子媒體行
          銷，智慧局編製著名商標名錄，將系爭商標1 「Tuto
          rA BC 」列為著名商標（見本院卷2 第112 頁），且
          本院102 年度民商上字第3 號民事判決亦持相同見解
          ，肯認「TutorABC」、「TutorABCjr」之系爭商標1
          為著名商標（見本院卷1 第194 頁），此亦為被告所
          不爭執（見本院卷3 第3 、153 頁）。是以，系爭商
          標1 為著名商標一節，應堪認定。
        2.被告空中美語公司使用「Tutor4U 」商標於提供線上
          英語教學服務，構成商標法第68條第3 款規定之侵權
          行為：
          (1)按未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之
            一，為侵害商標權：三、於同一或類似之商品或服
            務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者
            混淆誤認之虞者。商標法第68條第3 款定有明文。
            該條第3 款規定，指二商標近似，並使用於同一或
            類似之商品或服務，且有致相關消費者混淆誤認之
            虞者。又所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，
            係指行為人之商標有使相關消費者對其所表彰之商
            品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。易言之
            ，係指行為人之商標與註冊商標因相同或構成近似
            ，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認
            兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品
            ／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商
            標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係
            或其他類似關係而言。故判斷二商標有無混淆誤認
            之虞，應參酌：(1) 商標識別性之強弱；(2) 商標
            是否近似暨其近似之程度；(3) 商品、服務是否類
            似暨其類似之程度；(4) 先權利人多角化經營之情
            形；(5) 實際混淆誤認之情事；(6) 相關消費者對
            各商標熟悉之程度；(7) 系爭商標之申請人是否善
            意；(8) 其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已
            達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。
          (2)二商標之近似程度高：
            按判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察。此
              乃係由於商標呈現在商品/ 服務之消費者眼前的
              是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現。至於
              另有所謂「主要部分」觀察，則係認為商標雖然
              係以整體圖樣呈現，然而商品/ 服務之消費者關
              注或者事後留在其印象中的，可能是其中較為顯
              著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分。所以
              ，主要部分觀察與整體觀察並非兩相對立，主要
              部分最終仍是影響商標給予商品/ 服務之消費者
              的整體印象。是以，判斷商標近似，仍應以整體
              觀察為依歸（有101 年7 月1 日施行之「混淆誤
              認之虞」審查基準5.2.3 可資參照）。因此，判
              斷商標是否近似，商標之較為顯著部分，雖常是
              消費者所關注或事後存留在其印象中者，但判斷
              商標近似時，仍應以整體觀察為依歸（最高行政
              法院103 年度判字第205 號、104 年度判字第15
              號判決意旨參照）。是以，判斷商標近似與否，
              主要部分觀察方法是整體觀察原則在判斷商標近
              似與否相輔相成具體觀察方法之一，仍應以商標
              圖樣整體觀察為依歸，即從商標外觀、讀音、觀
              念等判斷，是否已達可能混淆之程度。
            系爭商標1(TutorABC、TutorABCjr) 係以由左至右由彩色字體略經設計之
              橫書英文「TutorABC」及「TutorABCjr」所構成
              （如附圖1-5 ），其中註冊第01278886號「Tuto
              rABC」商標，則包含以英文字母「O 」右側掛置
              一單邊耳掛式耳機麥克風，及以英文字母「C 」
              之右側缺口結合地球橢圓圖形等設計，另註冊第
              第01467561號「TutorABCjr」則加大英文字母「
              j 」之設計，然上開設計變更尚屬細微，整體予
              人寓目印象仍可清晰辨認其為共通之「Tutor 」
              分別結合「ABC 」、「ABCjr 」等英文字母所組
              成。又系爭商標2 （如附圖6 ）整體係由以天藍
              色字體「Tutor 」、深藍色字體之數字「4 」及
              英文「U 」相結合，並輔以中文「空中家教」及
              黃橘色漸層箭頭設計圖所構成之聯合式商標，其
              中「空中家教」經被告空中美語公司聲明不專用
              。惟原告係主張被告空中美語公司使用「Tutor4
              U 」於宣傳廣告及「http://www.tutor4u.com.t
              w 」網域名稱，行銷其提供線上英語教學等服務
              之行為，構成侵害系爭商標1 之商標權，而被告
              亦不爭執其有前揭使用「Tutor4U 」於行銷線上
              英語教學等服務之事實，是本件應以被告空中美
              語公司於線上英語教學等服務所使用之被控侵權
              「Tutor4U 」商標，與系爭商標1 為比對基礎，
              據以判斷是否構成侵害系爭商標1 之商標權，合
              先敘明。
            系爭商標1 為「Tutor 」分別結合可清楚辨識之
              「ABC 」、「ABCjr 」等英文字母所組成，而「
              Tutor4U 」則為「Tutor 」結合數字「4 」及英
              文字母「U 」所組成，二者起首英文文字皆為「
              Tutor 」詞彙，且各佔整體商標達2/ 3以上位置
              ，僅字尾「ABC 」、「ABCjr 」與「4U」之差異
              ，是「Tutor 」英文詞彙已成為二商標之主要識
              別部分，二者亦無其他圖形等可資區辨服務來源
              之作用，視覺感受繁簡差異性不大，整體外觀予
              人寓目印象極為相似；又二商標之起首英文詞彙
              皆為「Tutor 」，念讀均相同，而被告亦自陳「
              Tutor4U 」之數字「4 」係取自「for 」之讀音
              之諧音文字，「Tutor4U 」之整體唸讀應為「Tu
              tor for you 」（見本院卷1 第286 頁），則二
              商標即使因有字尾「ABC 」、「ABCjr 」與「4U
              」之差異，致依文字排列順序之讀音有所差異，
              然整體連貫唱呼讀音差異性可謂不大，是二商標
              之讀音亦相彷彿；再二商標之主要識別部分為起
              首「Tutor 」英文詞彙，而「Tutor 」英文詞彙
              有中文「家教」、「家庭教師」或「私人教師」
              之意，以現今英語教育普及，國人普遍至遲自中
              學時期即學習英文背景而論，尚難認其屬艱澀難
              懂之英文詞彙，因此，系爭商標1 之「TutorABC
              」或「TutorABCjr」字樣，即傳達有予消費者為
              提供與英文「家教」、「家庭教師」或「私人教
              師」相關服務之意；而「Tutor4U 」傳達「Tuto
              r for you 」之意，亦在呼應提供英文「家教」
              、「家庭教師」或「私人教師」只為你之意涵，
              故二商標予相關消費者之觀念，亦屬相近。是二
              商標之外觀、讀音、觀念均相彷彿，於異時異地
              隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，不易區辨，
              若標示在相同或類似的服務上時，以具有普通知
              識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察或於購買
              時施以普通之注意，可能會誤認二者來自同一來
              源之系列服務，應屬構成近似程度高之商標。
          (3)二商標屬同一之商品或服務：
            按商品類似之意義，係指二個不同的商品，在功
              能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯
              之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會
              通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為
              來自相同或雖不相同但有關聯之來源者；而商品
              之功能相同或相輔者為類似商品，商品的功能為
              何，應以一般社會通念為主（最高行政法院103
              年度判字第98號判決意旨參照）。次按現行商標
              法第19條第6 項規定：「類似商品或服務之認定
              ，不受前項商品或服務分類之限制。」，蓋商品
              分類僅為便於行政管理及檢索之用，同一類商品
              或服務不一定是類似商品或服務，而不同一類的
              商品或服務也可能是類似商品或服務，則判斷是
              否類似商品或服務，仍應參酌一般社會通念及市
              場交易情形，就商品或服務之各種相關因素為斟
              酌。
            系爭商標1 指定使用於35、41、42類服務，「Tu
              tor4U 」商標則使用於41類服務，且觀之二商標
              於市場實際使用情形，皆使用於線上英語教學服
              務，此亦為被告不爭執（見本院卷3 第9 、287
              頁）。故二商標所指定使用之服務間，應屬構成
              同一或高度類似之服務。
          (4)商標識別性之強弱：
            按商標之文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、
              動態、全像圖、聲音等，或其聯合式，對於商品
              ／服務之相關消費者所呈現識別商品／服務來源
              之功能，因其商標特徵的不同而有強弱之別。又
              商標有無識別性，應依其指定使用之商品或服務
              、消費者之認知、實際交易情況及使用方式，判
              斷是否足以使相關消費者認識其為表彰商品或服
              務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別
              ，原則上創意性的商標識別性最強，而以習見事
              物為內容的任意性商標及以商品／服務相關暗示
              說明為內容的暗示性商標，其識別性即較弱，而
              識別性越強的商標，商品／服務之消費者的印象
              越深，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生混
              淆誤認。
            系爭商標1 為「Tutor 」分別結合「ABC 」、「
              ABCjr 」等英文字母所組成，又「Tutor 」英文
              詞彙為「家教」、「家庭教師」或「私人教師」
              之意，然與系爭商標1 指定使用之線上英語教學
              等服務，並無直接關連性，不具有服務說明的意
              義，以一般消費者而言，尚無從藉由運用想像力
              而得知指定之商品或服務內容，消費者會直接將
              其視為指示及區別來源的標識，屬創意性商標，
              且經原告長期廣泛行銷使用成為著名商標，而為
              相關消費者所熟知且印象深刻，其識別力甚高，
              倘他人稍有攀附，極可能引起相關消費者或購買
              者有混淆誤認之情事，而「Tutor4U 」外觀上亦
              有予人寓目印象深刻之「Tutor 」英文詞彙，一
              般消費者即無從率可加以分辨，自易對其表彰服
              務來源或產製主體產生混淆誤認。
            被告抗辯「Tutor 」是一既有且習見字彙，為中
              文「家教」、「家庭教師」或「私人教師」之意
              ，不僅為國內補教相關競爭同業者經常所用之詞
              ，更是國外普遍用語，無論何種行業或書名均在
              使用，且以「Tutor 」作為商標之一部，指定使
              用於第9 、16、35、41類獲准註冊亦所在多有，
              「Tutor 」非原告所獨創，且所列舉之商標中係
              聲明「Tutor 」不在專用之列，可見「Tutor 」
              識別性較低云云（見本院卷3 第241-242 頁）。
              然查，商標的功能主要在於指示商品或服務的來
              源，而以之與他人的商品或服務相區別，只要商
              標整體具有識別性，即具備商標功能，聲明不專
              用制度，僅係於審查程序就可能發生商標權爭議
              的情形，預作防範之行政措施，註冊商標是否就
              特定事項聲明不專用，並非日後判斷該事項是否
              具識別性之依據。關於「註冊商標中未聲明不專
              用的文字，在後申請時為不具識別性文字的處理
              方式」，在商標審查實務所憑據之商標聲明不專
              用審查基準行政規則之7.2 一節有詳盡記載，玆
              引述如下：「商標圖樣中包含之事項是否有不具
              識別性的情形，係以審查時作為判斷時點，若在
              後商標註冊申請案，以已註冊商標的文字作為商
              標圖樣的一部分，而前案於申請註冊時，並未以
              該文字不具識別性聲明不專用，惟若依後案審查
              時的客觀事證，該文字確實為說明性、通用名稱
              或有其他不具識別性的情形，或該文字於後案係
              結合其他文字一併使用，該文字本身已非商標圖
              樣的主要識別部分，而僅是商品或服務的相關說
              明，且後案商標無致相關消費者混淆誤認之虞，
              則可取得註冊，商標權人或第三人尚不得僅以前
              案已經核准註冊或未聲明不專用的事實為爭執。
              惟該部分既包含於在先註冊商標中，且未經聲明
              不專用，後案商標取得註冊，而未以有致相關消
              費者混淆誤認之虞予以核駁的理由並不清楚，在
              先商標權人可能仍以為其就該不具識別性文字具
              有排除他人使用的權利，且在後商標權人及其他
              競爭同業可能不瞭解該部分已不具識別性，為明
              確表示後案商標中的相關文字不具識別性，在後
              之商標權人須將該部分聲明不專用，始能取得註
              冊。」可資參照。經查，縱依被告所舉另案他商
              標註冊案中有聲明「Tutor 」不在專用之列一事
              ，然二商標均非將「Tutor 」部分聲明不專用，
              況被告空中美語公司使用「Tutor4U 」商標是否
              與系爭商標1 造成相關消費者混淆誤認，應就兩
              造商標整體觀察比對，除衡諸二商標是否構成相
              同或近似，亦應綜合其他各項因素，判斷是否符
              合有致相關消費者混淆誤認之虞要件。亦即，本
              件在判斷混淆誤認之虞之識別性強弱因素時，應
              就二商標之整體審查其識別性，再予以比對觀察
              識別性強弱，雖二商標均有「Tutor 」英文，被
              告前開所辯乃區隔或割裂系爭商標1 之「Tutor
              」英文詞彙，自屬不合，亦不符判斷混淆誤認之
              虞法則。
          (5)實際混淆誤認之情事：
            原告主張被告空中美語公司使用「Tutor4U 」經
              營線上英語教學等服務，已引發多數相關消費者
              混淆誤認一節，業據提出已訂購被告空中美語公
              司「Tutor4U 」課程的學員，卻誤以為自己所購
              買之課程是原告「TutorABC」，向「TutorABC」
              提出消費爭議申訴或向台北市政府檢舉「Tutor
              ABC 」案及其他相關消費者混淆誤認之公證資料
              為證（原證20、21、22、24，見本院卷1 第254-
              270 頁、本院卷2 第15-18 頁）。其中，原證24
              所示台北市政府商業處函文及原證30公證書為例
              ，Tutor4U 學員劉○○及其母親將Tutor4U 誤認
              為TutorABC一節，【第一段錄音，是原告（Tu
              torABC客服中心）致電劉○○，由劉○○的媽媽
              接聽電話。劉媽媽知悉是TutorABC打電話去，並
              提供劉○○的手機號碼供原告查詢，但因為原告
              查詢不到劉○○的學員資料，且劉媽媽正在開車
              ，故劉媽媽要求原告過20分鐘再打電話；第二段
              錄音，是原告（TutorABC客服中心）再度撥打電
              話給劉媽媽，劉媽媽提供劉○○的電子郵件以及
              另一支手機號碼供原告查詢。但因為原告公司仍
              舊無法查得學員資料，故劉媽媽還詢問：「你這
              邊是TutorABC嗎？」，並要求原告打給劉○○；
              公證書第三段錄音，是原告（TutorABC客服中心
              ）打電話給劉○○，原告告知劉○○，TutorABC
              無論是電子郵件或透過手機號碼，都查無其學員
              資料，劉○○還表示「怎麼可能？」因此，原告
              公司又再查詢一次，仍舊查詢不到。劉○○遂表
              示：「你們那裡是空中美語嗎？」原告公司表示
              ：「不是，我們是TutorABC。」劉○○表示：「
              對啊，我的也是啊」；公證書第四段錄音，是原
              告公司再次致電劉○○，劉○○才表示：「我要
              跟你說抱歉…就是申訴錯間了... 我要申訴是Tu
              tor4U …我媽要申訴Tutor4U 」】（見本院卷2
              第10頁、本院卷2 第99頁背面-100頁背面、本院
              卷4 第26頁背面-28 頁）等。可知，已有消費者
              將「Tutor4U 」之線上英語教學課程，誤認係系
              爭商標1 所提供之線上英語教學課程服務之情事
              。
            又觀之原證20公證書所示，消費者誤認「Tutor4
               U」是「TutorABC」之個案，【「來電者：你好
              ，請問TutorABC嗎？…來電者：你這裡不是Tuto
              rABC嗎？客服人員：對，我們這邊是TutorABC，
              但是目前是查不到您女兒的資料。…來電者：你
              們沒有這支電話？客服人員：我們是TutorABC。
              來電者：跟Tutor4U 有沒有一樣？客服人員：我
              們這邊是TutorABC哦。來電者：跟Tutor4U 不是
              一樣？客服人員：什麼？來電者：Tutor4U 啊。
              客服人員：不一樣、不一樣。來電者：你有聽過
              4U嗎？Tutor4U 耶？客服人員：對，4U是別家、
              別家課程，我們這邊是TutorABC。來電者：好，
              抱歉、抱歉，打錯了。」】（見本院卷1 第14頁
              背面-15 頁、本院卷4 第25頁）；原證21公證書
              為例，消費者誤以為「Tutor4U 」是「TutorABC
              」，【「來電者：你好，不好意思，那個我們想
              要退課程。…來電者：是付了、已經上了快一年
              了吧。…來電者：你們是TutorABC、Tutor4U 嗎
              ？客服人員：不是，我們是TutorABC。」】（見
              本院卷1 第15頁、本院卷4 第25頁背面-26 頁）
              ；原證22公證書為例，消費者誤以為「Tutor4U
              」是「TutorABC」，【「來電者：你好，我是你
              們、那個Tutor4U 的會員。…客服人員：這支電
              話沒有查到您的資料哦，您說您是在哪裡看到我
              們的訊息呢？…客服人員：不好意思，我們這裡
              是TutorABC，您說您是我們的學員嗎？來電者：
              我是Tutor4U ，不是同一個嗎？客服人員：不好
              意思，我們是不同的公司，您是看到我們在Face
              book上的訊息來電的是不是？來電者：對。客服
              人員：好，因為、您要不要再確認一下他們的電
              話，因為這支是我們的客服專線。」】（見本院
              卷1 第15頁、本院卷4 第26頁），此等由原告客
              服人員予消費者之電話對話內容情節，更可證明
              此已非單一有消費者將「Tutor4U 」誤認為原告
              之系爭商標1 之個案，否則何必屢屢提及二者之
              差異，堪認相關消費者確有將系爭商標1 與「Tu
              tor4U 」之線上英語教學服務，產生聯想而發生
              混淆誤認之情事。
            被告抗辯被告空中美語公司開立之統一發票上已
              明確載明統一發票之出具人為「空中美語文教事
              業股份有限公司」、統一編號、負責人、聯絡電
              話和地址等資料，劉○○不以手邊現有資料對照
              填寫，卻特別搜尋原告公司名稱、地址填寫，令
              人莫名，另原告所舉消費者客訴之通話內容存有
              諸多不合常理之處，且縱於光碟中實際電話所錄
              音內容聽聞來電者所述姓名、電話，亦無法證明
              該來電者是否真實為電話所有人或是其親屬，或
              其通話並非是通話雙方早已預備構想之內容，況
              兩造學員人數眾多，僅憑此為數不多且偶一打錯
              電話事件，樣本數似過於太少，應不足以證明兩
              造商標並存使用於市場上，有致相關消費者混淆
              誤認情事云云（見本院卷2 第209 頁、本院卷3
              第271 頁）。然查，被告並不爭執原告前揭所提
              公證書之真正（見本院卷2 第117 頁），且由該
              等電話錄音對話譯文完整，均有消費者姓名、電
              話等資料勾稽比對，可堪信為真實，又被告辯稱
              發票上載有被告公司名稱、負責人、電話等資訊
              ，不致造成混淆誤認，然消費者在多數資訊併列
              之情形下，未必會注意該等資訊，且以電話內容
              觀之，亦有消費者直至第4 通電話才表示申訴錯
              誤（見本院卷2 第108 頁），益徵，被告空中美
              語公司使用「Tutor4U 」商標於線上英語教學等
              服務，已致相關混淆誤認系爭商標1 之情事，是
              被告此部分之所辯，亦非可採。
          (6)被告空中美語公司使用「Tutor4U 」商標難謂善意
            ：
            按商標之主要功能在表彰自己之商品或服務，俾
              以與他人之商品或服務相區別，故申請註冊商標
              或使用商標，應在發揮商標之識別功能。倘明知
              可能引起相關消費者混淆誤認其來源，甚至企圖
              致相關消費者混淆誤認其來源，而為使用商標者
              ，其使用即非屬善意，應不受保護。
            被告抗辯被告空中美語公司從事英語教育事業近
              40年歷史悠久，被告空中美語公司順應潮流因應
              發展，旗下品牌各個商譽卓越歷久不衰，並具有
              相當知名度云云（見本院卷3 第263 頁）。查原
              告之系爭商標1 自98年獲准註冊以來，業經原告
              長期廣泛使用於所指定之線上英語教學等服務，
              而成為相關公眾普遍認知之著名商標，被告空中
              美語公司原為從事「廣播」英語教學雜誌業者，
              對英語教學市場應相當熟悉，且自101 年間始跨
              足從事線上英語教學服務，是被告空中美語公司
              於使用「Tutor4U 」商標前，因業務關係應早已
              明知系爭商標1 之存在，然其與原告為競爭同業
              卻以高度近似之「Tutor4U 」商標，使用於相同
              線上英語教學課程等服務，不無攀附系爭商標1
              商譽之企圖，是被告空中美語公司使用「Tutor
              4U」商標於線上英語教學等服務難謂出於善意。
          (7)行銷方式與場所：
            按就商品或服務之行銷方式而言，商品或服務之
              行銷管道或服務提供場所相同者，相關消費者同
              時接觸之機會較大，致混淆誤認之可能性較高。
              反之，經由直銷、電子購物或郵購等行銷管道者
              ，其與一般市場行銷者，發生混淆誤認之虞程度
              較低。而商品銷售或提供服務之場所，亦會影響
              混淆誤認之虞程度。
            原告使用著名之系爭商標1 表彰線上英語教學等
              服務，與被告空中美語公司使用「Tutor4U 」商
              標使用於相同或高度類似之線上英語教學等服務
              ，依一般社會通念及市場交易情形，二服務在行
              銷方式或網路提供場所，即有重疊之可能性，，
              當無從排除相關消費者同時接觸系爭商標1 與「
              Tutor4U 」商標之機會，相關消費者極有可能誤
              認二商標之商品或服務為同一來源，或者誤認二
              商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟
              關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事。
          (8)綜上，本院審酌二商標近似程度高、復指定使用於
            同一或高度類似線上英語教學等服務、系爭商標1
            具有高度識別性、實際混淆誤認之情事、被告空中
            美語公司使用「Tutor4U 」商標難謂出於善意，二
            商標行銷方式或提供場所，具有重疊之可能性等因
            素特別符合，縱認被告空中美語公司使用「Tutor4
            U 」商標難謂非出於善意，而降低對其他因素之要
            求，亦可認被告空中美語公司使用「Tutor4U 」商
            標，應有致相關消費者誤認二商標之服務為來自同
            一來源或雖不相同但有關聯之來源，或誤認二商標
            之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或
            其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。
        3.被告空中美語公司使用「Tutor4U 」商標於提供線上
          英語教學服務，構成商標法第71條第1 款、第2 款規
          定之侵權行為：
          (1)按所謂減損著名商標識別性之虞，指著名商標之識
            別性有可能遭受減弱，亦即當著名商標使用於特定
            之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之
            聯想，但當未取得授權之第三人之使用行為，逐漸
            減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及
            吸引力時，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很
            有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，
            或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或
            獨特性的印象。所謂減損著名商標信譽之虞，指著
            名商標之信譽有可能遭受污損，亦即因未取得授權
            之第三人之使用行為，使消費者對著名商標所代表
            之品質、信譽產生貶抑或負面之聯想。判斷有無減
            損著名商標之識別性或信譽之虞，應參酌下列因素
            ：商標著名之程度：商標若具有較高之著名程度
            ，且其識別性與信譽較有可能遭受減損。商標近
            似之程度：在近似程度的要求方面，商標淡化之虞
            對商標近似程度之要求較混淆誤認之虞為高，當兩
            商標並非相同，且近似程度不高時，要證明著名商
            標之識別性或信譽有遭受減損之虞相對而言較為困
            難。商標被普遍使用於其他商品/ 服務之程度：
            商標若為第三人廣泛使用於不同之商品/ 服務，則
            該商標排他使用之程度較低，其識別性或信譽較不
            可能遭受減損。著名商標先天或後天識別性之程
            度：商標之識別性固與其著名程度之高低有關，但
            商標本身之創意亦屬辨別商標識別性之另一重要因
            素，故商標淡化保護的客體應是識別性與著名程度
            較高之商標，而創意性商標較易達到這樣的識別性
            與著名程度。其他參酌因素。
          (2)減損著名商標識別性部分：
            被告雖辯稱原告並無證據證明系爭商標1 之線上英
            語教學品質優於被告空中美語公司之「Tutor4U 」
            線上英語教學課程，且原告既自稱已建立高知名度
            又有強烈單一來源之識別性，自不致引起有減損識
            別性之虞云云（見本院卷2 第207 頁、本院卷3 第
            298 頁）。惟查，系爭商標1 (TutorABC、TutorABCjr)為著名商標，且為識
            別性極高之創造性商標，業如前述。是系爭商標1
            具有特定來源之聯想，為表彰原告所提供之線上英
            語教學等服務，具有強烈之辨識服務來源功能。而
            被告空中美語公司使用「Tutor4U 」於宣傳廣告及
            「http://www.tutor4u.com.tw 」網域名稱，行銷
            其提供線上英語教學等服務之行為，該「Tutor4U
            」商標，其與系爭商標1 皆有相同且主要識別之「
            Tutor 」英文詞彙，二者整體商標圖樣近似程度高
            ...被告空中美語公司使用高度
            近似之「Tutor4U 」商標於同一線上英語教學服務
            ，已有造成消費者混淆誤認之事實，顯見消費者既
            然已經遭到混淆誤認，自然會造成消費者對於系爭
            商標1 之著名商標印象模糊，此即識別性之減損，
            故被告空中美語公司未取得授權而使用「Tutor4U
            」，將逐漸減弱或分散系爭商標1 曾經強烈指示單
            一來源之特徵與吸引力，最後致該曾經強烈指示單
            一來源之商標，極可能變成指示兩種以上來源之商
            標，或使系爭商標在社會大眾不會留下單一聯想或
            獨特性之印象；佐以，二商標使用線上英語教學等
            服務之性質具有同一或高度類似之情形，市場具有
            高度重疊性，相關消費者尚難以區辨二者之不同，
            則系爭商標1 於相關消費者之印象，當會因「Tuto
            r4U 」之使用而有被分散或減弱之可能，準此，被
            告空中美語公司使用「Tutor4U 」商標於經營線上
            英語教學等服務之行為，而致系爭商標1 之識別性
            有減損之虞之事實，應堪認定。是被告前開所辯，

            即無可採。」

「  （二）原告依商標法第69條第1 項規定請求被告空中美語公司

        排除及防止侵害為有理由：
        1.按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有
          侵害之虞者，得請求防止之，商標法第69條第1 項定
          有明文。
        2.查系爭商標1 為著名商標，被告空中美語公司今仍繼
          續以系爭商標2 之「Tutor4U 」為商標使用，並以「
          http://www.tutor4u.com.tw 」為網域名稱（見本院
          卷1 第231-245 、247 、249 、251 、253 頁），經
          營線上英語教學等服務，客觀上已使相關事業或消費
          者發生混淆誤認之情事，系爭商標1 之識別性及信譽
          受到減損之虞，致其商譽及單一指向之著名性遭破壞
          或稀釋，業如前述。從而，因此原告依前開規定，請
          求被告空中美語公司不得使用相同或近似於系爭商標
          1 之圖樣作為線上英語教學等服務，即有理由。
  （三）被告應連帶給付原告1,000萬元：
        1.按商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算
          其損害：二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害
          商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該
          項商品全部收入為所得利益。三、就查獲侵害商標權
          商品之零售單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商
          品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。商標法
          第71條第1 項第2 款、第3 款分別定有明文。又依商
          標法第71條第1 項第2 款規定，侵害商標權行為以所
          得之利益計算。但商標權人無需證明自己所受損害或
          所得利益，只需證明侵權人銷售侵害商標權商品之總
          收入即可，按銷售該項商品之全部收入，本含有侵權
          人的銷售成本及必要費用，惟立法者特予商標權人便
          利，當商標權人不能證明該利益時，自得主張侵害者
          銷售該項商品之全部收入為侵害商標權行為所得之利
          益。但侵害者得舉證扣減其成本或必要費用，若未能
          舉證，則以銷售商品之全部收入為本款之賠償金額。
        2.被告空中美語公司使用「Tutor4U 」商標從事線上英
          語教學業務之行為侵害原告系爭商標1 之商標權，已
          如前述，則原告請求被告負損害賠償責任，即為有據
          。又關於損害賠償額1,000 萬元之計算方式，原告主
          張先依商標法第71條第1 項第2 款之規定請求，次而
          依同條第1 項第3 款請求（見本院卷4 第172 頁）。
          查原告主張被告空中美語公司以「Tutor4U 」商標行
          銷線上英語教學課程之侵權行為期間為102 年5 月至
          105 年6 月，此為被告所不爭執（見本院卷4 第44頁
          背面、第173 頁），再者，原告主張被告空中美語公
          司攀附系爭商標1 之商譽經營線上英語教學所獲利益
          為310,046,085 元，分別自102 年5 月至102 年12月
          間發票筆數為349 筆，發票金額計為20,138,462元；
          103 年間發票筆數為1,865 筆，發票金額計為98,882
          ,333元；104 年間發票筆數為2,684 筆，發票金額計
          為126,448,530 元；105 年1 月至105 年6 月間發票
          筆數為1,380 筆，發票金額計為64,576,760元，可知
          被告所得利益為310,046,085 元（見本院卷3 第74、
          76-146頁，計算式：20,138,462+98,882,333+126,44
          8,530+64,576,760=310,046,085）。又被告對原告前
          揭所舉其自102 年5 月至105 年6 月所經營「Tutor4
          U 」線上英語教學之發票總收入為310,046,085 元，
          並不爭執（見本院卷4 第173 頁），然被告並未舉證
          期間之銷售成本或必要費用，依上所述，本院認為被
          告賠償因侵權行為所得之利益為310,046,085 元，則
          原告此部分主張請求損害賠償1,000 萬元為有理由。
          」

                    智慧財產法院第三庭
                                法　官　張銘晃

(商標 權利耗盡原則 公平交易法 不公平競爭 代理經銷) 「哥德式」商標：行為人將代理商載有「哥德式」商標的標籤撕除，重新貼上自己製作、載有「哥德式」商標和自己公司名稱地址電話的標籤，法院認為沒有侵害代理商的商標，也沒有違反公平交易法。

我的想法：

「商標耗盡原則」所耗盡者應為「商品本體」，

而不包括「商品本體以外的」標籤或廣告。

如果標籤和廣告有讓消費者「誤以為是代理商」或

「無法與真正的代理商聯繫」的行為，

難道沒有侵害商標權？或構成不公平競爭行為？

代理商的權益如何保護？

這個案子如果有二審判決的話，值得繼續追蹤觀察。

智慧財產法院106年度民商訴字第17號民事判決(2017.10.17)

「不爭執事項：

（六）被告將原告商品載有「哥德式」之原告公司名稱、地址、

      電話之標籤貼紙撕除，並重新貼上被告自行製作、載有「
      哥德式」及被告公司名稱、地址、電話之標籤之行為，是
      否侵害原告之商標？是否有商標法第36條第2 項商標權耗
      盡原則之適用？
五、得心證之理由：
（一）系爭商品有權利耗盡原則之適用，原告不得對系爭商品主
      張商標權：
　１、按商標法第36條第2 項前段規定：「附有註冊商標之商品
      ，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，
      商標權人不得就該商品主張商標權。」，係指商標由商標
      權人或經其同意之人標示於商品上並於市場上交易流通，
      則權利人不得就該商品主張商標權而禁止該商品嗣後轉售
      ，亦即商標權於第一次放入市場銷售時已耗盡，二次行銷
      或消費者的使用或轉售，不受商標權效力所拘束。所謂權
      利耗盡原則，又分有「國內耗盡」與「國際耗盡」，商標
      法係採國際耗盡原則，指商標權人對於經其同意而流通於
      市場之商品，不問第一次投入市場在國內或國外，都不能
      再主張權利。
  ２、原告固主張被告天傳公司未經其同意，而將系爭商標之「
      哥德式」字樣印製在標籤貼紙上，係未經其同意而使用系
      爭商標，自有侵害系爭商標之情事云云。惟查，被告所販
      賣之系爭商品，係經由原告之經銷商所銷售，而輾轉由首
      璽髮型美容院販賣予被告，此為兩造所不爭執。是被告天
      傳公司所販賣之系爭商品，既係經系爭商標權人即原告所
      售出，而於市場上交易流通，則依前揭規定及說明，原告
      自不得就其售出之商品主張商標權而禁止該商品嗣後轉售
      ，亦即原告就系爭商標之商標權於其第一次於市場銷售時
      即已耗盡，故本件被告天傳公司於市面上銷售系爭商品，
      並不受系爭商標權效力所拘束。準此，原告前揭主張，並
      無理由。
（二）原告並未因系爭商品之銷售而受有損害：
　１、被告所販賣之系爭商品，係經由原告之經銷商所銷售，而
      輾轉由首璽髮型美容院販賣予被告天傳公司，此為兩造所
      不爭執，已如前述。則原告於銷售哥德式蒂聖絲DUE SL洗
      髮精及蒂聖絲DUE VL護髮素時，應已獲取其販售商品之利
      潤，自不待言，故被告天傳公司銷售系爭商品，並不致因
      此而侵害原告之商業利得，亦無疑義。準此，被告天傳公
      司銷售系爭商品，並未因此造成原告財產上之損失。
  ２、被告天傳公司於販賣系爭商品前，已先將原購得商品上載
      有系爭商標「哥德式」字樣及原告公司名稱、地址、電話
      之標籤貼紙撕除，並重新貼上被告天傳公司自行製作、載
      有系爭商標「哥德式」字樣及被告天傳公司名稱、地址、
      電話之標籤等情，為兩造所不爭執。經本院比對卷附系爭
      商品與原告販售之哥德式蒂聖絲DUE SL洗髮精、蒂聖絲DU
      E VL護髮素產品上之中文標籤貼紙，系爭商品上之標籤除
      並無原告公司名稱、地址之標示，且另載有被告天傳公司
      之名稱、電話及地址等資訊外，其餘如用途、使用對象、
      使用方法、容器、成份、注意事項、有效成份等標示內容
      ，均大致相符，故被告天傳公司抗辯其於系爭商品上標籤
      所標示之內容，意在使消費者清楚知悉產品資訊，如商品
      有問題，有反映問題之管道等語，應堪採信。此外，系爭
      商品上標籤貼紙之內容，並無製造商與進口商之名稱及地
      址之標示，亦即被告天傳公司並未以系爭商品之製造商或
      進口商自居，此與原告販售之哥德式蒂聖絲DUE SL洗髮精
      、蒂聖絲DUE VL護髮素產品上之標籤，均載有製造商、進
      口商等標示顯然不同，復因系爭商品係購自原告販售之正
      品，原即屬「哥德式」系列商品之一，被告所重新貼上之
      標籤亦轉載「哥德式」字樣，並無虛偽不實或引人錯誤之
      標示或表徵，而不該當公平交易法第21條第1項第1款規定
      。
  ３、再者，被告天傳公司對於系爭商品之包裝仍使用原告販售
      之哥德式蒂聖絲DUE SL洗髮精、蒂聖絲DUE VL護髮素產品
      之包裝，甚至保留原告自日本進口之原始標示標籤紙（參
      本院卷第122至125頁），又未使用被告天傳公司自己之幸
      福泉商標（參本院卷第142 頁），是本件客觀上系爭商品
      並無仿冒原告所販售之哥德式蒂聖絲DUE SL洗髮精、蒂聖
      絲DUE VL護髮素產品之情形，亦無使消費者混淆誤認之虞
      ，及使相關消費者誤認被告天傳公司與原告間有授權關係
      或其他類似關係之情事。故原告主張被告天傳公司於系爭
      商品上之標籤貼紙載有系爭商標「哥德式」字樣之行為，

      係不公平競爭及攀附原告商譽之侵害行為云云，並無理由。」

智慧財產法院第三庭
                                法  官  蕭文學

＊(商標 損害賠償) 蘿亞：商標損害賠償計算，應以報稅資料所載銷售額乘以同業利潤標準毛利率計算。

智慧財產法院105年度民商訴字第40號民事判決(2017.07.28)

「（四）損害賠償額：

　１、按未經商標權人同意，為行銷目的，於同一商品或服務，
      使用相同於註冊商標之商標者，為侵害商標權；又商標權
      人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償，
      商標法第68條第1款、第69條第3項定有明文。被告馨蘿亞
      公司故意侵害原告之商標權，原告依侵害商標權之法律關
      係，請求被告馨蘿亞公司損害賠償，自屬正當。又按商標
      權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：二
      、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就
      其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所
      得利益，商標法第71條第1項第2款定有明文。
  ２、按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重
      大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，
      民事訴訟法第222 條定有明文。又倘若法院依當事人所提
      出之資料，仍無從依商標法第71條第1項第2款計算數額，
      或證明顯有重大困難，法院自得依民事訴訟法第222條第2
      項規定，審酌一切情況核定損害賠償之數額，俾以適當填
      補商標權人所受損害。
  ３、本件原告雖主張本院應依商標法第71條第1 項第2、3款規
      定計算之損害額，擇其高者定損害賠償額，惟本院審酌原
      告提出之原證7 （本院卷第110、111頁）等資料，雖顯示
      被告馨蘿亞公司於網路上張貼其提供攝影等服務之價格，
      然最終雙方締約之消費金額確為若干，則尚難憑認，是本
      件被告馨蘿亞公司雖確有侵害原告系爭商標權之行為，業
      經本院審認如上，然損害賠償額之計算，仍應以已有明確
      銷售數據之報稅資料為據，較為妥適。
  ４、104年8月26日至105年4月間之銷售額：依前揭被告馨蘿亞
      公司之營業人銷售額與稅額申報書（見本院卷第87至91頁
      ）所載，104年8月26日至105年4月間侵害系爭商標所得之
      銷售額合計為3,350,697元（104年7至8月之銷售額為360,
      524元，因原告係自104年8月26日始受讓系爭商標，故以8
      月26日算至31日共6日比例計算104年7至8月間之銷售額，
      應為34,889元〈計算式：360,524×6÷62＝34,889〉；10
      4年9至10月之銷售額為944,285元；104年11至12月之銷售
      額為340,095元；105年1至2月之銷售額為1,665,714 元；
      105年3至4月之銷售額為365,714元，以上被告馨蘿亞公司
      於104年8月26日至105年4月間侵害系爭商標所得之銷售額
      合計為3,350,697元）。
  ５、又依卷附被告馨蘿亞公司之營業人銷售額與稅額申報書所
      載，105年5至6月以後之銷售額記載為0（見本院卷第92至
      94頁），故本件卷附資料實無從判定被告等於105年5月至
      10月間有銷售額，原告雖主張此段期間被告仍有營業，只
      是未報稅云云，惟尚乏足夠舉證，不足採信。
  ６、綜上所述，被告馨蘿亞公司自104年8月26日至105 年10月
      之銷售額總計為3,350,697 元，本院以經原告同意採用之
      卷附104、105年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準「
      7601--99其他攝影」之毛利率62% 為標準，認本件被告等
      侵害系爭商標權所致原告之損害為2,077,432 元（計算式
      ：3,350,697×0.62＝2,077,432），於此範圍內為適當，
      逾此範圍則無理由。
  ７、按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人
      受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第
      23條第2 項定有明文。查被告黃馨儀為被告馨蘿亞公司之
      負責人，此有被告馨蘿亞公司登記資料可參（本院卷第30
      頁），被告馨蘿亞公司既有侵害原告系爭商標權之行為，
      被告黃馨儀自應依公司法第23條第2 項規定負連帶賠償責
      任，原告請求被告等就前揭賠償金額負連帶賠償責任，自

      屬有據。」

  　　　　　　　　　智慧財產法院第三庭
                                法  官  蕭文學