#TutorABC
去年智慧局說我們處理的某個案件是史詩級的商標案例，其實我覺得不是。
在我的定義當中，TutorABC的商標維權之路，才是史詩級的商標案例。
2016年3月3日，從我們拿到第一個對定暫時狀態處分開始（因為太開心了，還親自去智慧財產法院領取），直到2023年的現在，應該可以說塵埃（即將）落定。
這一路走來，當然最感謝是當事人的支持和法院的判決。這當中有些案件曾經歷經敗訴，但是還好最後都有逆轉回來。
外部律師與內部法務律師的通力合作（包括證據的蒐集和法律問題的研究），是這些案件都能勝訴的堅強基礎。再次感謝。
以這個案件為例，最後的關鍵是計算損害賠償（所有商標案件的最後一哩路）。
如果知道先前法院認為：
「商標品牌所占的因素微乎其微」就會知道更審法院的這一段話讀起來真令人感動：
「兩造均係經營線上外語教學服務為業，與銷售實體商品之經營模式雖有不同，惟正因為消費者所接觸及體驗的是線上教學服務內容，而非實體之商品或服務，故在推廣行銷時，「品牌」及「商標」之宣傳更顯重要。」
這是個關於商標損害賠償計算的重要判決，
但應該只有律師才有興趣。
所以我就寫到這裡～
當事人只需要知道：
#商標不是小事情！
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【TutorABC v. HiTutor】
智慧財產及商業法院109年度民商上更(一)字第2號民事判決(2023.04.27)
https://ipcase.blogspot.com/2023/05/tutorabc-v-hitutortutorabc1000.html
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上 訴 人 麥奇數位股份有限公司
訴訟代理人 林佳瑩律師
張志朋律師
被 上訴 人 乂迪生科技股份有限公司
上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國106年12月18日本院106年度民商訴字第9號第一審判決提起上訴，本院107年度民商上字第5號判決後，經最高法院109年度台上字第2161號判決發回更審，本院於112年3月16日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
一、原判決（除確定部分外）關於駁回上訴人後開第二、三項之訴部分，及該部分假執行之聲請，暨訴訟費用之裁判均廢棄。
二、被上訴人乂迪生科技股份有限公司不得使用其他與麥奇數位股份有限公司所有之如附圖一編號1至編號4商標相同或近似之名稱、網域名稱及圖示。
三、被上訴人乂迪生科技股份有限公司、廖O昌應連帶給付上訴人新臺幣1000萬元，及自民國一百零六年一月十一日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
四、第一、二審及發回前第三審訴訟費用（除確定部分外），由被上訴人乂迪生科技股份有限公司、廖O昌連帶負擔二分之一，餘由被上訴人乂迪生科技股份有限公司負擔。
五、本判決第二項所命給付，於上訴人以新臺幣伍拾萬元為被上訴人乂迪生科技股份有限公司供擔保後，得假執行，但被上訴人乂迪生科技股份有限公司如以新臺幣壹佰陸拾伍萬元為上訴人供擔保後，得免為假執行。
六、本判決第三項所命給付，於上訴人以新臺幣參佰參拾肆萬元為被上訴人乂迪生科技股份有限公司、廖O昌供擔保後，得假執行，但被上訴人乂迪生科技股份有限公司、廖本昌如以新臺幣壹仟萬元為上訴人供擔保後，得免為假執行。
事實及理由
...
一、本件審理範圍：
本件兩造對於本院107年度民商上字第5號判決（下稱前審判決）認定下列部分，各自提起上訴：㈠被上訴人乂迪生科技股份有限公司（下稱乂迪生公司）之我國註冊第01679992號「HiTutor」商標（下稱「HiTutor」商標，商標圖樣如附圖二所示）、「www.hitutor.com.tw」網域名稱（下稱系爭網域名稱）侵害或視為侵害上訴人麥奇數位股份有限公司（下稱麥奇公司）所有我國註冊第00000000號、00000000號、00000000號、00000000號商標（下稱系爭編號1至4商標，商標圖樣如附圖一編號1至4所示），麥奇公司得請求乂迪生公司不得使用「HiTutor」名稱、系爭網域名稱及圖示。㈡乂迪生公司之「HiTutor」商標、系爭網域名稱未侵害或視為侵害麥奇公司所有註冊第00000000號商標（下稱系爭編號5商標，商標圖樣如附圖一編號5所示），麥奇公司不得禁止乂迪生公司使用與系爭編號5商標相同或近似之名稱、網域名稱及圖示。㈢麥奇公司並未證明其信譽因乂迪生公司之行為而受損害，其請求命乂迪生公司等將本件判決書刊登於新聞紙，並無必要。最高法院就上開部分，駁回兩造各自之上訴，故前審判決上開部分，業已確定。
本院審理之範圍，僅限於最高法院廢棄發回部分，即
㈠麥奇公司請求乂迪生公司不得使用與系爭編號1至4商標相同或近似之名稱、網域名稱及圖示，是否有理由？
㈡麥奇公司就乂迪生公司侵害系爭編號1至4商標權，請求乂迪生公司、廖本昌連帶給付新臺幣（下同）1,000萬元本息之損害賠償，是否有理由？...
肆、兩造不爭執事項：
肆、兩造不爭執事項：
一、麥奇公司成立於93年3月18日，為線上英語教學之企業，並成立TutorABC、TutorABCjr、TutorMing、iTutorGroup 等品牌網站（見原審卷一第14至25頁）。
二、麥奇公司為TutorABC、TutorABCjr、TutorMing、iTutorGroup 等商標權人或專屬被授權人，並在世界各國，包括中國、日本、韓國、美國亦均取得上開系列商標之註冊（見原審卷一第62至107頁、第110至133頁）。
三、麥奇公司www.tutorabc.com網域名稱於89年4月3日登記註冊（見原審卷二第127頁），乂迪生公司網域名稱www.hitutor.com.tw於98年7月24日登記註冊（見原審卷二第195頁）。
四、本院102年度民商上字第3號民事判決曾認定麥奇公司之TutorABC、TutorABCjr為著名商標（見原審卷一第141至163 頁）。
五、乂迪生公司設立於97年3月5日，設立當時之資本額為1千萬元，登記資本額3億元（見前審卷四第203頁）。
六、乂迪生公司於103年12月1日取得「HiTutor」商標，註冊於第41類「家教」，商標圖樣中之「Say Hi to The World 」文字聲明不專用（見原審卷二第168頁）。
伍、得心證之理由：
一、麥奇公司依修正前商標法第61條第1項規定、現行商標法第69條第1項規定、公平法第30條、現行公平法第29條規定，請求乂迪生公司不得使用與系爭編號1至4商標相同或近似之名稱、網域名稱及圖示，是否有理由？
㈠經查，前審判決業已認定系爭編號1至4商標使用在線上英語教學領域，至遲於98年間已成為著名商標，乂迪生公司使用近似於系爭編號1至4商標之「HiTutor」商標於同一或類似商品或服務，致相關消費者產生混淆誤認之虞，構成修正前商標法第61條第2項、第29條第2項第3款、現行商標法第68條第3款侵害商標權行為，乂迪生公司使用系爭網域名稱構成修正前商標法第62條第2款、現行商標法第70條第2款之視為侵害商標權之行為，故麥奇公司請求乂迪生公司不得使用「HiTutor」名稱、系爭網域名稱及「HiTutor」商標，為有理由（見前審判決第8至29頁）。乂迪生公司、廖本昌對前審判決上開部分提起上訴，經最高法院駁回其上訴（見最高法院判決第8頁關於駁回上訴部分），前審判決關於此部分業已確定，乂迪生公司等自不得再為爭執。
再查，乂迪生公司註冊之「HiTutor」商標，經麥奇公司向智慧局申請評定，本院108度行商訴字第56號判決認定「HiTutor」商標違反商標法第30條第1項第10款、第11款前段、第12款之規定而撤銷其註冊（判決書見最高法院卷二第19-47頁），乂迪生公司提起上訴，經最高行政法院109年度上字第78號於111年10月27日裁定駁回其上訴確定（判決書見本院卷三第439-445頁），足見行政訴訟亦認為「HiTutor」商標足以使相關消費者產生混淆誤認之虞，而侵害麥奇公司之商標權，故乂迪生公司等辯稱「Tutor」僅為表彰商品或服務屬性之文字，以此作為系爭編號1至4商標之主要識別部分，將造成麥奇公司獨佔該商品或服務名稱，導致國內從事家教課程之相關業者均不能使用「Tutor」一詞，形成不公平之現象云云，不足採信。
㈡按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之，修正前商標法第61條第1項、現行商標法第69條第1項定有明文。又商標法第68條第3款規定：未經商標權人同意，為行銷目的而於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權。可知商標權人之權利包括排除他人使用相同或「近似」商標之權利，乂迪生公司使用「HiTutor 」商標及系爭網域名稱，已構成侵害系爭編號1至4商標權之行為，已如前述，惟其雖未使用「HiTutor 」商標，而使用其他以「Tutor 」為其主要識別部分之名稱、網域名稱或圖示，仍有可能使相關消費者產生混淆誤認之虞，而有侵害麥奇公司之系爭編號1至4商標權之可能，麥奇公司基於排除及防止侵害請求權，請求乂迪生公司不得使用其他相同或近似於系爭編號1至4商標（以「Tutor 」為其主要識別部分）之其他名稱、網域名稱或圖示，應屬正當。
㈢乂迪生公司雖辯稱，該公司於前審判決後已停止使用「HiTutor」商標及系爭網域名稱，改以最初發展之「Hi家教」為商標，且其使用之網域名稱為「www.tw.hitutoracdm.com」，麥奇公司請求乂迪生公司不得使用與系爭商標相同或近似之名稱、網域名稱及圖示，並無權利保護之必要云云。
惟查，本院審理中，乂迪生公司之網頁、YouTube頻道及其APP「Hitutor線上外語家教APP」，仍有出現「HiTutor」商標，有麥奇公司提出上證1之109年12月28日公證書（見本院卷一第139-239頁）、上證9之110年3月9日侵權網頁截圖（見本院卷二第287-599頁）可稽，故其辯稱於前案判決後已停止使用「HiTutor」商標，尚不足採信。
又前審判決已明確認定，麥奇公司之「TutorABC」系列商標係以「Tutor」為主要識別部分，乂迪生公司使用「HiTutor 」商標及系爭網域名稱，已侵害或視為侵害麥奇公司之系爭編號1至4商標權，並為最高法院判決所肯認；又「家教」在英文中，尚可使用其他諸如「teacher」、「educator」、「instructor」、「lecturer」、「mentor」等詞彙，惟乂迪生公司於本院前審判決後，竟仍使用「hitutoracdm」之網域名稱行銷其線上語言教學服務，僅於「Tutor」後加上無識別性的acdm（乂迪生公司亦自承acdm為「學院」（academy）之意，見本院卷一第463頁），整體觀之，仍與麥奇公司之系爭編號1至4商標構成近似，且使用於同一或高度類似之線上語言教學服務，足以使相關消費者產生混淆誤認之虞，麥奇公司本於排除侵害及防止侵害請求權，請求乂迪生公司不得使用其他相同或近似於系爭編號1至4商標（以「Tutor 」為其主要識別部分）之其他名稱、網域名稱或圖示，自有必要，乂迪生公司所辯，不足採信。
二、麥奇公司依修正前商標法第61條第1項、現行商標法第69條第3項、修正前商標法第63條第1項、現行商標法第71條第1項、修正前公平法第31條、第32條、現行公平法第30條、第31條、公司法第23條第2項規定，請求乂迪生公司、廖本昌連帶給付1,000萬元本息之損害賠償，是否有理由？
㈠商標法第69條第3項規定：商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償。同法第71條第1項第2款、第3款規定：商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。公司法第23條第2項規定：公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。乂迪生公司使用「HiTutor」商標之行為侵害麥奇公司之系爭編號1至4商標權，麥奇公司依上開規定，請求乂迪生公司負損害賠償責任，自屬正當。廖本昌為乂迪生公司之負責人，其因執行職務侵害系爭編號1至4商標，依公司法第23條第2項規定，應與乂迪生公司負連帶賠償責任。
㈡經查，乂迪生公司自99年7月至107年8月間之銷售總額總計為6億7,424萬6,510元（見前審稅務資料卷、前審判決第33頁倒數第4行），且於本院審理中之109年12月、110年3月間仍在乂迪生公司之網頁、YouTube頻道及其APP「HiTutor線上外語家教APP」仍使用「HiTutor」商標，故乂迪生公司因本件侵害商標權行為所得之利益應高於6億7,424萬6,510元，遠超過麥奇公司所請求之1,000萬元。
㈢乂迪生公司雖辯稱應扣除其成本必要費用，扣除之後上開年度期間之收入額為-107,019,280元云云（見乂迪生公司110年5月10日陳報狀及附件，見本院卷三第33至36頁）。
惟按，商標法第71條第1項第2款後段之以銷售總額作為侵權人之所得利益，是在權利人無法知悉侵權人因侵害所得利益若干時，為減輕其舉證責任，而將舉證責任倒置之規定，僅於侵權人就其因侵害行為而支出之成本或必要費用有所舉證時，方得自銷售侵權商品之全部收入中扣減此成本及必要費用，故侵權人就其因侵害行為而支出之成本或必要費用，應負舉證責任，若不能舉證加以證明，則應以其銷售侵權商品之全部收入作為所得利益賠償予商標權人。
又按商標法第71條第1項第2款之「成本及必要費用」僅限於製造或銷售侵權商品而直接支出之成本或必要費用，而不包含間接成本，乂迪生公司請求扣除之項目包含薪資支出、研究費、租金支出、旅費、運費、修繕費、保險費、折舊、文具用品、郵電費、廣告費、水電瓦斯費、佣金支出、訓練費、其他費用等，核其性質均屬公司經營上支出之固定成本，尚難認為係因本件侵害商標權行為直接支出之成本及必要費用，且乂迪生公司迄本件言詞辯論終結前均未提出確實之證據，證明其課程單價、因教學課程而直接支出之成本及必要費用單據等，以供本院審酌，應認乂迪生公司就成本及必要費用之數額未盡舉證之責任，自應以全部銷售收入計算因侵權行為所得之利益。
㈣退步言之，縱認不能以乂迪生公司全部銷售收入作為所得之利益，麥奇公司主張得以財政部公布之「營利事業各業所得額暨同業利潤標準」（下稱同業利潤標準）作為扣除成本及必要費用之參考，因「同業利潤標準」為普查結果，具有一定之合理性等語（見本院卷四第55頁）。
查乂迪生公司於106年度損益及稅額計算表中，將其營業分類列為「857999其他未分類教育服務」（前審被上證10，見前審卷三第290頁），而該分類之毛利率為62%、淨利率為23%（99年至105年同業利潤標準表見原審原證57，原審卷四第203-209頁。106年同業利潤標準表見上證7，本院卷二第283-284頁），若以乂迪生公司已知之銷售額6億7,424萬6,510元乘以毛利率62%計算，其數額為4億1,803萬2,836元。若以上開銷售額乘以淨利率23%計算，其數額為1億5,507萬6,697元，無論何者均遠高於麥奇公司於本件請求之1,000萬元。
㈤乂迪生公司又辯稱，兩造所提供之服務性質為線上語言教學服務，商標對於營收的貢獻度不高，不應以乂迪生公司之全部營收作為侵害商標權所得之利益，而應考量「商標貢獻度」云云。
惟查，兩造均係經營線上外語教學服務為業，與銷售實體商品之經營模式雖有不同，惟正因為消費者所接觸及體驗的是線上教學服務內容，而非實體之商品或服務，故在推廣行銷時，「品牌」及「商標」之宣傳更顯重要，而線上課程提供試聽服務或退費機制，與一般商品附鑑賞期或退貨機制並無不同，商標法第71條第1項第2款既規定，侵害商標權損害賠償之計算，得依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益，則應認為來自銷售侵害商標權之商品或服務之全部收益，均歸商標權人所有，否則，如要區分銷售侵權商品或服務之收益中，哪些是來自商標？哪些是來自商品本身之價值？事實上難有客觀合理之方式來認定二者之適當比例。
㈥依麥奇公司提出上證15之國立清華大學科技法律研究所碩士論文（見本院卷三第381-384頁）所引用之智慧財產研究組織（Intellectual Property Research Associates,IPRA）針對專利、商標以及著作權的價值所作的調查與研究，該組織曾統計各產業收取商標權利金之統計報告，顯示絕大多數商標權利金的比例為企業淨銷售額的5％，其次為10％，平均而言商標權利金的比例為5％至10％間。且上開5％至10%的商標權利金係以「合法授權」為前提，若係在未經商標權人同意而侵害他人商標權之訴訟，計算損害賠償之金額理應大於合法協商支付之權利金數額，否則無異鼓勵侵權行為人無須事前取得商標權人之同意或授權，逕為侵害行為，待被提告侵權時，也僅須賠償與合法協商之授權金相等或更低之數額，如此一來，無異鼓勵侵權行為之發生，且對商標權人顯然不公。若以上開合法授權金之比例5％至10％，作為商標貢獻度之參考，則麥奇公司本件請求損害賠償之金額1,000萬元，僅占乂迪生公司已知銷售額6億7,424萬6,510元之1.4％，應認麥奇公司之請求並無過高。
㈦乂迪生公司聲請本院囑託「○○市場研究顧問股份有限公司」（下稱上華公司）○○市場調查，以確認系爭編號1至4商標之貢獻度，本院認無調查之必要：
乂迪生公司雖聲請本件囑託上華公司以問卷方式，詢問消費者關於「影響其選擇線上英語教學課程之程度」有哪些項目。惟查，本院認為本件無須考量商標貢獻度，已如前述。再者，依據乂迪生公司提出之被上證3「上華公司」調查問卷影本，該調查問卷設計問題為「回答影響您選擇『線上英語教學課程』的程度」，項目有「商標知名度」、「企業形象」、「師資品質」、「合理的價格」、「教學服務的專業度」、「服務良好」、「提供客製化的教學」共7項，並由受訪者勾選1至10分，不啻已預設「商標貢獻度」只有七分之一，則該問卷是否已有預設立場，非無疑問，惟至少有問題設計不當之瑕疵，而無法真實反應商標影響消費者選擇課程之程度。
再者，縱使依上華公司之問卷設計計算「商標貢獻度」，即使是在對於麥奇公司最不利之狀況下，「商標知名度」項目在每題均僅得1分，則以總計70分計算，商標貢獻度至少也有1.4％（1分商標知名度÷70分總分＝1.4％）。而麥奇公司目前請求之1,000萬元，正好占乂迪生公司目前已知之銷售額的1.4％，從而，乂迪生公司聲請本院囑託上華公司○○市場調查，對於降低乂迪生公司之賠償額而言，並無實益，故本院認為並無調查之必要。
㈧本件麥奇公司請求法院依第71條第1項第2款或第3款規定，擇一高者計算損害賠償。惟乂迪生公司使用「HiTutor」商標於線上語言教學服務，其銷售收入即等同於向所有之學員收取線上課程單價之總和，本院已依上開第2款規定計算乂迪生公司全部銷售利益，即無再審酌第3款規定之必要。
㈨乂迪生公司雖主張，本件麥奇公司損害賠償金額過高，請求法院依商標法第71條第2項規定，減輕其賠償金額云云。
惟查，本院審酌本件麥奇公司請求損害賠償之金額1,000萬元，僅占乂迪生公司已知銷售額6億7,424萬6,510元之1.4％，無論與同業利潤標準毛利率62%或淨利率23%比較，或智慧財產研究組織調查之商標權利金比例平均為5％至10％比較，應認麥奇公司請求之金額並無過高，並無依上開規定酌減其賠償金額之必要，乂迪生公司之主張，不足採信。
三、綜上所述，麥奇公司依修正前商標法第61條第1項規定、現行商標法第69條第1項規定，請求乂迪生公司不得使用其他與系爭編號1至4商標相同或近似之名稱、網域名稱及圖示，及依修正前商標法第61條第1項、現行商標法第69條第3項、修正前商標法第63條第1項、現行商標法第71條第1項、公司法第23條第2項規定，請求乂迪生公司、廖本昌連帶給付1,000萬元本息之損害賠償，為有理由，原審判決（除確定部分外）駁回麥奇公司上開部分在第一審之訴及假執行之聲請，尚有未洽，麥奇公司提起上訴，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院廢棄改判如主文第二、三項所示，兩造均陳明願供擔保請准宣告假執行及免為假執行，爰分別酌定相當之金額准許之。
智慧財產第二庭
審判長法 官 彭洪英
法 官 汪漢卿
法 官 曾啟謀
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