「（三）系爭商標是否有商標法第29條第1 項第3 款所規定之情形
而不得註冊？即系爭商標是否具先天識別性？ １、本件原告申請註冊之系爭商標為未經設計之外文「MISS WU」，其中外文「MISS」由坊間多數英漢字詞典均可查得 為女郎、少女、小姐（冠於未婚女子姓名前）或用以稱呼 陌生的年輕女性之意，而外文「WU」則為國內常見之姓氏 「吳」之意，整體商標圖樣「MISS WU 」為吳小姐之意， 係一般國人習用對於未婚或年輕之吳姓女性之英文稱謂， 為既有常見詞彙，並非新創之詞彙，且整體商標圖樣未經 任何特殊設計，僅為單純之外文文字「MISS WU 」，以之 作為商標指定使用於「手提包、肩背包、錢包、衣服、鞋 子」等商品，尚不足使相關消費者認識為指示商品或服務 之識別標識，並得藉以與他人商品或服務相區別，自不具 先天識別性。原告雖主張系爭商標具有女性柔美氣質及貓 頭鷹叫聲之暗喻，可經過想像及推理領會本案指定產品之 關聯性，故同時亦屬暗示性商標，自具識別性，且系爭商 標之「WU」亦非當然即為姓氏「吳」之意而不具識別性等 語。惟以「MISS WU 」作為商標指定使用於「手提包、肩 背包、錢包、衣服、鞋子」等商品，消費者由單純之外文 文字「MISS WU 」，通常僅從其習用之字面意義「吳小姐 」予以理解與認知，恐無法聯想係以隱含譬喻方式暗示系 爭商標商品具有女性柔美氣質及貓頭鷹叫聲之暗喻，抑或 有此印象，亦難以此方式想像記憶系爭商標，更難以「WU 」認為係中文屋、鎢、烏、圬、巫、吾、無、毋、嗚、污 、汙、物、蜈、五、武、舞、伍、勿、晤、悟、霧、誤、 務、午、歍、誣等文字，原告此部分主張，尚無足取。 ２、從而，系爭申請註冊商標「MISS WU 」，為單純外文組合 吳小姐之意，係一般國人習用對於未婚或年輕之吳姓女性 之英文稱謂，復未經特殊之設計，除能彰顯其文字本身之 特定意義外，並無法使系爭申請註冊商標指定服務之相關 消費者，經由想像空間產生服務與商標圖樣之聯想，繼而 認識其為表彰服務之標識，且得藉以與他人之服務相區別 ，符合商標法第29條第1 項第3 款所規定之情形，應不具 先天識別性。 （四）系爭商標有無商標法第29條第2 項所規定之情形，即系爭 商標業經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務 之識別標識，而不適用商標法第29條第1 項第3 款之規定 ？ １、按有商標法第29條第1 項第1 款或第3 款規定之情形者， 倘經申請人使用之，並在交易上已成為申請人商品或服務 之識別標識者，即取得後天之識別性，商標法第29條第2 項定有明文。故商標之標識雖未符合第18條第2 項規定之 識別性，倘經申請人長時間反覆使用，且在交易上已成為 申請人商品或服務之識別標識者，使該商標圖樣於原本意 義之外，另產生表彰商品或服務來源之意義，自得視為有 識別性，此稱為第二意義或次要意義即後天識別性。申言 之，該商標圖樣之原有意義，雖不具備識別性，然因商標 申請人之長期繼續使用，使該圖樣於原有意義外，產生表 彰商品或服務之識別性意義，其商標之識別性非其所固有 ，係事後所取得。而依商標識別性審查基準所定，包含1. 商標的使用方式、時間長短及同業使用情形；2.銷售量、 營業額與市場占有率；3.廣告量、廣告費用、促銷活動的 資料；4.銷售區域、市場分布、販賣據點或展覽陳列處所 的範圍；5.各國註冊的證明；6.市場調查報告；7.其他得 據為認定有後天識別性的證據，均可作為判斷是否具備後 天識別性之證據。 ２、原告固主張就系爭商標實際使用之狀況觀之，消費者應認 識「MISS WU 」為表彰原告所設計之商品，蓋原告乃家喻 戶曉之國際級設計大師，其一手創立之姓名品牌JASON WU 早已聞名於世，而系爭商標為該品牌之副牌，主攻年輕、 低價之單品服飾與配件，而透過原告以及其知名品牌「 JASON WU」知名度，消費者亦已對於「MISS WU 」品牌具 備相當程度之認識。且系爭商標經中文媒體報導次數相當 可觀，已經由聯合新聞網、中時電子報、yahoo 新聞網等 各大新聞媒體之報導，復有知名時尚雜誌VOGUE 及柯夢波 丹雜誌等背書，均足以證明國內消費者確已知悉系爭商標 乃表彰來自原告所設計和製造之女用皮件和服飾之知名品 牌等語。惟查： （１）原告固為知名之設計師，並因其所設計之服飾經美國總 統夫人及我國總統夫人於正式典禮穿著而享有聲譽，然 依原告所提證據資料（原證7 至10、14至16，詳後述） 多屬原告之介紹報導，故為消費者所熟悉者應為原告本 人，尚無法以原告本人甚或其「Jason Wu」品牌具後天 識別性，即當然推論系爭商標亦具後天識別性。 （２）原告自承系爭商標為其近年始創立之副牌，分別於2012 年3 月13日及2 月23日取得美國與歐盟之商標註冊，是 系爭商標使用時間非長，原告固主張其所提原證14（見 本院卷第171 至245 頁）、原證15（見本院卷第273 頁 ）、原證16（見本院卷第274 至294 頁）、原證7 至10 （見本院卷第77至109 頁），均可作為系爭商標具後天 識別性之證據等語。然細繹原告所提上開證據資料，其 中原證7 、10、14至16之報導多屬原告之介紹報導，或 第一夫人穿著原告設計服飾之報導，僅以較小篇幅附帶 提及「MISS WU 」，並均與原告姓名「吳季剛」、「 Jason Wu」併列或相連結，而未單獨使用系爭商標「 MISS WU 」，亦未提及系爭商標商品銷售量、營業額與 市場占有率；或其銷售區域、市場分布、販賣據點或展 覽陳列處所，尚難執此遽認系爭商標經原告長時間反覆 使用，已在交易上成為原告商品或服務之識別標識，為 國內相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他 人之商品或服務相區別者；另原證8 、9 則為國外之報 導或網站資料，尚非於我國實際使用或營運之證據資料 ，亦無從認國內相關消費者得以獲知系爭商標國外使用 情形之有關資訊，並已為國內相關消費者所熟知。 （３）依商標識別性審查基準所定可作為判斷是否具備後天識 別性之證據，包含1.商標的使用方式、時間長短及同業 使用情形；2.銷售量、營業額與市場占有率；3.廣告量 、廣告費用、促銷活動的資料；4.銷售區域、市場分布 、販賣據點或展覽陳列處所的範圍；5.各國註冊的證明 ；6.市場調查報告；7.其他得據為認定有後天識別性的 證據，固無庸七項均需提出，然依原告所提上開證據資 料即國內外相關媒體報導及網站資料既無法證明系爭商 標具有後天識別性，已詳如上述，原告復未提出其他證 據資料諸如系爭商標商品於我國之銷售量、營業額與市 場占有率、廣告量、廣告費用、促銷活動的資料、銷售 區域、市場分布、販賣據點或展覽陳列處所的範圍、市 場調查報告或其他得據為認定有後天識別性的證據，即 難謂系爭申請註冊商標業經原告長期在我國國內大量使 用，其已為國內相關消費者所熟知，在交易上已成為其 營業上服務之識別標識，足以作為相關消費者辨識其為 表彰服務來源之標識，並得藉以與他人之服務相區別， 而具有後天之識別性，即無商標法第29條第2 項所規定之情形，原告此部分主張，亦無可採。」
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