(商標 搶註 商標使用)「小啡巷」：法院認為，「贊助」「試營運」「在粉絲專頁上廣告」等「開業前後行為」是一個「整體商業活動」，算是有「商標使用」行為。本件申請註冊商標的人，沒有提出選用名稱的討論磋商過程，又與先使用人為競爭同業、交友圈又高度重疊，顯然是知悉他人商標而加以仿襲，構成搶註，商標應予撤銷。

updated 2022.07.23

#小啡巷 #搶註 #商標使用

經營品牌要有「商標意識」、要「提早」「註冊」商標，這已經講過很多次了。

申請商標的法律作業交給律師就可以，但前提是「要想到找律師aka me 啊～」

依據判決理由指出，

本件的品牌方（2020.5）想了一個很可愛的咖啡店的名字「小啡巷」（音同：小飛象），

於是開始參加比賽活動、試營運（2020.9），

但是沒有去申請註冊商標。

就在試營運的同時，

有其他人向智慧局申請「小啡巷」註冊商標。

這位其他人是不是構成「搶註商標」呢？

法律上還要看品牌方有沒有「商標使用」行為在先？

如果品牌方只有「參加比賽活動」「試營運」「在臉書上廣告」等「開業準備行為」，

還沒有「正式開店」，算不算有「先使用」呢？

這個案子雖然品牌方勝訴了，但給大家的啟示是：

品牌方還沒有正式營運，就已經要先面臨商標的法律訴訟。

唯一開心的真的只有接到案件的律師喔。

每一個搶註商標的案件背後，

都有一個忘記提前申請註冊商標的品牌商。

（這句金句！我要申請專利XD）

法院說：

如果品牌方只有「參加比賽活動」「試營運」「在臉書上廣告」等「開業準備行為」，

還沒有正式開店，算是已經有「先使用」。結論偏向保護品牌商。

「衡酌現今業者於正式營運前，進行宣傳或以試營運方式蒐集消費者意見，確保正式開店或販售商品時能順利經營，已為常見之商業模式。是業者於正式開業前，如已持續將商標用於與服務有關之商業文書或廣告，或以電子媒體或其他方式行銷其服務，客觀上已使消費者認識其為表彰該等服務之商標，自應將「 #開業前後行為」視為一「 整體商業活動」，而認符合商標之使用。

從而，參加人既於正式營運前，以「 贊助」活動或「 試營運」方式將「小啡巷」文字及象腳設計圖以醒目方式標示於店面招牌及茶飲料商品，並將咖啡店相關資訊「刊載於Facebook 粉絲專頁」行銷，足使相關消費者認識「小啡巷」文字為其表彰於茶、咖啡飲料商品及咖啡店服務之識別標識，自堪認於系爭商標申請日（109年11月17日）前，參加人有使用據以異議商標於茶、咖啡飲料商品及咖啡店服務之事實。」

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【小啡巷】

智慧財產及商業法院112年度行商訴字第43號行政判決（2024.1.25）

最高行政法院113 年度上字第278號裁定（2024.07.02）維持原判

https://ipcase.blogspot.com/2024/02/blog-post_39.html

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智慧財產及商業法院112年度行商訴字第43號行政判決（2024.1.25）

原 告 張O庭

被 告 經濟部智慧財產局

參 加 人 張佩菁

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國112年5月26日經訴字第11217303280號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件訴訟，本院判決如下：

主 文
原告之訴駁回。

事實及理由

一、事實概要：

原告前於民國109年11月17日以「小啡巷」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第30類之「茶；茶葉；咖啡；未烘焙咖啡；咖啡豆；咖啡粉；咖啡飲料；加奶咖啡飲料；即溶咖啡包；可可；可可豆；可可飲料；加奶可可飲料；巧克力；巧克力醬；巧克力飲料；加奶巧克力飲料；咖啡調味用香料；糖；蜜」商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第2154765號商標(下稱系爭商標，圖樣如本判決附圖1所示)。

嗣參加人以系爭商標之註冊有商標法第30條第1項第12款規定情形，檢具「小啡巷」商標（下稱據以異議商標，圖樣如本判決附圖2所示），對之提起異議。被告以112年1月19日中台異字第G01100471號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部112年5月26日經訴字第00000000000號訴願決定駁回後，向本院提起訴訟。本院因認本件判決結果，倘認為訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益恐將受有損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。

 ...
㈡本件爭點：
系爭商標之註冊是否有商標法第30條第1項第12款規定之適用?

六、得心證之理由：

㈠按商標有下列情形之一，不得註冊：十二、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。前項第九款及第十一款至第十四款所規定之地理標示、著名及先使用之認定，以申請時為準，商標法第30條第1項第12款、第2項定有明文。...

㈡據以異議「小啡巷」商標於系爭商標申請註冊（109年11月17日）前有先使用於茶、咖啡飲料商品及咖啡店服務之事實：

⒈經查，參加人異議申證4之「小啡巷Coffee Lane/外帶咖啡吧」Facebook粉絲專頁擷圖(乙證1第26至33頁)，可見2020年11月10日貼文記載「…試營運時間109.11.14…」內容，且貼文照片顯示門口招牌標示有「小啡巷」文字及象腳設計圖，該貼文下方並有數則同年月11日至13日之留言；另該粉絲專頁2020年11月14 日貼文載有「…試營運第一天感謝今天來的每一位客人朋友…」內容，且貼文照片可見茶飲料上貼有「小啡巷」文字及象腳設計圖之貼紙，並有消費者於該貼文下方上傳於該店試營運期間前往消費之照片及「來了小啡巷品嚐之後感覺溫暖又幸福~」內容之留言。

再者，依異議申證3之ORACLE COFFEE網頁、「Oracle coffee-神諭咖啡（台中大城店）」Facebook粉絲專頁擷圖(乙證1卷第21至25頁)，可知ORACLE COFFEE於同年9月19日舉辦「2020第一屆勝者為王全國拉花大賽神諭盃」賽事，該賽事之海報、活動資訊及當日活動背板上均可見贊助單位之商標，其中包含「小啡巷」文字及象腳設計圖，該海報亦於同日上傳至其Facebook粉絲專頁，且於該粉絲專頁同年9月16日貼文可見「…小啡巷咖啡館預計在今年10月試營運…」等內容，足認參加人於109年9月間即以中文「小啡巷」及象腳設計圖作為表彰咖啡店服務之商標，並透過贊助ORACLE COFFEE舉辦之活動以宣傳其「小啡巷」咖啡館開業資訊。

衡酌現今業者於正式營運前，進行宣傳或以試營運方式蒐集消費者意見，確保正式開店或販售商品時能順利經營，已為常見之商業模式。是業者於正式開業前，如已持續將商標用於與服務有關之商業文書或廣告，或以電子媒體或其他方式行銷其服務，客觀上已使消費者認識其為表彰該等服務之商標，自應將「開業前後行為」視為一「整體商業活動」，而認符合商標之使用。

從而，參加人既於正式營運前，以「贊助」活動或「試營運」方式將「小啡巷」文字及象腳設計圖以醒目方式標示於店面招牌及茶飲料商品，並將咖啡店相關資訊刊載於Facebook 粉絲專頁行銷，足使相關消費者認識「小啡巷」文字為其表彰於茶、咖啡飲料商品及咖啡店服務之識別標識，自堪認於系爭商標申請日（109年11月17日）前，參加人有使用據以異議商標於茶、咖啡飲料商品及咖啡店服務之事實。

⒉原告雖主張參加人所提出之臉書紀錄，為創立者或授權者所製作，內容未必實現，且所載試營運日期有所不同，尚不足證明據以異議商標有先使用之事實云云。

惟依異議申證4之Facebook粉絲專頁內容，部分貼文實際張貼日期雖晚於卷附申證4所顯示日期一日且有編輯紀錄，然其實際張貼日期仍早於系爭商標申請日，且編輯前後內容均可見「小啡巷」、「…試營運時間109.11.14…」等文字，亦未修改該等貼文所附照片，復可見該等貼文經點讚、留言或分享次數，難謂有內容不實之情形；又業者依照實際開業準備情形，調整試營運日期亦符合一般商業習慣。是以，原告上開主張不可採。

㈢系爭商標與參加人先使用之據以異議商標相較，兩商標皆有相同小啡巷3個中文字，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，或交易時連貫唱呼之際，極可能會誤認二者來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，自屬構成近似程度極高之商標。

㈣系爭商標指定使用之「茶；茶葉；咖啡；未烘焙咖啡；咖啡豆；咖啡粉；咖啡飲料；加奶咖啡飲料；即溶咖啡包；可可；可可豆；可可飲料；加奶可可飲料；巧克力；巧克力醬；巧克力飲料；加奶巧克力飲料；咖啡調味用香料；糖；蜜」商品，與據以異議商標先使用之茶、咖啡飲料商品及咖啡店服務相較，二者皆在含有咖啡因之飲品或其主要原料，或屬增加上開飲品風味之調味品商品，或據以異議商標之咖啡店服務即在提供系爭商標茶、咖啡飲料商品之販售，依一般社
會通念及市場交易情形，應屬構成類似之商品/服務。

㈤原告因與參加人間具有商標法第30條第1項第12款之「其他關係」知悉據以異議商標存在，意圖仿襲而申請系爭商標之註冊：

⒈按無業務往來但在國內外相關或競爭同業之間因地緣或業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，亦屬商標法第30條第1項第12款所謂之「其他關係」，已如前揭最高行政法院判決意旨所述。查參加人於系爭商標申請註冊前，已有先使用據以異議「小啡巷」商標於茶、咖啡飲料商品及咖啡店服務之事實，亦已如前述。

而參加人開業資訊及商標使用情形既透過Facebook 網頁向不特定人公開，大眾即有接觸之可能。

又依原告異議答辯書所辯，其為經營咖啡店之業者，與參加人具競爭同業關係，對於咖啡飲料相關商品或咖啡店服務之市場情形必然較一般人關注，且原告店面在高雄市，參加人店面位於台南市，具有地緣關係，不難藉由業務經營、參與活動或瀏覽相關網站資訊等方式，得知先使用於茶、咖啡飲料商品及咖啡店服務之據以異議商標。

且據以異議商標之中文「小啡巷」非既有詞彙，具有相當之識別性。則原告於其後以與據以異議商標近似程度極高之系爭商標指定使用於同一或類似之商品申請註冊，實難謂為巧合，依一般社會通念及經驗法則，應可推論原告於系爭商標申請註冊前，即因地緣或業務經營關係知悉據以異議商標之存在，意圖仿襲而申請系爭商標之註冊。

⒉原告雖主張係於109年9月28日發想系爭商標，並非因與參加人具有特定關係或透過訴外人或知名度有限之賽事，知悉據以異議商標而加以仿襲云云。惟查：

⑴依現有證據資料並衡諸一般社會通念及經驗法則，既堪認原告係參加人之競爭同業因地緣或業務經營關係知悉據以異議商標存在，則原告雖與參加人不具契約、業務往來等關係，仍可能因「其他關係」知悉據以異議商標存在。

⑵依據參加人所提出之申證2、10之Line通訊軟體對話截圖，可知參加人表弟 (兼共同經營者)張O瑜與其朋友Jim於2020年5月12日即於對話中討論店名之筆畫、吉凶，其對話內容略為「咖啡巷
」、「咖啡象」、「巷咖」、「就是吉了」、「因為我表姊希望有大象的元素」、「所以我才以諧音象去發想」、「巷」、「小啡巷」、「然後剛剛跟我表姊說XD」、「他居然喜歡 XDDDD」等文字，同年月21日參加人亦告知友人其店名為「小啡巷」，並於同年6月14日起與設計人員討論字體、圖形等，堪認參加人以「小啡巷」文字做為其開店店名之發想，始於2020年5月12日。

⑶原告2020年9月28日發想出「小啡巷」文字前，惟ORACLE COFFEE於同年9月19日舉辦之「2020勝者為王全國拉花大賽神諭盃」海報、活動資訊及當日活動背板上，其贊助單位欄位皆可見參加人之「小啡巷」文字或該文字及大象設計圖，海報亦於同年月19日上傳於ORACLE COFFEE之Facebook網頁。以上開比賽活動之相關訊息既經主辦之ORACLE COFFEE透過Facebook社交平台或官方網頁向不特定大眾公開，且日期早於原告之系爭商標文字發想日，即難因原告稱參與該比賽之人數甚少，進而推論系爭商標文字確係由原告自行發想而來。

⑷再者，透過公開社群媒體Facebook查詢，可發現原告前男友張O堯，與參加人「」圖樣之設計師蔡O勳為互相認識之好友；而原告本人則與神諭盃全國拉花比賽評審賴O宇是互相認識之好友，而神諭盃全國拉花比賽正是參加人前以小啡巷名義贊助參與，賴O宇更曾至與參加人共同開業之表弟張O瑜Facebook上有關小啡巷咖啡廳貼文直接按讚，由此可知參加人與原告之周圍交友圈高度重疉，而不難得知據以異議商標之存在，此有參加人商標異議階段所提申證8人物關係圖及臉書截圖可證。因此，原告本身與神諭盃咖啡已有淵源，且於Facebook大數據運算下，對於朋友所關注、按讚之文章，通常也會被投放呈現，共同朋友圈、商業圈所接收到之訊息大部分會重疉，況原告本身同為咖啡相關領域從業者，對於相關資訊將會投以更高注意力。

相較之下，至於原告異議答證3之「『小啡巷 coffee alley』店名發想由來」一文及Line對話擷圖，前者僅為原告單方之陳述，證據力薄弱，仍待其他具公信力之證據相互勾稽佐證，始得採信；而依後者內容固可知原告於2020年5月間即透過房仲業者尋找店面，並於同年9月11日詢問設計Logo相關事宜，然該日對話紀錄並未見「小啡巷」文字，原告至同年月28日始傳送「我們名字想好惹~」、「小啡巷」等內容，除已晚於前揭據以異議商標使用日期外，亦未見選用「小啡巷」文字之討論磋商過程，自無法合理解釋選用該文字非出於知悉及仿襲據以異議商標之結果。是以，原告此部分之主張亦不可採。　

七、綜上所述，系爭商標之註冊有商標法第30條第1項第12款規定之適用，從而，被告所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不當。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。　　

智慧財產第二庭
審判長法 官　彭洪英
法 官　汪漢卿
法 官　曾啓謀