上 訴 人 蔡O正即凱元實業社(原告)
被 上訴 人 章O維即皇鼎企業社(被告)
上列當事人間請求排除侵害商標權行為事件，上訴人對於中華民國111年1月22日本院109年度民商訴字第39號第一審判決提起上訴，經本院111年度民商上字第5號判決後，最高法院第一次發回更審，本院於113年3月14日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。（原告上訴失敗）
上訴駁回。（原告上訴失敗）
事實及理由
...
肆、兩造不爭執之事實：
肆、兩造不爭執之事實：
㈠上訴人為系爭商標之商標權人，商標專用期間均為105年5月5日起至115年12月15日止，並分別指定使用於附圖一、二所示之商品及服務。
㈡上訴人即凱元實業社係104年5月27日經核准設立，主要經營項目：汽機車零件配備零售業、無店面零售業、國際貿易業。
㈢被上訴人即皇鼎企業社係108年11月15日經經濟部核准設立，主要經營項目：汽機車零件配備批發業及零售業、無店面零售業、國際貿易業。
㈣系爭商標與「Speedmoto」使用之商品或服務均為汽、機車零件及其零售批發及網路購物零售，兩者都有在網路電商平台「蝦皮拍賣購物網站」（https://shopee.tw）、「露天拍賣購物網站」（https://www.ruten.com.tw）開設電商。又被上訴人在蝦皮拍賣購物網站、露天拍賣購物網站開設電商，均以「speedmoto」及「speedmoto2」作為帳戶名稱。
㈤被上訴人於109年6月16日申請註冊「Speedmoto」商標分別指定使用於第12類、第35類商品或服務（如附圖四、五），經智慧局於110年5月1日、110年2月1日准予註冊公告（註冊第02137845號、第02119436號），上訴人對上開商標提出異議，均經智慧局為異議不成立之處分（見本院卷一第201-215頁、301-317頁），上訴人對於附圖四商標異議不成立之處分未提出訴願，對於附圖五商標之異議不成立處分提起訴願，經經濟部112年12月13日經法字第00000000000號訴願決定駁回，上訴人未提起行政訴訟。
伍、本件主要爭點：
一、上訴人依商標法第68條第3款、第69條第1項規定，請求被上訴人排除侵害如上訴聲明第二、三項所示，有無理由？被上訴人主張商標法第36條第1項第3款前段之善意先使用抗辯，有無理由？
二、上訴人依商標法第70條第2款、第69條第1項規定，請求被上訴人排除侵害如上訴聲明第四項所示，有無理由？
陸、得心證之理由：
一、上訴人依商標法第68條第3款、第69條第1項規定，請求被上訴人排除侵害如上訴聲明第二、三項所示，並無理由：
㈠被上訴人使用「Speedmoto」或「Speedmoto2」字樣作為商標，與系爭商標構成混淆誤認之虞：
⒈上訴人主張被上訴人在蝦皮購物網站、露天拍賣網站以「Speedmoto」、「Speedmoto2」做為商店名稱，用於行銷汽、機車零件周邊商品，與上訴人使用「Supamoto」行銷汽、機車零件周邊商品，兩造商標指定使用之商品類別為相同，為被上訴人所不爭執，並有上訴人提出被上訴人之上開網路賣場網頁資料可憑（原審卷一第379、381、389、395、401、405頁）。
⒉系爭商標係由黑底方框內置反白之「Supamoto」組成（見附圖一、二），被上訴人使用之「Speedmoto」、「Speedmoto2」字樣為橫式排列且未經特別設計之外文所組成，兩造之商標字首「S」及倒數4個英文「moto」均相同，僅中間「upa」與「peed」雖有些微差異，惟二商標圖樣之整體外觀、讀音甚為相似，且均使用於汽、機車零組件商品及其零售批發服務，屬於同一之商品或服務，以具有普通知識經驗之相關消費者於異時異地隔離觀察，易誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有造成相關消費者混淆誤認之虞。
⒊被上訴人雖辯稱，「Speed」有速度之意，與「Supa」有超級之意，並不相同，其後加上「MOTO」，二者並非近似，且其以「Speedmoto」申請註冊，指定使用於第12類、第35類之汽、機車零組件商品及零售批發服務，經智慧局核准註冊（如附圖四、五所示），上訴人提出異議，亦經智慧局為異議不成立之處分，足見兩造之商標並非近似，並無致相關消費者混淆誤認之虞云云。惟查，被上訴人註冊如附圖四、五所示之「Speedmoto」商標，起首之「S」係特別設計之放大字體，該「S」字上下兩端經特殊設計為賽車方格旗樣態，並施以紅色加以凸顯，予消費者強烈顯著之視覺印象，與系爭商標所呈現單純文字「Supamoto」於整體外觀構圖意匠顯然有別，智慧局商標異議審定書認為如附圖四、五所示商標與系爭商標圖樣之近似程度甚低，雖使用於同一或類似之商品或服務，惟並未致相關消費者混淆誤認之虞，並無違反商標法第30條第1項第10款之規定，而作成附圖四、五商標異議不成立之處分（見本院卷一第201-215頁、301-317頁）。反觀本件被上訴人實際使用未經特別設計之外文「speedmoto」「Speedmoto2」字樣（如附圖三所示），與附圖四、五商標圖樣在外觀上顯有不同，被上訴人尚不得援引附圖四、五商標異議不成立處分書，作為附圖三「Speedmoto」、「Speedmoto2」字樣與系爭商標圖樣不構成近似之論據，被上訴人之辯解，不足採信。
㈡被上訴人得主張商標法第36條第1項第3款前段之善意先使用：
⒈按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力拘束。但以原使用之商品或服務為限，商標法第36條第1項第3款本文定有明文。本款所謂善意先使用，在於衡平註冊保護原則下與先使用人間之衝突，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，得於他人取得註冊商標後繼續使用其在先商標，此乃註冊制度之例外，係因善意先使用人不知他人申請商標註冊之故，即已於市場有持續使用之事實，縱在他人註冊取得商標權後，善意先使用者之利益，仍應受到保障，惟其得主張之範圍，以原使用之商品或服務為限。
⒉經查，系爭商標之註冊申請日為105年5月5日，而被上訴人於103年10月29日已加入露天網站會員（會員帳號「00000000000000」並使用「Speedmoto」名稱經營銷售汽、機車零組件等周邊商品，有兩造分別提出之「Speedmoto」露天拍賣網頁，其上顯示被上訴人「加入會員時間：2014-10-29」、「商品上架時間：2015-8-19」，並有買家評價日期顯示為2015年8月至同年10月間（見原審卷一第601頁，原審卷二第443、453、455、457、461頁）。另依被上訴人提出之蝦皮網站電子郵件，記載「帳號Speedmoto註冊時間2016/3/19，在2016/10/27由系統偵測賣場含有大量導外資訊，或要求買家私下匯款未透過平台交易狀況，故在該日凍結，後續未申訴成功，於2017/5/8刪除完成（乙證22，前審卷一第363頁），至於帳號「Speedmoto2」係被上訴人之帳號「Speedmoto」被取消後，另於106年5月8日在蝦皮網站註冊（見本院卷一第217頁蝦皮公司函文），上開時間並非「Speedmoto」商標最早使用時間，足認被上訴人於網路個人賣場使用「Speedmoto」商標銷售汽、機車零組件商品之零售批發服務的時間，早於系爭商標註冊申請日。
⒊上訴人雖主張，其早在101年9月6日、102年12月5日即分別以「supamoto」、「supamoto2」為商標在露天拍賣網站註冊使用，早於被上訴人所主張之103年10月29日，且被上訴人於露天網站、蝦皮網站販售之商品，其使用與上訴人相同之商品描述文字及符號、排列方式、浮水印（見原審卷一第605-609頁、原審卷二第117-184頁，及上訴人113年2月23日綜合辯論意旨第12-18頁），有抄襲上訴人之嫌，被上訴人使用「Speedmoto」字樣於與上訴人相同之汽、機零件商品上，顯然係為了攀附上訴人已建立之商譽及知名度，並非善意。
惟按，善意先使用要件之判斷，係以系爭商標註冊申請日為準，並非以商標權人何時開始使用系爭商標之時間為準，因商標權人在核准註冊之前，並無排除他人使用之權利，上訴人以其在露天網站使用「Supamoto」商標之時間早於被上訴人在露天網站使用「Speedmoto」，主張被上訴人不得援用善意先使用之抗辯，尚有誤會；
又上訴人稱兩造網路賣場之相同商品其描述之文字及符號、排列方式、浮水印相似一節，惟觀之其網頁呈現方式乃該類商品在網站賣場上常見關於銷售產品之名稱、規格、使用說明及特點描述，審酌兩造所銷售之商品均為汽、機車零件商品，被上訴人縱然使用類似之說明文字或符號及浮水印置於圖片中央等，亦難遽以推認被上訴人有攀附上訴人商譽或搭便車之惡意。
⒋上訴人又主張，被上訴人係從事於「汽、機車零件零售」等業務，與上訴人為同業競爭關係，且證人佘○○與被上訴人係合作創業關係，證人佘○○於前審證述：「（有無聽過上訴人的『Supamoto』商標？）這家店我知道，因為以前露天就有在做，我有在網路看東西，所以我當然知道」、「（何時知道有『Supamoto』這個商標？）很久了，因為我都會在網路上看機車的東西，所以知道『Supamoto』這個牌子，他也是在賣機車零件，尤其是機車貼膜做很大，因為當時我想要貼膜，搜尋就找到『Supamoto』」等語，足見被上訴人知悉上訴人先使用「Supamoto」商標之事實，並非善意云云。
惟查，證人佘○○於前審係證稱：「伊於99年認識被上訴人，被上訴人想要用『Speedmoto』名字自行創業，Speed是速度，moto是摩托的意思，當時被上訴人就已經想好這個名字等語」；證人許○○於前審證稱：「伊在國中即約99年前後有向被上訴人訂購機車零件，因被上訴人有使用『Speedmoto』成立臉書粉絲專頁」等語。
由證人佘○○、許○○之證述可知，被上訴人早於99年間即自創「Speedmoto」名稱並使用在臉書行銷機車零件商品，且證人佘○○並未明確證述其知悉系爭商標「Supamoto」的時間為何，尚難僅憑證人佘○○上開證言，推斷被上訴人於99年創業之初所使用「Speedmoto」商標，具有攀附上訴人系爭商標之惡意。
⒌上訴人又主張，本件應查明被上訴人於系爭商標申請註冊前使用「Speedmoto」行銷之商品或服務的具體項目為何，於系爭商標申請註冊後是否有擴大其使用範圍等語。
本院依上訴人之聲請，函詢露天市集國際資訊股份有限公司（下稱露天公司），請其提供會員帳號「00000000000000」（https://www.ruten.com.tw/store/00000000000000/）分別於105年5月4日（系爭商標之註冊申請日前一日）及109年7月23日（本件訴訟之起訴日）之全部上架刊登商品之網頁資料，及函詢新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司（下稱蝦皮公司），請其提供會員帳號「speedmoto2」（https://shopee.tw/speedmoto2）於上開期間之商品上架資料。
露天公司以112年12月18日112法字第153號函回覆稱，該公司僅能以「回推」方式列出會員帳號「00000000000000」自會員註冊日起至105年5月4日所刊登之所有商品編號及自會員註冊日起至109年7月23日所刊登之所有商品編號（見本院卷一第241至291頁）。
蝦皮公司以112年12月18日蝦皮電商字第000000000000號函回覆稱：帳號「speedmoto2」係註冊於106年5月8日，故查無105年5月4日所上架刊登商品之網頁資料，且該公司系統之限制，無法以特定日期作為查詢條件，查詢當天正在進行銷售之商品，僅可查得帳號「speedmoto2」於109年7月23日前上架且迄今商品狀態仍為正常銷售中之商品共858項，並提供商品網址、商品編號、商品名稱、銷售價格等資訊供本院參酌。
觀諸露天公司函覆之資料，附件一係自104年10月12日起至105年5月5日止，附件二係自104年10月12日起至109年7月8日止被上訴人所刊登之商品資料，比較系爭商標申請註冊日（105年5月5日）前、後刊登之商品如土除、握把套、扶手、喇叭、避震器、座墊彈簧、排氣管、鑰匙蓋、化油器、螺絲、雙碟、排氣管、充電器、空濾擋片等，雖商品名稱略有不同，惟均屬各種汽、機車之零組件商品，堪予認定。
上訴人雖主張，商標法第36條第1項第3款「以原使用之商品或服務」之範圍，為註冊保護之例外，不宜擴充適用而影響商標權人之權益，故應限縮於被上訴人105年5月5日前已刊登進行銷售之網頁為限，至於系爭商標申請註冊後始進行銷售之不同商品，即難謂得主張「善意」先使用，已屬侵權使用行為云云。
惟按，商標法第36條第1項第3款「以原使用之商品或服務」之範圍，應就個案情節各別衡量其應受限制之程度，以符立法之目的。
查被上訴人稱其所銷售者均為同一類商品，到底是不是同一個商品，其不知如何確認，因為有時候是同一個商品，但是因為某一個車款已經沒在生產了，所以同一個機車的零件，其就用另外一個目前有在生產車款名稱銷售，其現在沒有辦法區分不同商品名稱是否為同一商品等語。
本院審酌露天公司及蝦皮公司函覆之商品銷售資料，其商品名稱均係以商品關鍵字例如機車廠牌款式、尺寸、通用名稱等作為商品名稱，確實難以辨認系爭商標申請日前、後所銷售之商品是否為同一商品，惟商品之類別均屬汽機車零組件商品，則無二致，上訴人未具體指明被上訴人於系爭商標申請註冊日後，有何擴大使用於其他商品或服務類別之事實，且被上訴人於系爭商標申請日前已使用「Speedmoto」字樣於汽、機零件商品及零售批發服務，並未中斷，而汽、機車零件商品之特色在隨著時間不斷推出新性能的產品，如限制被上訴人僅能繼續銷售舊車款零組件，形同禁止被上訴人繼續使用「Speedmoto」字樣，則被上訴人之善意先使用抗辯形同虛設，並影響其工作權及財產權保障等情，應認為被上訴人在系爭商標註冊申請日前，有先使用「Speedmoto」於汽機車零組件，且於註冊申請日後，並無擴大其使用範圍，方屬公允。
上訴人雖援用本院104年民商上字第6號民事判決，惟該案所涉之商品乃屬藥品，須先向主管機關申請藥品許可證始得販售，與本件為汽機車零組件商品，品項繁多且無須聲請許可證之情形有別，案情各異，況且本院尚有其他案例就「以原使用之商品或服務」範圍之判斷，亦以商品或服務類別為準，並未限定於同一個商品或服務，本院認為上訴人援引之上開判決所示法律見解，尚不得拘束本院。
⒍上訴人又主張，縱使被上訴人得主張善意先使用，亦應以系爭商標註冊申請日105年5月5日前已刊登於露天網站部分，僅就露天公司112年12月18日回函附件一105年5月4日商品清單拍賣網頁始不受系爭商標權效力之拘束，其後刊登之銷售網頁使用「Speedmoto」字樣業已侵害上訴人之系爭商標權；蝦皮網站部分，被上訴人在蝦皮之帳號「Speedmoto2」係106年5月8日註冊，晚於系爭商標註冊申請日（105年5月5日），故不得主張善意先使用云云。
惟查，被上訴人至少於103年10月29日已使用「Speedmoto」於露天拍賣網頁，於105年3月19日已使用「Speedmoto」註冊於蝦皮網站（至於帳號「Speedmoto2」係被上訴人之「Speedmoto」帳號被取消後，始於106年5月8日在蝦皮網站註冊，並非最初使用「Speedmoto」之時間），已如前述。
按商標法第36條第1項第3款於92年修正時，行政院函送立法院之修正草案中，其但書用語係「以原使用商品及原產銷規模為限」，其後於立法院二讀時，刪除「原產銷規模」用語，足見並未以「原產銷規模」為限，應解釋為無地理區域及業務規模之限制（參見陳匡正，商標善意先使用之研究一文，見本院卷一第355至377頁），本件被上訴人於系爭商標註冊申請日前，已於露天拍賣、蝦皮網站先使用「Speedmoto」字樣銷售汽、機車零件商品，符合善意先使用之規定，上訴人主張被上訴人僅限於在露天拍賣網站105年5月4日之前上架之商品得主張善意先使用，蝦皮拍賣網站不得主張善意先使用云云，並不可採。
⒎綜上所述，被上訴人使用「Speedmoto」、「Speedmoto2」字樣於與上訴人同一之商品或服務，雖有可能造成相關消費者混淆誤認之虞，惟被上訴人得主張商標法第36條第1項第3款前段之善意先使用抗辯，不受系爭商標權之拘束，故上訴人依商標法第68條第3款、第69條第1項規定，請求被上訴人不得使用相同或近似於系爭商標之圖樣於上訴聲明第二、三項所示第12類及第35類商品及服務，並應停止使用「Speedmoto」作為銷售系爭商品及服務之名稱或標示，為無理由。
二、上訴人依商標法第70條第2款、第69條第1項規定，請求被上訴人排除侵害如上訴聲明第四項所示，並無理由：
㈠按未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權，商標法第70條第2款定有明文。又商標法所稱「著名」，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者（見商標法施行細則第31條）。商標是否廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度，應以國內消費者之認知為準。
㈡上訴人雖主張，其自101年9月起使用系爭商標於銷售汽、機車零件相關商品，經多年宣傳及銷售，在蝦皮網站、露天網站各有高達28.7萬個、112,399個評價（原審甲證9，見原審卷一第497至500頁），截至111年4月更是分別擁有高達超過44萬、12萬個銷售評價（前審上證3，見前審卷一第81-83頁），直至112年2月，蝦皮網站已累積57.6個評價，露天網站已累積12.5萬個評價，系爭商標經過多年在各網路賣場廣為宣傳與銷售，已為相關業者與相關消費者所知悉，具有高度知名度，為著名之商標云云。
惟查，系爭商標是否為著名商標及被上訴人使用「Speedmoto」作為網域名稱，是否成立商標法第70條第2款之視為侵害商標權之行為，應以被上訴人使用「Speedmoto」作為網域名稱之時間為準，而非以上訴人提出資料之110年、112年時間為準，本院認定被上訴人至少於103年10月29日已使用「Speedmoto」於露天網站加入會員並銷售汽機車零件商品，及於105年3月19日以「Speedmoto」帳號在蝦皮網站註冊，已如前述，且依上訴人所舉證據，僅可知上訴人自101年9月於露天網站建立名稱為「Supamoto」之臉書粉絲專頁及於使用系爭商標文字於帳戶名稱與銷售商品，惟無從得知上訴人銷售該等商品之銷售金額、市場占有率、或相關事業或消費者熟悉之程度為何，不足以證明系爭商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。是以，依上訴人提出之事證，無法證明系爭商標於被上訴人使用作為網域名稱時，已為國內相關消費者所熟悉之著名商標，上訴人依商標法第70條第2款、第69條第1項規定，請求被上訴人停止使用相同或近似於系爭商標字樣作為網際網路電商平台之網域名稱，並無理由。
智慧財產第二庭
審判長法 官 彭洪英
法 官 汪漢卿
法 官 王碧瑩
智慧財產第二庭
審判長法 官 彭洪英
法 官 汪漢卿
法 官 王碧瑩
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