(專利 專利申請權讓與)法院認為，原告解除發明專利轉讓契約後，得確認法律關係不存在，並請求被告移轉或變更專利申請案的申請人。

智慧財產及商業法院112年度民專上字第9號民事判決（2023.11.16）

上 訴 人 超水國際股份有限公司
兼 法 定. 代 理 人 蕭O宗

被 上訴 人 呂O詩

 
上列當事人間專利權申請權讓與事件，上訴人對於中華民國112年3月31日臺灣臺北地方法院111年度智字第14號第一審判決提起上訴，本院於112年11月2日言詞辯論終結，判決如下：

主 文
一、原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分，暨訴訟費用（除確定部分外）之裁判廢棄。
二、被上訴人應辦理讓與登記變更如附表一、二所示專利申請案之申請人為上訴人。...

事實及理由
...
一、上訴人主張：上訴人先後於民國109年9月2日、110年1月13日就其等所有如附表一、二「專利名稱」欄所示專利與被上訴人分別簽訂發明專利轉讓契約（下稱系爭契約1、2，統稱系爭契約）。

依系爭契約第2條約定，被上訴人應負責向柬埔寨國之國際知識產權局，以兩造共同具名，提出PCT國際專利審查申請，並於專利國際優先權之30個月期限內續向PCT之各會員國提交專利申請，且負擔相關申請費用。惟被上訴人辦理如附表一、二所示專利申請案後，並未依約支付相關申請費用，目前專利申請案仍在審查中。被上訴人違約未支付申請費用，催告未果，上訴人依系爭契約第7條第2項約定，於110年8月19日以存證信函通知解除契約，並於契約解除後通知辦理專利申請人變更手續，被上訴人尚不承認亦不配合辦理相關手續，上訴人有確認兩造間系爭契約法律關係不存在之即受確認判決法律上利益，且依系爭契約第7條第1項後段及民法第259條第1款規定，被上訴人應辦理變更或移轉如附表一、二所示專利申請案之申請人為上訴人等情。...

四、本院之判斷：　　

㈠兩造間就系爭契約之法律關係不存在部分：

⒈民事訴訟法第247條第1項前段規定：確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之。所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，即認有受確認判決之法律上利益（最高法院52年台上字第1240號原判例要旨參照）。上訴人主張兩造系爭契約解除，經通知辦理專利申請人變更手續，被上訴人尚不承認亦不配合辦理相關手續等情，有請求辦理變更專利申請人之存證信函及被上訴人110年12月14日函文在卷可稽（原審卷第57至71頁），上訴人主觀上認其等就如附表一、二所示專利申請案之專利申請人的法律上地位有不安狀態，且此種不安之狀態，能以確認判決除去，依前揭規定及說明，上訴人提起本件確認之訴有即受確認判決之法律上利益。

⒉上訴人主張就其等所有如附表一、二「專利名稱」欄所示專利，分別與被上訴人簽訂系爭契約1、2，依約被上訴人就所提交如附表一、二所示專利申請案，應支付相關申請費用，惟被上訴人未支付申請費用，上訴人已依系爭契約第7條第2項約定，於110年8月19日以存證信函通知解除契約等情，業據提出與所述相符之系爭契約、電子往來郵件、存證信函、通知函等件為證，堪信屬實。系爭契約既經上訴人解除，兩造就系爭契約之法律關係已不存在，上訴人據此請求確認該法律關係不存在，應認有據。

㈡上訴人請求被上訴人移轉或變更專利申請案之申請人部分：

⒈上訴人主張系爭契約解除後，通知被上訴人就如附表一、二所示專利申請案辦理申請人變更相關手續，惟被上訴人迄未配合辦理，致如附表一、二所示專利申請案仍在申請過程中，尚未完成等情，業據提出如附表一、二所示專利之申請文件為證，堪信為真。

⒉依民法第259條第1款規定，契約解除時，當事人雙方回復原狀之義務，由他方所受領之給付物，應返還之。而參諸專利法第12條至第14條規定可知，專利申請權可為讓與之標的，再依專利專責機關即經濟部智慧財產局訂定之「專利審查基準」第一篇「程序審查及專利權管理」之第11章「申請權之異動」規定，專利申請案核准審定前，因尚未取得專利權，如專利申請權主體有所變更，應以專利申請權異動登記辦理。專利申請權讓與登記，得由讓與人或受讓人單方提出申請。本件如附表一、二所示專利申請人有上訴人（包括超水國際股份有限公司、蕭O宗）及被上訴人共3人，系爭契約既經上訴人解除，依前揭規定及說明，被上訴人依系爭契約由上訴人轉讓所取得專利之部分權利應返還予上訴人，上訴人請求被上訴人將如附表一、二所示專利申請案之申請人移轉或變更為上訴人，於法有據，本院參酌前揭專利審查基準規定調整用語如主文第二項所示，予以准許。

智慧財產第一庭
審判長法 官　蔡惠如
法 官　吳俊龍
法 官　陳端宜