(商標 善意先使用 最高法院)Supamoto v. Speedmoto ：最高法院認為，善意先使用僅限於「以原使用之商標或服務為限」，因此，法院應查明被告先使用的具體項目為何、被告是否沒有擴大使用範圍，不能一概認為被告就「原告所有的商標註冊項目」都構成善意先使用，而不構成侵權。

最高法院112年度台上字第1539號民事判決(2023.07.20)

上 訴 人 蔡O正即凱元實業社(原告)

被 上訴 人 章O維即皇鼎企業社(被告)

上列當事人間請求排除侵害商標權行為事件，上訴人對於中華民國112年3月9日智慧財產及商業法院第二審判決（111年度民商上字第5號），提起上訴，本院判決如下：

主 文
原判決關於駁回上訴人之上訴及該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產及商業法院。

理 由

本件上訴人主張：

伊經經濟部智慧財產局准予註冊如原判決附圖（下稱附圖）一、二所示「Supamoto」商標（下稱系爭商標），依序指定使用於如附圖一、二所示第12類汽車零組件等19項商品、第35類汽車零件配備零售批發等17項服務（下稱系爭指定商品及服務），伊並在各大電商網路平台以系爭商標經銷汽機車周邊商品。

被上訴人亦在電商網路平台販賣汽機車周邊用品，竟使用近似於系爭商標之「Speedmoto」作為其賣場銷售商品及服務之標示，造成消費者混淆誤認，伊得請求排除侵害。倘認被上訴人善意先使用，伊得請求其附加適當之區別標示等情，先位之訴，依商標法第68條第3款、第69條第1項、第70條第2款規定，求為命被上訴人不得製造、販賣、陳列、輸入相同或近似於系爭商標之商標於系爭指定商品及服務；停止使用「Speedmoto」作為銷售系爭指定商品及服務之名稱或標示；停止使用「Speedmoto」、「Speedmoto2」或近似於「Speedmoto」之標示作為網際網路電商平台「蝦皮購物」（https://shopee.tw）、「露天市集」（https://www.ruten.com.tw；原名「露天拍賣」）、「PChome商店街個人賣場」（https://cadm.pcstore.com.tw/）之網域名稱；備位之訴，依同法第36條第1項第3款但書規定，求為命被上訴人於網路商務賣場網頁使用「Speedmoto」於其原使用之商品或服務時，於同一網頁附加「本商品或服務與『Supamoto』無關」之適當區別標示之判決（第一審為上訴人備位之訴勝訴之判決，駁回上訴人其餘之訴；兩造就各自敗訴部分提起第二審上訴或附帶上訴，均經原審判決駁回。被上訴人就其備位之訴敗訴部分未提起第三審上訴，不予贅敘）。

被上訴人則以：

「Speedmoto」係伊親自設計，與系爭商標之字義、字形、讀音均不近似，兩造於網路販賣商品非全然相同，商品定價亦相距甚遠，消費者無混淆誤認之虞。

系爭商標並非著名，且伊於系爭商標申請註冊前即於蝦皮購物、露天市集、奇摩拍賣、PChome等個人賣場善意使用「Speedmoto」字樣販售商品，並未侵害上訴人系爭商標權等語，資為抗辯。

原審維持第一審所為上訴人先位之訴敗訴之判決，駁回其上訴，係以：

上訴人為系爭商標之商標權人，商標專用期間自民國105年5月5日至115年12月15日，指定使用於如附圖一、二所示之19項商品及17項服務；上訴人並於網路電商平台「蝦皮購物」、「露天市集」開設電商，將系爭商標使用於汽、機車零件零售批發及網路購物零售。

被上訴人亦在上開購物網站開設電商，以「speedmoto」、「speedmoto2」為帳戶名稱，及以「Speedmoto」使用於汽、機車零件零售批發及網路購物零售，為兩造所不爭執。

次查系爭商標與「Speedmoto」於整體外觀、讀音上有相彷彿之處，倘若標示在相同或類似的商品或服務上，客觀上有使相關消費者誤認二商標之商品或服務來自同一或有關聯之來源，應屬近似。

惟系爭商標之註冊申請日為105年5月5日；被上訴人以「Speedmoto」為名加入露天拍賣會員之時間為103年10月29日、上架時間為104年8月19日、買家評價日期為104年8月29日及同年10月8日；被上訴人於蝦皮購物註冊帳號「Speedmoto」之時間為105年3月19日。

證人許O真並證稱：伊於99年間有向被上訴人訂購機車零件，被上訴人有使用「Speedmoto」成立臉書粉絲專頁等語 。足認被上訴人於系爭商標註冊申請日前已使用「Speedmoto」於同一或類似之商品或服務，之後亦未擴大其使用範圍。

上訴人雖自101年9月起即使用「Supamoto」、「Supamoto2」帳號於露天拍賣經銷商品，多年來於蝦皮購物、露天市集之帳戶已取得依序28萬7,000個、11萬2,399個評價，不足證明其使用系爭商標行銷已達知名程度且為被上訴人所知悉；上訴人網站賣場所使用排列方式、商品浮水印、商品描述或符號，乃該類商品在網站賣場上銷售所常見，被上訴人縱為相同使用，不能認有攀附上訴人商譽之惡意。

系爭商標既非著名，被上訴人所為並符合商標法第36條第1項第3款規定善意先使用之要件，不受系爭商標權之效力所拘束。故上訴人依商標法第68條第3款、第69條第1項及第70條第2款規定，先位請求被上訴人不得製造、販賣、陳列、輸入相同或近似於系爭商標之商標於系爭指定商品及服務；停止使用「Speedmoto」作為銷售有關系爭指定商品及服務之名稱或標示；停止使用「Speedmoto」、「Speedmoto2」或近似於「Speedmoto」之標示作為網際網路電商平台「蝦皮購物」、「露天市集」、「PChome商店街個人賣場」之網域名稱，為無理由，不應准許等詞，為其判斷之基礎。

(最高法院意見)

按商標法第36條第1項第3款係規定，在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標專用權之效力所拘束，但以原使用之商品或服務為限。

被上訴人於105年5月5日系爭商標註冊申請日前於同一或類似之商品或服務善意使用之「Speedmoto」與系爭商標近似，系爭商標指定使用於如附圖一、二所示19項商品及17項服務，為原審 認定之事實。

乃未查明被上訴人於系爭商標申請註冊前使用「Speedmoto」行銷之商品或服務之具體項目為何，復未說明其認定被上訴人於系爭商標申請註冊後未擴大其使用範圍之依據及理由，遽認上訴人不得請求除去或防止被上訴人對系爭商標權之侵害，爰為其先位之訴敗訴之判決，自有可議。

上訴人先位之訴是否有理由，既尚待事實審調查審認，其備位之訴自應併予發回。上訴論旨，指摘原判決於其不利部分違背法令，求予廢棄，非無理由。