#著名商標 #減損之虞
國考我出題的話，就出這一題。
像這種案件，「商標代理人」是無法處理的，
只有律師才有能力處理。
為什麼？因為難度對「非法律人」太高。
先說最高行政法院的結論：
1.第一階段判斷「是否為著名商標？」時，「小著名商標」就可以主張「減損」
2.但第二階段判斷「是否真的構成減損？」時，還是要考慮「著名性」。
我的結論：
「判決主文」看起來好像不再區分小著名商標與大著名商標，
似乎著名商標權人獲得勝利。
但其實還是有區分，只是放在第二階段綜合評估，
所以「判決理由」中說：「以免過度保護著名商標」。
最高行政法院說：
「商標法第30條第1項第11款後段規定所稱「著名商標」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度，始有該款後段規定之適用。」
但也別忘了，最高行政法院說：
「就商標法第30條第1項第11款後段有關著名商標減損保護之規定，對商標著名程度之要求較同款前段規定為高，應係於判斷是否該當商標法第30條第1項第11款後段「有減損商標識別性或信譽之虞」要件時，就其中參酌因素「商標著名之程度」之審查中予以區分，而非於審查商標法第30條第1項第11款後段「著名商標」要件時予以區分，亦非認僅須達已廣為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，即可判斷該當「有減損商標識別性或信譽之虞」之要件，致有過度保護著名商標權人情形。」
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【Valentino】
最高行政法院111年度大字第1號裁定(2023.03.17)
https://ipcase.blogspot.com/2023/04/valentino111130111.html
_______________________________
最高行政法院111年度大字第1號裁定(2023.03.17)
上 訴 人 義大利商法倫提諾公司（Valentino S.p.A.）
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
參 加 人 優尼士國際股份有限公司
本院大法庭就第四庭於中華民國111年10月6日111年度徵字第2號商標異議事件所提案之法律爭議，裁定如下：
主 文
商標法第30條第1項第11款後段規定所稱「著名商標」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度，始有該款後段規定之適用。
商標法第30條第1項第11款後段規定所稱「著名商標」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度，始有該款後段規定之適用。
理 由
二、提交事件之基礎事實
訴外人英籍安娜貝拉范侖鐵諾前於民國l06年5月3日以「GIOVANNI VALENTINO ITALY」商標（嗣變更商標：名稱及圖樣為「GIOVANNI VALENTINO」），指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第24類之「布料，薄絹，紡織製掛毯，紡織製壁掛，家具套，盥洗清潔用手套，桌墊，電話絨布套，馬桶蓋套墊，面紙盒套，被褥，棉被，絲被，被套，毛巾被，太空被，尼龍被，床單，床罩，枕套，枕頭罩，毛毯，毛巾毯，蚊帳，床毯，家庭寵物用毯，裝飾用床罩，裡布用棉布，棉織布，鴨絨被套，床墊罩，衣服及服飾用棉布，裝飾用枕頭巾，泡茶用毛巾，毛毯套，毛巾，擦碗毛巾，浴巾，餐巾，桌巾，手帕，枕巾，椅巾，擦澡巾，紡織品製旗，紡織品製標籤，窗簾，門簾，摺簾，舞台幕簾，粘布標籤，布製廣告牌，布製鍋用隔熱墊，棉布製個人餐墊」商品，向被上訴人申請註冊，並於107年2月7日申請變更申請人為參加人，被上訴人審查後，准列註冊第1920292號商標（下稱系爭商標）。
嗣上訴人以該商標有商標法第30條第1項第10款及第11款規定情形，對之提起異議。被上訴人審查後，以108年11月26日中台異字第G01070605號商標異議審定書為「異議不成立」之處分(下稱原處分)。上訴人不服，循序提起行政訴訟，並聲明：⒈訴願決定及原處分均撤銷。⒉被上訴人應作成系爭商標之註冊應予撤銷之處分。智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院，下稱原審）認為本件判決結果，如認為訴願決定及原處分應予撤銷，參加人的權利或法律上利益將受有損害，故依職權命參加人獨立參加本件被上訴人的訴訟。經原審109年度行商訴字第55號行政判決（下稱原判決）駁回其訴後，上訴人仍不服，提起上訴。受理上訴事件之合議庭認採為裁判基礎之法律見解，與先前裁判(本院106年度判字第607號、第608號、第609號、107年度判字第446號、109年度上字第982號判決)所持之法律見解歧異，而為本件提案。
三、提案之法律爭議
商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」，其著名程度應否解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度，始有該後段規定之適用？
四、本院大法庭裁定如主文所示之統一見解，理由如下：
(一)商標法第30條第1項第11款規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：……十一、相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。」
商標法施行細則第31條規定：「本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」
業已明訂於有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之程度即屬商標法所稱著名商標，並未再就商標法第30條第1項第11款前段、後段所稱之著名商標分別作不同界定。
(二)商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準3.2明訂：「第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定，其對商標著名程度之要求應較同款前段規定為高。……商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度，就較有可能適用第30條第1項第11款後段規定。」
依上開審查基準規定，亦無要求商標法第30條第1項第11款後段所稱之著名商標，其著名程度應解釋為超越相關消費者而達一般消費者普遍知悉之程度，始有該後段規定之適用。
(三)商標法於92年增訂第23條(即現行法第30條)著名商標減損規定，依行政院提案說明記載：「（十二）第十二款為現行條文第七款修正後移列。說明如下：世界智慧財產權組織（WIPO）於一九九九年九月公布關於著名商標保護規定共同決議事項，該決議明確指明對著名商標之認定，應考量以商品或服務之相關公眾之認識，而非以一般公眾之認知判斷之；又除防止與著名商標產生混淆誤認之虞外，並應避免對著名商標之減損（dilution）產生，基於APEC於八十九年三月決議會員國應遵守WIPO該決議，爰將『公眾』修正為『相關公眾』，並增訂有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。」依上述商標法增訂有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊規定之提案說明意旨，並無將減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者之商標著名程度，提高至一般消費者普遍知悉之程度，始有不得註冊規定適用之意涵。
且依該提案說明，該次修法除防止與著名商標產生混淆誤認之虞外，並應避免對著名商標之減損（dilution）產生，而基於APEC於89年3月決議會員國應遵守WIPO該決議，將「公眾」修正為「相關公眾」，並增訂有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。
而上開條款前段所稱「相同或近似於他人著名商標或標章」，亦為後段規定著名商標減損的成立要件，該提案說明所指對著名商標之認定，應考量以商品或服務之相關公眾之認識，而非以一般公眾之認知判斷之，自非僅限於針對著名商標之混淆誤認，亦應包括著名商標之減損。因此，減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞，對著名商標之認定，應考量以商品或服務之相關公眾之認識，而非以一般公眾之認知判斷之，符合該提案說明意旨。
(四)WIPO於1999年9月公布關於著名商標保護規定共同決議事項(Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks)第2條規定，會員國決定商標是否為著名商標(Determination of Whether a Mark is a Well-Known Mark in a Member State)……[不得要求的因素] (a)作為決定商標是否為著名商標的條件，會員國不得要求：……(iii)該商標為該會員國中一般公眾所普遍知悉((3)[Factors Which Shall Not Be Required] (a) A Member State shall not require, as a condition for determining whether a mark is a well-known mark:……(iii) that the mark is well known by the public at large in the Member State.)。又於該共同決議事項第4條(1)(ii)規定，商標的使用可能會以不正當的方式減損或淡化著名商標的識別性特徵的目的，會員國可要求該著名商標必須一般公眾所普遍知悉(for the purpose of applying paragraph (1)(b)(ii) and (iii), a Member State may require that the well-known mark be well known by the public at large.)。因此，依WIPO於1999年9月公布關於著名商標保護規定共同決議事項，關於著名商標減損或淡化其著名程度是否要求達一般公眾所普遍知悉程度係可由會員自行決定。
而我國商標法於92年增訂著名商標減損規定，依前述行政院提案說明記載，以及商標法施行細則第31條規定：「本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」均無要求商標法第30條第1項第11款後段所稱之著名商標，其著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度，始有該規定適用之意涵。
(五)肯定說係以目的性之限縮解釋，認商標法施行細則第31條針對「著名」之定義規定，不適用於商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」。但如依該目的性限縮之法學方法解釋，至多只能得出商標法施行細則第31條針對「著名」之定義規定，不適用於商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」，仍不能得出商標法第30條第1項第11款後段所稱之著名商標，其著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度，始有該規定適用之結論。
(六)商標法第30條第1項第11款前段所稱「相同或近似於他人著名商標或標章」，亦為後段規定著名商標減損之成立要件 。如解釋該款前段之「著名商標」內涵為指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，而解釋該款後段之減損著名商標之識別性或信譽之虞要件中之「著名商標」內涵為指有客觀證據足以認定已廣為一般消費者所普遍認知，顯然就同為著名商標減損各別要件中，相同「著名商標」用語卻作前後不一致之解釋。
(七)商標法第70條第2款規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：……二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。」對著名商標視為侵害商標權之情形，包括使用著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞，或減損該商標之識別性或信譽之虞情形。上述視為侵害商標權情形，均共同使用著名商標之同一用語，亦可說明商標法就民事事件視為侵害商標權情形，關於有致相關消費者混淆誤認之虞，或減損著名商標之識別性或信譽之虞，對著名商標之內涵並無分別界定之立法意旨。因此，就著名商標之民事侵害商標權，包括有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞之情形，關於該著名商標之內涵自係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者之界定。肯定說認商標法施行細則第31條針對「著名」之定義規定，應為目的性之限縮解釋，而不適用於商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」，顯與商標法第70條第2款規定關於上述民事事件，就著名商標之內涵並無分別界定產生衝突，造成著名商標民事訴訟請求減損該商標之識別性或信譽之虞保護事件，與行政訴訟請求他人減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞之商標不得註冊之保護事件，就著名商標定義內涵分別採取不同解釋之歧異情形。該歧異情形將產生於行政訴訟中獲准註冊之商標權人，使用於該註冊商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致減損著名商標之識別性或信譽之虞時，卻構成商標法第70條第2款視為侵害商標權之情形。此行政與民事事件衝突現象，對商標權人之商標使用權益及市場交易秩序均造成無所適從之不利影響。
(八)就商標法第30條第1項第11款後段所稱之「著名商標」定義規定，與商標法其他所稱「著名商標」用語，基於同一用語同一內涵之法理，均採同一界定，即「著名商標」係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，並無判斷標準模糊問題。另商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準亦載明：「無論商標著名程度高低為何，只要商標所表彰之識別性與信譽已廣為『相關消費者』所普遍認知，便足以認定該商標為著名商標。是以，本法所稱之著名，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言(商施31)，其與 WIPO關於著名商標保護規定聯合備忘錄一樣，均認為只要商標所表彰之識別性與信譽已廣為『相關』事業或消費者所普遍認知，便足以認定該商標為著名，而得依商標法保護著名商標之相關規定獲得保護。」(商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準2.1.1參見)。至於就商標法第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定，對商標著名程度之要求較同款前段規定為高，商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度，較有可能適用商標法第30條第1項第11款後段規定，係指於審查是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞該當情形時，應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及其他參酌因素，例如系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖(商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準3.3參見)而言。上述判斷有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素之審查，與判斷有無混淆誤認之虞之8項參考因素類似，商標審查實務實施操作多年，並無不易操作問題。
(九)就商標法第30條第1項第11款後段有關著名商標減損保護之規定，對商標著名程度之要求較同款前段規定為高，應係於判斷是否該當商標法第30條第1項第11款後段「有減損商標識別性或信譽之虞」要件時，就其中參酌因素「商標著名之程度」之審查中予以區分，而非於審查商標法第30條第1項第11款後段「著名商標」要件時予以區分，亦非認僅須達已廣為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，即可判斷該當「有減損商標識別性或信譽之虞」之要件，致有過度保護著名商標權人情形。
(十)結論：商標法第30條第1項第11款後段規定所稱「著名商標」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度，始有該款後段規定之適用。至於是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞，則應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖之其他等因素綜合判斷。
最高行政法院大法庭
審判長法官 吳 明 鴻
法官 吳 東 都
法官 帥 嘉 寶
法官 胡 方 新
法官 蕭 惠 芳
法官 王 碧 芳
法官 簡 慧 娟
法官 蔡 如 琪
法官 陳 國 成
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