(商標 著名商標)「TutorABC」等Tutor系列著名商標 v. 「eTutor」：最高行政法院認為，兩造商標容易被認為是「系列商標」，近似程度高，

最高行政法院109年度上字第164號判決(2022.10.27)

上 訴 人 麥奇數位股份有限公司

被 上訴 人 經濟部智慧財產局

參 加 人 職達外語股份有限公司

上列當事人間商標評定事件，上訴人對於中華民國108年11月27日智慧財產法院108年度行商訴字第63號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

　　主 文
原判決廢棄，發回智慧財產及商業法院。　　
　　理 由
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二、參加人於民國104年6月9日以「e Tutor 及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第41類之「教育服務；語文補習班；函授課程；培訓服務；對個人之技能與學術能力程度做甄別及檢定；教育考試；技能檢定；職業訓練；職業輔導（教育或訓練上的建議）；代辦職業證照考試及其諮詢顧問服務；職業再培訓；教育資訊；就業輔導；代辦申請有關國外各學院及大學之入學許可；舉辦教育競賽；籌辦文化或教育目的之展覽；電腦補習班；教導服務；各種書刊編輯；各種書刊雜誌文獻之出版發行；書刊之出版；書籍出版」服務，向被上訴人申請註冊，經被上訴人審查，核准列為註冊第01758049號商標（下稱系爭商標，如智慧財產法院［110年7月1日更名為智慧財產及商業法院，下稱原審］108年度行商訴字第63號行政判決［下稱原判決］附圖1所示）。嗣上訴人以系爭商標有違商標法第30條第1項第10、11、12款規定，對之申請評定。經被上訴人審查，以107年10月31日中台評字第H01050088號商標評定書（下稱原處分）為「評定不成立」之處分。上訴人不服，循序提起行政訴訟，並聲明：訴願決定及原處分均撤銷；被上訴人對於系爭商標之評定，應為評定成立之處分。原審因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依職權裁定命其獨立參加訴訟。經原判決駁回後，上訴人提起上訴。

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五、原判決認系爭商標與據爭諸商標相較，並未構成商標法第30條第1項第10、11、12款之規定，固非無見。

惟原判決關於系爭商標有無商標法第30條第1項第10款、第11款、第12款之不得註冊事由部分，無非係以兩者商標近似程度低、各具相當識別性，及系爭商標之申請註冊應屬善意，尚無致相關消費者產生混淆誤認之虞，亦無減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞等由，而認系爭商標並無上開不得註冊之事由。然查：

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㈡商標識別性之強弱：

⒈按文字或圖樣作為指示及區別商品或服務來源的標識，是否具有先天識別性，取決於文字或圖樣的意義及其與指定商品或服務之間的關係。對消費者而言，該標識具有指示商品或服務來源的功能，而非傳達商品或服務本身或其內容的相關資訊，即具有識別性。而所謂「任意性標識」指由現有的詞彙或事物所構成，但與指定使用商品或服務本身或其品質、功用或其他特性全然無關者，因為這種型態的標識未傳達所指定使用商品或服務的相關資訊，不具有商品或服務說明的意義，而具有識別性。

⒉查外文「Tutor」有家庭教師、導師、指導等義，為有既存文義之外文字彙，係任意性標識，但其非傳達商品或服務本身或其內容的相關資訊，具有指示商品或服務來源的功能，即具有識別性。至「Tutor」雖非上訴人所獨創，且有相當數量之以「Tutor」字樣作為商標之全部或一部，經准予註冊而指定使用於多種類別之商品或服務，此為原判決所認定之事實，但此一事實不能否認外文「Tutor」字樣，仍具有相當程度的識別性。「Tutor」字樣作為商標之全部或一部，雖其識別性稍有弱化，但並未到達即使他人予以攀附，仍不會引起購買人產生誤認之程度。是以，原判決亦不否認兩商標指定使用於教育服務等服務，性質上應屬同一或高度類似之服務，惟因分別搭配其他外文或圖樣為組合使用，應認分別具有相當之識別性。

㈢商標是否近似暨其近似之程度：

⒈承上，「商標近似」及「商品／服務類似」，雖係判斷混淆誤認之參酌因素，惟商標法第30條第1項第10款規定，已將之明定為構成要件，是以於判斷商標之註冊是否違反商標法第30條第1項第10款規定時，必須同時具備「商標近似」及「商品／服務類似」始可能成立。又有關商標是否近似暨其近似程度之判斷，應以商標圖樣整體為觀察，亦即以呈現在商品或服務之消費者眼前之整體圖樣加以觀察。惟在整體觀察原則上，尚有所謂主要部分，則係因商標雖以整體圖樣呈現，但商品或服務之消費者較為關注或事後留存印象作為其辨識來源者，則係商標圖樣中之顯著部分，此顯著部分即屬主要部分。主要部分觀察與整體觀察並非牴觸對立，由於商標近似之意義係指兩商標如標示於相同或類似商品或服務時，具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通注意，有可能誤認兩商品或服務來自同一來源或誤認不同來源間有所關聯，則於判斷商標近似時，如先商標之先天識別性較強，抑或因使用而為消費者所普遍知悉時，其主要部分極易成為消費者於交易時辨識來源之重要依據，此時消費者較易因兩商標之主要部分相同，而將兩者所提供之商品或服務來源產生聯想，於此種情形，商標近似之比對即著重於主要部分，並考量主要部分最終影響商標給予商品或服務之消費者的整體寓目印象加以判斷，故上開兩觀察法對判斷商標近似係屬相輔相成，殊不得執主要部分之觀察，即忽略整體觀察原則之適用。此外，商標近似之判斷，於文字商標之情形，予消費者之第一印象在於外觀，縱外觀因文字之美術設計不同而非近似，仍可能因觀念及讀音近似而認為近似；於圖形商標，則應著重於外觀之比對，亦即自構圖意匠是否近似，加以判斷，縱圖形所表達之觀念近似，仍可能因外觀設計截然不同，而認為不近似。

　　　　

⒉系爭商標係由左側之藍色線條勾畫之雲朵圖包覆左轉45度之字母「e」，搭配右側之外文「Tutor」及其字母「o」上置藍色訊號圖所構成，其中外文「e Tutor」經聲明不在專用之列；

而據爭諸商標係以外文「Tutor」或結合「ABC」、或「ABCjr」、或「Ming」所構成。

在讀音上，二者之商標均有「Tutor」之發音，僅有字首或字尾之不同，然整體連貫唱呼，其讀音亦相彷彿；在外觀上，二者之商標均使用共同之外文字「Tutor」，該「Tutor」有家庭教師、導師、指導等義，雖非上訴人獨創，惟TutorABC系列商標在「線上英語教學服務」為相關消費者知悉之著名商標，經被上訴人選錄於「著名商標名錄」，究其外觀雖因圖形或文字之美術設計不同而略有差異，但外文字「Tutor」仍為二者之商標整體最為顯眼之部分，相關消費者之視覺最終引導停留於「Tutor」文字，且其外觀易令人有「Tutor」系列之觀念。

衡酌系爭商標與據爭諸商標均有使用「Tutor」之文字，皆以「Tutor」作為其商標主要識別部分，雖另結合其他圖形或外文，惟彼此圖樣仍相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認兩商品／服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似不低之商標。原判決認系爭商標與據爭諸商標應屬近似程度低之商標等情，尚有斟酌之餘地。　　

㈣原判決既已認定系爭商標與據爭商標1至5相較，屬高度類似之服務，而與據爭商標6、7相較，屬同一或高度類似之服務，並認定據爭諸商標較為相關消費者所熟悉，但卻壓低此重要因素之考量，進而以據爭諸商標、系爭商標近似程度低、各具相當識別性，遂認不致有混淆誤認之情事，無商標法第30條第1項第10款本文、第11款本文前段規定之適用云云，自有違誤。

此外，判斷有無「混淆誤認之虞」尚應就當事人主張存在之因素暨其佐證之證據資料綜合斟酌，俾所為有無混淆誤認之虞之判斷，得更與市場交易之實際情形相契合。

經查，上訴人主張參加人自97年成立以來，公司名稱為「職達外語」，均使用「JEDA 職達外語」為商標，卻在上訴人TutorABC系列商標於 97、98年間成為著名商標後，參加人突然於104年間申請毫無淵源之系爭商標乙節，是否足以證明系爭商標之申請人即參加人為善意？自應予以考量。原判決疏未就上訴人所提上開主張及使用證據，於判斷混淆誤認之虞其他因素中予以考量，亦有違誤。

㈤綜上所述，原判決既有如上所述之違法，並影響判決結論，故上訴意旨指摘原判決違法，求予廢棄，即有理由。又因本件事實尚有由原審再為調查之必要，本院尚無從自為判決，爰將原判決廢棄，發回原審再為調查後，另為適法之裁判。
 
最高行政法院第三庭
審判長法官 胡　方　新　
法官　蕭　惠　芳
法官　林　惠　瑜
法官　梁　哲　瑋
法官　曹　瑞　卿

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中　　華　　民　　國　　111 　年　　10　　月　　28　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書記官　莊 子 誼