智慧財產法院108年度行商訴字第133號行政判決(2020.5.27)
原告 蔡O雀即龍宇企業社(異議人)
被告 經濟部智慧財產局
參加人 韓商路易羅哈斯股份有限公司(T.H.C V-touch註冊商標)
主文
原告之訴駁回。
事實及理由
...
二、事實概要：
參加人於民國104 年7 月21日以「T .H .C V-touch 」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第3 類之「面霜；浴用化粧品；化粧用清潔乳液；化粧品；洗髮精；粉底；頭髮用化粧品；化粧用髮油；牙膏；防曬劑；香皂；指甲油；香水；面膜；髮膠；化粧製劑；晚霜；護膚霜；身體乳；化粧用凡士林」商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第1802636 號商標（下稱系爭商標，如本判決附圖一所示）。
嗣原告主張其先使用如本判決附圖二所示之商標（下稱據爭商標），而以系爭商標有違商標法第30條第1 項第12款規定，對之提起異議。案經被告審查，認系爭商標之註冊無違前揭商標法規定，以108 年5 月28日中台異字第1060104 號商標異議審定書為異議不成立之處分。
原告不服，提起訴願，經經濟部108 年9 月11日經訴字第10806311750 號訴願決定駁回後，向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決之結果，倘認訴願決定及原處分均應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
三、原告主張：
(一)由原告於異議階段所提附件1 至4 、起訴階段所提原證3 原告與參加人雙方簽訂之OEM 合同書（下稱系爭合同書）、原證4 原告之負責人蔡秀雀護照之英文姓名、原證5 原告之「T .H .C V-touch 」商標設計草稿照片及原證6 使用「T .H. C V-touch 」品牌於產品包裝盒之實物照片等事證，可證明系爭商標為原告自己草創之商標，僅因原告負責人蔡O雀之夫○○○為韓國人，因語言、地利之便而委託韓國廠商即參加人代工生產。後來因雙方合作關係生變，其後參加人刻意搶註原告自己草創之系爭商標。
(二)訴願決定書第5 頁雖稱系爭合同書中所載產品為「百+ 百專業美髮V-touch 」，未見與系爭商標有關之記載，而認無法作為系爭商標之使用事證云云。惟觀之系爭合同書觀，即可知悉參加人不否認「T .H .C 」為蔡秀雀英文姓名字首英文字母及兩造之間確有契約及業務往來關係，以令參加人有機會接觸原告草創之商標。而被告及訴願機關卻片面認為未見與系爭商標有關之記載，顯有違誤。
(三)訴願決定書第5 頁第3 點又稱：「異議附件3 訴願人所稱為據以異議商標使用於產品包裝及瓶身之設計草圖，其上雖可見據以異議商標及相關韓文註記，惟無日期可稽，且其既仍屬草圖，自不足為據以異議商標業經訴願人基於行銷之目的使用之事證。」云云，惟依常理，無人將日期按押至草圖之上，該設計草圖亦能證明系爭商標係為原告所設計、繪製，且原告對於「T . H . C 」三個字母係將原告蔡秀雀中文名字音譯為護照上英文「Tsai Hsiu Chuen 」，取其英文名字首字開頭而來，觀諸原證4 及原證5 均可證明；反觀參加人對於系爭商標之「T .H . C」所指理念隻字未提，也從未提供相關證據證明「T .H . C」為參加人所先發想，訴願決定書僅以無日期可稽等語，認定不足據以證明原告早於參加人使用該商標，難認可採。
四、被告抗辯：
(一)按商標法第30條第1 項第12款本文規定：商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」不得註冊，前揭法條之適用，係商標法先申請先註冊原則之例外規定，除兩造商標構成近似及商品或服務相類似外，應有客觀事證證明他人於系爭商標申請註冊前有先使用據爭商標。又「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前述各種情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」復為現行商標法第5 條規定。經查：
1.系爭商標與原告主張先使用之據爭商標相較，二外文均由「T .H .C 」、「V-touch 」所組成，如標示在相同或類似之商品上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二者來自同一來源，或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成高度近似之商標。又系爭商標指定使用之「面霜；浴用化粧品；化粧用清潔乳液；化粧品；洗髮精；粉底；頭髮用化粧品；化粧用髮油；牙膏；防曬劑；香皂；指甲油；香水；面膜；髮膠；化粧製劑；晚霜；護膚霜；身體乳；化粧用凡士林」商品，與原告據爭商標主張先使用之頭皮護理等商品，均屬清潔/ 保養頭髮商品、或屬人體用化粧/ 保養等美體商品，於功能、用途、行銷管道、產製主體及行銷場所等因素上具有共同或關聯之處，應屬類似程度不低之商品。
2.本案二商標近似程度雖高，然據原告於異議階段所提之附件1 （同起訴狀原證3 ）即原告與參加人於西元2014年10月23日簽訂之系爭合同書，僅得認定在系爭商標104 年7 月21日申請註冊前，兩造間具有契約及業務往來關係，並委託參加人產製品名：「百+ 百專業美髮V-touch 」商品之情事，惟該契約內容均未對「T .H .C V-touch 」相關商標之權利歸屬有任何說明或約定，難認為原告先使用據爭商標之事證；另原告於異議階段所提之附件2 、3 （同起訴狀原證4 、5）之原告護照影本及「T .H .C V-touch 」相關商標設計草稿照片，係屬私文書性質，非屬前開商標法第5 條規定之商標使用證據；又原告於異議階段所提附件4 及起訴狀所附原證6 之頭皮、毛髮營養液商品包裝盒照片上之中文標貼固見「T .H .C V-touch 」字樣之商標標示，製造日期（2015/02/27）亦早於系爭商標申請註冊日，然觀該標貼之「進口商」係標示原告，「原產地」/ 「製造商」係標示韓國/LOUIELOHAS （參加人），依一般社會通念，消費者於購買進口商品時，尚無法辨識該商標為進口商或製造商所先使用，原告應另檢附先行銷使用據爭商標商品之證據資料互為勾稽證明；至原告於異議階段所提附件6 其上標示有「T .H .C V-touch 」/00000000 等字樣之出貨明細，縱屬原告向參加人訂購商品之交易資料，仍屬私文書性質，證據力薄弱，與系爭合同書均僅能證明兩造間有製造行銷之合作關係。準此，原告迄未檢送其實際使用據爭商標之事證，自難認定原告於系爭商標申請註冊日前，有先使用據爭商標於人體/ 頭髮用化粧/ 保養商品之事實。
3.另觀參加人於異議階段所提被證1 即2013年4 月經參加人刊載於韓國部落格上之文章、被證2 韓國2013年7 月號「CeCi」雜誌內頁「Klli x V-touch」商標商品廣告及被證3 參加人於韓國營業執照等證據資料，堪認參加人早於2014年10月23日簽訂系爭合同書前，即於2013年4 月有先使用經設計後「T .H .C V-touch 」字樣之商標於頭髮用保養品上，與原告舉出之附件4 商標包裝盒所載「T .H .C V-touch 」字樣之商標近似，亦堪認參加人系爭商標之外文「T .H .C V-to
uch 」並無仿襲之惡意。至原告舉出系爭商標之「V 」字母並未經過設計，且「touch 」字串譯為「接觸、碰觸」，常使用於化妝品、保養品、面膜商品，於我國、大陸地區、日本、美國等國在該類商品中獲准註冊者所在多有，故系爭商標識別性不高等節，核屬另案問題，非本案所得審究。
五、本件爭點經當庭協同兩造確認如下：
系爭商標之註冊有無商標法第30條第1 項第12款本文規定之適用？
六、本院得心證理由：...
(二)本件系爭商標之註冊，並無商標法第30條第1 項第12款不得註冊之規定：
1.按「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊，商標法第30條第1 項第12款定有明文。. . . . 惟適用本款意圖仿襲而申請註冊於他人先使用之商標要件：除原判決所列之(一) 相同或近似於他人先使用之商標。(二) 使用於同一或類似商品或服務。(三) 申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。(四) 未經他人同意申請註冊等要件外，前提事實必須要有他人先使用之商標，並應以意圖仿襲為本款解釋之中心。」（最高行政法院107 年度判字第301 號行政判決意旨參照）。
次按「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。」、「前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同」，商標法第5 條第1 項、第2 項定有明文。故認定為商標使用，應符合下列三要件：使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用；需有使用商標之行為，即前揭法條所列之4 款行為態樣，有一即足；需足以使相關消費者認識其為商標。
2.經查，有關原告所提其先使用據爭商標之證據資料，其中於異議階段所提之附件1 （同起訴狀原證3 ）乃原告與參加人於2014年10月23日簽訂之系爭合同書，依其內容雖得認定在系爭商標104 年7 月21日申請註冊前，原告及參加人間具有契約及業務往來關係，原告並委託參加人產製品名：「百+百專業美髮V-touch 」商品之情事，惟細究該合同書之內容，均未提及「T .H .C V-touch 」相關商標之權利歸屬，尚難執為原告先使用據爭商標之事證；
而原告於異議階段所提之附件2 、3 即原告護照影本及「T .H .C V-touch 」相關商標設計草稿照片，係屬私文書性質，非屬使用人基於行銷商品或服務之目的而使用，其行為亦不符合前揭商標法第5 條所列之4 款態樣，亦未足以使相關消費者認識其為商標，非屬商標法第5 條規定之商標使用證據；
又原告於異議階段所提出附件4 及起訴狀所附原證6之頭皮、毛髮營養液商品包裝盒照片上之中文標貼固可見「T .H .C V-touch 」字樣之商標標示，其製造日期（2015/02/27）亦早於系爭商標申請註冊日，然該標貼之「進口商」係標示原告，「原產地」/ 「製造商」則係標示韓國/ 參加人，依一般社會通念，消費者於購買進口商品時，尚無法辨識該商標為進口商或製造商所先使用，亦無從確認該商品究係於何時對外銷售，仍無從證明其實際行銷使用情形；
至原告於異議階段所提附件6 「與台灣龍宇企業交易明細」資料，其上雖標示有「T .H .C V-touch 」/00000000 等字樣，惟至多僅足認定原告有向參加人訂購使用「T .H .C V-touch 」相關商標之商品，仍未能證明該商標究係由何人先使用，縱與上開附件1 至4 等證據相互勾稽，亦僅能證明兩造間有製造行銷之合作關係，仍無從證明原告確有先使用據爭商標於人體/ 頭髮用化粧/ 保養商品之事實。
3.反觀參加人於異議階段所提被證1 、2 之部落格文章及雜誌廣告，可證參加人在2014年10月23日系爭合同書簽訂前，早於2013年4 月、7 月間即於韓國部落格及雜誌中刊載使用經設計後「T .H .C V-touch 」字樣商標之頭髮用保養商品，且經核該等文章、雜誌所刊登之商品外盒照片，其上所載「T .H .C V-touch 」字樣亦與原證6商標包裝盒所載「T .H .C V-touch 」之字樣（本院卷第75頁）近似，足證參加人於系爭合同簽訂前即已先行銷使用系爭商標，此外，復查無其他積極事證，自難認參加人於系爭商標所使用之外文「T .H .C V-touch 」有何仿襲惡意。
4.原告雖另稱系爭商標之「V 」字母並未經過設計，且「touch 」字串譯為「接觸、碰觸」，常使用於化妝品、保養品、面膜商品，於我國、大陸地區、日本、美國等國在該類商品中獲准註冊者所在多有，故系爭商標識別性不高云云，惟本件原告未能證明其有先使用據爭商標，亦無法證明參加人有仿襲之意圖，業如前述，參照首揭說明，顯與商標法第30條第1 項第12款之前提要件不符，難認系爭商標之註冊有違該規定，則原告上開其餘爭執於本案之認定已不生影響，自無庸再予審究。
七、綜上所述，被告認系爭商標無違商標法第30條第1 項第12款之規定，所為異議不成立之處分，核無不合，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。
智慧財產法院第三庭
審判長法 官 蔡惠如
法 官 張銘晃
法 官 黃珮茹
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