智慧財產法院108年度行商訴字第114號行政判決(2020.5.7)
原告 得裕盛業股份有限公司
被告 經濟部智慧財產局
參加人 中國電器股份有限公司
主文
原處分關於廢止註冊第01405060號「東亞TONYA 及圖」商標指定使用於第9 類「防火鞋」商品部分之處分，及該部分訴願決定均撤銷。
事實及理由
一、事實概要：原告前於民國98年9月16日以「東亞TONYA及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第9 類之「救生防護用具附求生裝備之工作服、無塵衣、電腦用防護衣、焊接用防護衣、噴灑農藥用防護衣、抗靜電衣、防爆衣、工業用安全帶、工業用防護手套、安全網、工業用防X 光手套、防彈背心、工人用護膝墊、防事故和防輻射和防火服裝、防事故和防輻射和防火用鞋、摩托車運動用安全防護衣、防火衣、防火鞋」商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第1405060 號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示) 。嗣參加人以系爭商標有商標法第63條第1 項第2 款規定之情形，於106 年10月18日向被告申請廢止其註冊。經被告審查，以108 年3 月29日中台廢字第1060520 號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部108 年7 月25日經訴字第10806307750 號決定駁回，原告就原處分及訴願決定認「防事故和防輻射和防火用鞋、防火鞋」廢止成立之部分不服，向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。...
五、本院得心證之理由：
(二)原告僅就原處分及訴願決定認「防事故和防輻射和防火用鞋、防火鞋」廢止成立之部分不服，是本件之爭點在於：原告於本件106 年10月18日商標權申請廢止日前3 年內，有無將系爭商標使用於指定「防事故和防輻射和防火用鞋、防火鞋」商品之事實。經查：
1.「防火鞋」商品部分：
(1)依原告所提104 年2 月16日及105 年5 月20日之發貨單，其上記載產品名稱「620 銀色防火耐熱鞋」數量各為3 、6 雙，購買金額為分別為新臺幣（下同）6,900 元（未稅）、13,800元（未稅），客戶名稱：勤美公司，與買受人為勤美公司之統一發票上記載之品名、數量、價錢相符。而本院於109 年2 月5 日準備程序傳喚證人即勤美公司之總務人員○○○，證人並當庭提出108 年間向原告採購之防火耐熱鞋實物，經本院拍照附卷，且為兩造確認無誤，由上述「防火耐熱鞋」實物可看出外包裝盒及鞋底上有東亞球形圖樣 ，證人○○○並證稱：勤美公司以前到現在都是向原告購買防火鞋等語，本院再依上開104 年、105 年發貨單客戶簽收欄記載「勤美謝」，而傳喚證人即勤美公司人員○○○到庭作證，其證稱：104年及105 年發貨單上的客戶簽收欄簽名為其所簽，勤美公司確實有在104 、105 年間向原告採購防火鞋，當時所採購之產品與○○○庭呈法院的實物相同，在鞋盒與鞋底均有相同的東亞球形圖樣，雖採購日期距今已有4 、5 年前，但因為勤美公司向原告訂貨之防火鞋特殊，只有高溫業務人員使用，鞋子價格很貴，所以比較有印象等語，故由前開發貨單、發票、商品實物、證人證述相互勾稽，堪認原告確實有在本件申請廢止之日106 年10月18日前3 年內，在其所產製之防火鞋上（鞋盒及鞋底) 使用附圖二所示圖樣。
(2)按商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標，商標法第64條定有明文。所謂同一性，是指實際使用的商標與註冊商標雖然在形式上略有不同，但實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵，依社會一般通念及消費者的認知，有使消費者產生與原註冊商標相同之印象，認為二者是同一商標，即是具同一性（最高行政法院108 年判字第133 號判決意旨參照）。查系爭商標是由經以紅色為底色設計之球形圖內置中文「東亞」二字及較小外文「Tonya 」上下排列所組成（如附圖一所示），而原告實際使用態樣，在鞋盒是將東亞球形圖樣置於鞋盒左上方，右下方置斗大且經設計之粗體Tonya字樣，在鞋底則是將東亞球形圖樣下置「Safety Shoes」字樣（如附圖二所示) ，雖鞋盒的東亞球形圖樣是將經緯線全部覆蓋於球形面積，與系爭商標球形圖樣的經緯線只分布在球形的上下半部不同，且鞋盒與鞋底均未在東亞球形圖樣下方置較小外文「Tonya 」，然依圖樣整體觀察，系爭商標予人寓目印象較為深刻者，應為該略經設計之東亞球形圖樣，因為其內置有國人習見之中文字彙「東亞」，且以經設計的球形圖樣呈現，消費者當會以之作為系爭商標主要識別性特徵，而足使消費者認識該東亞球形圖樣即為原告所使用之商標，而附圖二防火鞋所使用之商標圖樣亦有極為相似的東亞球形圖，其實際使用之態樣並未變更前揭系爭商標主要識別的特徵，依一般社會通念，與系爭商標圖樣仍不失其同一性，可認仍屬系爭商標之使用。準此，堪認系爭商標於本件申請廢止之日106 年10月18日前3 年內，有使用於「防火鞋」商品上。
(3)參加人雖辯稱：原告實際使用態樣乃將球形設計圖與TONYA割裂使用，且由工業繪圖軟體還原可知二者球形圖樣不同，故不具商標同一性等語。然系爭商標是以球形圖樣作為主要識別特徵，已如前述，又商標是否具備同一性，是以一般社會通念及消費者之認知為判斷標準，不是以工程繪圖軟體之細微參數差異作為判斷標準，故縱使原告實際使用方式並未在東亞球形圖樣下置較小的TONYA 字樣，或在工程繪圖軟體還原製圖方式發現兩球形圖樣構圖方式、參數等繪圖規則不同，但仍無礙於在社會通念之下，兩者主要識別特徵相同而不失同一性之認定，是參加人上開主張，並不足採。
2.「防事故和防輻射和防火用鞋」商品部分：
(1)系爭商標所註冊之商品為「防事故和防輻射和防火用鞋」，由其文義可知乃「防事故和防輻射和防火」用鞋，為兼具3種功能之鞋子商品，且我國商品及服務分類標準，係參照尼斯國際分類表而來，由尼斯國際分類表所列第9 類商品之原文「shoes for protection against accidents ,irradiation and fire」（見本院卷第81頁），其譯文為「防事故和防輻射和防火用鞋商品」，依其文義亦指具有防事故、防輻射及防火等複合功能之鞋子商品。
再者，系爭商標所指定之商品除「防事故和防輻射和防火用鞋」商品外，亦有「防火鞋」商品，可見原告於申請註冊時即可辨別「防事故和防輻射和防火用鞋」商品係指單一商品且具有複合功能，否則原告即屬重複申請註冊「防火鞋」商品。因此，原告主張系爭商標註冊的「防事故和防輻射和防火用鞋」商品，應解釋為「防事故用鞋」、「防輻射用鞋」及「防火用鞋」3 種不同鞋類商品，自不足採。
(2)觀諸原告所提之證據，廢止答辯附件3 、4 之106 年9 月18日大潤發商品訂購單（訂購號碼：13.0000000）、西元2017年9 月19日電子發票證明聯（於備註欄載有前述訂購號碼），及「貨號：232297；牛皮耐踩安全鞋＃042R」鞋子商品實物之吊牌及鞋盒側面之貼紙，有使用東亞球形圖；另廢止答辯附件7 、9 之106 年10月16日大潤發商品訂購單（訂購號碼：06.0000000）、2017年10月17日電子發票證明聯（於備註欄載有前述訂購號碼），及「貨號：204672；品名：牛皮鋼頭安全鞋＃242R」、「貨號：204721；品名：牛皮安全鞋＃322R」之鞋子及鞋盒，於鞋盒上標示有略經設計之外文「Tonya 」、左上角之「東亞」球形圖，以上可相互勾稽，證明原告於本件申請廢止前3 年內有使用該等圖樣於「牛皮耐踩安全鞋」、「牛皮鋼頭安全鞋」或「牛皮安全鞋」等商品上；另由原告所提PChome Online 商店街販售資料，在商品照片下方有使用系爭商標圖樣，且由商品介紹可知原告販售之品名「Tonya 防穿刺安全鞋P042黑（工作鞋. 鋼頭安全鞋. 得裕. 特品Toping .東亞Tonya . 安全工作鞋）」，此產品於工地、電機業、玻璃煉鋼、紡織機械、化學化工、石油化工、鋼鐵鑄造等產業廣泛採用，且產品之鋼頭為進口歐規；鞋底則以高密度橡膠製作，可耐電壓3300V 達一分鐘以上、可耐壓15 kN 以上，耐衝擊200 焦耳，其餘Tonya Y 世代超寬楦安全鞋、Tonya Y 世代超寬楦防穿刺安全鞋、Tonya 魔帶自黏式安全鞋、Tonya 中統安全鞋其特性亦相同；另Tony a休閒運動安全鞋之產品特性為超輕玻纖鋼頭，耐壓15kN，將上開產品與消費者回覆之評價分數、訂單明細互相勾稽，確有部分銷售紀錄屬於本件申請廢止日前3 年內者，亦可證明原告於本件申請廢止前3 年內有使用系爭商標於PChome Online 商店街網頁上用以銷售安全鞋產品。然而，以上所示商品均為「牛皮耐踩安全鞋」、「牛皮鋼頭安全鞋」或「牛皮安全鞋」等商品，其雖具備鋼製前襯（俗稱鋼頭），有保護腳趾、耐衝擊之保護功能，但由前開商品介紹可知，無法證明該安全鞋同時具有防火、防輻射功能，故上揭證據並不足以作為系爭商標有使用於「防事故和防輻射和防火用鞋」商品之論據。
(3)至原告所提其他證據，部分無日期可稽、或日期早、晚於本件申請廢止之日前3 年、或無法勾稽出實際使用日期外（如廢止答辯附件5 至6 、8 、10），且所有證據均顯示商品為「安全鞋」或「防火鞋」商品，而無法證明該等商品「同時具有防輻射」之功能，是上揭證據均無法作為系爭商標有使用於「防事故和防輻射和防火用鞋」商品之論據。
(4)原告雖稱：由被告公告之「商品及特定商品零售服務個數計算原則及例示」可知，是以每一個商品描述來計算個數，因此「防事故和防輻射和防火用鞋」乃指「防事故用鞋」、「防輻射用鞋」及「防火用鞋」3 種不同之鞋類商品云云，然被告公告之「商品及特定商品零售服務個數計算原則及例示」，只是被告為計算註冊申請費，指定使用之商品或服務個數所為之計算原則及例示，與廢止案須使用於實際商品上無涉，是原告上開主張，自不足採。
智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李維心
法 官 陳忠行
法 官 蔡如琪
沒有留言:
張貼留言