(商標 廢止) BARRIGEL

智慧財產法院108年度行商訴字第126號行政判決(2020.4.30)

原告 瑞士商雀巢肌膚健康公司（「BARRIGEL」商標權人）
被告 經濟部智慧財產局 

參加人 瀚醫生技股份有限公司（廢止人）

主文
原告之訴駁回。

事實及理由
... 
(一)不爭執事項：
原告前手瑞士商葛德瑪公司於102 年8 月9 日以「BARRIGEL+logo 」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第5 類的「前列腺癌放射療法時用以保護直腸之凝膠」商品及第10類的「醫療器具及儀器」商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第1629306 號商標，並於105 年9 月9 日核准移轉登記予原告。之後參加人以系爭商標指定使用於前揭第5 類商品有商標法第63條第1 項第2 款規定的情形，於106 年9 月4 日申請廢止其註冊。經被告審查，於108 年4 月12日以中台廢字第L01060426 號商標廢止處分書為系爭商標指定使用於第5 類商品之註冊應予廢止的處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以同年8 月20日經訴字第10806309950 號決定駁回，原告即向本院提起行政訴訟。

(二)本件爭點：
系爭商標指定使用於第5 類「前列腺癌放射療法時用以保護直腸之凝膠」商品有無商標法第63條第1 項第2 款規定應予廢止的情形？

六、得心證之理由：

(一)按「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：…二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限」，為商標法第63條第1 項第2 款定有明文。

(二)經查，由原告於廢止答辯時所提出之乙證1-3 證1 歐盟「CE」標誌認證文件、證2 澳洲、大陸地區等國家地區註冊資料、乙證1-5 證3 「neXimetry ,LLC」公司及Barrigel商品介紹、證4 「neXime try ,LLC 」公司與醫療機構來往信函、證5 「Barrigel」商品之試用報告、乙證1-7 證8 、證9 歐盟商標註冊資料等證據觀之，固可知系爭商標圖樣在多國獲准註冊，且「Barrigel」商品除取得歐盟「CE」標誌認證外並透過其他醫療機構進行試用試驗，然系爭商標有無使用係以在我國境內有無使用於指定商品為斷，因為原告所提出之前揭證據均非於我國實際行銷使用系爭商標之事證，自無法證明系爭商標有在我國境內被合法使用。又原告主張系爭商標商品已取得歐盟認證標誌，得於歐盟各成員國內銷售云云。然查，取得第三方認證與商標之使用無關，況且基於商標註冊屬地原則，原告應提出其商標於我國境內有實際使用之證據；縱原告取得歐盟認證標誌，仍非屬系爭商標在我國境內之使用證據，我國相關消費者無從憑藉此證據而知悉或認識系爭商標。原告復主張系爭商標於澳洲、中國大陸、香港、日本及歐體均已取得註冊云云，並提出註冊資料為佐。但查，原告於歐體所取得之註冊業因其無法提出使用證據、經歐盟智慧財產局判定自2018年11月7 日起撤銷，原告就該證據形式之真正不爭執，觀其內容可見不僅在我國境內，原告之商標亦因未使用而於歐盟遭撤銷。況且，商標之註冊資料僅為商標權利之證明，與系爭商標是否實際使用無涉；系爭商標縱於他國取得註冊，仍應於我國有實際使用之事實，原告所提他國註冊證並非系爭商標之使用證據。

(三)原告固主張系爭商標因在歐盟涉有專利爭訟而無法使用，且於爭訟期間有積極開發、推廣及合作試用計畫，屬商標法第63條第1 項第2 款所稱之「正當事由」。惟查：

1.按「所稱「正當事由」，是指商標權人由於事實上的障礙或其他不可歸責於己的事由，以致無法使用註冊商標而言。其情形如下：(1)藥品上市之前必須向藥政主管機關申請審查通過才可以上市，在審查通過前，可認為是不能使用的正當事由。(2)我國尚未開放大陸地區產製之酒類商品進口來台銷售，可認為是不能使用的正當事由。(3)海運斷絕，原料缺乏或天災地變，以致廠房機器有重大損害，一時不能開工生產或銷售等情形，均屬不能使用的正當事由」（註冊商標使用之注意事項3.3 參照）。次按，「本款所稱『正當事由』，係指商標權人由於事實上之障礙或其他不可歸責於己之事由，以致無法使用註冊商標以生產製造、加工、揀選、批售或經紀其指定之商品而言，例如海運斷絕，原料缺乏或天災地變，以致廠房機器有重大損害，一時不能開工生產或銷售等」（行政法院55年判字第301 號、56年判字第71號判決參照）。又所謂不應歸責於己之事由，係指依客觀之標準，以通常人之注意，而不能預見或不可避免之事由；若僅主觀上有所謂不應歸責於己之事由者，即非屬之（最高行政法院97年度裁字第2499號行政裁定、100 年度判字第996 號行政判決意旨參照）。

2.經查，原告所稱在歐盟涉有專利爭訟一事，與海運斷絕等天災地變等事實上之障礙，並不相當。又歐盟及我國專利權之取得及保護係採屬地主義，在他國家地區涉有侵害專利權案件，不必然在我國亦有相同情事，再者，由原告所述其相關商品皆為國外製造後進口至臺灣銷售，難於臺灣另覓未曾合作廠商代為製造等語，亦可觀出其未能在我國產製藥品及使用商標，係因企業基於自身商業政策之決定，屬其自發性之策略訂定，即其未於我國將系爭商標使用於所指定之第5 類商品，非屬依客觀標準不能預見或不可避免之事由。另原告乙證1-3 提出證1 號歐盟「CE」標誌認證文件，乙證1-5 證3 號「neXimetry ,LLC」及商品介紹，證4 號「neXimetry, LLC 」與醫療機構信函，證5 號研討會資料，稱其於歐盟專利爭訟期間有積極開發、推廣及合作試用計畫，已符合前揭法條之正當事由一節，惟據原告所提之乙證1-7 證8 、9號歐盟商標查詢頁面，可知原告於西元2013年間即於歐盟，分別申請單純文字之「BARRIGEL」商標，及文字及圖形組成之「BARRIGEL + logo 」商標於第10類商品，惟乙證1-3 證1 號歐盟「CE」標誌認證文件上載「FOR the product category（ies ）」及「Barrigel」，無從認定該認證文件係系爭「BARRIGEL + logo 」商標之認證文件，且其亦非使消費者知悉為商標之使用事證，而乙證1-5 證3 號「neXimetry,LLC」及商品介紹，其係以商業人士為主之社群網站之「LinkedIn」網站之個人專頁，且與乙證1-5 證4 號信函、證5號研討會資料，其文內皆僅載「Barrigel」、「Barrigel」，自無從觀出係在推廣「BARRIGEL + logo 」商標，且與藥品商品上市之前已向我國藥政主管機關提出申請，因繫屬於該主管機關，審查期程非原告所能掌控之情形有別，是原告所提事證，尚無從認定其未於我國使用系爭商標於第5 類商品，係屬不可歸責於己之正當事由。

3.又原告雖提出乙證1-5 證6 、證7 其關係企業「Q-Med AB」對歐盟第EP1536746 號專利案提出異議之相關申請書及決定書，主張因系爭商標商品之製造技術涉及專利爭訟而無法使用系爭商標，應屬不可歸責於己之正當事由云云。惟若僅主觀上有所謂不可歸責於己之事由者，即非屬「正當事由」。因此，該等「正當事由」並不包括商標權人基於自身因素考量，自行不使用之情形。況查：

(1)原告所稱於歐盟所涉專利爭訟係原告主觀上自己認為恐有侵權之虞，並不必然表示於我國亦構成侵權而無法使用系爭商標，況於我國，藥品必須向藥政主管機關申請審查通過才可以上市，然系爭商標於103 年2 月16日獲准註冊至今，原告均未提出其有向我國藥政主管機關申請審查之事證，自難認未使用系爭商標有何正當事由。

(2)原告固主張其係因專利侵權爭議未決，故無法量產並銷售系爭商標商品云云。惟查，系爭商標指定使用之商品類別為「第5 類、第10類」，其相關商品種類繁多，並非僅限於原告所指「有侵害他人權利之商品」，且商標使用之定義依法並非僅限於使用於指定之商品，將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告亦屬之（參見商標法第5 條第1 項第4 款）。縱依原告所述其原先欲產製之商品有侵權疑慮，原告亦可以取得授權、協商，或迴避設計、變更設計等方式產製不侵權之商品，並將其商標使用於相關商業文書或廣告，即足當之。然原告係基於自身主觀上之預慮及商業考量，自行決定不使用系爭商標，顯非任何客觀上致其無法使用之障礙事由。故原告所稱其有正當事由不能使用系爭商標云云，顯無足採信。

(3)又系爭商標商品之技術是否取得專利，應屬相關技術能否受到專利權保障之問題，本與系爭商標之使用與否無涉。原告一方面主張其因專利爭議程序而無法商業化量產並銷售系爭商標商品，另一方面又自承其持續進行系爭商標商品之研發、市場開發、推廣及合作試用計畫，顯然未受專利爭議程序之影響，均顯見原告未量產及銷售系爭商標係基於自身因素考量，自行不使用之情形，因屬其自發性之策略訂定，自非客觀上無法使用系爭商標之情形，不符合商標法第63條第1項第2 款之正當事由。

七、綜上所述，依現有證據資料，尚不足認定原告於本件申請廢止日（106 年9 月4 日）前3 年內未使用系爭商標於其指定使用之第5 類「前列腺癌放射療法時用以保護直腸之凝膠」商品有正當事由，故系爭商標有商標法第63條第1 項第2 款規定應予廢止的情形。從而，被告所為系爭商標指定使用於第5 類商品之註冊應予廢止之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告仍執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，核無理由，應予駁回。

智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 林洲富
法 官 曾謀