智慧財產法院108年度行商訴字第108號行政判決(2020.3.12)
原 告 恒新法律國際專利商標事務所（「恒新HENG XIN及圖」商標）（台南）
代 表 人 李O唐（律師）
被 告 經濟部智慧財產局
參 加 人 陳O義（律師）（恆新法律事務所「恒新」商標，未延展）（高雄）
主 文
原告之訴駁回。
事實及理由
壹、事實概要：
原告前於民國105年5月11日以「恒新HENG XIN及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第45類「代理智慧財產權申請及有關事務之處理、法律服務、代辦工商登記、代辦地政登記、法律諮商、私人信函的書寫、代撰書狀」服務，向被告申請註冊。經被告審查，准列為註冊第1809556號商標（下稱系爭商標）。參加人嗣以系爭商標之註冊，有違商標法第30條第1項第10款、第11款及第12款規定，對之申請評定。案經被告審查，核認系爭商標之註冊有商標法第30條第1項第12款規定之適用，以108年4月26日中台評字第1060225號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服被告所為行政處分，為此提起訴願，經濟部嗣以108年7月11日經訴字第10806306910號訴願決定駁回，原告不服訴願決定，遂向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決結果，倘認原告不服原處分及訴願決定部分，應予撤銷時，將影響參加人權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
貳、原告聲明請求訴願決定及原處分均撤銷，其主張略以：
一、參加人並無先使用據以評定商標之事實：
參加人前於88年5月16日申請核准據以評定「恒新」註冊第109750商標（下稱據以評定商標），據以評定商標於98年5月15日因商標權到期未申請展延而消滅。參加人「恒新法律事務所」臉書帳號內容，其於兩造進入評定爭議前極少更新，參加人於兩造衍生爭議後，始於臉書進行少數更新內容，原告未曾在臉書上看過參加人之臉書粉絲團。況於網路上搜尋參加人之姓名可知，參加人在網站上係以陳宏義律師事務所經營部落格與對外宣傳。
二、兩商標圖樣不成立近似：
系爭商標與據以評定商標間，並無近似處。系爭商標圖樣包含「恒新」圖樣中文、「HENG XIN」圖樣英文。原告委託平面設計師設計「H」文字特殊之LOGO。而據以評定商標圖樣為「恒新」之圖樣中文。準此，兩商標有英文字樣及事務所LOGO之不同，可判斷兩商標間有不同處。
三、原告不知據以評定商標之存在：
(一)檢索動作不等同知悉據以評定商標之存在：
原告代表人李O唐律師與參加人陳O義律師，主要執業場所分別為高雄市、臺南市，雙方從未有訴訟案件接觸而認識對方。準此，雙方並無任何契約、業務往來或地緣關係，實無可能知悉參加人曾使用「恒新」文字而搶先註冊。申請商標前使用被告之商標檢索系統進行檢索，應係申請系爭商標前之基本流程。而商標檢索系統上所呈現之資訊，為參加人於88年5月16日申請「恒新」圖樣中文之商標權，商標權於98年5月15日屆滿後，未經參加人申請延展註冊，商標權自商標權期間屆滿後消滅。被告應明知據以評定商標之權利消滅已有7年，始准許原告申請系爭商標。此檢索動作是否因契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉他人商標存在，應屬無關。
(二)原告不認識參加人：
參加人之臉書粉絲團非著名粉絲團，原告未曾在申請系爭商標前看過參加人之粉絲團，法律並無明文規定，商標申請者有義務於臉書上搜尋，是否有相同名稱之粉絲團。原告於申請商標日105年5月11日前，參加人之臉書粉絲團僅有4篇簡短貼文，足徵原告不知參加人商標使用狀況。依法務部之統計資料，截至105年年底，全臺灣地區之累計領取律師證人數達15,693人，倘非因承辦案件而接觸或年紀相近就學時就已認識，多數律師間無相識情事，況論原告與參加人之事務所設置於不同縣市。原告於申請系爭商標前，僅知據以評定商標之商標權已消滅7年，就參加人之業務狀況、是否仍有使用據以評定商標等情事，均無從所悉。
四、原告無仿襲據以評定商標之意圖：
參加人固於88年5月16日申請據以評定「恒新」中文商標圖樣取得商標權，然商標權於98年5月15日屆滿到期後，未經參加人申請延展註冊，參加人之商標權利已消滅，原告嗣於105年5月11日申請註冊「恒新HENG XIN」圖樣中文及英文，參加人除未辦理延展註冊外，亦未重新申請商標權，是原告並無乘機或搶先註冊之行為。參諸原告使用系爭商標之原因，係其與合夥人共同開設事務所時，付費委託祥雲齋決疑顧問中心之命理老師秦O生，協助到場視察事務所內之風水格局，並請其提供事務所名稱之建議。秦O生於約1週後，提供10組建議名稱，供原告與其合夥人選擇，建議名稱包含鼎宸、典範、恒新等。經討論後決定事務所以「恒新」文字冠名，英文名稱為HENG XIN，同時請平面設計師設計事務所專屬LOGO圖案。職是，原告申請使用系爭商標，係依命理老師之建議，進而選取「恒新」作為事務所名稱。經查詢被告之系統可知，參加人之據以評定商標已消滅7年，故原告認知參加人不再使用據以評定之商標，始申請系爭商標，並無意圖仿襲而搶先註冊之情事。職是，原告並無意圖仿襲據以評定商標之意圖。
參、被告（智慧財產局）聲明請求駁回原告之訴，並答辯略以：
一、系爭商標有先使用之事實：
被告審酌參加人申請評定時所檢送各項證據可知，參加人之據以評定商標於98年5月15日屆期消滅後，仍持續以「恆新」為名，嗣於臺南地區經營法律事務所，提供各種訴訟代理及法律諮詢顧問服務。且經濟部依職權調查參加人以「恆新法律事務所」為名，經營臉書粉絲專頁，可知參加人於102年12月14日起以「恆新法律事務所」為名，經營臉書粉絲專頁至今，依貼文內容可認定其有提供法律諮詢顧問服務。準此，原告於105年5月11日申請系爭商標註冊前，參加人已有先使用據以評定商標於各種訴訟代理及法律諮詢顧問服務等相關法律服務之事實。所謂先使用之商標，係指在他人之商標申請日前，已使用之商標，原不以獲准註冊，且有效存續為必要。縱先使用之商標曾取得註冊，嗣因商標權期間屆滿未延展，其僅生商標權消滅之效果，倘商標權人於商標權期間屆滿後，仍持續使用商標，使用商標之事實，應依商標法予以保護。準此，參加人於據以評定商標權期間屆滿後至系爭商標申請註冊前，仍有持續使用據以評定商標。
二、據以評定商標具相當識別性：
據以評定商標所使用之中文「恆新」，除非常見組合字詞外，亦無證據顯示與所指定使用服務，有直接或間接之關聯性，相關消費者應會直接將之視為表彰商品或服務之標識。職是，據以評定商標具有相當識別性。
三、兩商標構成高度近似：
系爭商標與參加人先使用之據以評定商標相較，前者主要識別部分之中文「恒新」，相較後者之中文「恆新」，兩者起首字讀音相同，前者「恒」字為後者「恆」字之異體字，後一字同為「新」，字型外觀相近，且前者之外文「HENG XIN」與後者之中文「恆新」讀音相仿，倘將其標示在相同或類似的商品或服務上時，以具有普通知識經驗之相關消費者，於消費時施以普通之注意，可能會誤認兩者來自同一來源，或雖不相同而有關聯之來源，應屬構成高度近似之商標。
四、兩商標服務相類似：
系爭商標指定使用「代理智慧財產權申請及有關事務之處理、法律服務、代辦工商登記、代辦地政登記、法律諮商、私人信函的書寫、代撰書狀」服務，相較據以評定商標實際使用之「法律訴訟服務」，兩者在滿足相關消費者需求及服務提供者或其他因素，具有共同或關聯處，倘標示相同或近似商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者，應屬具有類似關係之服務。
五、原告知悉據以評定商標之存在而申請註冊：
原告與參加人同為執業律師，屬競爭同業關係，依原告法律事務所名稱「國際專利商標事務所」，可知原告有從事專利商標業務。原告之合作人員有從事智慧財產業務者，且於申請系爭商標前，曾於被告商標檢索系統進行檢索，原告對相關商標申請註冊，具有相當專業能力。況參加人有持續使用據以評定商標表彰所提供之法律服務，依一般經驗法則判斷，參諸網路上搜尋之客觀事證可知，足堪認原告於系爭商標申請註冊前，事實上對參加人之商標應有相當程度之瞭解及認識，知悉據以評定商標存在。
肆、參加人於準備期日及言詞辯論期日均未到場，亦未就本案提出書狀為具體陳述。
伍、本院得心證之理由：...
(一)本件不爭執事項：
原告前於105年5月11日以系爭商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第45類「代理智慧財產權申請及有關事務之處理、法律服務、代辦工商登記、代辦地政登記、法律諮商、私人信函的書寫、代撰書狀」服務，向被告申請註冊。經被告審查，准列為系爭商標。
嗣參加人以系爭商標之註冊，有違商標法第30條第1項第10款、第11款及第12款規定，對之申請評定。案經被告審查，核認系爭商標之註冊有商標法第30條第1項第12款規定之適用，嗣於108年4月26日為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。
原告不服處分，提起訴願，經濟部嗣於108年7月11日以訴願決定駁回，原告不服訴願決定，遂向本院提起行政訴訟。
準此，系爭商標是否適用商標法第30條第1項第10款與第11款規定，均未經被告與經濟部審查認定，基於行政機關之第一次審查權及司法權與行政權分立原則，本院審理系爭商標是否具評定事由，其範圍僅為系爭商標有無適用商標法第30條第1項第12款規定？是否構成商標評定成立之事由。
(二)本件主要爭執事項：
本件當事人主張爭點，厥為系爭商標有無違反商標法第30條第1項第12款規定。
申言之：
1.參加人有無先使用據以評定商標之事實？
2.系爭商標與據以評定商標間，是否構成近似？
3.兩商標是否使用於同一或類似商品？
4.原告是否因契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉據以評定商標之存在？
5.原告有無意圖仿襲而申請註冊系爭商標？...
四、系爭商標違反商標法第30條第1項第12款規定：
按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。但經其同意申請註冊者，不在此限。商標法第30條第1項第12款定有明文。
其要件有四：
(一)相同或近似於他人先使用之商標。
(二)使用於同一或類似商品或服務。
(三)申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。
(四)未經他人同意申請註冊。原告雖主張參加人並無先使用據以評定商標之事實，兩商標不成立相似，原告亦不知據以評定商標之存在，自無意圖仿襲云云。惟被告抗辯稱據以評定商標有先使用事實，據以評定商標具相當識別性，兩商標成立高度近似，指定同一或類似服務，原告意圖仿襲而為系爭商標之註冊等語。
職是，本院應審酌系爭商標之註冊，是否有商標法第30條第1項第12款規定之評定事由，應撤銷系爭商標註冊（參照本院整理當事人爭執事項1至5）。
(一)據以評定商標有先使用之事實：
商標法第23條第1項第14款前於86年5月7日修正公布，87年年11月1日施行，其為現行商標法第30條第1項第12款規定。本款增訂之立法理由，係因與他人有特定關係，知悉係他人先使用之商標，而加以抄襲，倘持之註冊者，有違商業交易秩序，應列為不得註冊之事由。故本款規定旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為或投機者，利用特定關係，知悉他人未於國內註冊商標，進而搶先申請註冊，以阻撓他人使用該商標，以維護交易秩序與商業道德，故賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時，有權利救濟機會（參照最高行政法院99年度判字第938號、第1012號行政判決）。原告雖主張其於申請註冊系爭商標前，參加人無先使用據以評定商標之事實云云。然被告抗辯稱參加人先使用據以評定商標，原告違反商標法第30條第1項第12款規定等語。準此，本院自應審酌參加人使用據以評定商標，是否有先於系爭商標使用之事實（參照本院整理當事人爭執事項1）。
1.商標法第30條第1項第12款適用先使用主義：
我國商標法採取註冊主義，而非使用主義，先使用而未註冊之商標，原則上雖不予保護。然因商標之使用，為商標存在之意義及其價值所在，為避免過度僵化產生流弊。本款對於未註冊而於國內外先使用之商標，應酌予以保護，此為商標註冊主義及屬地主義之例外。所謂先使用之商標，係指在他商標申請註冊前，有使用商標以表彰商品來源之事實，並非商標註冊在先或商標註冊狀態之存續而言。不論是否為著名商標，不分國內外，亦不問註冊與否，僅要因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人先使用商標存在而搶註者，均有本款之適用。知悉他人商標存在的原因為何，法條為例示規定，除契約、地緣或業務往來之關係外，並概括規定其他關係。所謂其他關係，係指商標權人與他人間因有契約、地緣或業務往來等類似關係，進而知悉他人商標，並搶先註冊而言；或者雖無業務往來，然在國內外相關或競爭同業間，因地緣或業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，均屬其他關係之範圍（參照最高行政法院101年度判字第286號、103年度判字第710號行政判決）。準此，被告或參加人首應證明參加人有先使用據以評定商標之事實，倘有先使用之事實存在，繼而探討原告因與參加人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉據以評定商標存在，意圖仿襲而申請系爭商標註冊。
2.參加人先使用據以評定商標：
(1)參加人先使用據以評定商標之事實：
參加人之據以評定「恒新」商標，雖於98年5月15日屆期，因未延展註冊而消滅後，然參加人仍以「恆新」為名稱，持續於臺南地區經營法律事務所，提供各種訴訟代理及法律諮詢顧問服務迄今之事實，此有參加人提出如後事證附卷可稽：
「恆新法律事務所」參加人名片；
「專屬法律顧問之恆新法律事務所主持律師陳O義律師」文字之88年2月27日中華日報；
記載「協辦單位：恆新法律事務所」文字之1999至2000年間座談會文件；
自97年至105年期間，記載聘任恆新法律事務所律師為常年法律顧問文字之常年法律顧問聘任書；88年、89年、94年期間，記載聘任恆新法律事務所律師為常年法律顧問文字之法律顧問聘任契約書；
「恆新法律事務所」網頁之104年10月10日、102年12月20日貼文等證據資料。
(2)參加人於系爭商標申請註冊前先使用據以評定商標：
經濟部前於訴願程序期間，依職權調查參加人以「恆新法律事務所」為名經營之臉書粉絲專頁，得知參加人於102年12月14日起以「恆新法律事務所」為名經營臉書粉絲專頁至今，依臉書粉絲專頁貼文內容，可認定其有提供法律諮詢顧問服務。職是，堪認系爭商標於105年5月11日申請註冊前，參加人已有先使用據以評定商標於各種訴訟代理及法律諮詢顧問服務等相關法律服務之事實。
(3)先使用事實不因據以評定商標消滅而受影響：
原告雖主張參加人之據以評定商標屆期未延展消滅後，已不得排除他人以「恒新」圖樣註冊商標，且法律顧問證書非公開文件，不得作為本件證據云云。惟商標法第30條第1項第12款之先使用商標，係指在經異議或評定之商標申請日前，已使用之商標而言，原不以獲准註冊在案，且有效存續為必要。縱先使用之商標曾取得註冊，嗣因商標權期間屆滿未延展，其僅生商標權消滅之效果，倘商標權人於商標權期間屆滿後，仍持續使用商標，使用商標之事實，依使用主義之規範，應依法予以保護。衡諸交易常情，受任或合作公司收受律師事務所法律顧問證書後，通常會懸掛於明顯可見處示眾，表示其有聘請律師為法律顧問，以保護其權益，核其性質應為公開文件。準此，參加人於據以評定「恒新」商標權期間屆滿後，至系爭商標申請註冊前，仍有持續使用據以評定商標之事實，是參加人有先使用據以評定商標之事實，原告上開主張，容有誤解。...
(五)原告因業務往來知悉據以評定商標為先使用商標：
1.先使用人之舉證責任：商標法第30條第1項第12款之立法目的在於防止投機者，利用特定關係而知悉他人未於國內註冊商標，進而搶先申請註冊，以阻撓他人使用該商標，以維護交易秩序與商業道德，故賦與原商標權人得以制止商標申請人取得商標註冊（參照最高行政法院105年度判字第545號行政判決）。先使用人應舉證證明申請人具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉先使用商標之存在等事實。原告雖主張其無因契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉據以評定商標存在云云。惟被告抗辯稱原告與參加人為同業，亦知悉據以評定商標存在等語。準此，本院應審酌原告是否因與參加人間具有契約、地緣、業務往來或其他業務，知悉據以評定商標之存在（參照本院整理當事人爭執事項4）。
2.原告知悉據以評定商標之存在與先使用之事實：
(1)申請商標註冊應盡相當注意義務：
商標權採登記及公告制度，處於任何人均可得知悉之狀態，申請商標註冊應盡相當注意義務，避免侵害他人之註冊商標或先使用商標之權利，此為現代企業經營所應面臨之風險。原告與參加人同為法律事務所，應屬具有競爭同業之關係，況原告法律事務所名稱為「國際專利商標事務所」，可知原告有從事商標業務之專業能力。參諸原告於原處分階段答辯稱合作人員有從事智慧財產業務者，且於申請系爭商標前曾於被告商標檢索系統進行檢索。是原告熟悉相關商標申請註冊，知悉參加人前於88年5月16日申請據以評定「恒新」中文商標圖樣，並取得商標在案。
(2)知悉之判斷因素：
商標法第30條第1項第12款之規範意旨，係基於民法之誠實信用原則、防止消費者混淆誤認及不公平競爭行為，故賦予先使用商標者救濟之權利，以避免申請人剽竊仿襲他人創用之商標而搶先註冊。先使用人自應就申請人於後商標申請註冊時，因與先使用人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉先使用商標存在，且仍基於仿襲之意圖申請註冊商標之事實，負舉證責任。先使用人應提出客觀證據證明後商標申請註冊時之事實狀態，而非申請註冊後之事實狀態，本院依論理法則與經驗法則判斷申請人是否知悉他人先使用之商標，進而襲以註冊（參照最高法院108年度判字第224號、第447號行政判決）。所謂知悉包含直接接觸與間接接觸之知悉，除直接知悉外，亦包含依據社會通常情況，應有合理之機會或合理之可能性見聞者，均屬知悉之範圍。被告或參加人對於原告知悉據以評定商標之存在與先使用之事實，應負舉證責任，不論係直接證據或間接證據均可。直接證據之舉證係指自參加人處知悉據以評定商標之存在與先使用事實；間接證據之舉證，係指競爭同業得自市場之平常途徑知悉據以評定商標之存在與先使用之事實，即滿足接觸之舉證。
(3)參加人提出客觀證據證明先使用據以評定商標之事實：
本院審酌參加人網頁資料可知，參加人有持續使用據以評定商標表彰所提供之法律服務，且同時可於網路上搜尋等客觀事證觀察。依原告之商標業務專業能力判斷，堪認原告於系爭商標申請註冊前，應知悉商標法對先使用商標之權利保護，除進行商標註冊檢索外，亦應查詢網頁資料是否有先使用商標之事實。原告已知悉據以評定商標於98年5月15日屆滿到期後，未經參加人申請延展註冊，商標權利業已消滅。基於商標法第30條第1項第12款適用先使用主義，原告自應查詢參加人有無繼續使用據以評定商標之事實。因參加人經營法律事務與訴訟服務，長期使用據以評定商標，縱未延展據以評定商標註冊，依事業經營常情與客戶之需求，參加人為延續據以評定商標所建立之商譽，自有可能繼續使用據以評定商標經營事業，基於原告具備之商標專業能力，自可合理知悉參加人會繼續使用據以評定商標。準此，原告與參加人為經營法律業務之競爭同業，經由業務經營或地緣關係，對於參加人之據以評定商標應有相當程度之瞭解及認識，是本院審酌參加人提出之客觀證據，依論理法則與經驗法則判斷，可證明系爭商標申請註冊時，原告已可知悉據以評定商標之存在，參加人有繼續使用據以評定商標之事實。
(六)原告意圖仿襲而申請註冊系爭商標：...
原告與參加人為競爭同業，原告從事商標之相關法律業務，知悉參加人之據以評定商標存在，系爭商標與據以評定商標有高度之相似性，所指定使用服務，構成同一或類似之服務，而原告與參加人之營業事務所，均位於臺灣南部之臺南市與高雄市，因據以評定商標有相當強之識別性，兩商標有高度之相似性，參諸上揭客觀存在之事實，自可合理推定原告意圖仿襲據以評定商標而申請註冊系爭商標。
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 彭洪英
法 官 林洲富
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