智慧財產法院 108 年刑智上易字第 20 號刑事判決(2019.07.11)
「五、經查：
(一)按下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：…三、在他人 商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類 似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權 人並得要求其附加適當之區別標示，商標法第36條第1 項第 3 款定有明文。善意先使用之抗辯，係註冊主義之例外，在 於衡平註冊保護主義及先使用人間之衝突，善意先使用人基 於不知他人已申請商標註冊，於市場有持續使用之事實，縱 在他人註冊取得商標權後，善意先使用人的利益，仍應受到 保障，其適用須符合下列要件：(1)使用在先的事實必須發生 在他人商標申請註冊日之前；(2)繼續使用情形未中斷且以原 使用的商品或服務為限；(3)商標權人可要求先使用人附加適 當區別標示。其判斷之時點係以商標申請日為準。所謂「善 意」，指不知他人已申請商標註冊，且使用時並無造成消費 者混淆誤認之不正競爭之意圖（本院102 年度刑智上易字第 53號判決、104 年度民著上字第12號判決意旨參見）。又法 條僅規定「以原使用的商品或服務為限」，並無限制以原有 之「地理區域」或「營業規模」為限，原審判決參酌商標法 第36條第1 項第3 款之立法過程，行政院於86年5 月6 日函 送立法院之修正草案（原列為第23條第2 項），原有「以原 使用商品及原產銷規模為限」，嗣於立法院二讀時刪除「原 產銷規模」之限制，認為商標法第36條第1 項第3 款規定， 應解釋為無「地理區域」及「營業規模」之限制，否則即屬 增加法條文義所未明文之限制，並無不當（見原審判決第5 -6頁，本院98年度刑智上易字第40號刑事判決、102 年度刑 智上易字第53號刑事判決、101 年度民商上字第7 號民事判 決、104 年度民著上字第12號民事判決，亦同此見解），因 此，善意先使用人無論係在原址擴充營業面積、或在原地理 區域或不同地理區域開設分店，均無侵害商標權可言。 (二)查太百公司早在76年11月11日即在忠孝東路開設第一家分店 （SOGO百貨忠孝館），當時已使用B 商標圖樣作為表彰其百 貨服務之標識，有被告提出網路新聞報導太百公司開幕報紙 廣告可稽（見原審卷一第224 頁），而A 商標之2 件商標圖 樣，分別係86年、93年間始申請註冊，指定使用於「百貨公 司、超級市場」、「電視購物、網路購物」服務，並於87年 、94年核准註冊，有商標註冊簿查詢結果可稽（見臺灣臺北 地方檢察署104 年他字9620號卷〔下稱他字卷〕第20-21 頁 ），故太百公司使用B 商標之時間，係早於A 商標約10年以 上。再查，被告主張，太百公司於76年首先創設將「太平洋 」字樣使用於百貨服務上，當時在臺灣並無任何第三人將「 太平洋」字樣使用在百貨服務上，檢察官及告訴人就此一事 實，並未提出相關證據予以否認，堪信為真實。B 商標既然 早在A 商標申請之前，已在市場上持續使用了10年以上，且 太百公司於76年開始使用時，市場上並無其他業者以「太平 洋」作為商標使用於百貨服務上，堪認太百公司使用B 商標 並非出於造成相關消費者混淆誤認之不正競爭之意圖，符合 商標法第36條第1 項第3 款「在他人商標註冊申請日前，善 意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務」之要 件。又太百公司自76年間開設第一家分店後，其經營規模逐 漸擴大，於83年4 月、95年5 月、87年6 月間分別設立敦化 、高雄、中壢分公司，於88年7 月、95年9 月、98年3 月、 102 年8 月再行設立新竹、復興、天母、新竹巨城等分公司 ，依上開說明，商標法第36條第1 項第3 款僅規定「以原使 用的商品或服務為限」，並無限制以原有「地理區域」或「 營業規模」之限，已如前述，太百公司在A 商標申請註冊前 ，已符合善意先使用之要件，故該公司嗣後在其他地區開設 分館，並持續使用B 商標，均無侵害商標權可言。... 被告二人於行政訴訟程 序進行中，經太百公司內部專業法務人員楊○○之分析， 認為太百公司可主張善意先使用之抗辯，已據證人楊○○ 於原審到庭證述在卷（見原審卷三第41-49 頁，詳原審判 決理由四、(三)）。且太百公司認為其符合善意先使用之要 件，與本院上開認定相符，被告二人合理信賴太百公司有 使用B 商標之正當基礎，難謂有侵害A 商標權之故意。嗣 被告二人於106 年3 月間知悉最高行政法院106 年度判字 第38號判決駁回日商西武公司之上訴後，為避免爭議，已 於太百公司106 年3 月29日會議中，決議將對外標示所有 「太平洋」字樣更換為「遠東」，並逐步進行各營業場所 之招牌、店內看板、指標更新（樓面簡介、餐廳介紹、店 內指示）、印刷物改版（提袋、膠帶、工讀生制服等）， 太百公司於106 年9 月開始實作，並於10月31日前更新完 成，有被告提出太百公司更換招牌之內部簽呈、對外承攬 契約及施工前後對照照片、印刷物類改版作業文件等資料 為證（見原審卷一第109-176 頁）。被告辯稱太百公司為 已營運達30年之大型百貨業者，其全面更換對外標示，所 涉及之層面甚廣，除需事前向日商西武公司提出申請，另 包括相關房屋租約之換約、聯名信用卡之換約、協商，諸 多合作廠商之換約、協調，此外相關廣告招牌之拆卸、設 立，須取得建築管理主管機關之核准始得進行，自無可能 於短時間內完成，被告已盡最大之努力以避免無謂爭議， 本院審酌相關資料及太百公司之分店數量、營業規模等， 認為被告所辯並無不合理之處。綜上，太百公司在A 商標 申請日前10年，即已使用B 商標於「百貨公司；超級市場 ；購物中心」等服務，且並非出於不正競爭之意圖，符合 善意先使用之要件，不受A 商標之商標權之拘束。縱使訴 外人日商西武公司嗣後註冊之第1331430 號商標（其商標 圖樣與B 商標相同），經法院認定有違商標法第30條第1 項第10款規定，與A 商標造成混淆誤認之虞，而撤銷註冊 確定，亦不影響太百公司原可行使之善意先使用抗辯，再 者，註冊第1331430 號商標之商標評定行政訴訟確定後， 被告二人為避免不必要之爭議，已儘速將太百公司對外標 示有關「太平洋」之字樣全面更換為「遠東」，以太百公 司之營業規模及相關變更營業標示之時程而言，並無怠於 進行或惡意拖延之情事，被告二人辯稱，其等主觀上並無 侵害告訴人公司A 商標之故意，應屬可採。」 智慧財產法院第二庭 審判長法 官 汪漢卿 法 官 曾啟謀 法 官 彭洪英
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